智慧財產及商業法院民事-IPCV,107,民專抗,2,20180131,1

智慧財產法院民事裁定
107 年度民專抗字第2 號
抗 告 人 美商羅門哈斯電子材料CMP控股公司
（Rohm and Haas Electronic
Materials CMP Holdings, Inc.）法定代理人 Blake T. Biederman
代 理 人 黃麗蓉律師
馮達發律師
金益先律師
相 對 人 長興開發科技股份有限公司
法定代理人 黎宏宇
上列抗告人與相對人間聲請證據保全事件，抗告人對於本院中華民國107 年1 月12日107 年度民聲字第2 號裁定，提起抗告，本院裁定如下：

主 文

抗告駁回。

抗告訴訟費用由抗告人負擔。

理 由

壹、程序部分：

一、按凡民事案件涉及外國人或構成案件事實中牽涉外國地者，即為涉外民事事件，應依涉外民事法律適用法定法域之管轄及法律之適用（最高法院98年度台上字第1805號民事判決意旨參照）。

而依據涉外民事法律適用法第1條之規定，涉外民事，本法未規定者，適用其他法律之規定，其他法律無規定者，依法理。

又涉外民事法律適用法中並無關於國際管轄權之規定，故依該法第1條之規定，應適用民事訴訟法之規定，定涉外民事事件之管轄法院（最高法院100 年度台上字第310 號判決意旨參照）。

查本件抗告人為依美國法律設立之法人，有抗告人委任狀及公認證本在卷可憑（見原審卷第10至12頁），故本件為涉外民事事件。

而涉外民事法律適用法除未對國際管轄權之決定為規定外，亦未對涉外保全程序事件之準據法為規定，則依據該法第30條之規定，亦應適用其他法律之規定或依法理。

二、次按保全證據之聲請，在起訴前，向受訊問人住居所或證物所在地之地方法院為之，民事訴訟法第369條第1項後段定有明文。

又專利法所保護之智慧財產權益所生之第一、二審民事訴訟事件，智慧財產法院有管轄權，智慧財產法院組織法第3條第1款、智慧財產案件審理法第7條復有明文，且智慧財產案件審理細則第2條第6款規定，智慧財產保全證據及保全程序事件，屬智慧財產民事訴訟事件。

又保全證據之聲請，在起訴前，向應繫屬之法院為之，智慧財產案件審理法第18條第1項前段，亦有明文。

查抗告人主張相對人在臺灣持有、使用美商NexPlanar Corporation （下稱奈平公司）製造之E6088 型拋光墊，該拋光墊落入抗告人所有臺灣發明第I65490號專利申請專利範圍第4項（下稱系爭專利），因而聲請保全該拋光墊一片，故本院對此涉外保全證據事件有管轄權，且應適用臺灣民事法律之相關規定。

三、又按未經認許其成立之外國法人，雖不能認其為法人，然仍不失為非法人之團體，苟該非法人團體設有代表人或管理人者，依民事訴訟法第40條第3項規定，自有當事人能力。

至其在臺灣是否設有事務所或營業所則非所問（最高法院50年台上字第1898號判例意旨參照）。

查抗告人係未經認許之外國法人，依抗告人所提委任狀及公認證正本，上訴人設有董事長（President ）Blake T. Biederman（見原審卷第11頁、本院卷第12頁），抗告人既設有代表人，即不失為非法人團體，自有當事人能力，併此敘明。

貳、實體部分：

一、抗告人於原審聲請意旨略以：抗告人為全球知名之研磨材料及設備之領導廠商，產品包括半導體製程需用之研磨拋光墊，與生產同類型拋光墊之美商奈平公司為競爭對手，抗告人並於我國取得系爭專利，專利期間自民國91年11月1 日起至110 年5 月24日止。

而相對人與美商奈平公司分別於97年12月間、104 年9 月間經CabotMicroelectronics Corporation收購（下稱Cabot 集團），目前均屬Cabot 集團完全控制之子公司。

美商奈平公司經系爭集團收購後，仍繼續生產相關研磨拋光墊，其在臺即需委由同具有拋光墊研發能力之相對人支援測試分析。

嗣抗告人得知相對人有為美商奈平公司測試分析拋光墊，並取得美商奈平公司所生產之E6088 型拋光墊，經送請國立臺灣大學分析實驗結果，落入系爭專利之第4項文義範圍而構成文義侵害，因美商奈平公司在臺灣並未設有任何辦公室或工廠，故除相對人處所外，抗告人無從由我國市場上取得上開侵權產品，而專利侵害案件之關鍵在於待鑑定物品之真實性，倘未於提出本案訴訟前預先予以保全，恐有證據滅失或礙難使用之虞，且若由當事人提出而非由法院為證據保全，兩造往往就該物品之真實性及正確性爭執不休、延宕訴訟程序，是本件有確定其現狀之法律上利益，爰依民事訴訟法第368條第1項前段之規定，聲請保全相對人持有、使用之美商奈平公司所製造之E6088 型拋光墊1 片等語。

二、原審裁定意旨略以：抗告人提出之系爭專利說明書、系爭集團於97年12月19日、104 年9 月28日新聞稿及網站資料、相對人公司登記資料及對外招募人才資料、分析報告、抗告人臺灣子公司總經理陳俊達聲明書影本等資料，固已釋明美商奈平公司所生產之E6088 型拋光墊容有專利侵權行為，且美商奈平公司與相對人現均屬Cabot 集團之子公司，均有生產研磨拋光墊產品等情，惟就聲請人所主張相對人持有美商奈平公司所生產E6088型拋光墊乙節，其依據僅為該二公司隸屬同一集團、相對人有對外招募拋光墊品管工程師、半導體產業常情及客戶告知等間接推論，尚乏直接證據，難認其就此部分已盡釋明之責；

縱認相對人確持有上開拋光墊，且抗告人難以自市面上取得，惟依智慧財產案件審理法第10條第1項之規定文書或勘驗物之持有人，無正當理由不從法院之命提出文書或勘驗物者，法院得以裁定處新臺幣三萬元以下罰鍰；

於必要時並得以裁定命為強制處分。

是抗告人亦非必經由證據保全程序取得前開證據，而可於本案訴訟中以聲請調查證據之方式為之；

抗告人雖另稱若由當事人自行提出上開拋光墊，兩造將對該物品之真實性及正確性爭執不休、延宕訴訟程序云云，惟此容屬抗告人個人預測，且僅屬是否具有法律上利益之說明，至上開拋光墊有何即將滅失或難以使用之虞，抗告人並未提出其他證據具體證明，參照前揭說明，自難認本件有應於起訴前保全上開證據之必要性等語。

三、抗告意旨略以：抗告人已釋明系爭拋光墊係用於半導體晶圓廠之晶圓拋光製程，依半導體之產業慣例，拋光墊供應商需有人員及實驗室配合半導體晶圓廠進行測試與分析。

因抗告人之客戶同時亦為美商奈平公司之客戶，經其轉述，始知美商奈平公司委由同為Cabot 集團之相對人支援美商奈平公司進行拋光墊之測試與分析，此即足以釋明相對人應持有E6088 型拋光墊。

又抗告人業已釋明系爭專利係一物品專利，故若欲判斷E6088型拋光墊是否侵害系爭專利，首需鑑定該物品之真實性，則應確保該拋光墊產品之現狀，以免將來兩造爭執待鑑定物之真實性，並供未來本案訴訟鑑定之用。

因相對人與美商奈平公司屬同一集團，且均有製造拋光墊之能力，為免其等為自身或集團利益而提出刻意製造之非真正E6088 型拋光墊，爰依民事訴訟法第368條第1項之修正理由，認本件確有保全E6088 型拋光墊之必要性等語。

四、按證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意者，得向法院聲請保全；

就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要時，亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證；

保全證據之聲請，應表明下列各款事項：㈠他造當事人，如不能指定他造當事人者，其不能指定之理由，㈡保全之證據，㈢依該證據應證之事實，㈣應保全證據之理由；

前項第1款及第4款之理由，應釋明之，民事訴訟法第368條第1項與同法第370條分別定有明文。

又所謂證據有滅失或礙難使用之虞，係指證據不即為保全，將有不及調查使用之危險，在訴訟未繫屬，或雖已繫屬而未達於調查證據程序前，法院預為調查，故保全之目的在於防止證據之滅失或難以使用，以致影響裁判之正確性（最高法院85年度臺抗字第305 號、92年度臺抗字第502 號民事裁定意旨參照）。

且證據並非即將滅失，而得於調查證據程序中為調查，訴訟當事人原可於調查證據程序中聲請調查即可，無保全證據之必要（最高法院94年度台抗字第725號民事裁定意旨參照）。

另所謂就確定事、物之現狀具有法律上之利益與必要性聲請證據保全，不僅須有法律上之利益，尚須有必要性，且此必要性須依比例原則判斷，以維持市場之公平競爭。

復參照同法第284條規定，抗告人應提出可使法院相信其主張為真實之得以即時為調查之證據予以釋明，否則即不應准許（最高法院98年度台抗字第753 號民事裁定意旨參照）。

五、經查本件抗告人於原審所提系爭專利說明書、Cabot 集團97年12月19日、104 年9 月28日新聞稿及網站資料、相對人公司登記資料及對外招募人才資料，僅可釋明系爭專利為抗告人所有，且相對人及美商奈平公司已經Cabot 集團所收購，以及Cabot 集團臺灣分公司及相對人公司之主要產品包括拋光墊（見原審卷第51、59頁），但並無法以此釋明相對人即有使用、持有美商奈平公司所製造之E6088 型拋光墊之情，而抗告人臺灣子公司總經理陳俊達之聲明書及抗告人委託陳文章教授所作之分析報告（見原審卷第60至68頁），亦僅能釋明美商奈平公司所生產之E6088 型拋光墊容有專利侵權之可能，但尚無法以相對人與美商奈平公司同屬系爭集團之子公司，且均有生產研磨拋光墊產品等情，足以釋明抗告人所主張相對人持有美商奈平公司所生產之E6088 型拋光墊乙節，況抗告人亦自承與美商奈平公司間就美商奈平公司所生產其他型號拋光墊是否侵害系爭專利，另有民事專利侵權訴訟在臺灣法院審理中（見本院103 年度民專上字第28號民事判決，已上訴第三審），且依抗告人臺灣子公司總經理陳俊達之聲明內容可知，其係經由客戶得知美商奈平公司之E6088型拋光墊係由相對人測試與分析（見原審卷第68頁），則抗告人非不得於起訴後依智慧財產案件審理法第10條第1項之規定，聲請法院命文書或勘驗物之持有人提出文書或勘驗物，是原審認抗告人非必經由證據保全程序取得前開證據，為有理由，且用於半導體製程之拋光墊並非一次性之消費型產品，即便係用於測試與分析，亦應有相當之數量，則抗告人主張證據有滅失或礙難使用之情，並不可採。

又抗告人與美商奈平公司間就系爭專利亦另有舉發事件行政救濟中（見原審卷第71頁），雖系爭專利請求項4 舉發不成立，但請求項1 至3 舉發成立，故難認相對人倘確實持有上開拋光墊，會甘於冒負擔法律責任之風險而不提出真正持有之拋光墊。

綜上，抗告人就本件保全證據之理由，釋明尚嫌不足，本件聲請於法未合，不應准許。

原裁定駁回抗告人之聲請，並無不合。

抗告人猶執前詞，指摘原裁定不當，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

六、據上論結，本件抗告為無理由，爰裁定如主文。

中 華 民 國 107 年 1 月 31 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 李維心
法 官 彭洪英
法 官 熊誦梅
正本係照原本作成。
本裁定除以適用法規顯有錯誤為理由外，不得再抗告。
如提起再抗告，應於收受後10日內委任律師為代理人向本院提出再抗告狀，並繳納再抗告費新台幣１千元。
中 華 民 國 107 年 2 月 2 日
書記官 謝金宏