智慧財產及商業法院民事-IPCV,107,民專訴,25,20180731,1

智慧財產法院民事判決
107年度民專訴字第25號
原告金冠群五金科技有限公司


法定代理人盧欣愉
訴訟代理人黃仕翰律師
陳俊翔律師
被告林位正


訴訟代理人謝育錚律師
上列當事人間專利權移轉登記事件，本院於民國107年6月22日言詞辯論終結，判決如下：
主文
被告應將附表一及附表二編號1至3所示之專利權及附表二編號4之專利申請權移轉登記予原告。
原告假執行之聲請駁回。
訴訟費用由被告負擔。
事實及理由

壹、程序方面：

一、依專利法所保護之智慧財產權益所生之第一、二審民事訴訟事件，及智慧財產權權利歸屬或其申請權歸屬暨契約爭議事件，智慧財產法院有管轄權，智慧財產法院組織法第3條第1款、智慧財產案件審理法第7條、智慧財產案件審理細則第2條第1、2款定有明文。

經查，原告主張兩造於民國105年1月28日簽訂之專利權移轉契約書（下稱系爭契約），為借名1登記契約，依終止借名登記關係或系爭契約之約定，請求被告移轉附表一、二所示之專利權及其申請權，乃關於智慧財產權權利歸屬或其申請權歸屬之契約爭議事件，依首開規定，本院有管轄權。

二、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求之基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第2款定有明文。

原告起訴主張系爭契約實為兩造間借名登記之約定，本於終止借名登記之法律關係，請求被告移轉附表一

、二所示專利權及專利申請權予原告，並以民法第541條第2項、或同法第767條第1項前段、第263條準用第258條、第179條等規定為請求權基礎（本院卷第11頁至第14頁），復於107年6月14日具狀主張兩造就系爭契約及其應移轉項目達成合意，追加以系爭契約為其請求權基礎（本院卷第231頁至第234頁），被告雖不同意原告之追加（本院卷第244頁至第245頁），惟經核其請求之基礎事實同一，且訴訟資料得以援用，依民事訴訟法第255條第1項第2款之規定，應予准許。

三、原起訴聲明第2項為「被告應將附表二所示之專利權移轉登記予原告」（本院卷第4頁），嗣原告於107年6月22日當庭更正為「被告應將附表二編號1至3所示之專利權移轉登記予原告，並將附表二編號4所示之專利申請權移轉予原告」（本院卷第248頁），核屬補充或更正移轉標的之事實上陳述，依民事訴訟法第256條規定，非為訴之變更或追加，應予准許。

貳、實體部分：1至3所示之專利權移轉2登記予原告，並將附表二編號4所示之專利申請權移轉予原執行。

並主張略以：自104年1月起陸續自日本進口全自動排渣分離回收機（原證8、9），因該機器所具有之日本專利權期限已屆至，經洽詢訴外人盛鼎智權事務所（下稱盛鼎事務所）後，欲於我國及中國大陸另行申請相關專利，乃於105年初委由被告研究、製造具備該日本技術及原告指定功能之機台，並基於兩造有長期合作計畫之商業上信賴，以及避免侵害日本專利權，爰達成借名登記之約定，即先以被告名義於我國申請專利，待取得專利權情況穩定後，再依原告指示移轉予原告，而簽訂「專屬製造合作契約書」（原證1）及系爭契約（原證2），並另委由被告以原告名義於中國大陸申請上開專利，原告已全額支付上開申請所需之費用（原證3、4）。

105年4月20日簽訂「分離回收機結構」、「刮刀結構」、「分離回收機之自動操作方法」、「分離回收裝置」等我國專利（如附表一所示）之申請權證明書（原證5），協議由被告將上開專利讓與原告，由兩造合作過程可知，上開專利非由被告自行發想、設計，系爭契約固以「授權移轉」為契約文字，實為借名登記之關係，已如前述，本無約定授權金之需要，又其附件一之專利授權清單雖為空白，但兩造已協議應移轉之專利權，亦無礙該契約之成立及被告應移轉之義務，此有證人○○○、○○○、○○之證詞可證，被告辯稱專利為其自始所有、兩造未就移轉內容達成合意云云，應無可採。

被告迄未依約將上開專利移轉予原告（原證6），且原應以原告名義申請之中國大陸專利（如附表二所示）亦登記在被告名下（原證7），經原告多次催促，被告仍拒不辦理變更名義，爰以起3訴狀繕本之送達作為終止前揭借名登記契約之意思表示，得類推適用民法第541條第2項、或依同法第767條第1項前段、第263條準用第258條、第179條等規定，請求被告應將附表一、二所示之專利權移轉予原告，請求擇一為有利之判決。

縱認兩造借名登記關係不存在，被告依系爭契約亦負有移轉義務。

。

並辯稱略以：1），兩造並未達成任何借名登記之約定，證人○○○係原告派往日本學習「操作」全自動排渣分離回收機之人員，有證人○○○、○○之證詞可證，故原告無法自行研發、製造，而被告具有高級工業職業學校機工科畢業同等資格（被證4），自97年3月24日起獨資經營宏太企業社（被證5），迄今從事研發附表一所示專利之相關領域已逾20年，絕對具有研發該等專利之能力，其相關技術內容、設計、原理說明及圖面均係由被告提供予盛鼎事務所，有專利案委任契約書（被證2）及證人○○○之證詞可稽，故附表一、二所示之專利權應為被告所有。

原告係因得知被告已申請專利權，擔心被告與他人合作，造成其喪失商業上競爭力，方與被告洽商「欲」移轉被告日後申請之專利權，並給付對價，而簽署原證1、2之契約，被告已自行支付多筆專利權申請款項（被證3），嗣原告為展現與被告合作之誠意，乃表示願支付部分申請專利權之費用，而匯款予盛鼎事務所，並要求開立收據供其申報扣繳營業費用。

務所向經濟部智慧財產局（下稱智財局）補正專利申請事項，4嗣因原告僅願支付申請專利之費用，而不願給付被告辛苦發明專利之對價，且兩造簽署之專屬製造合約有諸多不明確之處，被告乃撤銷專利申請權讓與原告之意思表示，並要求盛鼎事務所停止辦理相關讓與程序，此與證人○○○證述：「在移轉程序時○○○用印錯誤，補正期間我收到○○○的指示不辦理移轉」相符，故本件係因兩造就專利權移轉範圍及其對價仍有歧見，被告不願再移轉專利權所生之紛爭，而與借名登記無關，遑論兩造就附表二所示之中國大陸專利，從未簽署任何相關文件，是兩造就本件專利權未達成讓與之合意。

由系爭契約用語為「授權移轉」且其附件一之「專利授權清單」仍係空白，可知雙方亦認日後專利權若申請成功，法律上係屬被告所有，倘被告無專利權，何來「授權」，且斯時被告已委託盛鼎事務所申請專利，其委任契約書中早已載明申請專利之國別、種類、案名、費用等可得特定專利範圍之文字（被證2），倘兩造確已達成讓與合意，理應於授權清單中填寫，以特定移轉專利權之範圍，惟此部分卻仍係空白，足認兩造尚未達成合意。

○○證稱：「專利申請時，曾參觀一台日本的機器，當初○○○有跟我講一個日本公司，我依日本公司名稱去檢索日本的專利，發現該專利已經過期了」等語，及證人○○證稱：「日本的廠商有口頭答應讓我們賣，所以我們的用語都是用代理，並無簽訂代理的資料」等語，可知原告並未代理該日本公司進口機台，且當時無侵害日本專利權之疑慮，故本件並無原告主張須借名登記之必要，證人○○○、○○所述不實在。

況被告非原告之員工，更無任何親戚關係，僅因原告曾向被告訂製機器而有商業上之往來，果若如原告所述，該等專利權對原告如此重要，何以原告會以被告作為專利權借名登記之出名人，亦令人費解，原告主張顯違經驗法則。

5三、本件不爭執事項（本院卷第166頁）：104年8月24日與盛鼎事務所簽訂專利案委任契約書（被證2）。

105年1月28日簽訂專屬製造合作契約書（原證1）、專利權移轉契約書（即系爭契約，原證2）。

105年2月5日匯款157,500元予被告，並取得盛鼎事務所出具予原告之臺灣新型、發明專利申請規費、中國新型、發明專利申請費收據（原證3）。

3之款項予盛鼎事務所。

105年2月18日、同年6月15日、同年7月18日、同年8月29日、30日向被告訂購全自動排渣分離回收機。

四、協商兩造整理本件爭點如下（本院卷第166頁至第167頁）：105年5月12日前合意被告將附表一所示之專利權讓與原告？105年5月12日前合意由被告將附表二所示之專利權以原告之名義進行申請？轉予原告，是否有理由？

五、得心證之理由兩造有合意由被告出名申請附表一、附表二之專利，並移轉該等專利權利予原告：原告主張自104年1月起，陸續自日本進口全自動排渣分離回收機，有進口報單影本及產品構造目錄附卷可稽（本院卷第80頁至第97頁背面），兩造於105年1月28日簽訂專屬製造合作契約書、系爭契約，亦為兩造所不爭（本院卷第166頁），據證人即原告之總經理○○證稱：日本廠商同意6讓原告賣這台機器，所以我用「代理」的用語，員工○○○曾到日本受訓該台機器操作，但因日本機台的成本愈來愈高，且機器在臺灣要作一些改良以符合客戶要求，原告才想在臺灣開發，因此透過王姓員工找到被告，與被告談後覺得他的技術能力不錯，可以幫忙組裝，就請他拆圖看有無侵害專利權的問題，被告就找盛鼎事務所，經盛鼎事務所查詢得知日本的專利已經過期，就開始申請專利。

因為機台是從日本引進代理，而申請專利過程中原告還會繼續代理日本機台進口，怕對日本公司不好意思，所以原告請被告具名申請專利，之後再移轉專利權給原告。

雙方簽立系爭契約的附件一空白是因為專利還沒核准，專利名稱、證書號還沒有確定，但雙方對專利權的內容已達成共識，○○○（盛鼎事務所負責人）亦曾到上冠品公司（原告關係企業）討論專利權移轉及匯款之事。

另原告亦主導在越南、大陸申請專利，這期間原告是負責銷售、服務，被告是負責生產等語（本院卷第212頁至第215頁）；

復據證人即盛鼎事務所負責人○○○證稱：被告僅委託盛鼎事務所申請「分離回收機結構」、「刮刀結構」、「分離回收機之自動操作方法」、「分離回收裝置」等專利，原證3、4的收據（即盛鼎事務所出具給原告之附表一、二專利申請之費用收據）是依被告表示將抬頭改為原告，提供給原告公司報稅。

申請專利時曾參觀一台日本機器，被告亦提供一家日本公司名稱，我依該公司名稱檢索日本的專利已過期，且申請專利檢索時有2件日本引證案的技術，而原證14、15（全自動排渣分離回收機之日文、中文說明書）之機台均有用到該引證案，我是依照日本兩個引證案及被告對技術內容、設計、原理說明及圖面的敘述再作突破。

我認識○○○，他好像在上冠品公司上班，被告表示○7○○是去學該台日本機器的技術人員，我亦認識○○，因被告表示要將專利移轉給原告，而在○○○的公司與○○見過一次面。

本件有要辦專利權移轉，我有提供系爭契約供兩造參考，兩造簽訂系爭契約時，相關專利尚未核准，但專利申請權是可以移轉的，兩造依系爭契約辦理移轉，但因被告用印錯誤，在補正期間被告通知我不辦理移轉了等語（本院卷第204頁至第209頁、第216頁），是由系爭契約所載及證人○○、○○○所述，兩造就附表一、二所列之專利權利，有合意由被告移轉讓與原告，且被告亦委由盛鼎事務所著手辦理專利申請權讓與事項，此有盛鼎事務所函覆智財局之補正專利申請權讓與文件附卷可稽（本院卷第221頁至第228頁），而原告亦就附表一、二所列專利權申請費用支付款項予被告，有交易付款結果表在卷可稽（本院卷第22頁、第26頁），且盛鼎事務所亦出具附表一、二專利申請費用之收據予原告，有收據影本附卷可憑（本院卷第22頁背面至第25頁、第26頁背面至第27頁），被告並已取得附表一及附表二編號1至3所示之專利權及附表二編號4之專利申請權，有專利資訊檢索系統、中國及多國專利審查信息查詢附卷可稽（本院卷第30頁、第250頁至第253頁），堪認兩造有合意由被告出名申請附表一、二之專利，並應移轉附表一、附表二之專利權利予原告。

被告雖辯稱系爭契約係約定對特定專利權「授權移轉」，但其附件一係空白，顯見兩造合意移轉之專利權範圍尚未達成合意云云。

惟按解釋契約，應於文義上及論理上詳為推求，以探求當事人立約時之真意，並通觀契約全文，斟酌訂立契約當時及過去之事實、交易上之習慣等其他一切證據資料，本於經驗法則及誠信原則，從契約之主要目的及經濟價值作8全盤之觀察，以為其判斷之基礎，不能徒拘泥字面或截取書據中一二語，任意推解致失其真意。

經查，系爭契約雖記載雙方為特定專利之「授權移轉」而訂定系爭契約，惟依系爭契約第2條第1款載明「乙方（即被告）將專利所涵蓋之『專利授權清單』所載之專利，全部移轉至甲方（即原告）」、第3條第1項記載「『本專利屬甲方所有』；

若甲方放棄此專利權，乙方享有甲方無條件第一優先承接權。」

，可知系爭契約係關於專利權移轉之約定，文字記載「授權移轉」，該「授權」二字係贅載，此由前述被告委由盛鼎事務所辦理系爭契約專利申請權讓與事項亦可勾稽。

再者，系爭契約的附件一空白是因為專利還沒核准，專利名稱、證書號沒有確定，已據證人○○證述如前，復據證人○○○證述被告只委託盛鼎事務所申請「分離回收機結構」、「刮刀結構」、「分離回收機之自動操作方法」、「分離回收裝置」等專利（即附表一、二所示之專利權利）等語（本院卷第205頁），可知系爭契約相關專利權利讓與之標的為兩造所可確定，縱使系爭契約之附件一空白，並無兩造就系爭契約內容未達成合致之情形。

被告辯稱原告未代理日本公司進口機台，且無侵害日本專利權之疑慮，無須借用被告名義申請專利云云。

經查，證人○○證稱日本廠商同意讓原告賣這台機器，所以稱機器是從日本引進「代理」，而申請專利過程中原告還會繼續「代理」日本機台進口，怕對日本公司不好意思，所以原告才請被告具名申請專利，申請完後再移轉專利權給原告等語，已如前述，且有進口報單（本院卷第80頁至第95頁）以實其說，是原告訴訟代理人據原告的認知所傳達之「代理」引進日本公司之機器載述於起訴狀，並非毫無所據，且原告確有自日9本買進分離回收機，已見前述；

又依證人○○○證稱：本件專利是依日本兩個引證案及被告對技術內容、設計、原理說明及圖面的敘述再作突破等語（本院卷第207頁），證人○○○證稱：本件由其負責撰寫專利說明書，是向○○○拿照片及資料來撰寫等語（本院卷第210頁），可知附表一、二之專利申請有參考日本引證案之技術，從而原告總經理即證人○○證稱：因為在申請專利過程中仍會進口日本公司之機器，怕對日本公司不好意思，所以原告請被告具名申請專利，申請完後再移轉專利權給原告等語（本院卷第212頁），乃顧慮交易人情之舉措，是原告委由被告具名申請附表一、二所示之專利，即屬合理。

被告復辯稱因原告僅願支付申請專利之費用，而不願給付被告辛苦發明專利之對價，且兩造簽署之專屬製造合約有諸多不明確之處，被告才撤銷專利申請權讓與原告之意思表示，並要求盛鼎事務所停止辦理相關讓與程序云云。

然由被告所辯，其已承認曾同意專利申請權之讓與，足認原告主張雙方協議被告應讓與附表一、二之專利權屬實。

再者，兩造於簽立系爭契約之同一日亦簽訂「專屬製造合作契約書」（本院卷第18頁至第19頁），其第一條約定「乙方（即被告）為甲方（即原告）本專利所屬之唯一專屬製造廠商，甲方須依協議不得將專屬製造移至任何一製造廠商；

…」，第二條約定「乙方為甲方本專利所屬之之唯一專屬製造廠商，乙方須依協議不得將本專利所涵蓋之設計圖面、專屬製造、銷售、研發及改良方法，告知或公開于甲方以外之廠商或第三人；

…」，第四條約定「乙方須依協議不得擅自銷售本專利所屬之產物于甲方以外之廠商或第三人；

…」，上開約定條款之「本專利」即與系爭契約第1條第1款所約定「本專利：係10指附件一『專利授權清單』所載之專利」相呼應；

再者，由上開「專屬製造合作契約書」之約定意旨，可知被告取得「本專利」的實施權，是被告縱對附表一、二之專利有所貢獻，由上開兩造約定，被告亦取得其貢獻之代價。

另被告指兩造簽署之專屬製造合約有不明確之處云云，惟兩造均不爭執有簽訂該合作契約書（本院卷第166頁），其內容縱有不明確乃是契約解釋之問題，被告不得據以作為其不履行移轉讓與本件專利權利之依據。

所示之大陸專利簽署相關文件云云。

惟查，附表一、二之專利技術均相同，僅是分別在臺灣及大陸地區申請，而原告就附表二之大陸專利亦支付申請專利費用，有盛鼎事務所之收據在卷可按（本院卷第24頁至第25頁、第27頁），況附表一、二之編號4「分離回收機之自動操作方法」亦向越南申請專利，其費用亦由原告支付，並有盛鼎事務所之收據附卷可參（本院卷第27頁背面）；

且系爭契約第2條第1款約定「乙方（即被告）將本專利所涵蓋之『專利授權清單』所載專利，全部移轉至甲方。」

，且系爭契約附件一表格亦有「國別」欄位，是若兩造未有附表一、二所列專利權利移轉之合意，原告豈會支付臺灣及大陸地區附表一、二及越南之專利申請費用，被告所辯，尚非有理。

原告請求被告讓與附表一、二之專利權利有理由：按所謂「借名登記」契約，係指當事人約定一方將自己之財產以他方名義登記，而仍由自己管理、使用、處分，他方允就該財產為出名登記之契約。

其成立側重於借名者與出名者間之信任關係，及出名者與該登記有關之勞務給付，具有不屬於法律上所定其他契約種類之勞務給付契約性質，應與委11任契約同視。

倘其內容不違反強制、禁止規定或公序良俗者，當賦予無名契約之法律上效力，並類推適用民法委任之相關規定。

惟借名登記契約究屬於「非典型契約」之一種，仍須於雙方當事人，就一方將自己之財產以他方名義登記，而仍由自己管理、使用、處分，他方允就該財產為出名登記，相互為合致之意思表示，其契約始克成立（最高法院99年度台上字第1662號、100年度台上字第1972號判決意旨參照）。

主張有借名委任關係存在事實之原告，於被告未自認下，須就此項利己事實證明至使法院就其存在達到確信之程度，始可謂已盡其依民事訴訟法第277條前段規定之舉證行為責任。

又原告就上揭利己之待證事實，茍能證明在經驗法則或論理法則上，足以推認該待證事實存在之間接事實，即無不可，非以直接證明該待證事實為必要（最高法院103年度台上字第1637號判決意旨參照）。

兩造合意由被告具名申請附表一、附表二之專利，被告應於取得專利權後移轉予原告，已見前述，而專利申請權與專利權均以同種專利為標的，專利申請權為專利權成立前之階段權利，是原告將附表一、二之專利申請權委由被告以其名義提出申請，被告亦允為出名申請專利並移轉權利予原告，雙方因而訂定系爭契約，核與前揭「借名登記」契約之要件相合，是原告主張兩造之系爭契約係借名登記契約，類推適用民法委任之相關規定，核屬有理。

按當事人任何一方均得隨時終止委任契約，民法第549條定有明文。

而借名登記契約類推適用委任之規定，故借名登記契約成立後，當事人任何一方得隨時終止。

原告以起訴狀繕本之送達作為終止前揭系爭契約之意思表示，並依民法第541條第2項「受任人以自己之名義，為委任人取得之權利12，應移轉於委任人。」

，請求被告應將附表一、二所示之權利移轉予原告，即為有據。

又原告終止系爭契約後，被告即無法律上原因享有專利申請權人或專利權人之利益，致原告受有非權利人之損害，原告依民法第179條之規定請求被告應將附表一、二所示之權利移轉予原告，為有理由，應予准許。

六、綜上所述，原告依民法第179條、第541條第2項等規定，請求被告應將附表一及附表二編號1至3所示之專利權及附表二編號4之專利申請權移轉登記予原告，為有理由，應予准許。

原告雖陳明願供擔保請准予宣告假執行，惟按強制執行法第130條第1項明定「命債務人為一定之意思表示之判決確定或其他與確定判決有同一效力之執行名義成立者，視為自其確定或成立時，債務人已為意思表示」，倘本件先予宣告假執行，將使意思表示效力提前發生，即與該條規定意旨不合。

因之，本院雖判決被告應為主文第一項之專利移轉登記予原告，然依前述說明，應待本件判決確定時，始能視為被告已為意思表示，原告假執行之聲請，尚有未合，不應准許。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不逐一論列，附此敘明。

八、據上論結，本件原告之訴為有理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條，判決如主文。

中華民國107年7月31日
智慧財產法院第三庭
法官杜惠錦
以上正本係照原本作成。

13如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中華民國107年8月1日
書記官林佳蘋


14
附表一：
編專利
專利名稱申請號公告號公告日
號種類
分離回收機結新型
1TZ000000000TWM534027U2016/12/21構專利
新型
2分離回收裝置TZ000000000TWM532906U2016/12/01專利
新型
3刮刀結構TZ000000000TWM529552U2016/10/01專利
分離回收機之發明
4TZ000000000TWI601574B2017/10/11自動操作方法專利
（註：編號1至4均為專利權，本院卷第16頁、第30頁、第253頁）附表二：
編專利公告/公公告/公開
專利名稱申請號申請日
號種類開號日
分離回收機結實用CZ0000000CZ000000
12016/06/162016/11/16
構新型000000000U
實用CZ0000000CZ000000
2分離回收裝置2016/06/162016/11/16新型000000000U
實用CZ0000000CZ000000
3刮刀結構2016/06/162016/11/16
新型000000000U
分離回收機之
自動操作方法發明CZ0000000CZ000000
42016/06/162017/07/04
（尚未核准專專利00000X000A
利）
（註：編號1至3均為專利權，編號4為專利申請權，本院卷第16頁、第31頁、第250頁至第253頁）


15信股