智慧財產及商業法院民事-IPCV,107,民專訴,78,20190218,3

智慧財產法院民事判決
107年度民專訴字第78號
原 告 張亦霖

被 告 陳順明

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於108 年1月28日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴及假執行的聲請都駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由甲、案情簡介本件原告主張被告陳順明所製造之刮痧敲擊棒（下稱系爭物品），侵害原告中華民國第M553189 號「石頭按摩棒」新型專利（下稱系爭專利），因此提起本訴訟，請求被告給付損害賠償新臺幣（下同）10萬元並防止被告之侵害行為。

被告方面則提出系爭專利有應撤銷原因、系爭物品並未落入系爭專利之申請專利範圍等為抗辯。

乙、雙方的主張

壹、原告方面

一、原告為系爭專利的專利權人，專利權期間自民國106年12 月21日起至116 年3 月13日止。

被告與原告皆為高雄市的街頭藝人，且擺設攤位地點與時間皆與原告相同。

原告提出系爭物品擺攤販賣的照片，並提出侵權比對分析報告，認為系爭物品的構成要件落入系爭專利請求項第1項至第6項的均等範圍，因而侵害系爭專利的專利權。

二、原告依專利法第120條準用同法第58條第1項至第3項、第96條第1項、第2項規定，請求被告負損害賠償責任10萬元，並防止被告的侵害行為。

三、對被告抗辯的回應：㈠被告辯稱原告的系爭專利申請日（106 年3 月14日）晚於被告的製作及公開發表年份（105 年），但其實原告早在 104年8 月6 日已有設計系爭物品並販售（原告民事爭點整理狀附件一）。

㈡系爭專利具有新穎性與進步性。

㈢被告雖抗辯系爭物品石體部分係用天然石頭，外部為不規則的結構體，凹凸不平、造型天然、表面粗糙；

握柄部分，則沿用木頭天然彎曲度，長度略長4 公分（長短不一），尾端削細削尖磨整完成，惟參被告所提證據資料（攤位照片），並非如其所述「石頭表面粗糙、凹凸不平，木頭握柄自然彎曲」，被告並以石頭與握柄黏合的黏劑顏色不同、每顆石頭樣貌皆不相同為抗辯，並不可採。

四、並聲明：㈠被告應給付原告10萬元整，及自起訴狀送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之二計算之利息。

㈡被告不得自行或使他人製造為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害系爭專利專利權之物品。

㈢原告願供擔保，請准宣告假執行。

貳、被告方面

一、手工創作的作品每件不盡相同，即使同樣的材料、物料形狀所創作的作品，都會有所差異。

原木材料與金屬、塑膠、石材、陶瓷器等多種物料組合是最常用的搭配作法，而接合也是簡單的工法。

按摩棒、刮痧敲擊棒等物品乃是木工常創作的作品。

從經驗法則了解木材與其他材料結合，均是簡單的做法及簡單的結合。

二、系爭物品被告於105 年已有手作完成品，並已擺攤販賣。106 年11月於高雄市文化局認證鑑定考試時也在展示的作品中，文化局檔案照片並有相關證據記載。

原告申請系爭專利核准之前，被告所做系爭物品樣式的作品早已在市場販售，因此被告並無侵害系爭專利的事實。

三、系爭物品與系爭專利在外觀特徵、製程結構及配件的成分顯有明確差異，並未落入系爭專利的申請專利範圍：㈠針對系爭專利請求項1 、2 、4 ，系爭物品係選用天然成形的石頭，外部為不規則的結構體，每個面向都凹凸不平，造型天然，石頭表面粗糙，與系爭專利石體部分為光滑表面、圓潤造型不同。

㈡針對系爭專利請求項3 ，製作系爭物品選用的木桿外表不刻意修飾，沿用木頭的天然彎曲度，再增加長度約4 公分，便於在上下敲擊時能穩定的持握，方便敲擊按壓。

尾端削細削尖磨整完成後，作為穴道的按壓工具。

反觀系爭專利的握柄，外表磨成較平整的柱狀體，握持部短、尾端短而圓鈍。

㈢針對系爭專利請求項5 、6 ，系爭物品的石頭體與木材本體的接合面，係作平整的切割。

接合時，讓石體中央區域外接在木材上，便於360 °各點敲擊按壓用。

而系爭專利的石頭體與木材本體的接合區域，係刻意挖出大弧形托座，使該石體有一半的體積區域嵌合於該托座裡。

㈣爭專利請求項5 部分，系爭物品的石頭體與木材間，係以灰色塑鋼膠接合，與系爭專利的石頭體與木材弧形托座中係以黑色或深色膠體接合不同。

㈤爭專利請求項7 部分，該桿體部之接合部下更包含一固定於該桿體之「活石生活」標籤。

系爭物品的桿體則無「活石生活」四個字的標籤。

四、被告所提新型專利技術報告（被告答辯狀附件12），以先前技術比對的結果足以證明系爭專利請求項1 至請求項7 皆不具進步性，違反專利法第120條準用第22條第2項規定（也就是專利須具有進步性規定），其有效性明顯具有瑕疵。

被告並主張先前技術阻卻之抗辯。

五、並聲明：㈠原告之訴及其假執行之聲請皆駁回。

㈡如受不利之判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

丙、法院得心證之理由為便利兩造閱讀法官對於本案的判斷理由，以下除分點敘述外，並就各段均冠以流水段號以便查找及引述。

壹、審理過程概要【01】本案是原告於107 年4 月2 日向臺灣屏東地方法院呈遞起訴狀，再經該院移轉管轄至我院。

由我院審查庭進行案件流程管理，先命被告提出答辯狀，再命兩造提出爭點整理狀後，於同年9 月19日將本案分由我辦理。

由於兩造先前所提出書狀，對於言詞辯論之準備仍然不夠完整，為了達成審理集中化之目標，我根據兩造先前於書狀中之攻防情形，於同年10月24日再度進行書狀先行程序，命兩造就特定事項詳為表明（本院卷第223 頁），其後我認為兩造間就本案有關侵權與否及專利有效性的一切攻防的準備已經接近完備，乃於同年11月21日指定於108 年1 月28日進行第一階段言詞辯論，並請兩造預先充分準備，勿於言詞辯論期日又臨時提出證據或爭執，以免失權（本院卷第291 頁），最後如期進行辯論程序，並為本判決。

貳、爭點整理與判斷

一、【02】根據兩造於本案的攻防情形，本案於有關侵權與否及專利有效性的一切攻防方法，可以歸納爭點如下：㈠系爭物品是否構成對於系爭專利的侵害？㈡系爭專利是否具有應撤銷的事由？

二、【03】對於上列爭點，經判斷結果，我認為：㈠系爭物品並沒有侵害系爭專利請求項第5項至第7項；

㈡系爭專利請求項第1項至第4項具有應撤銷的事由。

根據這樣的判斷結果，已經可以做成駁回原告之訴的終局判斷，而沒有進一步為其他判斷的必要，因此以下就詳細說明我做成以上判斷的理由。

參、作成判斷理由說明

一、系爭物品並沒有侵害系爭專利請求項第5項至第7項㈠【04】系爭專利請求項第5項至第7項分別直接或間接附屬於系爭專利請求項第1項（下稱第1項）。

㈡【05】其中第1項全文為：「（Ａ）一種石頭按摩棒，包含：（Ｂ）一石體部，其具有一結合區域，該石體部具有光滑表面；

（Ｃ）以及一桿體部，其桿身具有一握持部，且該桿身之一端具有一接合部，（Ｄ）該接合部係與該石體部之該結合區域膠合連接。」

㈢【06】系爭專利請求項第5項（下稱第5項）直接附屬於第1項，其附屬技術特徵全文為：「（Ｅ）其中，該接合部之面對該石體部的該結合區域係具有一配合該結合區域表面形狀的托座，（Ｆ）該石體部係以該結合區域嵌合於該托座，（Ｇ）並使該結合區域與該接合部彼此膠合固定。」

㈣【07】系爭專利請求項第6項（下稱第6項）附屬於第5項，其附屬技術特徵全文為：「（Ｈ）其中，該托座內表面及／或該結合區域表面形成粗糙表面。」

㈤【08】系爭專利請求項第7項（下稱第7項）附屬於第1項，其附屬技術特徵全文為：「（Ｉ）該桿體部之該接合部下緣更包含一固定於該桿體部之標籤。」

（以上（Ａ）～（Ｉ）的代碼均為本判決所加，以利本判決後面於敘述到各該技術特徵內容時，直接以代碼指稱，避免冗長）㈥【09】根據原告所提出系爭物品的實品（隨民事起訴狀檢附），比對以上請求項5 ～7 ，明顯可以得到以下結果：⒈【10】系爭物品與系爭專利相同，也都有相對應的石體部與桿體部，桿體的桿身一端也有與石體部結合的接合部，但該接合部所呈現的是平整切齊的狀態，而沒有配合石體部結合區域表面形狀的托座。

就此而言，系爭物品並不符合第5項的技術特徵（Ｅ）文義，且有托座的存在將使石體部與桿體部的結合面積更大，結合效果得以更為牢固，所以系爭物品也不能認為實質均等於技術特徵（Ｅ）。

因此，系爭物品並不構成對於第5項的侵害。

⒉【11】由於第6項為第5項的附屬項，仍以有「托座」為其技術特徵，而此部分為系爭物品所欠缺，且也沒有實質均等的地方，所以系爭物品並沒有侵害第6項。

⒊【12】系爭物品並沒有在桿體部有任何標籤，所以並不符合請求項7 的技術特徵（I ）文義，也無從認為有何可以實質均等於有標籤固定於桿體部特定部位的技術特徵（I ）的地方。

因此，系爭物品並沒有侵害第7項。

⒋【13】以上可以參見本判決附件一的技術特徵比對示意圖。

二、【14】系爭專利請求項第1項至第4項都具有欠缺進步性的應撤銷事由㈠【15】被告抗辯系爭專利具有欠缺進步性的應撤銷事由，是提出系專利的技術報告（本院卷第147-153 頁），其內憑以比對的先前技術文件為2007年11月21日CZ000000000Y的中國大陸專利（下稱附件15）以及2009年3 月21日編號TWM353016U1 的台灣專利（下稱附件16）。

該兩份技術文件並經被告提出其公告全文內容（本院卷第239-275 頁）。

㈡【16】比對附件16第二圖與系爭專利請求項第1項可知，附件16已經揭示了第1項中相當於石體部的球形按摩件以及相當於桿體部的握持桿。

附件16的球形按摩件與握持桿相結合部分，就分別相當於第1項技術特徵（Ｃ）的接合部以及技術特徵（Ｂ）的結合區域（詳見本判決附件二的示意圖）。

所以附件16與第1項的差異僅在於技術特徵（Ｂ）指明了石體部具有光滑表面，還有技術特徵（Ｄ）中指明了石體部的結合區域與桿體部的接合部是以膠合連接。

然而，在附件16專利說明書第5 頁中已經講到：「球形按摩件40係可以放射出對人體有益之放射性能量物質，如：磁石、電氣石、遠紅外線陶瓷、鍺石」（本院卷第259 頁第5-7 行），這些磁石、電氣石、陶瓷、鍺石會有光滑表面，其實都是通常會呈現的情形，所以說雖然「石體部具有光滑表面」沒有被明白寫在附件16中，但實質上可認為已經被揭露其中。

另外，附件16中的球形按摩件與握持桿雖然是以嵌合方式連結，而不是第1項的膠合連接，但兩物連接採取膠合方式，可以說是一般生活中最容易被採取的方式，這一點如果參考同為具有按摩功能物件的附件15，其中第3 頁提到：「所述彈性部件與筆帽、按摩錘之間可採用膠黏、螺紋、接插、鉚合或熔接連接」（本院卷第243 頁，倒數第4 ～5 行），就可以得到印證。

換句話說，附件16與第1項的差異若非實質上沒有差別，就是顯然為一般人可以輕易地加以完成，系爭專利所屬領域具有通常知識的人，就更應該可以輕易完成。

因此，第1項確實具有欠缺進步性的應撤銷事由。

㈢【17】系爭專利請求項2 到4 （以下分別稱第2 、3 、4 項）都是第1項的附屬項，其中第2項的附屬技術特徵是：「（J ）其中，該石體部包含至少一突出部，該突出部在該石體部與該桿體部結合的狀態下，係向外凸出於自該結合部的周圍表面之軸向延伸區域，以利以該突出部接觸按摩部分」；

第3項的附屬技術特徵為：「（Ｋ）其中，該桿體部為木頭材質製品」；

第4項的附屬技術特徵為：「（Ｌ）其中，該石體部為圓潤造形的石頭或玉石。」

以技術特徵（Ｊ）而言，在附件16第二圖中就可以看到其球形按摩件在與握持桿結合的狀態下，向外凸出於該握持桿的嵌合凹槽，而可以接觸需要按摩的部位（本院卷第249 頁），由此可以認為已經完全揭示技術特徵（J ）。

至於技術特徵（Ｋ）、（Ｌ）分別對於桿體部及石體部的材質進行了限縮界定，但其所界定的材質均為日常生活常見的木頭、石頭、玉石，顯然應該都是系爭專利所屬技術領域具有通常知識的人所能簡單選擇而加以置換。

由上可知，第2 至4 項確實也都具有欠缺進步性的應撤銷事由。

㈣【18 】系爭專利為新型，依專利法第120條準用第22條第2項規定，進步性（非所屬技術領域具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成）是可專利性的要件，如有欠缺，可依專利法第119條第1項第1款加以舉發，並可依同法第120條準用第82條於舉發審查成立時撤銷。

另依智慧財產案件審理法第16條第2項規定，法院認有撤銷之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。

本案原告的專利權第1 至4 項既有前述欠缺進步性的應撤銷事由，依此規定，自不得在本案中對被告主張權利。

肆、結論【19】根據前述判斷說明，原告的請求，並無依據，本案原告之訴，應該予以駁回。

原告所為假執行的聲請，連帶也失去依據，應一併駁回。

兩造其餘的攻防方法，經審核結果，都不影響判決結果，也就不再逐一論述。

中 華 民 國 108 年 2 月 18 日
智慧財產法院第三庭
法 官 蔡志宏
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 108 年 2 月 18 日
書記官 張君豪