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智慧財產法院民事判決
108年度民專上字第47號
上 訴 人 林御正
林玉薇
許克維
共 同
訴訟代理人 黃世瑋律師（兼送達代收人）
複 代 理人 李芝伶律師
被 上 訴人 和儀材料科技有限公司
兼法定代理人 詹峯清
被 上 訴人 詹峯清即泰緯興業社
上 三 人
共 同
訴訟代理人 楊長峯專利師
複 代 理人 陳秋汝律師
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國108 年9 月30日本院108 年度民專訴字第29號第一審判決提起上訴，本院於109 年7 月30 日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、上訴人主張伊為我國第D179644 號設計專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利權期間自民國105 年11月21日起至117年3 月24日止。
被上訴人和儀材料科技有限公司（下稱和儀公司）自中國大陸大量進口「TGVIS 極勁系列運動防摔保護殼」（下稱系爭產品），並廣泛出售予網路通路或實體通路之大小賣家；
被上訴人詹峯清即泰緯興業社亦於「Yahoo !奇摩超級商城」之「Crazy GoGo購物網」賣家頁面銷售系爭產品。
經伊委請第三人於網路通路購得系爭產品，且與系爭專利進行比對，系爭產品落入系爭專利之申請專利範圍，被上訴人和儀公司、詹峯清未經上訴人授權或同意，以販賣系爭產品、或為販賣之要約之方式侵害系爭專利。
又系爭專利並無得撤銷之事由。
嗣伊於發現上開系爭產品之銷售資訊後，即發函通知並要求被上訴人和儀公司停止一切侵害系爭專利權之行為，詎和儀公司否認系爭產品侵害系爭專利，甚至對各賣家發出「聲明函」混淆視聽。
爰依專利法142 條準用同法第96條第1項、第2項、第3項，民法第184條第1項、第2項，公司法第23條第2項等規定提起本件訴訟，並依民事訴訟法第244條第4項、第245條規定，僅先表明全部請求之最低金額，並聲明求為判決：（一）被上訴人不得自行或使第三人為製造、販賣、為販賣之要約、使用或基於上述目的而進口侵害系爭專利專利權之物品及為其他侵害上開專利權之行為。
（二）被上訴人應將其販賣、為販賣之要約、使用或基於上述目的而進口系爭專利專利權之物品全數回收並銷毀。
（三）被上訴人和儀公司、詹峯清應連帶給付新台幣（下同）200 萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。
（四）被上訴人泰緯興業社即詹峯清應給付200 萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。
（五）前二項之給付，如有任一被上訴人為給付時，其餘被上訴人於該給付範圍內，免為給付之義務。
（六）就上開訴之聲明第三、四項，願供擔保，請准宣告為假執行。
二、被上訴人則以系爭產品乃是一體成型、顏色為全白色或全黑色之手機保護殼，該產品銷售給消費者時，產品包裝盒內會另外附上顏色為粉、桃或藍、紅之多彩邊框色塊供消費者隨意搭配更換，故系爭產品照片所示包含有藍、紅或粉、桃等顏色邊框之手機保護殼照片，是上訴人購得系爭產品後，自行將包裝內附贈之色塊邊框更換安裝在手機保護殼後所拍攝之照片，故上訴人所指稱涉及侵害系爭專利之色塊邊框，屬於崁入於系爭產品之邊框組件，核與系爭專利之側條，雖稱為「行動裝置保護殼之部分」，但實際上卻係突出於手機保護殼之上，與手機保護殼非一體成形，兩者顯然不相同。
且被上訴人和儀公司、詹峯清擬銷售系爭產品時，經銷商告知系爭產品於107 年間便已申請設計專利，被上訴人和儀公司、詹峯清才會銷售系爭產品；
而被上訴人於108 年1 月25日接獲上訴人所寄發之律師函後，即委託進行侵權判斷研究，經認定系爭產品與系爭專利之申請專利範圍不相同；
是被上訴人和儀公司、詹峯清自始至終均無侵害系爭專利之不法意圖等語，資為抗辯。
三、原審為上訴人全部敗訴之判決。上訴人不服提起上訴，並聲明：㈠原判決廢棄。
㈡被上訴人和儀公司、詹峯清、泰緯興業社即詹峯清不得自行或使第三人為製造、販賣、為販賣之要約、使用或基於上訴目的而進口侵害中華民國專利證書第D179644 號「行動裝置保護殼之部分」設計專利權之物品之行為。
㈢被上訴人和儀公司、詹峯清、泰緯興業社即詹峯清應將其販賣、為販賣之要約、使用或基於上訴目的而進口侵害中華民國設計專利證書第D179644 號「行動裝置保護殼之部分」專利權之物品全數回收並銷毀。
㈣被上訴人和儀公司、詹峯清應連帶給付上訴人200 萬元及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。
㈤被上訴人泰緯興業社即詹峯清應給付上訴人200 萬元及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。
㈥前二項之給付，如有任一被上訴人為給付時，其餘被上訴人於該給付範圍內，免為給付之義務。
㈦就上開訴之聲明第四、五項，願供擔保請准宣告為假執行。
被上訴人則答辯聲明：㈠上訴駁回。
㈡如受不利判決之判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
四、本件爭執、不爭執事項如下（本院卷第16、17、177 、252頁）：㈠不爭執事項：1.上訴人為系爭專利之專利權人，專利權期間自105 年11月21日起至117 年3 月24日止。
2.被上訴人和儀公司於網路上銷售原證11所示系爭產品。
3.原證6、原證10為系爭產品的銷售網頁資訊。
4.被上訴人詹峯清為和儀公司之法定代理人。
5.被上訴人詹峯清為泰緯興業社獨資商號負責人。
6.被上訴人詹峯清即泰緯興業社於「Yahoo ! 奇摩超級商城」之「Crazy GoGo購物網」賣家頁面銷售系爭產品。
㈡爭執事項：1.系爭產品是否落入系爭專利之專利權範圍？2.上訴人依專利法第142條準用同法第96條第2項，民法第184條第1項、第2項，公司法第23條第2項等規定，請求被上訴人連帶賠償200 萬元及法定遲延利息，是否有理由？3.上訴人依專利法第142條準用同法第96條第1 、3 項規定，請求排除侵害是否有理由？
五、本院之判斷：㈠系爭專利之技術分析：1.系爭專利設計內容（主要圖式如附圖所示）：系爭專利為如附圖1 所揭示之「行動裝置保護殼之部分」設計，行動裝置保護殼之二側分別設有側條（系爭專利所主張設計之部分），行動裝置保護殼之二側設有側條，兩側下方設有相對稱之橘紅色梯形側條，該等側條表面均有複數個斜向之淺凹槽設計，其中一側上方另設有藍色梯形側條，該側條表面有兩個條狀凸起之設計。
2.系爭專利之專利權範圍分析：設計專利的專利權範圍是由「物品」及「外觀」所構成。
依系爭專利核准公告之圖式，並審酌說明書之設計名稱及物品用途，系爭專利所應用之物品應確定為一種「行動裝置保護殼之部分」。
依系爭專利核准公告之圖式，並審酌說明書之設計說明，由於圖式部分框體有粉紅色半透明所覆蓋之部分，且設計說明記載「圖式粉紅色半透明所覆蓋的部分，特此敘明為本設計不主張設計之部分」，故系爭專利之外觀應確定為「行動裝置保護殼之二側側條，但不包括粉紅色半透明所覆蓋的部分」，該粉紅色半透明所覆蓋之框體部分非屬比對的範圍；
另本案圖式有揭露色彩，即色彩為系爭專利所主張及比對之範圍，該保護殼之二側側條，兩側下方側條為橘紅色，其中一側上方側條為藍色。
㈡系爭產品之技術內容（相關圖式如附圖2所示）：1.系爭產品為被上訴人和儀公司所銷售之「TGVIS 極勁系列運動防摔保護殼」。
上訴人於起訴時提出如原證11之黑框版系爭產品照片，此為兩造所不爭執（見原審卷1 第204 頁），自可據為本件侵權比對基礎。
2.系爭產品之保護殼具有二側側條飾塊，其兩側下方設有相對稱之橘紅色平行四邊形側條，該等側條表面均有複數道斜向溝槽設計，其中一側上方另設有藍色平行四邊形側條，該側條表面有「凹」字形凸起之設計。
㈢系爭專利侵權之判斷：1.系爭產品未落入系爭專利申請專利範圍：按設計專利的侵害比對，應先確定設計專利之專利權範圍，再比對、判斷確定後之專利權範圍與系爭產品。
確定設計專利之專利權範圍，係以圖面所揭露的內容為準，並得審酌圖說之文字，以正確認知圖面所呈現之「外觀」及其所應用之「物品」，合理確定其權利範圍。
比對、判斷確定後之專利權範圍與被控侵權對象，須先解析被控侵權對象，其應對照系爭專利權範圍所確定之物品及外觀，認定被控侵權對象中對應之設計內容，無關之部分不得納入比對判斷。
再以普通消費者選購相關商品之觀點，就系爭專利權範圍的整體內容與被控侵權對象中對應該專利之設計內容進行比對，據以判斷被控侵權對象與系爭專利是否為相同或近似物品，及是否為相同或近似之外觀。
⑴系爭專利之申請專利權範圍：設計專利的專利權範圍是由「物品」及「外觀」所構成。
依系爭專利核准公告之圖面，並審酌圖說之設計物品名稱及物品用途，系爭專利所應用之物品應確定為「行動裝置保護殼之部分」。
依系爭專利核准公告之圖面，並審酌圖說所載之創作特點，系爭專利之外觀應確定為「行動裝置保護殼之二側側條，但不包括粉紅色半透明所覆蓋的部分」。
⑵解析系爭產品：系爭專利為部分設計，其專利權範圍為如圖式所揭露保護殼二側之側條形狀、花紋及色彩特徵，故比對時除就相對應系爭產品之二側之側條形狀及花紋比對外，系爭產品所呈現的色彩亦屬比對之內容。
⑶物品相同或近似之判斷：經查，系爭專利與系爭產品皆係用來裝設於行動裝置之「保護殼」，兩者用途相同，故判斷系爭產品與系爭專利之物品相同。
⑷整體視覺外觀的相同或近似之判斷：①按整體觀察、綜合判斷之比對、判斷方式，係依普通消費者選購商品之觀點，觀察系爭專利圖面的整體內容與系爭產品中對應該圖面之設計內容，綜合考量每一設計特徵之異同（共同特徵與差異特徵）對整體視覺印象的影響，以「容易引起普通消費者注意的部位或特徵」為重點，包含「系爭專利明顯不同於先前技藝的設計特徵」（即「新穎特徵」）、「正常使用時易見的部位」，再併同其他設計特徵，構成整體外觀統合的視覺印象，綜合考量系爭產品與系爭專利之視覺印象是否產生混淆，若產生混淆之視覺印象者，則認定二者整體外觀無實質差異，而為近似之外觀。
②經整體觀察比對，系爭專利與系爭產品之「共同特徵」如下（如附圖3所示）：特徵a ：「主張設計之部分」的位置、大小、分布關係。
特徵b ：兩邊下方側條為橘紅色，其中一邊上方側條為藍色 ，兩者色彩近似。
③經整體觀察比對，系爭專利與系爭產品之「差異特徵」，即容易引起普通消費者注意的部位或特徵如下（如附圖4所示）：特徵c ：系爭專利之藍色側條為梯形，表面設有兩個條狀凸 起；
系爭產品之藍色側條為平行四邊形，表面則為 「凹」字形凸起。
特徵d ：系爭專利之橘紅色側條為梯形，表面設有複數個斜 向之短凹槽；
系爭產品之橘紅色側條為平行四邊形 ，表面則為複數道斜向溝槽。
特徵e ：系爭專利三側條均為「包覆」於保護殼上；
系爭產 品三側條則「貼附」於保護殼上。
④系爭產品與系爭專利僅於飾條之位置與色彩相似，系爭產品飾條之形狀、飾紋與貼附方式皆與系爭專利明顯不同。
⑤依上，系爭產品與系爭專利之共同特徵僅在於「a . 主張設計之部分的位置、大小、分布關係」、「b . 兩邊下方側條為橘紅色，其中一邊上方側條為藍色」，亦即其飾條之位置與色彩相似；
惟系爭產品飾條之形狀、飾紋與貼附方式皆與系爭專利明顯不同，包括系爭產品之「c . 藍色側條為平行四邊形，表面則為『凹』字形凸起（系爭專利之藍色側條為梯形，表面設有兩個條狀凸起）」、「d . 橘紅色側條為平行四邊形，表面則為複數道斜向溝槽（系爭專利之橘紅色側條為梯形，表面設有複數個斜向之短凹）」、「e . 三側條均以『貼附』方式結合於保護殼上（系爭專利三側條則『包覆』於保護殼上）」之設計特徵，其皆與系爭專利對應之特徵明顯不同。
⑥從而，系爭專利所主張專利範圍係保護殼之三處側條部分，屬於該類產品「容易引起注意的部位或特徵」，基於系爭產品與系爭專利於構成「行動裝置保護殼之部分」形狀特徵c、d 均截然不同，且系爭產品之飾條以「貼附」方式結合於保護殼上的特徵e ，亦與系爭專利明顯有別，系爭產品之整體外觀與系爭專利已具明顯區別，依普通消費者選購相關商品之觀點，其二者並不致產生混淆之視覺印象，故系爭產品與系爭專利之外觀不相同亦不近似，系爭產品未落入系爭專利之專利權範圍。
2.上訴人於原審主張系爭產品與系爭專利之外觀如以普通消費者進行整體觀察時，絕對會最先注意到的是三側條相對於殼體之分布關係、相關位置、排列方式以及色系，而普通消費者於選購及使用商品時，並無法清楚地區分出系爭產品與系爭專利間之差異，故應認系爭產品與系爭專利二者具有相同的視覺外觀，而足以使消費者發生混淆云云。
惟查，系爭專利為部分設計，其與系爭產品之比對係以「主張設計之部分」為準，「不主張設計之部分」之內容即不得作為外觀比對之範圍，但可用於解釋與「主張設計之部分」的位置、大小、分布關係。
是以，系爭專利「主張設計之部分」與系爭產品相較，二者於環境間之位置、大小、分布關係雖大致相同，惟比對二者「主張設計之部分」，系爭產品與系爭專利僅於飾條之位置與色彩相似，系爭產品飾條之形狀、飾紋與貼附方式皆與系爭專利明顯不同，該差異已使整體呈現不同之視覺效果，因系爭產品之整體外觀與系爭專利已具明顯區別，依普通消費者選購相關商品之觀點，其二者並不致產生混淆之視覺印象，故上訴人所稱二者具有相同的視覺外觀，而足以使消費者發生混淆，上訴人上開主張，尚無可採。
3.上訴人於原審主張側條與殼體之結合方式與覆蓋殼體之程度，涉及側條與殼體結合之穩固與否，涉及側條與殼體之結合方式與側條之功能，屬功能性特徵，應不納入比對範疇。
再者，設置在行動裝置控制音量按鈕處之側條，音量調整功能，其上之紋路（或凸塊）乃用來調整音量，涉及功能性特徵，亦不應納入比對範疇。
至於設置在行動裝置使用者手握持處之側條，其上之紋路則在於增加阻力以使使用者容易拿握手持行動裝置，涉及手握功能，亦不應納入比對範疇云云。
經查：系爭產品與系爭專利之二側下方側條為手握持處之側條，其中一側上方側條為控制音量按鈕處之側條，前述側條雖有其功能性，然手握持處之側條及控制音量按鈕處之側條設計在外觀造形上並無必然匹配（must-fit）之關係，該等側條仍得在形狀或表面裝飾上進行外觀之創作變化，並非純功能性特徵，且系爭專利之側條形狀、表面飾紋與系爭產品明顯不同之理由已如前述，故其並非僅係全然取決功能考量所產生之必然匹配的基本形狀，系爭專利之該等側條設計已兼具視覺性而屬透過視覺訴求之創作，故上訴人稱不應納入比對範疇之理由，亦無可採。
4.上訴人於本院稱原判決竟反而將系爭產品以「鉅細靡遺」的觀察方式進一步發現系爭專利與系爭產品之「差異特徵」，包括系爭產品之飾條形狀、飾紋與貼附方式等。
然此一原判決所認定之「差異特徵」對於普通消費者而言，均係不會特別注意之特徵，而是必須將手機殼特別拿起來比對、觸摸才會發現到差異云云。
惟查，系爭產品與系爭專利僅於飾條之位置與色彩相似，系爭產品飾條之形狀、飾紋與貼附方式皆與系爭專利明顯不同，該差異已使整體呈現不同之視覺效果，具明顯區別，不會產生混淆之視覺印象，依普通消費者選購相關產品時，飾條之形狀、飾紋與貼附方式，仍為觀察之選擇因素，並加以比較，故上訴人所稱不足採。
5.上訴人於本院稱在行動裝置保護殼之先前技藝領域中，從前至今毫無任何採與系爭專利「二側分別配置側條」相同或類似之相關先前技藝存在，可知系爭專利實為一「開創性的設計」，因此，任何「於二側分別配置設有側條之行動裝置保護殼」，且是「二側之側條的配置位置、尺寸皆實質相同或至少極度近似」之情形，應均屬落入系爭專利範圍。
而既然系爭專利為一「開創性的設計」，則在行動裝置保護殼各側之側條排列配置方式、位置以及數量，應具有相對較大之判斷權重，各側條上之局部特徵，應不足以影響到整體觀察時之視覺效果云云。
經查，被證6 、7 之行動裝置保護殼產品已揭露於二側分別配置側條，並非如上訴人所主張為系爭專利之二側分別配置側條為開創性設計，因此二側分別配置側條，並非具有較大權重，所以各側條上飾紋及形狀也是判斷視覺差異的重點特徵之一。
且側條上飾紋及形狀為普通消費者選購或使用該商品時會注意的部分，該等側條仍得在形狀或表面裝飾上進行外觀之創作變化，且系爭專利之側條形狀、表面飾紋與系爭產品明顯不同之理由已如前述，故上訴人所稱不足採。
6.上訴人於本院稱伊曾於原審提出原證15、原證16先前技藝內容，而比較系爭產品與系爭專利之相近似程度，以及系爭產品與先前技藝內容之相近似程度，系爭產品與系爭專利的相近似程度比起系爭專利與先前技藝的相近似程度明顯更為接近，則如以「三方比對法」進行分析，系爭產品與系爭專利確實相近似云云。
惟查：⑴經整體觀察、綜合判斷之方式，可以認定被控侵權對象與系爭專利之整體外觀明顯近似，或二者之差異十分明顯以致於明顯不近似時，則依經濟部智慧財產局頒布之設計專利鑑定流程無須再考量先前技藝進行三方比對，得直接認定二者之整體外觀近似或不近似。
經查，本件系爭產品與系爭專利五個特徵點經比對，其中三個特徵點c 、d 、e 並不近似，已如前所述，整體觀之，二者之視覺印象明顯不同，可認定系爭專利與系爭產品不近似，故無須再考量先前技藝進行三方比對。
職是，上訴人稱依三方比對法系爭產品及系爭專利之外觀近似云云，即非可採。
⑵再者，縱如上訴人所稱要使用第三方比對法，亦應先找出先前技藝，上訴人所提原證15並非系爭專利在大陸的申請案，原證16為系爭專利在大陸之申請案，然所提之技術評價報告，並非審查過程檢索出來的先前技術，其檢索分類均為A 類，所謂A 類在國際專利檢索分類中，係屬背景文件（參原審卷第205 頁），故該先前技術實與系爭專利完全不同，因國際專利分類與技術相同會標示X （新穎性）或Y （創造性），然原證16所有的引證案皆標示為背景文件，故原證16之先前技術亦不足以作為第三方比對之先前技術。
六、綜上所述，系爭專利與系爭產品均為相同之行動裝置保護殼，經整體觀察、綜合判斷系爭產品與系爭專利之整體視覺性外觀，以普通消費者選購商品之觀點，二者外觀特徵差異明顯，整體產生之視覺印象可使一般消費者得以區別其間之整體造形差異，不致有設計特徵相同或近似之誤認，故系爭產品應未落入系爭專利申請專利範圍。
從而，上訴人主張系爭產品侵害系爭專利，依專利法第142條準用同法第96條第1項、第2項、第3項，民法第184條第1項、第2項，公司法第23條第2項等規定，訴請如訴之聲明所示，即無理由，不應准許。
原審為其敗訴之判決，及駁回其假執行之聲請，核無不合。
上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列；
又被上訴人於本院已陳明捨棄系爭專利無效之抗辯（見本院卷第225 、252 頁），勿庸再就該部分論列，均附此敘明。
八、據上論結，本件上訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 109 年 8 月 27 日
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李維心
法 官 蔡如琪
法 官 陳忠行
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；
委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 109 年 9 月 1 日
書記官 鄭郁萱
附註：
民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。
但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。
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