智慧財產及商業法院民事-IPCV,108,民專訴,53,20200529,3

1智慧財產法院民事判決
2108年度民專訴字第53號
3原告弘暘數位科技有限公司
4
5
6法定代理人張燕霖
7訴訟代理人蘇三榮律師
8被告譚慧琪即明星釣蝦場
9
10謝國勇即大方視聽歌唱
11
12陳姿蘭即星光大道企業社
13
14共同
15訴訟代理人沈依姍
16上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，本院於民國10917年4月20日言詞辯論終結，判決如下：
18主文
19原告之訴及假執行之聲請均駁回。
20訴訟費用由原告負擔。
21事實及理由
22壹、程序方面：
23原告訴之聲明原為「（第1項）被告○○○即大和樂休閒館應24給付原告新台幣（下同）396,000元及自民國105年7月7日起25至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
（第2項）被告○26○○即大八卦休閒美食館（仁武店）應給付原告330,000元及自27105年7月7日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
（
11第3項）被告紫爵有限公司（下稱紫爵公司）與被告○○○應2連帶給付原告1,200,000元及自105年7月11日起至清償日止3，按年息百分之五計算之利息。
（第4項）被告○○○即明星4釣蝦場應給付原告20,000元及自107年11月30日起至清償日5止，按年息百分之五計算之利息。
（第5項）被告○○○即大6八卦釣蝦場鳳山店應給付原告64,000元及自107年11月30日7起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
（第6項）被告8○○○即星光大道應給付原告363,000元及自105年7月4日起9至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
…」（本院卷第1107頁、第19頁），嗣分別於108年5月10日、同年月29日具11狀更正部分被告名稱及相應訴之聲明（本院卷第165頁、第11267頁、第191頁、第193頁），復於同年12月17日具狀更正13其前6項聲明為「（第1項）被告大和樂休閒館與○○○應連14帶給付原告396,000元…。
（第2項）被告○○○即大八卦餐飲15店應給付原告330,000元…。
（第5項）被告○○○即大方視聽16歌唱應給付原告64,000元…。
（第6項）被告○○○即星光大17道企業社應給付原告363,000元…」（本院卷第5頁、第7頁18），經核原告上開聲明並未變更或追加訴訟標的，而屬更正事實19上之陳述，於法並無不合，應予准許。
20貳、實體部分：
21一、原告聲明求為判決：被告大和樂休閒館（下稱大和樂）與22○○○應連帶給付原告396,000元及自105年7月7日起至清23償日止，按年息百分之五計算之利息。
被告○○○即大八24卦餐飲店（下稱大八卦）應給付原告330,000元及自105年725月7日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
被告26紫爵公司與被告○○○應連帶給付原告1,200,000元及自10527年7月11日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。

21被告○○○即明星釣蝦場（下稱明星釣蝦場）應給付原告20,2000元及自107年11月30日起至清償日止，按年息百分之五3計算之利息。
被告○○○即大方視聽歌唱（下稱大方視聽4）應給付原告64,000元及自107年11月30日起至清償日止5，按年息百分之五計算之利息。
被告○○○即星光大道企6業社（下稱星光大道）應給付原告363,000元及自105年7月74日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
訴訟費用8由被告負擔。
原告願供擔保請准予宣告假執行（本院就被9告大和樂與○○○、被告大八卦、被告紫爵公司與○○○部10分，另為中間判決）。
並就被告明星釣蝦場等部分主張：11原告為新型第M413194號「點唱機整合裝置及點唱機設備」12專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利期間自100年10月131日至110年5月15日止（原證1），原告前因訴外人優必14勝影音科技股份有限公司（下稱優必勝公司）所製造販賣之「15UBT-215超智能影音觸控屏」產品（下稱系爭產品）侵害其16系爭專利權而提起訴訟，經鈞院於107年11月8日判決原告17勝訴確定（原證3）。
原告曾於105年7月間寄發律師函予被18告大和樂、大八卦、星光大道等，告知所使用之產品侵害系爭19專利權（原證6、9），嗣由證人○○○分別於107年11月間20、108年3月23日前往被告大方視聽、明星釣蝦場及星光大21道等營業場所進行蒐證，由影片中屏幕左上角顯示之「優必勝22U-BEST」，可知其等確有在營業場所設置系爭產品供消費者23使用（原證5、7、8），經原告於107年11月28日寄發存證24信函予被告大方視聽、明星釣蝦場等告知侵權情事（原證4）25，均未獲置理；
另於108年3月25日寄發存證信函予被告星26光大道，卻遭退件，是被告等就其使用之產品侵害系爭專利權27乙事，實難諉稱不知，被告等既非不能查證原告所述是否屬實
31，且為查證並非難事，其未為查證，應認具有侵權之故意。
又2被告等迄今仍提供系爭產品予消費者使用而獲有利益，其侵權3行為及損害結果係持續不斷發生，原告至少得請求本件起訴前42年內（即106年4月24日之後）的損害賠償請求權，縱原5告就106年4月24日之前的損害賠償請求權已罹於時效，仍6得依民法第197條第2項及不當得利之規定，請求被告等返還7其提供系爭產品予消費者使用所獲之利益。
爰依專利法第1208條準用同法第97條第1項第3款、第2項及公司法第23條9第2項等規定，請求如訴之聲明所示。
10被告等稱原告應舉證其等之所有包廂均係使用系爭產品云云，11惟原告已提出至被告大方視聽、明星釣蝦場、星光大道等營業12場所之蒐證影片（原證5、8），並據證人○○○證稱被告等13營業場所之各自包廂數量，且均係使用系爭產品，此部分如被14告等有異議，應由其提出購買機台之合約書或報價單等為證，15至被告等所提與亞欣影音視聽有限公司（下稱亞欣公司）簽訂16之VOD視聽設備出租合約，其採購品名標的為「伴唱機」，17而系爭產品乃連接伴唱機之整合設備，該合約無從證明被告等18未使用系爭產品，且由該合約可知，被告等均係租用2台不19同型號之點歌機一起使用，而2台點歌機必然需要連接系爭20產品作為整合控制之用，足證被告等確有使用系爭產品。
21二、被告等之答辯聲明及抗辯：
22被告明星釣蝦場答辯聲明：駁回原告之訴及其假執行之聲請23。
訴訟費用由原告負擔。
如受不利之判決，願供擔保請准24宣告免為假執行。
並辯稱：被告明星釣蝦場之營業場所現已無25使用優必勝公司所生產之產品，有向他人承租伴唱設備之合約26為憑（本院卷第173頁至第175頁），該伴唱機係向他人27租用瑞影企業股份有限公司（下稱瑞影公司）之MDS-219電
41腦伴唱機及揚聲多媒體科技股份有限公司（下稱揚聲公司）之2YS-405電腦伴唱機，有VOD視聽設備出租合約書可稽（本院3卷第179頁至第181頁），該2台伴唱機係經瑞影公司、揚4聲公司各自就其內歌曲取得音樂著作授權後，灌錄於各自生產5硬碟之載體，再由瑞影公司生產之機器將該二硬碟置於同一機6殼內，以單一主機播放之相結合出租方式，實際上係各自讀取7所儲存之歌曲而播放，並可獨立拆取，僅共同連向一個主機板8，有瑞影公司宣傳單可證（本院卷第231頁至第232頁）9。
原告所蒐證原證5之影片內容為一不知何時拍攝的模糊不10清影片，無從證明確為被告明星釣蝦場之營業場所，亦無從證11明確有使用系爭產品或如何侵害系爭專利權；
又依原證3之12判決主文所示，負回收銷毀義務者為優必勝公司，被告明星釣13蝦場從未接獲優必勝公司以任何形式通知須將系爭產品回收，14且原告在未取得原證3之判決確定前（該判決係於108年115月18日確定），即於107年11月28日寄發原證4存證信函16予被告明星釣蝦場，其內容僅說明優必勝公司生產之產品侵害17系爭專利，並未隨函附上專利說明書，被告明星釣蝦場僅為經18營複合式娛樂場所之一般人，尚無從分辨是否係原告為商業競19爭之手段，況鈞院曾以105年度民專訴字第91號判決認定系20爭產品未侵權，加以優必勝公司未通知須回收銷毀產品，被告21明星釣蝦場根本無所適從，實無侵權故意。
22被告大方視聽答辯聲明：原告之訴駁回。
訴訟費用由原告23負擔。
被告願供擔保，請准宣告免為假執行。
並辯稱：被告24大方視聽所經營之商號僅為一綜合性娛樂場所，所使用之伴唱25機及其周邊設備係向其他業者所承租，有向他人承租伴唱機設26備之合約為憑（本院卷第157頁至第159頁），該伴唱機27顯非系爭產品，同前被告明星釣蝦場所述，以108年6月5
51日於被告大方視聽營業處所拍攝之設備照片觀之（本院卷第2255頁、第257頁），係使用瑞影公司之伴唱機，其外觀顯與3系爭產品不同，且在功能上僅以單一伴唱機使用為主，其螢幕4操作介面並未有整合後之歌曲，與原證5影片所示之點歌方式5、選曲歌單等亦不同，又原證5之照片係由網路擷取，該影片6並未附有具體拍攝時間，亦未拍攝到任何與被告大方視聽之外7觀、地址等相關部分，無從確定該影片內之處所確係在被告大8方視聽，且其拍攝內容不具連續性，應係使用影音編輯App9後製剪接而成，證人○○○證稱優必勝公司生產之影音控屏僅10有系爭產品，因曾操作過系爭產品之介面，得確認被告大方視11聽營業處所係使用系爭產品云云，此與證人○○○稱蒐證前有12打電話詢問被告營業場所收據之抬頭，前往蒐證消費時因店家13警覺性高都不開收據或發票云云，明顯前後矛盾，無可採信。
14另原告所提原證4存證信函、原證6律師函之收件人，均未15見有被告大方視聽，原告既未提出與優必勝公司間侵害專利權16訴訟於108年1月18日判決確定後，有合法送達律師函或存17證信函予被告大方視聽之證明，自無從主張被告大方視聽有主18觀侵權之故意，況原告之賠償金計算表係自105年7月7日起19算，顯逾2年之久，其請求權已因時效消滅。
20被告星光大道答辯聲明：駁回原告之訴及其假執行之聲請。
21訴訟費用由原告負擔。
如受不利之判決，願供擔保請准宣22告免為假執行。
並辯稱：被告星光大道為一普通歌唱事業營業23人，對於原告與優必勝公司間專利權訴訟案件並不知悉，有向24他人承租伴唱機設備之合約為憑（本院卷第151頁至第15325頁），該伴唱機顯非系爭產品，同前被告明星釣蝦場、大方26視聽所述；
原證5之影片或照片均與被告星光大道無關，原證278之影片雖聲稱係於被告星光大道所拍攝，惟被告星光大道之
61營業場所並無與影片中相同之包廂（本院卷第37頁），原2證5、8之影片應係使用影音編輯App後製剪接而成，難認為3真實，證人○○○之證詞均無可採，理由同前被告大方視聽所4述；
又原證4之108年3月25日存證信函之收件人雖為星光5大道KTV，但被告星光大道並未收到該存證信函，原告亦未6提出經簽收之回執為憑，原證6之105年7月4日律師函則7僅檢附回執，未能確認其函文內容，且原告所持原證3之1068年度民專上字第39號判決係於107年11月8日裁判，嗣於9108年1月18日才確定，在該判決確定前，係經鈞院106年710月21日105年度民專訴字第91號判決優必勝公司無侵害系11爭專利權，而於該判決確定後，被告星光大道並未收受任何警12告通知函，實無侵權之故意或過失；
另原告自承早於105年713月4日即知悉被告星光大道有侵害專利權疑慮，卻遲至108年144月24日始提起本件訴訟，其損害賠償請求權時效業已消滅15。
16三、本件不爭執事項（本院卷第501頁、第519頁至第521頁17）：
18原告為新型第M413194號專利（即系爭專利）之專利權人，19專利權期間自100年10月1日至110年5月15日止。
20優必勝公司之UBT-215超智能影音觸控屏（即系爭產品）分21別於106年7月21日經本院105年度民專訴字第91號判決認22「系爭產品未落入系爭專利請求項1至4、8之文義範圍」；
23於107年11月8日經本院106年度民專上字第39號判決認「24系爭產品均等侵害系爭專利請求項1」，並於108年1月1825日確定。
26被告紫爵公司於103年12月11日透過三久多媒體有限公司（27下稱三久公司）購買系爭產品49台，實際使用48台。

71原告曾於105年7月4日發律師函要求被告紫爵公司停止侵2害系爭專利權，並於同年月11日寄存證信函予被告紫爵公司3請求停止侵害系爭專利權（本院卷第151頁）；
繼於107年411月28日寄存證信函予被告大和樂、被告大八卦、被告紫爵5公司、被告明星釣蝦場、被告大方視聽歌唱，請求渠等停止侵6害系爭專利權（本院卷第81頁至第93頁）。
7四、協商兩造整理本件爭點如下（本院卷第501頁、第519頁8至第521頁）：
9被告等是否於其營業處所設置系爭產品供消費者使用？
10系爭產品是否落入系爭專利請求項1之均等範圍？
11被告等是否有侵害系爭專利請求項1之故意或過失？
12如果被告等有使用系爭產品，該系爭產品侵害系爭專利請求項131，且被告等有侵權之故意或過失，則原告對被告等得請求賠14償之金額為何？
15被告等就系爭專利損害賠償請求權主張時效消滅，是否有理由16？
17五、得心證之理由
18被告明星釣蝦場部分：
19證人○○○雖證稱：原證5檔名「明星釣蝦KTV」之影片，20係其於107年11月24日至○○○○○區○○街00號1樓營21業場所之蒐證，包廂內有明星釣蝦場自己貼的公告，消費發票22上有負責人的姓名，所以知道○○○是負責人，現場是使用系23爭產品，因為系爭產品是優必勝公司唯一可以連接伴唱機的產24品云云（本院卷第509頁、第511頁）。經查：
25被告明星鈞蝦場設於○○○○○區○○街00號1樓，有商26工登記查詢服務附卷可按（本院卷第159頁），經本院勘27驗前開影片，點歌螢幕介面之左上角有「優必勝」及「U-B
81EST」字樣，點歌螢幕之歌曲名稱後方有加註【219】或【2金嗓】字樣，並有1張明星釣蝦場之價目表畫面，固有言詞3辯論筆錄（本院卷第511頁）及影片擷圖（本院卷第4455頁，如附圖1所示）附卷可稽，惟前開蒐證影片並無顯5示拍攝之時間及被告明星釣蝦場之場所招牌，包廂內亦無關6於被告明星釣蝦場之相關海報或公告，無法確認是在被告明7星釣蝦場所屬之包廂，而影片中雖有明星釣蝦場之價目表，8惟該張價目表係得隨意移動之單頁紙張，可取之置於任一場9所拍攝，且證人○○○證稱其由發票知悉○○○是負責人，10惟原告稱無法提出消費發票（本院卷第271頁），是難證11明前開原證5之影片確係在被告明星釣蝦場蒐證。
12依被告明星釣蝦場提出於106年12月8日與亞欣公司簽訂13之VOD視聽設備出租合約書所載，自107年1月1日起至14同年12月31日止，係承租瑞影公司所屬MDS-219電腦伴15唱機及揚聲公司所屬YS-405電腦伴唱機，有該出租合約書16及瑞影公司宣傳單在卷可稽（本院卷第173頁至第175頁17、第231頁、第232頁），而該合約與被告大和樂所提出之18其與亞欣公司之出租合約內容相同，並有被告大和樂之點歌19播放畫面附卷可參（本院卷第91頁、第93頁，如附圖1-202所示），點歌畫面顯示「瑞影」字樣，其歌曲名稱後方並21無加註【219】或【金嗓】字樣，與原告所提原證5蒐證影22片所示之點歌畫面並不相同；
又據曾任職於三久公司工程師23之證人○○○就被告大和樂蒐證影片點歌螢幕歌曲名稱後方24有加註【219】或【金嗓】字樣之情節證稱：其約在103年25至107年2月在三久公司擔任工程師，從原證5光碟mp426檔案內點唱機歌曲畫面有【金嗓】及【219】，這是點唱機27之代號，表示是連接2台點唱機，VOD隨選視頻系統歌名
91不會出現括號【】，只有連接到金嗓、219的伴唱機才會出2現【金嗓】、【219】之字樣，這是編碼的問題等語（本院3卷第255頁、第269頁、第271頁），由上可知，被告明4星釣蝦場自107年1月1日起至同年12月31日止，使用瑞5影公司所屬MDS-219電腦伴唱機及揚聲公司所屬YS-405電6腦伴唱機，其點歌播放畫面係顯示「瑞影」字樣，其歌曲名7稱後方不會加註【219】或【金嗓】字樣，證人○○○於1087年11月24日前往被告明星釣蝦場蒐證時應不會有前開原9證5蒐證影片所示之點歌螢幕畫面。
10綜上所述，難以前開證人○○○之證詞及影片內之價目表，11遽認被告明星釣蝦場有使用系爭產品，被告明星釣蝦場辯稱12無法證明是其營業場所，尚非無據。
13被告大方視聽部分：
14證人○○○證稱：原證5檔名「大八卦鳳山店」影片，係其於15107年11月17日至○○○○○區○○街000號營業場所蒐證16，該處是○○○所經營的大方視聽，我打電話去詢問收據開什17麼，他回答「大方視聽歌唱」，現場是使用系爭產品，因為系18爭產品是優必勝公司唯一可以連接伴唱機的產品云云（本院卷19第505頁、第507頁）。經查：
20被告大方視聽是設址於○○○○○區○○街000巷0號1樓21，有商工登記查詢服務附卷可按（本院卷第195頁），又22本院勘驗前開影片，點歌螢幕介面之左上角有「優必勝」及23「U-BEST」字樣，各歌曲名稱後方均有加註【219】或【本24地】字樣，房間內張貼之公告可見「大八卦感謝您的光臨」25、「大八卦關心您」等字，有言詞辯論筆錄（本院卷第52605頁至第507頁）及影片擷圖（本院卷第447頁至第44927頁，如附圖2所示）在卷可稽，是由蒐證影片之包廂裝潢
101、牆上公告或點歌設備等處均無法證明與被告大方視聽有關2連，且原告亦未提出消費收據或發票以實其說，實不足以證3明該蒐證地點即係被告大方視聽之營業場所。
4依被告大方視聽提出於106年11月27日與亞欣公司簽訂之5VOD視聽設備出租合約書所載，其自107年1月1日起至6同年12月31日止，係承租瑞影公司所屬MDS-219電腦伴7唱機及揚聲公司所屬YS-405電腦伴唱機，有該出租合約書8及瑞影公司宣傳單在卷可稽（本院卷第157頁至第159頁9、第231頁、第232頁），而該合約與前述被告大和樂與亞10欣公司之出租合約內容相同，故其點歌播放畫面應係顯示「11瑞影」字樣，其歌曲名稱後方並無加註【219】或【金嗓】12字樣（本院卷第53頁至第55頁），如前所述，是證人○13○○於107年11月17日前往被告大方視聽蒐證時應不會有14前開原證5蒐證影片之點歌螢幕畫面，自難以前開證人○○15○之證詞及不詳場所蒐證影片，遽認被告大方視聽有使用系16爭產品。
17綜上所述，無法證明證人○○○蒐證之地點係被告大方視聽18之營業場所，且證人○○○蒐證之時間於被告大方視聽不致19有前開原證5之點歌螢幕畫面，是尚難證明被告大方視聽有20使用系爭產品。
21被告星光大道部分：
22證人○○○證稱：原證8檔名「星光大道108.3.23」影片，係23其於108年3月23日至○○○○○鎮○○路0號2樓營業場24所蒐證，包廂內有他們自己的公告，現場是使用系爭產品，因25為系爭產品是優必勝公司唯一可以連接伴唱機的產品云云（本26院卷第505頁、第507頁），經查：
27被告星光大道是設於○○○○○鎮○○路0號2樓，有商工
111登記查詢服務附卷可按（本院卷第161頁），且經本院勘2驗前開影片，點歌螢幕介面之左上角有「優必勝」及「U-B3EST」字樣，各歌曲名稱後方均有加註【219】或【金嗓】4字樣，於點歌本上有擺放「星光大道KTV」之名片及抵用5券，固有言詞辯論筆錄（本院卷第269頁）及影片擷圖（6本院卷第457頁至第459頁，如附圖3所示）在卷可稽，7惟前開蒐證影片並未拍攝被告星光大道之外觀，其包廂裝潢8、牆上公告或點歌設備等處亦無與被告星光大道有關連之證9據，無法確認是在被告星光大道之包廂內，而影片中雖有「10星光大道KTV」之名片及抵用券，惟名片及抵用券係得隨11意移動之紙張，可取之置於任一場所拍攝，且原告亦未提出12消費收據或發票以實其說；
原告另主張該影片內之包廂裝潢13與網路上標註「東港星光大道2017年10月14日」之包廂14內裝相同，然該圖片檔之來源不明，且被告星光大道否認店15中有影片所示之包廂裝潢（本院卷第31頁、第37頁、第16269頁），在無其他證據可相互勾稽之情形下，尚不足證明17該蒐證地點即係被告星光大道之營業場所。
18依被告星光大道提出於106年12月6日與亞欣公司簽訂之19VOD視聽設備出租合約書所載，其自107年1月1日起至20同年12月31日止，已改承租瑞影公司所屬MDS-219電腦21伴唱機及揚聲公司所屬YS-405電腦伴唱機，有該出租合約22書及瑞影公司宣傳單在卷可稽（本院卷第151頁至第15323頁、第231頁、第232頁），而該合約與前述被告大和樂與24亞欣公司之出租合約相同，故其點歌播放畫面應係顯示「瑞25影」字樣，其歌曲名稱後方並無加註【219】或【金嗓】字26樣（本院卷第53頁至第55頁），如前所述，是證人○○27○於108年3月23日前往被告星光大道蒐證時應不會有前
121開原證8之點歌螢幕畫面，自難認蒐證之地點是在被告星光2大道。
3綜上所述，無法證明證人○○○蒐證之地點係被告星光大道4之營業場所，且證人○○○蒐證之時間於被告星光大道不致5有前開原證8之點歌螢幕畫面，是尚難證明被告星光大道有6使用系爭產品。
7六、綜上所述，原告未能舉證證明前開被告明星釣蝦場等於何具8體時間有於其等營業場所使用系爭產品，其主張被告明星釣9蝦場等有侵害系爭專利權情事，請求被告明星釣蝦場等負損10害賠償責任，即無理由，不應准許。
原告之訴既經駁回，其11假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。
12七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之13證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不逐一論列14，附此敘明。
15八、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法16第1條，民事訴訟法第78條，判決如主文。

17中華民國109年5月29日
18智慧財產法院第三庭
19法官杜惠錦
20以上正本係照原本作成。
21如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提22出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
23中華民國109年6月1日
24書記官林佳蘋

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1附圖：
2附圖1（被告明星釣蝦場部分）：
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1附圖1-2（被告大和樂提出之瑞影公司點唱設備照片）：2
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1附圖2（被告大方視聽部分）：
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1附圖3（被告星光大道部分）：
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