智慧財產及商業法院民事-IPCV,108,民暫,7,20190717,1

1智慧財產法院民事裁定
2108年度民暫字第7號
3聲請人武東實業股份有限公司
4
5法定代理人陳丁裕
6代理人莊志剛律師
7相對人千代國際股份有限公司
8
9
10法定代理人蘇晏代
11代理人卓家立律師
12謝瑋玲律師
13上列當事人間聲請定暫時狀態之處分事件，本院裁定如下：14主文
15聲請人以新臺幣叁拾萬元為相對人供擔保後，相對人於兩造間確16認商標權等事件之本案訴訟判決確定前，不得自行或授權他人使17用註冊第00555476號商標於同一或類似商品或服務，並不得就註18冊第00555476號商標為移轉或其他處分行為。
19聲請程序費用由相對人負擔。
20理由
21一、聲請人聲請意旨略以：
22聲請人法定代理人○○○原為聲請人之董事之一，於民國10723年12月24日經主管機關許可得自行召集股東臨時會改選董事24監察人（聲證1），其後於108年2月22日召開之股東臨時25會當選為董事及董事長（聲證2），惟前任董事長○○○拒不26辦理交接（聲證3），聲請人於清查改選前業務時發現，○○27○擅自將聲請人所有註冊第00555476號「武東公司標章」商
11標（下稱系爭商標）於同年1月31日無償移轉予相對人（聲2證4、5），並向經濟部智慧財產局（下稱智財局）申請為移3轉登記，嗣因該移轉契約書上未蓋用聲請人留存於智財局之印4章，經智財局於同年2月27日發函要求聲請人補正（聲證65），聲請人始知悉上情，並已於同年3月18日向智財局聲明6異議（聲證7）。
聲請人自68年設立迄今，相關蕾絲設計已7取得中國及美國之著作權登記（聲證11），在業界頗負盛名8，於相關產品、信封、型錄等品項上均使用系爭商標（聲證99）作為對外表徵，如失去系爭商標權，多年努力所建立之聲譽10即毀於一旦，是系爭商標權確屬聲請人之主要財產，其移轉自11應依公司法第185條第1項第2款規定，經股東會特別決議12同意始生效力，縱認該商標非屬主要財產，依同法第202條規13定，仍應經董事會決議，○○○未經聲請人董事會或股東會決14議，逕將系爭商標無償移轉予其女○○○擔任負責人之相對人15，且○○○當時為聲請人之執行長明知上情，故系爭商標之移16轉應為無效，聲請人業已對相對人提起確認系爭商標權移轉無17效等訴訟，兩造間確有爭執之法律關係存在。
18又按董事會之決議應有過半數董事之出席，出席董事過半數之19同意行之，董事或其配偶、二親等內血親對於會議之事項，有20自身利害關係時，該董事應於當次董事會說明其自身利害關係21之重要內容，如有害於公司利益之虞，不得加入表決，亦不得22算入已出席數，公司法第206條、第178條、第180條第223項分別定有明文。
經查，聲請人於108年2月22日改選董事24前，董事分別為○○○、○○○及○○○（聲證13），而相25對人之法定代理人○○○為○○○之女，與○○○亦有兄妹關26係，○○○與○○○對移轉系爭商標權予相對人應有自身利害27關係，不得參與該事項之董事會決議，且○○○從未接獲討論
21該事項之董事會開會通知，可見相對人辯稱系爭商標權之移轉2，業經聲請人董事會決議通過云云，委無可取，聲請人將來本3案訴訟有極高之勝訴可能性。
4依商標法第42條規定，商標權之移轉登記僅有對抗效力，縱5系爭商標權之移轉登記目前尚未完成（聲證6至8），相對人6仍得隨時使用、處分系爭商標，倘相對人自行或授權他人使用7系爭商標，聲請人之產品有即受混淆誤認之虞，並損及其多年8努力建立之聲譽，加以若無法院禁止處分之書函，智財局即依9現有資料審查該移轉登記事項（聲證8），相對人自得將系爭10商標再移轉予善意第三人，進而造成聲請人難以回復之損害，11且此損害無法以金錢補償，是如不准予本件定暫時狀態之處分12，聲請人將受有重大損害或急迫危險，堪認本件有定暫時狀態13處分之必要。
因相對人係無償受讓系爭商標權，即使於本案訴14訟判決確定前，不得使用、處分系爭商標，亦無任何損害，相15較於聲請人持續使用系爭商標多年，若相對人開始使用系爭商16標，即會減損聲請人之商譽與商品來源之識別性，對公平競爭17秩序與消費者保障亦會產生重大不利影響，是聲請人聲請定暫18時狀態處分應無供擔保之必要；
縱認須供擔保，因系爭商標價19值之鑑定需耗費相當時日，衡諸供擔保之金額乃為日後填補相20對人所受損失，既相對人自承其取得系爭商標權後從未使用，21可見對相對人而言根本無損害，爰請求以本案訴訟標的金額新22臺幣（下同）165萬元，乘以年息5%之法定遲延利息及本案23訴訟預計審理期間4年4個月，即357,500元，酌定為本件供24擔保之金額。
另本件定暫時狀態處分對相對人並未造成難以補25償之重大損害，或謂聲請人所受損害得以金錢補償，應不符相26對人得供擔保後免為或撤銷定暫時狀態處分之要件。
27並聲明：

31相對人於本案訴訟判決確定前，不得使用、授權他人使用、2移轉，或處分聲請人所註冊之第00555476號武東公司商標3權相同或近似之商標及圖樣，亦不得為其他一切侵害聲請人4所註冊之第00555476號武東公司商標權之行為。
5程序費用由相對人負擔。
6二、相對人抗辯意旨略以：
7選舉○○○為董事之股東臨時會決議存有諸多瑕疵，聲請人前8董事長○○○已提起確認股東會決議不成立、無效及撤銷之訴9（相證1），並向臺南市政府、經濟部提出訴願，顯見○○○10並非有權擔任聲請人董事長之人，其並無法定代理權得提起本11件聲請。
又公司之商標並非永然不變，聲請人本因系爭商標僅12為單純鬱金香圖樣，其他相類商標甚多（相證4），不具高度13識別性，而有意更換商標，故經董事會決議將專用期限已近屆14滿之系爭商標移轉予相對人，嗣因聲請人經營階層變更，始改15對相對人提出本案訴訟，實屬莫名，因相對人至今未完成系爭16商標之移轉登記（相證2），自無可能再移轉登記予第三人，17且相對人亦未就系爭商標開始為任何之使用，並無造成聲請人18有重大損害或急迫危險發生之可能，聲請人既未具體闡明其現19有何使用、處分計畫或可能受到之損害，僅空言將遭受難以回20復之損害，難認其釋明已謂充足，自無准予本件聲請之餘地，21如命相對人不得使用、處分系爭商標反將影響相對人將來之營22運規劃。
23聲請人固稱其就相關蕾絲設計取得著作權登記，在業界享有盛24名，其產品、信封及目錄均有使用系爭商標，如他人使用系爭25商標，其產品即有受混淆之虞云云，惟聲請人就蕾絲樣式取得26之著作權與系爭商標權為兩不同標的，又聲請人係向其他廠商27銷售蕾絲，經其他廠商製造產品後再販售予消費者，因聲請人
41與現有合作廠商或客戶均合作良久，縱系爭商標移轉亦絲毫不2影響聲請人固有之生產或銷售，況聲請人並未直接面對消費者3，系爭商標不會直接標示於產品上，何來產品混淆之可能，至4聲請人之信封或目錄上除使用系爭商標外，亦同時標示其中文5或英文名稱WuTong，系爭商標所占面積及視覺比例微小，一6般人通常係以聲請人之中文或英文名稱為主要識別部分。
是聲7請人聲請定暫時狀態處分，不許相對人使用、處分系爭商標，8並未釋明其有重大之損害或避免急迫之危險，或受有難以彌補9之損害，其保全之必要性有所欠缺，於法不合，自不應准許。
10三、按於爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之11危險或有其他相類之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態12之處分；
前項裁定，以其本案訴訟能確定該爭執之法律關係13者為限，民事訴訟法第538條第1項、第2項定有明文。
又14按聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，15為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或其他相類之情形16而有必要之事實，應釋明之，其釋明有不足者，應駁回聲請17；
法院審理定暫時狀態處分之聲請時，就保全之必要性，應18審酌聲請人將來勝訴可能性、聲請之准駁對於聲請人或相對19人是否將造成無法彌補之損害，並應權衡雙方損害之程度，20及對公眾利益之影響，智慧財產案件審理法第22條第2項、21智慧財產案件審理細則第37條第3項分別定有明文。
所稱「22釋明」者，係當事人提出可即時調查之證據，使法院就某事23實之存否，得到「大致為正當」之心證為已足，與「證明」24係當事人提出之證據方法，足使法院產生堅強心證，確信其25主張為真實者，尚屬有間（民事訴訟法第284條、最高法院9267年度台抗字第264號、98年度台抗字第807號裁判參見）27。
定暫時狀態之假處分事件，本質上仍為本案判決確定前之
51保全程序，且係當事人為防止發生重大之損害或避免急迫之2危險等必要之情形，而提出聲請，法院須在有限的時間內，3就兩造所提出之證據，及法院調查證據所得之心證，權衡兩4造之損害及利益之輕重後，作出准駁之判斷，至於聲請人主5張之法律關係是否確實存在，有待將來本案訴訟時，進行完6整之調查及辯論後，始得確認，合先敘明。
7四、經查：
8相對人辯稱聲請人選舉○○○為董事之股東臨時會決議存有諸9多瑕疵，聲請人之前董事長○○○已提起確認股東會決議不成10立、無效及撤銷之訴，○○○並無法定代理權得提起本件聲請11云云。
惟聲請人於108年2月22日召開股東臨時會，選任○12○○、○○○、○○○為董事，並於同日召開董事會推選○○13○擔任董事長，業經主管機關即臺南市政府核備在案，有10814年3月5日聲請人公司變更登記表在卷可查（臺南地院卷第3153頁至第36頁），該股東會決議在未經撤銷前，即屬有效，16○○○自得代理聲請人提起本件聲請，相對人辯稱聲請人未經17法定代理人合法代理云云，並無可採，先予敘明。
18聲請人主張其前任董事長○○○未經董事會或股東會決議，擅19自將系爭商標無償讓與予相對人，該移轉系爭商標權行為應屬20無效，相對人則否認之，並辯稱該移轉行為係經聲請人之董事21會決議云云，聲請人已提起確認系爭商標權移轉無效之訴訟（22本院108年度民商訴字第22號確認商標權等事件），兩造就23系爭商標權歸屬存有爭執並無意見（本院卷第31頁），是兩24造就系爭商標權之歸屬存在爭執之法律關係應堪認定。
25本件定暫時狀態之處分，是否具有必要性之相關因素，審酌如26下：
27聲請人將來勝訴可能性：

61按公司業務之執行，除本法或章程規定應由股東會決議之2事項外，均應由董事會決議行之；
董事會由董事長召集之3；
董事會之召集，應於3日前通知各董事及監察人；
董事4會之召集，應載明事由；
董事會之決議，除本法另有規定5外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之6；
董事對於會議之事項，有自身利害關係時，應於當次董7事會說明其自身利害關係之重要內容；
董事之配偶、二親8等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就前項會9議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關10係；
董事會之議事，應作成議事錄，107年8月1日修正11公布、同年11月1日施行之公司法第202條、第203條12之1第1項、第204條第1項及第5項、第206條第1項13至第3項、第207條第1項分別定有明文。
又董事會為公14司權力中樞，為確保權力之合法運作及保障全體股東之利15益，自應嚴格要求董事會之召集程序及決議方式符合上開16規定，倘董事會之召集程序或決議方法有瑕疵，雖無準用17同法第189條之明文，惟參諸董事會係供全體董事交換意18見，決定公司業務方針之意旨以觀，如違反上開規定，其19所為之決議，應屬無效。
至同法第208條第3項固規定，20股份有限公司之董事長對內為股東會、董事會及常務董事21會主席，對外代表公司。
然董事長對外所為之法律行為，22如未經董事會決議或其決議有瑕疵，且其情形為交易相對23人所明知，則該法律行為對於公司尚不發生效力（最高法24院106年度台上字第133號民事判決意旨參照）。
25經查，系爭商標係於81年4月1日註冊、同年5月1日26經註冊公告，指定使用於商品或服務類別第38類之花邊27、刺繡品等商品，現公告之商標權人為聲請人，有智財局
71商標檢索系統之檢索資料在卷可查（本院卷第57頁），2聲請人主張相對人於108年2月1日持同年1月31日簽3署之系爭商標權移轉契約書向智財局申請移轉登記，該移4轉行為係未經董事會或股東會決議，由聲請人前董事長○5○○將系爭商標權無償移轉予相對人，而當時相對人之法6定代理人○○○即○○○之女，迄至同年2月22日前○7○○仍擔任聲請人之執行長，該移轉行為應為無效等情，8業據聲請人提出108年3月5日聲請人之公司變更登記表9、同年2月23日○○○寄送之存證信函、同年1月31日10商標權移轉契約書、108年2月27日智財局（108）慧商1100314字第10890203110號書函、同年3月18日聲請人12覆函、107年4月13日聲請人公司變更登記表等（臺灣13臺南地方法院108年度全字第35號卷─下稱臺南地院卷14，第33頁至第37頁、第45頁至第50頁、本院卷第5315頁至第56頁）作為釋明，復未據相對人提出聲請人作成16董事會決議移轉系爭商標權予相對人之證據；
此外，聲請17人於108年2月22日改選董事前，其董事為○○○、○18○○、○○○（本院卷第53頁、第55頁），另聲請人主19張相對人之法定代理人○○○為○○○之女、○○○之手20足，相對人亦不否認，縱當時曾召開董事會討論系爭商標21移轉讓與相對人之事宜，該董事會之召集程序及決議方式22是否違反前開公司法有關董事迴避規定，尚非無疑，是聲23請人訴請確認系爭商標權讓與相對人之移轉行為無效，難24謂無勝訴之可能。
25聲請之准駁對於聲請人或相對人是否將造成無法彌補之損害26、雙方損害之程度及對公共利益之影響：
27按商標權之移轉，非經商標專責機關登記者，不得對抗第三
81人，商標法第42條定有明文。
準此，商標權之移轉以雙方2合意即可生效，登記僅為對抗第三人之要件。
經查，聲請人3陳稱系爭商標為其唯一之註冊商標（本院卷第33頁），使4用於花邊、蕾絲商品、對外信函等物件上，業據提出蕾絲設5計樣式、信函等為釋明（臺南地院卷第53頁至第59頁），6相對人如使用系爭商標，將影響聲請人長久所建立之商品識7別來源標識，有致相關消費者對其商品或服務來源產生混淆8誤認之虞，又相對人如處分系爭商標權，有使聲請人無法回9復系爭商標權之虞。
另查，相對人自陳尚未使用系爭商標，10如准許本件聲請，會影響其將來營運計畫云云，惟相對人並11未提出具體營運計畫供本院參酌，是衡酌聲請人長期使用系12爭商標作為唯一表彰商品來源之標識，而相對人尚未使用系13爭商標營運，亦暫無具體營運計畫，是兩相比較，相對人如14使用或處分系爭商標權，將對聲請人造成較大損害，並有害15於消費者利益及市場公平競爭之維護。
是就防止發生重大之16損害及對公共利益之影響以衡，聲請人聲請本件定暫時狀態17假處分有保全之必要性。
18五、定暫時狀態處分之方法：
19按假處分所必要之方法，由法院酌定之；
除別有規定外，關於20假處分之規定，於定暫時狀態之處分準用之，民事訴訟法第52135條第1項、第538條之4分別定有明文。
又定暫時狀態處22分之方法，由法院酌量情形定之，不受聲請人聲請之拘束，但23其方法應以執行可能者為限，不得悖離處分之目的而逾越其必24要之程度（智慧財產案件審理細則第38條第2項規定參見）25。
次按，商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權，26為商標法第35條第1項所明定。
是系爭商標權人僅就註冊指27定使用之第38類「花邊、刺繡品」商品（本院卷第57頁），
91享有商標專用權，本院經審酌聲請人之聲明及執行可能性後，2認於兩造間確認商標權等事件之本案訴訟判決確定前，相對人3不得自行或授權他人使用系爭商標於同一或類似商品或服務，4並不得就系爭商標為移轉或其他處分行為，應足以達成本件定5暫時狀態處分請求之目的。
6六、擔保金之酌定：
7按定暫時狀態處分之聲請，聲請之原因雖經釋明，法院仍得命8聲請人供擔保後為定暫時狀態之處分，智慧財產案件審理法第922條第3項定有明文。
又按定暫時狀態之假處分之擔保金非10聲請定暫時狀態處分之必要要件，僅法院預慮相對人於受該處11分之後，聲請人因本案敗訴或處分經撤銷時所受之損害，既係12用以擔保相對人可能遭受之損害，應以該可能遭受之損害額為13其擔保金額，而非以執行標的物之價值為準，經參酌相對人之14職業、資力、被保全權利之種類、相對人所應忍受之痛苦等，15該金額之酌定屬於法院裁量之範圍，並非當事人得以任意指摘16（最高法院100年台抗字第611號裁定意旨參照)。
查本件定17暫時狀態假處分之限制範圍及理由詳如前述，本件聲請人提出18之證據資料固已釋明兩造間爭執之法律關係及定暫時狀態處分19之必要性，惟聲請人主張系爭商標權移轉行為無效是否有理由20，仍待本案訴訟審理方能確定，本院認依上開規定仍應命聲請21人供擔保後，始准為定暫時狀態之處分。
爰審酌聲請人就本件22請求確認商標權等事件，業已提起本案訴訟（即本院108年度23民商訴字第22號），相對人係無償受讓系爭商標權且尚未利24用系爭商標營運，及兩造因本件定暫時狀態之處分所可能造成25之損害及利益輕重等一切情狀，爰酌定如主文所示之擔保金。
26七、綜上，本院認聲請人就爭執之法律關係及定暫時狀態處分之27必要性，已提出相當之釋明，準此，就聲請人聲請相對人於
101兩造間本案訴訟判決確定前，不得自行或授權他人使用系爭2商標於同一或類似商品或服務，並不得為移轉或其他處分行3為部分，應予准許，爰裁定如主文第1項所示。
4八、依智慧財產案件審理法第1條、第22條第3項，民事訴訟法5第95條、第78條，裁定如主文。

6中華民國108年7月17日
7智慧財產法院第三庭
8法官杜惠錦
9以上正本係照原本作成。
10如不服本裁定，應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗11告費新臺幣1,000元。
12中華民國108年7月18日
13書記官林佳蘋
14附註：
15一、定暫時狀態處分，自送達聲請人之日起30日內未起訴者，法16院得依聲請或依職權撤銷之。
17二、債權人依本裁定向地方法院提存所辦理提存後，應另行具狀18並預繳執行費用，向地方法院民事執行處聲請執行。
19三、債權人收受本裁定正本後已逾30日者，不得聲請執行。

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