智慧財產及商業法院民事-IPCV,110,民商上易,1,20210729,1

智慧財產及商業法院民事判決
110年度民商上易字第1號
上 訴 人 林孟伶
上 訴 人 妍雅緻國際商貿有限公司
法定代理人 張軒銘
上二人共同
訴訟代理人 陳全正律師
張媛筑律師
黃淑雯律師
被上訴人 林渤洲
訴訟代理人 江信志律師
上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國109 年12月22日本院108 年度民商訴字第54號第一審判決提起上訴，本院於110 年7 月8 日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由甲、程序方面：按解散之公司除因合併、分割或破產而解散外，應行清算，於清算範圍內，視為尚未解散。

公司法第24條、第25條定有明文。

故公司法人於清算人了結其現務、收取債權、清償債務、交付賸餘財產於應得者完結以前其清算不得謂已終結，其法人格仍視為存在。

至清算人向法院聲報清算完結，不過為備案性質，不因法院准予備案遽認其法人格當然消滅（最高法院97年度台抗字第375 號裁定意旨參照）。

查上訴人妍雅緻國際商貿有限公司（下稱妍雅緻公司）業於民國106 年11月3 日經股東會決議解散，並選任張○○為清算人，嗣清算人向臺灣臺北地方法院呈報就任，並於107 年6 月22日向同法院呈報清算完結，經同法院於107 年9 月13日准予備查在案（見本院卷第65-68 頁）。

惟妍雅緻公司與被上訴人林渤洲間尚有本件侵害商標權糾紛，並提起本件訴訟，核屬涉及清算人了結其現務、收取債權等公司清算範圍內事務，揆諸前揭說明，在本件訴訟了結前，妍雅緻公司之法人格在清算之必要範圍內，仍然存續，而有當事人能力。

乙、實體方面：

壹、上訴人主張：

一、上訴人妍雅緻公司原為註冊商標第01820259號「H 」設計圖（下稱系爭商標，如附圖一所示）之商標權人，指定使用於醫療、醫院、治療服務、診所、整形外科、植髮、醫護協助、護理、醫療諮詢等服務項目，嗣於107 年5 月1 日與上訴人林孟伶簽訂商標申請權移轉同意暨買賣契約書，將系爭商標讓與林孟伶，經濟部智慧財產局並於108 年4 月16日公告系爭商標已移轉予林孟伶（原證10）。

系爭商標目前使用於○○醫美整形診所（下稱○○診所，○○診所於兩造終止合作關係後改名為台北○○糖果整形外科醫美診所）之經營與行銷推廣。

妍雅緻公司曾於105 年10月31日與被上訴人締結「醫美診所合作經營合約書」（原證2 ，下稱系爭合約），約定由妍雅緻公司負責營運及管理○○診所，而由被上訴人名義上對外代表○○診所，對內實際擔任院長及負責醫師業務。

嗣妍雅緻公司於106 年8 月7 日以存證信函（原證3 ）解除其與林渤洲間之系爭合約，林渤洲於收受存證信函後，亦於同年月9 日委託律師發函（原證4 ）表示願終止系爭合約，是依系爭合約第13條約定，林渤洲已無權使用任何關於○○診所相關之一切財產（包含系爭商標在內）等情事甚明。

詎被上訴人未經林孟伶或妍雅緻公司同意或授權，仍於其所經營之「花樣- 林渤洲醫師」臉書粉絲專頁（下稱系爭臉書專頁）使用系爭商標，上訴人於106 年10月5 日委請公證人公證，被上訴人確有使用系爭商標作為其臉書專頁之封面（原證6 ）；

於106 年12月4 日及108 年7 月4 日再次委請公證人公證時，其臉書專頁於106 年5 月21日、2 月17日、2 月5 日仍有系爭商標之照片等情（原證8 、9 ），致相關消費者混淆誤認之虞，故意侵害林孟伶之商標權。

二、妍雅緻公司於106 年11月3 日決議解散，爰將系爭商標及包含本件損害賠償請求權之其他相關權利，於108 年4 月16日轉讓予林孟伶，林孟伶既受讓妍雅緻公司之損害賠償請求權，自得就被上訴人先前侵害妍雅緻公司商標權之行為請求損害賠償，且受讓系爭商標後，被上訴人侵害商標權之行為仍在持續，故爰依商標法第68條第1款、第2款、第69條第3項、第71條第1項第1 、2 、4 款、民事訴訟法第222條第2項規定，請求被上訴人給付新臺幣（下同）100 萬元作為損害賠償。

縱認被上訴人應就其侵害系爭商標情事，依其行為發生於系爭商標移轉前後，分別向妍雅緻公司及林孟伶負損害賠償責任，上訴人等乃分別依被上訴人侵害商標權之行為持續期間，依比例請求損害賠償：自被上訴人開始本件侵權情事之106 年8 月間至系爭商標公告移轉予林孟伶之108年4 月間，共計約20個月，自108 年4 月至原證9 公證書作成時即108 年7 月，共計約3 個月，依原請求之100 萬元按上開比例計算，即為林孟伶、妍雅緻公司各請求15萬元、85萬元。

三、兩造之合作經營關係至遲已於106 年8 月9 日結束：妍雅緻公司已於106 年8 月7 日以存證信函（原證3 ）向被上訴人發出結束經營合作關係之意思表示，被上訴人亦於同年8 月9 日以律師函（原證4 ）向妍雅緻公司發出終止合作協議之意思表示，此時雙方之意思表示一致且於到達他方時發生效力，自應認雙方對於系爭合作關係之結束已有合意。

再者妍雅緻公司結束系爭合約之理由乃因被上訴人違反系爭合約之相關規定，與系爭合約第12條約定未違約方提前90日可任意終止及進行後續協商之情形有別，故無第12條之適用。

且依系爭合約第13條可知，被上訴人雖為上述儀器之所有權人，惟在系爭合約結束前，並無任意取回上述儀器之合法依據。

因此，兩造既於106 年9 月25日簽立物品簽收單（原證5 ），同意由被上訴人取回儀器，自得肯認兩造對於系爭合作關係終止一事具有合意，該等行為更可認定被上訴人確實已結束系爭合作關係。

貳、被上訴人答辯：

一、兩造終止系爭合作協議應以106 年11月30日簽署協議書始發生終止效力：妍雅緻公司雖於106 年8 月7 日寄發存證信函予被上訴人，然依系爭合約，均未約定違約之解除事由，僅於系爭合約第12條約定如雙方有提前終止契約之需求，應於90日前以書面通知而和平解約，解約如未以書面為之，視為無條件續約。

是以妍雅緻公司主張解除權並無任何依據。

且妍雅緻公司來文主旨係在於通知被上訴人於7 日內出面完成和解協商事宜，兩造確實於11月30日簽訂系爭協議書（被證1 ，見原審卷第283 頁），可見兩造之系爭合約係於11月30日終止無誤。

被上訴人雖於同年9 月25日取回個人物品，然該物品本屬被上訴人所有，依系爭合約第14條可證，是以被上訴人取回個人所有物品與兩造間終止與否並無必然關係，自不得以此推論被上訴人取回個人物品即表示系爭合約已終止。

而上訴人所提出106 年10月5 日之臉書專頁（原證6 ），斯時仍為系爭商標，起因於當時兩造間仍持續就雙方所生合作糾紛與後續變更○○診所負責人等進行協商，故尚未變更臉書專頁，直到兩造達成終止合作協議後，被上訴人隨即將系爭商標從臉書專頁撤下，變更為外國人照片名稱為「醫學美容—找回你美麗的歲月」，此情亦可由上訴人於106 年12月4 日委請公證人公證之臉書專頁已非系爭商標甚明。

由此可知，兩造達成合意終止協議後，被上訴人隨即將系爭商標從臉書專頁撤下，足見被上訴人並無侵害系爭商標之故意，不構成損害賠償之責。

二、被上訴人無以系爭商標為行銷之目的，自不符合商標之使用要件：被上訴人當時使用系爭商標時是包含NICE CLINIC 的圖案，也就是當時○○診所用的圖示，被上訴人使用系爭商標只是沿用此圖案，表彰被上訴人是在此一診所上班。

況系爭商標僅出現於臉書專頁之所有相片內，依據上訴人提出公證書內容，僅有3 張（5 月21日為重複），而被上訴人臉書專頁總共照片數約為279 張，系爭商標照片佔約莫百分之一，根本不可能有把它作為行銷目的。

再查，若被上訴人故意要將系爭商標作為行銷之目的，應該是要把它放在臉書專頁內容、置頂或其他更明顯之處，才能達到行銷效果，然系爭商標僅是存放在歷史訊息之照片中，被上訴人既未積極標示系爭商標，亦無以系爭商標表彰行銷其商品或服務之行為。

次查，臉書專頁亦無標示系爭商標、文字等用以表彰行銷被上訴人之商品或服務之標識，當網路使用者搜尋後，見臉書專頁網址僅左側有花樣—林渤洲醫師、封面照片、手機上傳、大頭貼照、動態時報照片等均無顯示系爭商標，均不足以使相關消費者認識其為商標，並不符合商標使用之要件，自不屬於侵害商標權之不法行為。

三、上訴人應證明被上訴人有使用系爭商標，致相關消費者混淆誤認之虞：上訴人所有之系爭商標，從其外觀、文字等至多屬於描述性商標或說明性商標，不具識別性來源之功能，其與隨意性、創造性商標相較，識別性較弱。

是以於描述性商標一情，既然其識別性弱，故上訴人自應舉證證明被上訴人有使用系爭商標致消費者混淆誤認，被上訴人始有負起損害賠償之責。

就本件而言，系爭商標僅出現於被上訴人臉書專頁之歷史照片中，並無任何表彰或行銷於服務、商品之行為。

且被上訴人於離開○○診所後僅單純從事醫學美容業務，與系爭商標指定使用於醫療、醫院、治療服務、整形外科、植髮等截然不同。

而○○診所於被上訴人離職後亦改名為○○糖果醫美診所（被證1 ），名稱已與○○診所不同。

改名後之診所地點亦與被上訴人提供服務場所不同，兩者不可能造成消費者有混淆誤認之虞。

況整形外科因涉及病人隱私，患者是信賴被上訴人之專業及信任度，與系爭商標無關。

又上訴人於106 年12月4 日委請公證人公證時已明知臉書專頁內仍存續系爭商標，卻放任損害之擴大，應符合民法第217條過失相抵之規定，被上訴人自得請求減輕或免除其責任。

四、上訴人未舉證證明實際受有損害及損害賠償額度為何，應駁回其請求：上訴人另案對被上訴人提出違反商標法之刑事告訴，業經臺灣臺北地方檢察署（下稱臺北地檢署）108 偵字第25256 號已偵查終結，認定被上訴人並無以行銷為目的而使用系爭商標，獲得不起訴書確定在案（被證2 ），可證明被上訴人並無違反商標法，上訴人主張自屬無據。

且上訴人並未就其受有何等「實際損害」提出說明及舉證，僅泛言指稱被上訴人終止與妍雅緻公司提供之相關醫療服務收入均屬損害賠償範疇。

惟從事醫療美容之消費者重視的乃係醫生個人技術，誠與診所品牌無關，上訴人未舉證說明被上訴人後續醫療服務之收入與侵害系爭商標有何相當因果關係，上訴人即遽然主張被上訴人應依商標法第71條第1項規定請求賠償其所計算之損害金額，於法自屬不合。

上訴人雖請求被上訴人應提出107 年度個人綜所稅資料，然被上訴人個人執業所得與上訴人主張之損害賠償，並無相當因果關係，亦不得以此文書作為損害賠償之計算依據。

參、原審判決駁回上訴人全部請求，上訴人不服提起上訴聲明：一、原判決廢棄。

二、先位聲明：⒈被上訴人應給付上訴人林孟伶新臺幣100 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息。

⒉上訴人林孟伶願供擔保，請准宣告假執行。

三、備位聲明：⒈被上訴人應給付上訴人林孟伶新臺幣15萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息。

⒉被上訴人應給付上訴人妍雅緻國際商貿有限公司新臺幣85萬元，及自民事訴之變更追加狀送達翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息。

⒊上訴人均願供擔保，請准宣告假執行。

四、第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。

被上訴人答辯聲明：一、上訴駁回。

二、訴訟費用由上訴人負擔。

三、如受不利益判決願供擔保免為假執行。

肆、兩造間不爭執事實：（本院卷第119頁）

一、被上訴人曾與妍雅致公司於105 年10月31日訂立系爭合約（原證2 ），系爭合約業經兩造合意終止（兩造對終止的日期有爭執）。

二、被上訴人於系爭合約存續期間曾於系爭臉書專頁中使用系爭商標，後將臉書專頁封面中之系爭商標移除，改成醫學美容— 找回你美麗的歲月。

三、上訴人另案對被上訴人提出違反商標法之刑事告訴，業經臺北地檢署108 偵字第25256 號為不起訴處分。

四、○○醫美診所於兩造終止合作關係後，改名為台北○○糖果整形外科醫美診所。

五、被上訴人離開○○醫美診所後仍從事醫學美容業務。

六、系爭商標由妍雅緻公司於106 年1 月16日獲註冊公告，嗣於108 年4 月16日公告移轉予林孟伶。

七、對於原證6 （106 年10月5 日）、原證8 （106 年12月4 日）、原證9 （108 年7 月4 日）之公證書內容之真正不爭執。

伍、兩造主要爭點：（本院卷第119頁）

一、妍雅緻公司與被上訴人間之系爭合約終止之時點為何？

二、被上訴人臉書專頁存續之系爭商標是否構成商標之使用？有無致相關消費者產生混淆誤認之虞？

三、被上訴人主觀上有無侵害系爭商標之故意或過失？

四、上訴人有無民法第217條過失相抵之適用？

五、上訴人依商標法第68條第1款、第2款、第69條第3項、第71條第1項，民事訴訟法第222條第2項，請求損害賠償，有無理由？若有，金額若干為適當？

陸、得心證之理由：

一、妍雅緻公司與被上訴人間之系爭合約終止之時點為何？㈠經查，妍雅緻公司及被上訴人互指對方違反系爭合約，妍雅緻公司於106 年8 月7 日寄發存證信函通知被上訴人解除系爭合約，被上訴人亦於同年8 月9 日發律師函通知妍雅緻公司終止系爭合約。

妍雅緻公司委請律師寄發之存證信函記載：「為代當事人通知解除合作經營合約及聘僱契約，並催告台端文到7 日內完成協商和解事宜，逾期告發刑事違法並訴請民事損害賠償。

…」（見士林地院卷原證3 ）」，被上訴人委請律師寄發之律師函則記載：「為代當事人林渤洲通知終止合作協議，醫美診所合作經營合約書及○○整形醫美診所聘僱契約書，…望貴公司於文到7 日內商議和解事宜」（士林地院卷原證4 ），可知雙方互為通知解除或終止系爭合約之意思表示，並請求對方於7 日內出面協商和解事宜。

㈡上訴人雖主張，雙方互為發出終止系爭合約關係之函文時，應認雙方之意思表示已達成合致，故兩造之合作經營關係至遲已於106 年8 月9 日結束云云。

惟查，妍雅緻公司主張被上訴人有違約事由，並以106 年8 月7 日存證信函通知「解除」系爭合約，被上訴人並未承認己方有違約事由，並以同年8 月9 日律師函主張妍雅緻公司才有違約事由，欲提前終止系爭合約，難認雙方有意思表示合致可言，因在違反契約義務之情形，僅未違約之一方始有對違約之他方主張解除或終止契約之權利，且未違約之一方得向他方請求債務不履行之損害賠償，故何一當事人有違約事由，涉及契約責任之認定，不能因系爭合約之雙方互相指控對方違約，並分別為「解除」及「終止」之意思表示，即認為雙方之意思表示已達成合致，上訴人之主張，不足採信。

妍雅緻公司及被上訴人之上開函文，均要求對方應於7 日內協商和解事宜，嗣雙方直至106 年11月30日始簽訂協議書（被證1 ，見原審卷第283-285 頁），和平解決系爭合約所生之糾紛，應認系爭合約於106 年11月30日始發生終止之效力。

上訴人雖主張，依系爭合約第13條，被上訴人在系爭合約結束前，並無取回○○診所內醫療儀器之依據，兩造於106 年9 月25日簽立物品簽收單（原證5 ），妍雅緻公司同意由被上訴人取回醫療儀器，應認兩造對於系爭合約關係終止一事已有合意云云。

惟查，依系爭合約第14條約定，醫療儀器之所有權係屬被上訴人所有，且系爭合約並未約定以被上訴人取回醫療儀器為提前終止或解除之依據，縱使兩造在系爭合約糾紛尚未解決之前，同意由被上訴人取回醫療儀器，亦不能因此反面推論系爭合約關係在106 年9 月25日之前已消滅，上訴人之主張，不足採信。

上訴人又主張，系爭合約乃因被上訴人違反系爭合約之規定，與系爭合約第12條約定有提前終止之需求，應於90日前通知對方任意終止之情形有別，故無第12條之適用云云。

惟查，本件妍雅緻公司指稱被上訴人違約，為被上訴人所否認，妍雅緻公司除了106 年8 月7 日存證信函之指訴外，並未提出任何足以證明被上訴人確實構成違約之證據，尚難認為其單方面通知「解除」系爭合約，具有正當事由，雙方既於106 年11月30日才簽訂協議書（被證1 ），協商和平解決本件合約糾紛，仍應認為系爭合約於106 年11月30日始發生終止之效力。

二、被上訴人臉書專頁存續之系爭商標是否構成商標之使用？有無致相關消費者產生混淆誤認之虞？㈠商標法第5條規定：「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。

二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。

三、將商標用於與提供服務有關之物品。

四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。

前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同」。

本規定立法理由以：「商標之使用，可區分為商標權人為維持其權利所為之使用及他人侵害商標權之使用兩種樣態，二者之規範目的雖有不同，惟實質內涵皆應就交易過程中，其使用是否足以使消費者認識該商標加以判斷。

本條之目的在於規範具有商業性質之使用商標行為，所謂『行銷之目的』，與貿易有關之智慧財產權協第16條第1項所稱交易過程（in the course of trade）之概念類似」。

商標之使用，係於交易過程中，使用人於主觀上須基於表彰商品或服務來源之意圖，客觀上亦須使商品或服務之相關消費者，認識其係用以表彰商品或服務之來源，並藉以與他人之商品或服務區別。

某行為是否為商標之使用，應審酌其目的與方法，依一般社會通念及市場交易情形予以判斷。

㈡上訴人提出106年10月5日、106年12月4日、108年7月4日共3份公證書附件之網頁資料，主張被上訴人侵害系爭商標（原證6、原證8、原證9） 。

經查：⒈106 年10月5 日公證書（原證6 ），可見被上訴人臉書專頁之封面正中央有標示系爭商標圖樣（以文字「H 」作為基底，並設計為一類似圓柱體透視圖之圖形），下方為「NICE CLINIC 」英文，左方記載「花樣林渤洲醫師」，貼文中有消費者術前術後之對比照片、醫美療程之介紹，可使一般消費者認知系爭商標圖樣係作為表彰醫美療程等服務之標識，自屬商標之使用。

惟系爭合約係106 年11月30日始生終止效力，已如前述，上開網頁仍在系爭合約存續期間內，被上訴人身為○○診所之院長、醫師，自有權使用系爭商標。

⒉106 年12月4 日、108 年7 月4 日公證書（原證8 、9 ），可見被上訴人已將臉書專頁封面照片更換為一外國女性臉部照片，右方為中文「醫學美容—找回您美麗的歲月」字樣，臉書專頁左方記載「花樣—林渤洲醫師」，僅在為數眾多之「所有相片」中，出現3 張系爭商標圖樣及下方「NICE CLINIC 」英文或結合QR code 之照片（類似名片之型式）（上傳日期分別為106 年2 月5 日、106 年2 月17日、106 年5 月21日，其中106 年5 月21日照片為重複），而被上訴人臉書專頁總共照片數約為279 張，系爭商標照片僅佔約莫百分之一，自數量上來看，難認係以該照片作為行銷之目的。

再者，上開臉書專頁標示方式，與106 年10月5 日臉書專頁將系爭商標圖樣置於封面正中央顯目位置之標示方式不同，參酌商標係作為識別商品或服務來源，以與他人提供之商品或服務來源相區別之標識，如以某一圖樣作為自己之商標使用，理應會標示於臉書專頁置頂或其他明顯之處，使相關消費者一望即知該圖樣係作為商標使用，惟原證8 、9 臉書專頁，僅將含有系爭商標之照片，散放於所有相片中，相關消費者看到被上訴人之臉書專頁時，會認為該含有系爭商標圖樣之照片，僅係表示被上訴人曾在○○診所任職之歷史資料，而不會認為係表彰被上訴人所提供之醫美療程服務之標識，本院認為被上訴人106 年12月4 日、108 年7 月4 日之臉書專頁之所有照片中，雖有3 張照片出現系爭商標圖樣，但依一般社會通念及市場交易情形，並非商標之使用行為。

三、被上訴人主觀上有無侵害系爭商標之故意或過失？上訴人雖主張，被上訴人在合作關係終止後負有將系爭商標完全移除之義務，上訴人亦曾於106 年10月13日發函要求被上訴人應移除系爭商標（原證7 ），被上訴人仍未將商標自臉書專頁完全移除，難謂主觀上無故意或過失云云。

惟查，系爭合約於106 年11月30日始發生終止之效力，已如前述，上訴人於106 年10月13日發函時，系爭合約尚未發生終止之效力，且上訴人上開函文係要求被上訴人不得「使用」系爭商標，並非請求將臉書專頁中含有系爭商標圖樣之照片完全移除。

嗣被上訴人於系爭合約終止之後，已將其臉書專頁封面標示之系爭商標撤除，更換為一外國女性臉部照片，右方則標示中文「醫學美容—找回您美麗的歲月」，並無使用系爭商標來表彰其提供之醫美療程服務。

雖臉書專頁之「所有照片」中仍含有3 張系爭商標之照片，惟其上傳時間（106年2 月5 日、2 月17日、5 月21日）均在系爭合約終止之前，且審酌一般人上傳臉書之照片，常為各種生活或工作上相關之圖片，其中不乏有過去工作場所之名片或照片等，如無涉及侵害他人之隱私或智慧財產權等情事，即無侵權可言，本件上訴人依侵害商標權之法律關係請求，仍應判斷被上訴人是否有將相同或近似於他人之商標圖樣，使用於同一或類似之商品或服務，有致相關消費者產生混淆誤認之虞，始構成商標權之侵害，被上訴人既無使用系爭商標之行為，主觀上即無侵害商標權之故意或過失可言，上訴人之主張，不足採信。

四、綜上所述，被上訴人並無侵害系爭商標權之行為，上訴人依商標法第68條第1款、第2款、第69條第3項、第71條第1項第1 、2 、4 款，民事訴訟法第222條第2項之規定，先位請求被上訴人應給付林孟伶100 萬元及法定遲延利息，備位請求被上訴人應分別給付林孟伶、妍雅緻公司15萬、85萬元及法定遲延利息，為無理由。

原審駁回上訴人之訴及假執行之聲請，並無不合。

上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

五、本件事證已臻明確，兩造其餘之主張及攻擊防禦方法，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不逐一論列，附此敘明。

六、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

中 華 民 國 110 年 7 月 29 日
智慧財產第二庭
審判長法 官 汪漢卿
法 官 曾啓謀
法 官 彭洪英
以上正本係照原本作成。
本件不得上訴。
中 華 民 國 110 年 7 月 30 日
書記官 郭宇修