智慧財產及商業法院民事-IPCV,110,民專抗,5,20220214,1

智慧財產及商業法院民事裁定
110年度民專抗字第5號
抗 告 人 OOOO股份有限公司

法定代理人 OOO
相 對 人 OOOO股份有限公司

法定代理人 OOO
相 對 人 英屬開曼群島商OOOOOO股份有限公司

法定代理人 OOO
相 對 人 英屬開曼群島商OOOOO股份有限公司台灣分公司
法定代理人 OOO
相 對 人 OOOOO股份有限公司

法定代理人 OOO
上列抗告人與相對人間保全證據事件，對於中華民國110年5月28日本院110年度OO字第O號裁定提起抗告，本院裁定如下：

主 文

抗告駁回。

抗告訴訟費用由抗告人負擔。

理 由

壹、程序部分：

一、按民事事件涉及外國人或構成案件事實中牽涉外國地者，即為涉外民事事件，應依涉外民事法律適用法定法域之管轄及法律之適用（最高法院98年度台上字第1805號民事判決參照）。

依據涉外民事法律適用法第1條規定，涉外民事，本法未規定者，適用其他法律之規定，其他法律無規定者，依法理。

又涉外民事法律適用法中並無關於國際管轄權之規定，故依該法第1條規定，應適用民事訴訟法之規定，定涉外民事事件之管轄法院（最高法院100年度台上字第310號民事 判決參照）。

本件相對人英屬開曼群島商OOOO股份有限公 司為外國法人，故為涉外民事事件，而涉外民事法律適用 法除未對國際管轄權之決定為規定外，亦未對涉外保全程 序事件之準據法為規定，則應適用其他法律之規定。

二、按對於智慧財產事件之第一審裁判不服而上訴或抗告者，向管轄之智慧財產及商業法院為之，智慧財產案件審理法第19條定有明文，且依智慧財產案件審理細則第2條第6款規定，智慧財產權保全證據及保全程序事件，屬智慧財產民事訴訟事件。

本件抗告人向本院所為證據保全之聲請，係因專利權涉訟之保全程序，經原審為駁回裁定，抗告人不服原裁定，向本院提起抗告。

綜上，本院依法自有管轄權，且應適用我國民事法律之相關規定。

貳、實體部分:

一、抗告人於原審聲請意旨略以：抗告人為第IOOOOO號「○○○」、第I000000號「OOOO○○組及其認證系統」發明專利權（下稱系爭專利1、2，合稱系爭專利）之專利權人。

抗告人由公開市場合法取得相對人所製造使用之000000 0000000 ○○○○型號0000000產品（下稱系爭產品)，經委請○○○○專利法律事務所(下稱專利事務所)進行比對，認為系爭產品落入系爭專利申請專利範圍。

依相對人與客戶訂立之000000 0000000定型化○○○○服務合約(下稱系爭合約)約定內容可知，其製造產品有四種型號，除上述系爭產品0000000型號外，尚有型號0000000、O000OOO、O000OOO三種型號產品（下稱其他三種型號產品，與系爭產品合稱各型號產品)，系爭合約就各型號產品並未區分，各型號產品皆可流通並隨機搭配使用，其內部結構均相同，消費者無法選擇型號，且重量、成本、資費皆相同，未因型號、產品外觀而有差異。

又依系爭合約約定，各型號產品僅提供予OOOOOOOO使用者，一般人難以輕易取得，相對人為該等產品唯一所有權人，抗告人委請專利事務所進行侵權比對後，卻遭相對人提起刑事侵占、毀損等罪嫌告訴，雖經檢察官不起訴處分，然各型號產品置於其實力支配，而其在兩造另案之侵害系爭專利民事訴訟（本院109年度OOOOOOO字第O0號，下稱本案訴訟）承認各型號產品內部結構不同等語，其主觀上有變更其他三種型號產品內部結構現狀之動機，而有可能滅失或礙難使用之虞，須及時為證據保全。

再抗告人為避免再次承擔刑事責任法律風險，已無其他可期待之方法取得其他三種型號產品，為確認相對人侵權行為、損害賠償範圍，亦有確定事、物現狀法律上利益之必要。

為此依民事訴訟法第368條第1項規定聲請保全證據，命相對人提出其他型號產品予法院保存，囑託第三方機構鑑定。

二、原裁定略以：㈠抗告人雖主張系爭產品有落入系爭專利1之請求項1至4、7、11至13、15至16及系爭專利2請求項1、11至13、15、24至27之範圍。

惟系爭產品未落入系爭專利請求項1文義範圍，而該專利請求項2至4、7、11至13、15至16，直接或間接依附於系爭專利1請求項1，當然包含系爭專利1請求項1所有技術特徵，因系爭產品技術特徵不構成系爭專利1請求項1之文義侵權，是系爭產品相關技術特徵，亦不符合系爭專利1請求項2至4、7、11至13、15至16附加技術特徵之文義讀取。

抗告人另主張系爭產品侵害系爭專利2請求項1、11至13、15、24至27 範圍，但系爭專利2請求項1之部分要件與系爭產品不符合文義讀取，而該專利請求項11至13、15、24至27直接依附該專利請求項1，系爭產品既未落入請求項1，自亦未落入請求項11至13、15、24至27範圍，難認系爭產品有構成系爭專利2之文義侵權。

㈡抗告人於原審本案訴訟中當庭提出系爭產品並送交原審保管，且在訴訟中主張系爭產品及其他型號產品只是內部區分用途，產品是一致等語，可知抗告人主張兩者實為相同，型號僅為內部區分，況系爭產品為抗告人在公開市場合法取得，顯見系爭產品與其他三種型號產品為市場上自由流通之消費品，一般人均能輕易向相對人購買，非無法於交易市場上取得，故其他三種型號產品之蒐集尚有除證據保全方式以外之其他證據調查方法可資利用。

抗告人雖以遭相對人提出侵占等罪嫌刑事告訴，為避免再次興訟而提出本件聲請，然就相對人會再度興訟部分，並未提出任何能供即時調查之證據，以釋明上開證據有滅失或礙難使用，抑或有何確定事、物現狀之法律上利益，是以抗告人聲請，不應准許，應予駁回等語。

三、抗告意旨略以：㈠原裁定認本件聲請重大影響相對人之隱私或業務秘密等情，然相對人如受法院證據保全裁定命提出其他型號產品，涉及營業秘密，其可向法院提出秘密保持命令等保障方式，因此不應犧牲抗告人以保全方式取得證據之訴訟上證明權，原審未考量適用智慧財產案件審理法第18條第5、6項就保全所得之證據資料另為保管、或不予准許或限制閱覽及核發秘密保持命令規定，實有違利益權衡原則。

㈡原裁定就系爭產品與系爭專利比對，認為系爭產品技術特徵，不符合系爭專利1請求項2至4、7、11至13、15至16附加技術特徵之文義讀取，系爭產品相關技術特徵，未為系爭專利2請求項1、11至13、15、24至27文義所讀取，難認系爭產品有構成文義侵權等情，惟抗告人先前將系爭產品與系爭專利1、2送交第三人專利事務所進行分析比對，已初步證明相對人之系爭產品確落入系爭專利1、2之各請求項範圍，詎相對人突提出系爭產品不能代表其他三種型號產品之空言抗辯，抗告人始無奈代相對人舉證而於本案實體訴訟民事準備六狀，提出相關證據說明其他三種型號產品內部結構與系爭產品均相同，而依上述系爭專利1、2分析比對報告，相對人各型號產品均落入侵權範圍。

因此抗告人所提相關事證已足使法院產生堅強心證，已符合釋明本件聲請應保全證據之理由，原裁定誤認抗告人未釋明應保全證據之理由，實有架空證據保全制度之違誤。

㈢原裁定認抗告人未提出任何能供即時調查之證據，用以釋明聲請保全之證據有何滅失或礙難使用之虞，亦未釋明有何確定事物現狀有法律上利益且有必要等情，然本件紛爭確實使抗告人在訴訟上難以舉證，故本件證據保全有其必要性，而民事訴訟法第368條第1項修正增列確定事物現狀證據保全規定，法院應積極運用，而相對人為其他三種型號產品所有權人，該等產品為非賣品，如抗告人將系爭產品用於非相對人認可之用途（如蒐證等)，則必面臨相關民刑事法律責任，但原裁定卻誤以為抗告人得輕易向相對人購買、取得系爭產品，容有瑕疵；

又原裁定未審酌抗告人無從進一步為任何蒐證行為（包括將產品送交予法院)，否則必再度遭相對人纏訟，是抗告人實有蒐證上困難，非經法院命相對人提出，抗告人已無其他合法蒐證方式。

相對人對其他三種型號產品獨占程度、綜合接近證據程度均遠高於抗告人，顯見雙方攻防所擁有資訊證據非對等。

綜上，原裁定混淆證據保全之要件，又誤以為其他三種型號產品得輕易購買、蒐證，未實質涵攝證據保全必要性要件，逕誤認本件聲請無保全之必要，亦嫌速斷。

四、按證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意者，得向法院聲請保全；

就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要時，亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證，民事訴訟法第368條第1項定有明文。

依此，證據保全事由，包含㈠證據有滅失或礙難使用之虞㈡經他造同意予以保全證據，及㈢就確定事、物之現狀有法律上利益且有必要者等三類，各該目的、要件及保全方式皆不相同。

除第二類係基於兩造合意而為證據保全外，第一類旨在保全有滅失或礙難使用之虞的證據，以保全訴訟法上之權利，第三類則重在事證開示，以達到紛爭解決、預防訴訟、爭點整理與簡化、及審理集中化之目的，故聲請證據保全須符合上述要件。

又所謂證據滅失，即毀滅喪失之意，就勘驗言，如勘驗之標的物即將毀滅或變更其現狀，若不及時行勘驗，將無從實施勘驗程序或縱行勘驗，亦不能獲得其現狀之證據者均屬之（最高法院82年度台抗字第310號民事裁定參照）。

另所謂證據有礙難使用之虞，係指證據若不即為保全，將有不及調查使用之危險者而言（最高法院85年度台抗字第305號民事裁定參照）。

次按民事訴訟法第368條第1項規定立法意旨，係鑑於證據之調查，本應於訴訟繫屬後已達調查之程度，且有調查必要者，始得為之，但於此之前，如該證據有滅失或有礙難使用之虞，卻不能立即調查，將因證據之滅失或情事變更而礙難使用，致影響日後裁判之正確性，故特設此制以為預防。

是「倘本案訴訟已繫屬於法院，且已達可以調查證據之程度者，自無聲請保全證據之必要」（最高法院92年度台抗字第502號民事裁定參照）。

再按修正民事訴訟法之證據保全制度，基於當事人自行研判紛爭之實際狀況，可助於其尋求解決紛爭之手段，以消弭訴訟，乃擴大賦與當事人「在起訴前」蒐集事證資料之機會，而於同法第368條第1項後段增訂「就確定事、物之現狀」，亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證之規定，不以證據有滅失或礙難使用之虞為限，然仍須於有法律上利益並有必要時，始得為之，以防止濫用而損及他造之權益，並避免司法資源之浪費。

此項「就確定事、物之現狀」程序，一方面係為實現證據開示之機能，另一方面難免有摸索性證明之虞，如何避免二者間之衝突，應視紛爭之類型、聲請人與他造對事證之獨占程度，綜合接近證據程度、武器平等原則、利益權衡原則，予以平衡考量，以為「必要性」之判斷（最高法院105年度台抗字第774號民事裁定參照）。

是民事訴訟法第368條第1項之保全證據關於證據有滅失或礙難使用之情況，如在本案訴訟已繫屬法院，已達於可以調查證據程度，即無聲請保全證據之必要，而關於確定事物現狀部分係為擴大賦予當事人在起訴前蒐集證據資料機會而增訂為保全證據之類型，但以聲請人有法律上利益及必要性，始符合該規定要件。

五、查抗告人係以相對人對其他三種型號產品獨占管領程度、接近證據程度，認其主觀上可輕易變更其他三種型號產品內部結構現狀之動機，而該等型號產品有可能滅失或礙難使用之虞，且有確定其他型號產品現狀必要，乃為本件聲請；

但抗告人於108年12月26日以相對人為被告向本院提起本案訴訟，於110年2月14日聲請本件保全證據，主張相對人應提出其他三種型號產品交由本院保管並送請鑑定，而抗告人於本件聲請狀表示「實則系爭侵權○○產品皆可流通並隨機搭配使用，並未因型號而有差異」等語（見原審卷第15頁），且於本案訴訟中109年11月13日具狀表示：相對人在系爭合約之約定未區分各型號產品差異，而相對人代表人在新聞報導時說明「新的○○推出後，000000旗下所有○○包括000000都可使用」，於市面上搜尋發現系爭合約所列之○○○○（即本件各型號產品)，混合及隨機出現在相對人之市面○○○並無區分，各○○外型尺寸皆相同等語（見本案卷四第124至125頁），並提出系爭合約影本（甲證27）、000000 0000000網頁○○○○○○○○說明節錄影像(甲證28）、000000OO 啟用新款○○網路報導（甲證29）、相對人各型號○○產品影像（甲證30）、使用系爭產品影片光碟(甲證31）等件為證。

抗告人另於109年12月21日、110年4月1日具狀表示：本件證據偏在於相對人，如相對人持續爭執，抗告人依民事訴訟法第342條第1項、344條第1項第5款等規定命抗告人提出其他三種型號產品以供勘驗等語(見本案卷四第374至377頁、本案卷五第395頁)；

而相對人則於本案訴訟言詞辯論意旨狀回應：其出產之其他三種型號產品，與系爭產品內部結構技術特徵不盡相同，抗告人不得以系爭產品主張侵權逕行推論其他三種型號產品亦屬侵權，亦不能以四個型號○○總數量為O00,OO為計算授權金之母數等語(見本案卷五第172至175頁）；

本案訴訟原審法官曾諭知相對人之其他三種型號產品是否構造上與系爭產品相同，仍應由抗告人舉證（見本案卷五第426頁）。

六、依上事證可知，抗告人係在本案訴訟進行一年餘後，始聲請保全證據，與民事訴訟法第368條第1項所定之證據有滅失或礙難使用之虞情形不相當；

又抗告人主張相對人侵害系爭專利之本案訴訟已繫屬本院，抗告人亦已透過調查證據程序，請法院命相對人提出，因之，抗告人已無起訴前確定事、物現狀之法律上利益及保全證據之必要性。

七、綜上所述，抗告人聲請本件保全證據，因係於本案訴訟繫屬一年餘後始向原審聲請，且在本案訴訟調查證據程序中已 請法院命相對人提出其他三種型號產品，是已無在起訴前 證據有滅失或礙難使用之虞之情，亦無確定事、物現狀之 法律上利益，而有保全之必要性，抗告人聲請於法未合， 不應准許。

原審裁定駁回抗告人保全證據之聲請，理由雖與本院有部分不同，惟結論並無二致，抗告意旨指摘原裁定不當，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

八、據上論結，本件抗告為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第495條之1第1項、第449條第1項、第95條、第78條，裁定如主文。

中 華 民 國 111 年 2 月 14 日
智慧財產第一庭
審判長法 官 李維心
法 官 蔡如琪
法 官 陳端宜
以上正本係照原本作成。
本裁定除以適用法規顯有錯誤為理由外，不得再抗告。
如提起再抗告，應於收受後10日內委任律師為代理人向本院提出再抗告狀。並繳納再抗告費新台幣1,000元。
中 華 民 國 111 年 2 月 16 日
書記官 周其祥