智慧財產及商業法院民事-IPCV,110,民專訴,3,20211027,1


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智慧財產及商業法院民事判決
110年度民專訴字第3號
原 告 周寬基

被 告 李志誠
蘇裕詮

共 同
訴訟代理人 蕭智元律師
上列當事人間專利權移轉登記等事件,本院於民國110年10月14日言詞辯論終結,判決如下:

主 文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序方面:按原告於判決確定前,得撤回訴之全部或一部。

但被告已為本案之言詞辯論者,應得其同意,民事訴訟法第262條第1項定有明文。

查原告起訴時,以李志誠、楊○○、石○○、蘇裕詮、陳○○為被告,聲明第一、二項分別為:被告應將中華民國專利證書發明第I517854號,發明名稱:「可用於治療肺腺癌之中葯萃取物」移轉登記予原告、被告應連帶給付原告新臺幣(下同)166萬元及自108年1月23日起至清償日止按年息5%計算之利息(本院卷第15頁)。

嗣原告於110年9月9日言詞辯論期日當庭撤回對被告楊○○、石○○、陳○○之訴訟(本院卷第351頁),因該三人尚未實質進行本件之言詞辯論,依前揭規定,原告之撤回即生效力,原告並變更聲明第二項為:被告蘇裕詮、李志誠應連帶給付原告166萬元及自108年1月23日起至清償日止按年息5%計算之利息(本院卷第352頁),嗣於110年10月14日言詞辯論期日當庭變更聲明第一項為:被告李志誠應將中華民國專利證書發明第I517854號發明名稱:「可用於治療肺腺癌之中葯萃取物」移轉登記予原告(本院卷第373頁),核其所為乃係使其聲明更為明確,非訴之變更追加,自應准許。

貳、實體方面:

一、原告之主張及聲明:㈠原告為我國發明第I1517854號「可用於治療肺腺癌之中藥萃取物」專利(專利期間自民國105年1月21日至122年5月26日止,下稱系爭專利)之專利權人及發明人,並未轉讓他人,因辦理專利申請事宜,原委任松德國際智財管理顧問有限公司(下稱松德公司)陳○○辦理,嗣遇障礙轉委由被告李志誠處理,而被告李志誠另委請經營鉅鼎國際聯合事務所(下稱鉅鼎事務所)之被告蘇裕詮代為處理,然最終專利證書之專利權人竟登記為被告李志誠,被告2人未經原告同意,將系爭專利轉讓與被告李志誠而共同侵害原告之專利權,爰依民法第184條第1項前段、第185條、專利法第96條第1項規定,請求被告李志誠應將系爭專利移轉登記予原告,被告2人並連帶賠償166萬元。

㈡聲明:⒈被告李志誠應將系爭專利移轉登記予原告。

⒉被告蘇裕詮、李志誠應連帶給付原告166萬元及自108年1月23日起至清償日止按年息5%計算之利息。

⒊願供擔保,請求宣告假執行。

二、被告李志誠、蘇裕詮之答辯及聲明:㈠原告知悉不爭執事項第3至9項之事實:⒈原告自承原委託松德公司之陳○○辦理系爭專利申請,松德公司曾於103年10月28日,將檔案名稱「松德國際智財管理顧問有限公司陳○○商標代理人」、「專利申復委辦確認單」之文件傳真予原告,並經原告於處理方式欄位之「YES」欄打勾及在「委任人」原告簽名欄簽名,有松德公司傳真檔附於臺灣臺北地方檢察署(下稱臺北地檢署)109年偵字第1385號卷宗可參。

且原告曾於104年6月11日下午1時57分,將松德公司之104年5月21日上10時28分電子郵件轉寄予被告蘇裕詮,該電子郵件記載:「周老師:您好,近日收到智財局所核發的核駁審定書,於本信件內容附件檔案。

若欲進行再審查,須於兩個月內向智財局提出再審查理由書,請詳見102118561再審委辦確認單,勾選處理方式後回傳本所,以利後續作業,謝謝。

如有任何問題煩請來電詢,本所服務專線…。

恭祝 順安 松德國際智財管理顧問有限公司姚小姐敬上」等文字,足見原告前確有委任授權松德公司辦理系爭專利申請,並於收到松德公司通知經濟部智慧財產局(下稱智慧局)核駁審定書後,將松德公司之電子郵件轉寄予被告蘇裕詮。

⒉原告與被告李志誠有簽訂丙證二所示合作協議書:⑴原告雖爭執被告李志誠提出之丙證二合作協議書之真 正,然原告前於臺北地檢署109年偵字第1385號偽造文 書案件中已自承被告李志誠提出之丙證二合作協議書上之簽名、住址均其親自書寫。

復於本院110年9月9日言詞辯論時坦承該合作協議書上甲方的名字及地址都是其寫的,自應推定該合作協議書為真正。

⑵原告雖主張契約書當事人欄之甲方記載「周易寬」,並非原告,修改處所蓋之印文亦非其所為云云。

然該協議書上之「周易寬」原係以電腦繕打,後以手寫更正為「周寬基」,更正處並有蓋「周寬基」之圓形印文,且該印文與原告不爭執為真正之原證1至5上之印文、及110年8月15日民事通知解除委任狀上之印文的形狀、字體均相同,故原告否認合作協議書上之印文為真正,已難採信。

況原告既稱合作協議書之甲方簽名欄簽名及地址係其親自書寫,則原告就系爭專利確有與被告李志誠簽訂丙證二之合作協議書甚明。

⒊若原告未委任鉅鼎事務所辦理系爭專利再審查及專利申請權讓與等事宜,則被告蘇裕詮為何多次向原告報告上開事項之辦理情形?而原告於收受被告蘇裕詮傳送之上開訊息,為何未質問被告蘇裕詮傳送這些訊息之原因、這些訊息所指為何、被告蘇裕詮有何目的等情?原告為何能瞭解被告蘇裕詮匯報之上開訊息內容,並向被告蘇裕詮表示:謝謝你、專利申請下來能否給我1份影印本等情,足見原告確有委任鉅鼎事務所辦理系爭專利再審查申請及專利申請權讓與等事宜,原告對於鉅鼎事務所辦理系爭專利再審查核准及專利申請權讓與被告李志誠等情,均清楚知悉。

㈡原告有與訴外人陳○○簽訂原證1至5之系爭專利申請文件:原告原委任松德公司辦理系爭專利申請事宜,已如前述。

原證1至5均係委任及辦理系爭專利申請之文件,松德公司人員基於內部分工辦理系爭專利申請事務,未逾越原告委任範圍,亦無不實,故原告主張前揭文件均屬偽造,自不足採。

㈢原告與被告李志誠確於104 年6 月16日簽訂合作協議書,將系爭專利申請權或專利權轉讓給被告李志誠或其指定之人,故原告請求被告李志誠將系爭專利權移轉登記予原告,並無理由:原告與被告李志誠於104年6月16日簽訂合作協議書,已如前述。

該合作協議書第3條第1款記載:「甲方(指原告)同意將本約定義之專利之專利申請權或專利權全部轉讓給乙方(指被告李志誠)或乙方另行指定之第三人,其區域並包括乙方申請專利之所有國家。」

,可見原告本應將系爭專利申請權及專利權讓與被告李志誠或其指定之人。

故原告請求被告李志誠將系爭專利權移轉登記予原告,違反雙方間之合作協定,自屬無據,為無理由。

㈣原告與被告李志誠有於104 年12月10日簽訂原證14系爭專利申請權讓與契約書:原告與被告李志誠於104年6月16日簽訂之合作協議書第3條第1款,業已約定系爭專利申請權及專利權讓與被告李志誠或其指定之人。

且被告蘇裕詮有以手機通訊軟體Line向原告報告專利權讓與被告李志誠一節,均已如前述。

而原證14之專利申請權讓與契約書屬辦理專利申請權讓與之文件,符合原告與被告李志誠間之合作協議,其上之印文與原告前委由松德公司辦理系爭專利申請文件上之印文相同,足認原告與被告李志誠有於104年12月10日簽訂系爭專利申請權讓與契約書。

況原告自承有看過系爭專利申請權讓與契約書及其上之印文,與原告不爭執為真正之印文形狀、字體均相同,足認原證14系爭專利申請權讓與契約書為真正。

原告主張被告偽造系爭專利申請權讓與契約書,自無理由。

㈤被告蘇裕銓辦理系爭專利申請相關事宜出自原告授權。

且原證7 、8 、9 、9-1 、10、11、12、13、14均為真正:原告於系爭專利遭智慧局作成應不予專利之核駁決定後,有委任鉅鼎事務所辦理後續專利再審查及專利申請權讓與等事宜,已如前述。

被告蘇裕詮係鉅鼎事務所總經理,辦理原告委任鉅鼎事務所之專利申請再審查及轉讓事務,應認已獲得原告同意及授權。

而原證7、8、9、9-1、10、11、12、13、14係系爭專利再審查及轉讓之相關文件,均在原告委任鉅鼎事務所辦理事務範圍內,內容並無不實。

㈥原告依民法第195條請求被告等連帶賠償166 萬元,並無理由:依系爭協議書第3條第1款及第4條第2、3款約定,系爭專利申請權及專利權讓與被告李志誠,申請及維護專利費用由被告李志誠負擔,將來銷售系爭專利產品,被告李志誠應分配淨利之30%予原告。

被告蘇裕詮辦理事務,並未逾越委任事務範圍,自無違法,且與前揭合作協議書第3條第1項約定之義務相符,並無造成原告損害。

且原告起訴時原主張166萬元係非財產上之損害賠償,嗣當庭改稱該損害係本來要與被告李志誠協商系爭專利要租給被告李志誠,每月租金1萬元,專利權20年,因為被告李志誠是他的學生,所以打7折,再扣掉一些專利申請費用,所以請求166萬元賠償云云,與合作協議書之約定不符,故原告此部分請求,自無理由。

㈦聲明:⒈原告之訴及假執行之聲請均駁回。

⒉如受不利判決,請准供擔保免為假執行之宣告。

三、雙方不爭執之事實(本院卷第276至277頁):㈠依105 年1 月21日專利公報所示,原告為系爭專利之發明人,被告李志誠登記為系爭專利申請人及專利權人。

專利期間自西元2016年1 月21日起至2033年5 月26日止。

㈡訴外人陳○○為松德公司之法定代理人,陳○○為該公司之業務人員,原告與松德公司於102 年4 月2 日簽訂專利委任契約書。

㈢系爭專利申請案經智慧局編為第102118563 號申請案,並以102 年6 月14日(102 )智專一(二)15170 字第10241261620 號函通知原告(代收人為訴外人陳○○)即將進行實體審查。

㈣智慧局以103 年8 月26日(103 )智專二(五)01177 字第10321176820 號審查意見通知原告(代收人訴外陳○○)稱系爭專利說明書不符專利法第26條第1項之規定、依據引3 、4 揭示內容,系爭專利請求項1 至9 不符合專利法第22條第2項之規定,請原告提出申復說明或修正。

㈤智慧局於103 年12月1 日於發明公開公報公開系專利內容,其發明人及申請人均記載為原告。

㈥智慧局104 年5 月12日(104 )智專二(五)01177 字第10420606770 號專利核駁審定書,以系爭專利違反專利法第22條第2項之規定審定「本案應不予專利」,該審定書以原告(代收人為訴外人陳○○)為申請人。

㈦訴外人楊○○有向智慧局提出原證7 (104 年7 月8 日請准延後補呈再審查理由書)、原證8 (104 年7 月17日委託訴外人楊○○為系爭專利申請案之代理人,解除原代收人訴外人陳○○)、原證9 (104 年8 月7 日補呈系爭專利再審查文件及規費)、原證9-1 (專利再審查申請書)、原證10(104 年8 月24日申請地址變更)、原證11(104 年10月16日專利修正申請書)、原證12(104 年12月11日發明專利申請權之讓與)、原證13(專利申請權讓與登記申請書)等文件。

㈧智慧局104 年7 月31日(104 )智專一(二)15071 字第10441366390 號函,通知原告委任代理人及解除原代收人准予備查,並通知訴外人楊○○,副知訴外人陳○○。

㈨訴外人石○○是原證13申請文件之代收人。

四、本件爭點如下(本院卷第375頁):㈠原告是否與被告李志誠就系爭專利簽立丙證2之合作協議書?㈡原證14專利申請讓與契約書是否為真正?原告是否同意將系爭專利讓與被告李志誠?㈢原告請求被告李志誠將系爭專利移轉登記予原告,是否有理由?㈣原告請求被告連帶賠償166萬元,有無理由?

五、得心證之理由:㈠原告與被告李志誠就系爭專利簽立丙證2之合作協議書:⒈原告雖主張其未曾委託鉅鼎事務所代辦系爭專利之再審查事宜,該合作協議書上之印文係偽造,而否認該合作協議書之真正云云,為被告2人所否認,並以前開情詞置辯,故首應探究原告是否曾委任鉅鼎事務所之被告蘇裕詮辦理系爭專利之再審查事宜,及原告與被告李志誠間是否曾就系爭專利達成合作協議書所載之合意。

經查:原告於本院審理時陳稱:當初陳○○申請系爭專利遇到困難,被告李志誠向其表示伊有辦法,其回稱那最好,並同意被告李志誠想辦法協助陳○○申請到系爭專利,也同意被告李志誠可以再找其他人幫忙申請系爭專利;

其曾與被告李志誠討論系爭專利之合作方式,由被告李志誠負擔申請專利之費用,專利權歸被告李志誠享有,若將來開發商品,被告李志誠應分配淨利30%與其,但尚未簽協議;

被告李志誠介紹被告蘇裕詮,並表示被告蘇裕詮是律師,渠等討論要簽之協議,由被告蘇裕詮經辦,104年6月6日被告蘇裕詮拿丙證2之合作契約書及原證6之代理委任書至其○○○○之辦公室,其看完文件後,向被告蘇裕詮表示合作協議書的名字、年份打錯、專利申請讓與契約書的地址打錯,要被告蘇裕詮更正,合作協議書上甲方之簽名係其親簽,因為被告蘇裕詮將其名字打錯,其要寫給被告蘇裕詮看,合作協議書、代理委任書及專利申請讓與契約書上的印文都不是其蓋的等語(本院卷第355頁、第375至378頁)。

可知原告與被告李志誠曾討論系爭專利之合作讓與方式,並同意由被告李志誠找他人代為辦理系爭專利之申請,而被告蘇裕詮攜帶前開文件找原告簽名用印時,原告並未質疑其目的,僅要求前開文件繕打錯誤之處更正,可知原告知悉被告李志誠將系爭專利之再審查事宜介紹給被告蘇裕詮辦理,並相約要簽立相關文書。

⒉又參酌原告於104年6月11日將松德公司所寄發之系爭專利再審查通知之郵件轉寄予被告蘇裕詮乙情,此為原告所不爭執(本院卷第378頁),並有上開電子郵件資料在卷可參(本院卷第235頁),則原告若未委託鉅鼎事務所辦理系爭專利再審查事宜,何需將再審查之資料及所檢附之檔案轉寄予被告蘇裕詮。

⒊且原告亦自承鉅鼎事務所之國內專利核駁通知書「同意本所辦理」欄之簽名為其於104年6月6日親簽(本院卷第378頁),而觀之該通知書(本院卷第237頁)上記載「受通知人:周寬基先生/小姐 有關台端委託本所辦理專利之申請案,本所接獲智慧財產局之核駁通知,如台端有意續爭,請儘速在期限前與本所聯絡;

茲將本案相關資料列舉如下:專利名稱:可引發肺腺癌細胞自噬之中葯萃取物;

申請人:周寬基;

申請國別:中華民國;

申請種類:發明;

申請案號:000000000;

申請日期:2013/05/27;

辦理事項:再審;

續行費用:17,000(費用含規費$7,000及服務費$10,000);

回覆期限:2015/6/22」,以原告係○○○○○○○○○○○○○○○○(本院卷第223、224頁)之智識程度,堪信其可明確瞭解該通知書之內容意旨,仍於「同意本所辦理」欄簽名,足認原告確實同意由鉅鼎事務所辦理系爭專利之再審查事宜。

⒋原告委託被告蘇裕詮辦理系爭專利之再審查事宜,而原告與被告李志誠曾商討系爭專利轉讓合作內容,並由被告蘇裕詮處理相關協議等情,業如前述。

則原告既知悉被告蘇裕詮會辦理其與被告李志誠間就系爭專利之合作轉讓事宜,自會詳細審查被告蘇裕詮所提出之合作協議書,原告於審視完畢後僅要求該協議書上記載「甲方:周易寬」應更正為「周寬基」、「107年」應更正為「109年」,對於協議書實際內容並無要求修改,並於甲方簽名處親自簽名,足證原告同意該合作協議書之內容。

原告雖辯稱其在甲方簽名處書寫其全名,並非簽名之意,而係因被告蘇裕詮打錯其姓名,其要寫出正確姓名供被告蘇裕詮更正云云,然觀之該協議書原告親自書寫姓名之處,位於契約之最末端,分別標明「甲方、名稱、地址、乙方公司、名稱、地址」,而被告李志誠於乙方公司名稱處簽名,相對於乙方係被告李志誠簽名之欄位,可知該處所記載之甲方係供簽名之欄位,原告於該欄位簽立其姓名,自生簽名之效力。

原告若要書寫其姓名供被告蘇裕詮繕改,為避免爭議應會在其他空白處書寫或另行取用紙張書寫,豈會簽立於易使人認定發生簽名效力之欄位處,是原告此部分主張,顯不足採。

⒌原告雖主張合作協議書、代理委任書上之印文非真正云云。

然原告自承原證1至5所示之文件為真正,上開文件上之印文為其所親蓋乙情(本院卷第354頁),而觀之原證1至5所示之委託書、發明專利申請書、發明專利實體審查申請書、申請書、專利修正申請書上印文均為圓形,字體為篆體,(臺北地方法院109智字第22號卷《下稱地院卷》第25至45頁),而原告於本院所陳報之民事通知解除委任狀上之印文為圓形,字體為篆體(本院卷第341頁),而前開合作協議書、代理委任書上原告之印文外型均為圓形,字體均為篆體,將上開文書上原告之印文與合作協議書、代理委任書原告之印文相比對,以肉眼觀之外型及字體均相同,以該印文之外型字體較特殊,並非容易仿造,堪認上開印文應為同一印章所蓋印,應為真正。

⒍原告另主張合作協議書上就其姓名誤繕為周易寬、日期誤繕為107,未更正前不生效力,然該協議書就二處誤繕「周易寬」之部分均以手寫方式更正為「周寬基」、一處誤繕「107年」之部分亦以手寫方式更正為「109」,而上開手寫更正之處均蓋印原告之印文,該印文為真正,如前所述,自發生更正之效力,亦不因該更正而影響該協議書之效力。

⒎綜上所述,原告就系爭專利之再審查事宜委任被告蘇裕詮代為辦理,而原告與被告李志誠間曾簽立丙證二之合作協議書,該協議書為真正並發生效力。

㈡原證14專利申請讓與契約書為真正,原告同意將系爭專利讓與被告李志誠:⒈原告雖主張該專利申請權讓與契約書上印文非其所蓋而為偽造,然觀之該契約書(地院卷第81頁)上原告周寬基之印文外觀為圓形,字體為篆體,比對前開原證1至5之周寬基之印文,以肉眼觀之其外型、字體均相同,以該印文之外型字體較特殊,並非容易仿造,堪認上開印文應為同一印章所蓋印,應為真正。

原告另主張其於100年間即自址設○○○○○○○○○○○○○○○○○○之住處遷移至址設○○○○○○○○○○○○○○○○之住處,該讓與契約書之地址仍記載○○○之舊地址,顯係偽造云云。

惟觀之原告不爭執真正之原證1至3所列之文書,製作日期為102年5月間,地址均記載「○○○○○○○○○○○○○○○○○○」,有原證1至3所示之文書可證(地院卷第25至37頁),是原告於100年遷移住所後,仍於102年之文書上記載遷移前之地址,故原告使被告蘇裕詮於該專利申請讓與契約書上登載○○○之舊地址並非全無可能,且該地址之登載並非契約之必要之點,該契約上原告之印文已如前述為真正,則該讓與契約即生效力,縱地址記載錯誤亦對契約之效力不生影響。

⒉綜上,原證14之專利申請權讓與契約書為真正,依該契約書之約定原告同意將系爭專利讓與被告李志誠。

㈢是原告與被告李志誠就系爭專利既簽立丙證2之合作協議書、 原證14專利申請讓與契約書,足認原告同意將系爭專利讓與 被告李志誠,則爭點㈢、㈣自無討論之必要,均為無理由。

六、綜上所述,本件原告主張被告2人未經原告同意,將系爭專利轉讓與被告李志誠而共同侵害原告之專利權,爰依民法第184條第1項前段、第185條、專利法第96條第1項規定,請求被告李志誠應將系爭專利移轉登記予原告,被告2人並連帶賠償166萬元,均無理由,不應准許,應予駁回。

原告之訴既經駁回,其假執行之聲請,失所依據,自應併予駁回。

七、本件事證已臻明確,兩造其餘攻擊、防禦方法經本院審酌後認對判決結果不生影響,爰不逐一論列,附此敘明。

據上論結,本件原告之訴為無理由,依智慧財產案件審理法第1條,民事訴訟法第78條,判決如主文。

中 華 民 國 110 年 10 月 27 日
智慧財產第三庭
法 官 王碧瑩
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴,須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 110 年 10 月 28 日
書記官 莊宜諳

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