智慧財產及商業法院民事-IPCV,111,民商訴,52,20230921,1

111年度民商訴字第52號

原告劉千綺

訴訟代理人羅盛德律師

被告簡劭益 

訴訟代理人李育昇律師

複 代 理人張華珊律師

上列當事人間請求排除侵害商標權行為等事件，經臺灣臺北地方法院以111年度智字第23號裁定移轉管轄前來，本院於民國112年8月18日言詞辯論終結，判決如下：

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

甲、程序部分：

壹、依現行智慧財產案件審理法（民國112年1月12日修正、同年8月30日施行）第75條第1項前段規定：本法112年1月12日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產民事事件，適用本法修正施行前之規定。本件係智慧財產案件審理法修正施行前繫屬於本院，應適用修正前之規定，合先敘明。

貳、按原告於判決確定前，得撤回訴之全部或一部，但被告已為本案之言詞辯論者，應得其同意。訴之撤回，被告於期日到場，未為同意與否之表示者，自該期日起；其未於期日到場或係以書狀撤回者，自前項筆錄或撤回書狀送達之日起，10日內未提出異議者，視為同意撤回。民事訴訟法第262條第1項、第4項分別定有明文。查本件原告起訴時，訴之聲明原為：「一、被告不得使用相同或近似於『MoToRoom』之文字及圖示，亦不得使用於為行銷目的所製作之任何廣告文宣、網站及其他媒體，已使用者應予以除去或刪除。二、被告不得自行或使第三人製造、販賣、意圖販賣、使用、陳列侵害中華民國第M608040號手機支架專利，已製造之物品及製造物品之模具應予銷毁。三、被告應給付原告新臺幣（下同）2,155,977元，並自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。四、上開聲明願供擔保，請准宣告假執行。五、訴訟費用由被告負擔。」（臺灣臺北地方法院111年度智字第23號卷【下稱北院卷】第9頁），嗣於111年12月26日具狀撤回原起訴聲明第2項（本院卷第151頁）。因該撤回部分，被告迄未表示意見，揆諸前揭規定，視為同意撤回，原告之撤回即生效力。

參、次按訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限。民事訴訟法第255條第1項第3款定有明文。查原告於111年12月26日以書狀減縮原起訴聲明第3項為：「被告應給付原告50萬元，並自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。」(本院卷第151至152頁)。上開減縮聲明部分，核屬減縮應受判決事項之聲明，揆諸前揭規定，核無不合，應予准許。

肆、另按不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加，民事訴訟法第256條定有明文。查原告於112年2月17日當庭變更訴之聲明第1項為「被告不得使用相同或近似於『MoToRoom』之文字及圖示，亦不得使用於為行銷目的所製作之任何廣告文宣、網站及其他媒體，如附表所示使用MoToRoom之網頁資料應予以除去或刪除。」，並經被告當庭表示同意（本院卷第265頁）。復於112年3月24日及同年5月25日變更訴之聲明第1項為「被告不得使用相同或近似於『MoToRoom』之文字及圖示，亦不得使用於為行銷目的所製作之任何廣告文宣、網站及其他媒體。」（本院卷第280頁、第409至410頁），並經被告當庭表示同意（本院卷第410頁）。原告前開所為變更，核屬更正事實上之陳述，非屬訴之變更或追加。　　　

乙、事實部分：

壹、原告主張：

一、「MoToRoom」為訴外人羅大偉發想之文字圖樣，經原告分別於110年3月5日、110年10月6日以「MoToRoom及圖」申請註冊商標，分別專用於「行動電話車用固定架、手機座、手機架等商品」、「機車、機車零組件等商品」，並於110年8月16日、111年4月16日經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）核准取得第02161419號、第02214967號註冊商標（下合稱系爭商標），現於商標專用期限内。原告與羅大偉自106年6月3日開始使用系爭商標於網路共同販售車用固定架、手機零組件等商品。被告於108年5月22日向羅大偉詢問前開商品價格，並批貨轉賣，嗣被告向羅大偉學習網路銷售，經原告授權被告使用原告社群軟體Instagram（下稱IG）帳號，故被告知悉MoToRoom是原告之商標。109年5月間，被告與羅大偉發生爭執，原告即禁止被告使用系爭商標，惟被告竟自109年5月31日起未經原告同意或授權使用如附圖二所示近似系爭商標之浮水印或字樣，以帳號「janeshaoyi」於蝦皮購物網站販賣機車零件商品，而侵害原告之商標權。爰依商標法第69條第1項、第3項規定，請求排除侵害及賠償50萬。

二、並聲明：

　㈠被告不得使用相同或近似於「MoToRoom」之文字及圖示，亦不得使用於為行銷目的所製作之任何廣告文宣、網站及其他媒體。

　㈡被告應給付原告50萬元，並自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。

　㈢訴之聲明第二項如受有利判決，願供擔保，請准宣告假執行。

　㈣訴訟費用由被告負擔。　　

貳、被告則以：

一、被告與羅大偉非熟識，不知羅大偉與原告共同經營公司，亦未任職於該公司。被告於109年5月前即經營機車零件販售，以「janeshaoyi」帳號在蝦皮購物網站以「MoToRooM」為名開設個人賣場（下稱系爭賣場），並刊登含「#MoToRooM」浮水印之機車零件商品圖片，係善意先使用，依商標法笫36條第1項笫3款規定，不受原告系爭商標效力所拘束，是被告使用MoToRooM於被告販售商品之圖片，並未侵害系爭商標。況被告使用MoToRooM時，原告尚未將系爭商標文字使用於IG帳號或蝦皮帳號，無法證明被告有惡意攀附原告商譽之意圖。且原告未證明被告於原告透過蝦皮網站下架有使用系爭商標之商品為何，或被告知悉有侵害系爭商標權利後，仍持續使用系爭商標之情事，難認被告有故意、過失。另本件損害賠償之計算，應先以全部商品價格之總和，除以數量，得出平均價格後，再乘以倍數計，審酌被告在系爭商標申請前已使用MoToRooM，並於知悉系爭商標後，即將標示系爭商標之商品全數下架，侵害時間短暫等情，應僅以10倍計算損害數額，金額為2,530元。　

二、並聲明：

　㈠原告之訴及假執行之聲請均駁回。

　㈡如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

　㈢訴訟費用由原告負擔。　

參、兩造不爭執事項：(本院卷第269頁)

一、原告分別於110年3月5日、110年10月6日向智慧局申請「MoToRoom」之商標，並指定使用於如附圖一所示之第9、12類服務，嗣分別於110年8月16日、111年4月16日獲准公告為系爭商標，現仍於商標權專用期間內。

二、被告於109年5月以「janeshaoyi」為ID帳號，向蝦皮購物網站以「MoToRooM」為名申請開設系爭賣場，販售多款磁吸式手機架、手機架專用鐵片及手機架專用螺絲等機車零組件商品，使用系爭文字標示於其蝦皮商場之商品圖片，如磁吸手機架螺絲、外移鋁合金支架、磁吸式手機架專用鐵片、限定賣場圖片、磁吸手機架、磁鐵手機架、迷你後照鏡。　　

肆、兩造間主要爭點：(本院卷第269至270頁，並依本院論述與妥適調整文句)

一、被告使用附圖二所示字樣作為浮水印，用於系爭賣場及instagram社群帳號「janeshaoyi」展示之磁吸式手機架、手機架專用鐵片、手機架專用螺絲等機車零組件商品圖片檔案，是否構成商標法第68條第3款規定侵害原告系爭商標權之行為？

二、被告使用附圖二所示字樣於系爭賣場，是否構成善意先使用，而有商標法第36條第1項第3款規定之適用？

三、被告有無侵害系爭商標之故意或過失？

四、原告依商標法第69條第3項規定，請求損害賠償，有無理由？若有，金額為何？

五、原告依商標法第69條第1項規定，請求防止或除去侵害，有無理由？　　

伍、得心證之理由：　

一、被告使用附圖二所示字樣作為浮水印，用於系爭賣場及IG社群帳號「janeshaoyi」展示之磁吸式手機架、手機架專用鐵片、手機架專用螺絲等機車零組件商品圖片檔案，構成商標法第68條第3款規定侵害原告系爭商標權之行為：

　㈠觀諸原告所提出附表所示拍賣網頁資料（本院卷第283至304頁）之內容，可知被告確有使用如附圖二所示「MoToRooM」字樣或浮水印（本院卷第305至308頁）於其蝦皮拍賣網頁上販賣手機架或手機架零件，此亦為被告所不爭執，應堪認定。

　㈡按未經商標權人同意，為行銷目的而於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，為侵害商標權，商標法第68條第3款定有明文。又所謂商標構成相同或近似者，係指以具有通常知識經驗之一般商品購買人，於購買時施以通常之注意，就兩商標整體之外觀、觀念或讀音隔離觀察，有無引起混同誤認之虞以為斷。所謂有致相關消費者混淆誤認之虞者，係指兩商標因相同或構成近似，致使同一或類似商品或服務之相關消費者，誤認兩商標為同一商標；或雖不致誤認兩商標為同一商標，而極有可能誤認兩商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務；或誤認兩商標之使用人間有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言（最高行政法院103年度判字第99號判決意旨參照）。

　㈢系爭商標與附圖二被告所使用之浮水印或字樣相較，二者均為單純未經特別設計之8個英文字母所組成之文字商標，系爭商標第1、3、5個字母均為大寫，其餘字母均為小寫，附圖二所示字樣第1、3、5、7個字母均為大寫，其餘字母均為小寫，所使用之8個英文字母均相同，僅被告使用之部分浮水印在起首之英文母前加上「＃」，外觀上極為相近；再將之以一般英文發音於一般實際交易過程連貫唱呼之際，整體發音均相同。是以，二者無論外觀、字體及讀音均無明顯可資區別之差異，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認兩商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標，且近似程度高。又附圖二所示之字樣或浮水印經被告作為販賣機車手機架、機車手機架零件使用，已如前述，亦與系爭商標所指定使用第9類之手機架、第12類機車零組件等商品相同，堪認被告於販賣手機架及零件產品時標示如附圖二字樣，確有使具有普通知識經驗之相關消費者誤認被告等所提供之商品來源與原告相同，或二者間有授權、加盟或關係企業等類似關係存在，而有致相關消費者混淆誤認之虞，自應構成商標法第68條第3款之商標侵權行為。

二、被告使用附圖二所示字樣於系爭賣場，構成善意先使用，而有商標法第36條第1項第3款規定之適用：

　㈠被告於109年5月在蝦皮購物網站以「MoToRooM」為賣場名稱，販賣手機架、手機架零件等商品，並以附圖二所示字樣為賣場之浮水印乙情，為兩造所不爭執，業如前述。而系爭商標之申請日分別係110年3月5日、110年10月6日，可知被告於系爭商標申請前即開始使用如附圖二所示字樣販賣前開商品。原告雖主張其於106年間即使用系爭商標販賣機車手機架、手機架零件等商品，而被告曾向其共同經營人羅大偉學習經營網拍方式，期間羅大偉曾將名稱為「MoToRoom」之IG帳號交由被告代管，是被告自然早有接觸原告先使用之系爭商標而為攀附云云，並提出IG網頁資料為憑（本院卷第159至169頁），然為被告所否認，並辯稱：其未曾向羅大偉學習經營網拍，僅曾向羅大偉購買商品，但當時羅大偉經營之賣場名稱非「MoToRoom」，其雖曾有使用羅大偉之IG帳號，然該帳號名稱為「Ap_ride46」，而非「MoToRoom」等語。經查：原告對於羅大偉有帳號名稱為「Ap_ride46」之IG帳號乙情，並不否認（本院卷第268頁），可知羅大偉所使用之IG帳號名稱並非單一，原告亦未提出被告為羅大偉代管「MoToRoom」IG帳號之證明，自難認定被告斯時是否知悉「MoToRoom」之帳號，又觀之原告所提被告購買商品時之對話紀錄（本院卷第173至175、217至227頁），並無顯示任何「MoToRoom」之相關字樣，反而有顯示「Ap_ride46」字樣（本院卷第223頁），自難憑該對話紀錄即認被告於斯時已知原告先有使用系爭商標之事實。

㈡再者，證人林冠宇於本院審理時證稱：其5年前在網路上搜尋跑山流程，出現一個關於討論跑山事項的論壇，名稱已經忘記了，該論壇內有網友介紹很多跑山注意事項，有一個討論機車手機支架之留言群，其因留言而找到羅大偉，在蝦皮網站下單向羅大偉買手機支架而認識，不認識原告，其購買該手機支架時，盒子裡有放銘版（本院卷第209頁），當時蝦皮網站就是「MoToRoom」這個名稱；其不認識被告等語（本院卷第448至452頁），依前開證人所述，其不認識被告，無法證明被告是否曾為原告及羅大偉之員工，亦無法證明被告是否知悉「MoToRoom」，自無從對原告之主張為有利之認定。故原告主張被告早已接觸並知悉其使用系爭商標，而惡意攀附使用，仍不可採。是被告應符合商標法第36條第1項第3款善意使用之要件。

三、綜上所述，被告於系爭商標申請日前即善意使用附圖二所示字樣、浮水印，亦不受系爭商標效力之拘束，故原告依商標法第69條第1、3項規定，請求被告排除及防止侵害、損害賠償50萬元本息，均為無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失所依附，應一併駁回。

四、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不逐一論列，附此敘明。

五、訴訟費用負擔之依據：修正前智慧財產案件審理法第1條、民事訴訟法第78條。　　

中　　華　　民　　國　　112 　年　　9 　　月　　21　　日

智慧財產第三庭

法官　王碧瑩

以上正本係照原本作成。

如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如

委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中　　華　　民　　國　　112 　年　　9 　　月　　21　　日

　　　　書記官　楊允佳　

附圖一：