智慧財產及商業法院民事-IPCV,112,民商上,9,20240111,1

112年度民商上字第9號

上訴人廣力達企業有限公司

法定代理人陳得峻

訴訟代理人謝煒勇律師

被 上訴 人程源塑膠有限公司

法定代理人謝文平

訴訟代理人蕭智元律師

上列當事人間請求侵害商標權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國112年3月30日本院111年度民商訴字第19號第一審判決提起上訴，本院於112年12月14日言詞辯論終結，判決如下：

一、上訴駁回。

二、第二審訴訟費用由上訴人負擔。　　

壹、程序事項：

一、本件係智慧財產案件審理法修正施行（民國112年1月12日修正、同年8月30日施行）前繫屬於本院，依同法第75條第1項前段規定，自應適用修正前之規定。

二、上訴人為使聲明更為明確，更正其上訴聲明第四項為「被上訴人應負擔費用，將本判決書之當事人、案由及主文，於自由時報全國版第一版報頭下，以不小於標楷體8號字體，版面大小至少寬5公分x8公分之篇幅，刊登一日」(二審卷第119至120頁)，非屬訴之變更，核無不合，應予准許。

貳、實體事項：

一、上訴人主張：伊於101年8月27日以「ATEC及圖」向經濟部智慧財產局(下稱智慧局)申請註冊商標，指定使用於如附圖一所示第20類商品，並獲准註冊為我國第01563242號商標(下稱系爭商標)，現仍在商標專用期限内。被上訴人明知上情，卻未經上訴人同意或授權，擅自於109年（即西元2020年）臺灣區家具工業同業公會廠商名錄（下稱系爭廠商名錄）上刊登如附圖二所示被上訴人之商標(下稱附圖二商標)，使用於販賣辦公椅頭枕、扶手等商品（下稱系爭產品）；復於110年1月初，自大陸地區進口侵害系爭商標之系爭產品（型號P258L、P266L、P266R、P288L、AT-868扶手-L與AT-868扶手-R)，並於包裝紙箱上標示有附圖二商標出貨予欣荅有限公司(下稱欣荅公司)、加睦股份有限公司(下稱加睦公司)；又於被上訴人之公司網頁(網址：https://www.atec88.com.tw/cht，下稱系爭網頁)，刊登附圖二商標及其代工辦公椅可調整式頭枕之商品圖，有致相關消費者混淆誤認該商品即為上訴人之系爭商標商品之虞。嗣上訴人曾對被上訴人提起刑事告訴，經檢察官偵查後，被上訴人仍繼續製造並對外販售系爭產品，且被上訴人法定代理人自始即知上訴人準備將「ATEC」登記註冊為公司英文名稱並申請系爭商標指定使用於附圖一之商品，主觀上顯有侵害系爭商標之故意，嚴重損害上訴人之商標權。為此，依商標法第68條第3款、第69條第1至3項、民法第195條第1項後段等規定，請求被上訴人損害賠償、排除侵害及刊登判決等情。

二、被上訴人答辯：伊早於99年9月9日以「ATEC PLASTIC CO., LTD」英文名稱向國貿局申請登記，並於同年6月16日向智慧局申請附圖二商標註冊獲准，對外使用「ATEC」名稱或附圖二商標，均早於上訴人公司核准設立登記及系爭商標申請日（101年8月27日），且伊之前曾受上訴人委託代工辦公室座椅、扶手等零組件，於被上訴人公司網頁刊登代工辦公椅可調整式頭枕之商品資料，係表示被上訴人有代工生產製造塑膠製之辦公椅扶手、頭枕及相關零件，且伊在系爭網頁將附圖二商標標示於被上訴人公司之名稱旁，並非指定使用於該特定商品。又於109年首次登載於臺灣區家具工業同業公會印製之系爭廠商名錄中，因該名錄以家具為主，故於名錄上標示「辦公椅可調整頭枕、辦公椅可調整扶手、辦公椅零件」等家具用品，並非指附圖二商標有指定使用於上開商品，並不得認被上訴人有將附圖二商標使用於辦公椅頭枕、扶手等產品；縱認屬於商標使用，惟被上訴人將附圖二商標標示於公司網頁所列辦公椅頭枕、扶手等商品之時間，既早於系爭商標申請前，自應有商標法第36條第1項第3款之善意先使用規定適用，不構成商標權之侵害。再者，伊於上訴人提起刑事告訴前，並不知上訴人申請系爭商標並指定使用於辦公椅頭枕、扶手等商品，且被上訴人於隔年即110年（西元2021年）台灣區家具工業同業公會參展時，已移除附圖二商標，可徵被上訴人並無侵害上訴人系爭商標權之故意或過失。另被上訴人雖有販賣系爭產品，然上訴人所提照片（甲證8）內之商品包裝紙箱是否為被上訴人所使用，及箱內是否為被上訴人所販售之系爭產品，均有疑問，且觀諸附圖二商標與系爭商標之圖樣形狀迥異，兩者「ATEC」之英文字樣亦不相同，整體觀察並非近似，並無使相關事業或消費者有混淆誤認之虞，故上訴人主張被上訴人有侵害系爭商標，為無理由等語。

三、原審駁回上訴人之訴及假執行聲請，上訴人提起上訴並聲明：㈠原判決廢棄。㈡上開廢棄部分，被上訴人應給付上訴人新台幣(下同)80萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5％計算之利息。㈢被上訴人不得販賣、進口系爭產品，且應予以回收並銷毀。㈣被上訴人應負擔費用，將本判決書之當事人、案由及主文，於自由時報全國版第一版報頭下，以不小於標楷體8號字體，版面大小至少寬5公分x8公分之篇幅，刊登一日。㈤聲明第二、三項上訴人願供擔保，請准宣告假執行。被上訴人答辯聲明：㈠上訴駁回。㈡如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

四、本件爭點：

(一)被上訴人有無如上訴人主張之侵害系爭商標行為？如有，上訴人請求損害賠償及排除侵害，有無理由？

(二)被上訴人是否善意先使用附圖二商標而不受系爭商標效力之拘束？

五、得心證之理由：

(一)按未經商標權人同意，為行銷目的而於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，為侵害商標權，商標法第68條第3款定有明文。而所謂行銷目的，參酌同法第5條第1項第1、2、4款及第2項規定，係指將商標用於商品或其包裝容器，或持有、陳列、販賣、輸出或輸入該等商品，或將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告，並足以使相關消費者認識其為商標，且前揭情形以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。又所稱「有致相關消費者混淆誤認之虞」，係指二商標因相同或構成近似，致使同一或類似商品或服務之相關消費者誤認二商標為同一商標，或雖不致誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品或服務為同一來源之系列商品，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。簡言之，商標有使相關消費者對其表彰之商品或服務之來源或產製主體，發生混淆誤認之虞而言。準此，判斷有無混淆誤認之虞可參酌：商標識別性之強弱、商標是否近似暨近似之程度、商品或服務是否類似暨類似之程度、先權利人多角化經營之情形、實際混淆誤認之情事、相關消費者對各商標熟悉之程度、被控侵權之商標使用人是否善意、其他混淆誤認之因素等相關因素，綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

(二)上訴人主張被上訴人於系爭廠商名錄、包裝紙箱及系爭網頁使用附圖二商標之行為，並未侵害上訴人之系爭商標：

　⒈系爭商標與附圖二商標圖樣構成近似，然近似程度不高：

　　⑴系爭商標為大寫英文字母「ATEC」及由「A」、「t」組成之設計圖併列而成（如附圖一），英文部分係取自上訴人公司英文名稱「ATEC INTERNATIONAL TEAM CO.,LTD.」，設計圖部分係由大寫英文字母A與小寫英文字母t為基礎，加以粗、細線條之變化結合設計而成，且該圖形所占比例較前開「ATEC」字體大，較為引人注目。

　　⑵附圖二商標係由英文字母「Atec」及其左下方之2條弧線設計圖所組成（如附圖二），英文部分係取自被上訴人公司英文名稱「ATEC PLASTIC CO.,LTD.」，其中「Atec」字體略微傾斜，其左下之2條弧線圖形所占比例較前開「

　　　Atec」字體大，亦較為引人注目。

　　⑶兩商標相較，雖因公司英文簡稱均取名為「ATEC」而有相同之英文字母，然英文字大小寫不同，且除前開字母外，各包含各具特色且引人注目之「A」及「t」設計圖、2條弧線設計圖，使得兩商標圖樣中之文字與圖形成一個緊密不可分割之整體，相關消費者就兩者關注或留在印象中的應是兩商標前開文字與圖形結合之整體，是兩商標給予相關消費者之整體寓目印象即因上開設計不同而有可資辨別之差異，且視覺感受亦有所區別。故整體觀察兩商標之圖樣雖構成近似，然近似程度不高。

　⒉被上訴人有在系爭廠商名錄及包裝紙箱使用附圖二商標於與系爭商標相同之系爭產品，惟其於系爭網頁上並非使用於與系爭商標同一之商品：

　　⑴依系爭廠商名錄(原審卷第45頁）右上角標示有附圖二商標，左上角記載被上訴人公司之中、英文名稱，中間有辦公椅可調整頭枕、扶手、零件圖片，旁邊記載「

　　Adjustable Office Chair Headrest、Adjustable 

　　　Office Chair Armrest、Office Chair Parts」、「辦公椅可調整頭枕、辦公椅可調整扶手、辦公椅零件」，下方記載聯絡方式；及依上訴人所提內有辦公椅頭枕、扶手之包裝紙箱照片（原審卷第63至75頁），該紙箱外部分有出現附圖二商標（同上卷第69至75頁）及記載「ATEC」文字、被上訴人公司名稱及聯絡電話，均足使相關消費者在接觸系爭廠商名錄、包裝紙箱時得以認知或指示該商品之來源即為被上訴人，而有將該商標使用於與系爭商標相同指定使用之辦公椅頭枕、扶手等商品。

　　⑵另觀上訴人所提系爭網頁（原審卷第79至80頁、第109至

　　　111頁)，雖有標註附圖二商標及被上訴人之公司名稱置於該頁面上方頂端，以及網頁下方內容有出現其代工辦公椅可調整式頭枕之商品圖。然觀諸該商品圖內產品並無標示任何商標，且該網頁係被上訴人官網中特別針對塑膠製品代工項目所為說明，依其說明文字「程源塑膠專精於塑膠射出代工、塑膠製品代工，我們的塑膠代工製品包括運動器材、塑膠輪圈、3C產品、電器用品、汽車配件、化妝品盒等，…如有任何塑膠射出之需求，歡迎與我們聯絡」等語，及參酌被上訴人既已取得附圖二商標之商標權，且該網頁上方之彩色圖亦有附圖二商標所指定使用之塑膠餐具、花盆等製品出現（同上卷第79頁），可知被上訴人貼出上開辦公椅頭枕之商品圖僅係在說明其代工之產品項目包含辦公椅可調整式頭枕商品而已，並無以附圖二商標行銷系爭產品之目的，自難認被上訴人有將附圖二商標使用於與系爭商標相同之商品，故上訴人此部分之主張要屬無據。

　　⑶又系爭商標指定使用於「辦公椅、辦公椅扶手、辦公椅椅背、辦公椅椅墊、桌、椅、課桌椅、美容椅、電腦桌、電腦椅、辦公桌、支架(家具)、扶手椅、學校用家具、辦公家具、頭靠(家具)、非金屬製家具用腳輪、非金屬製家具用附件、坐墊、辦公椅腳座」，與被上訴人實際使用附圖二商標於系爭網頁上方之餐具、花盆等塑膠製品相較，兩者於商品用途、功能、產製主體、行銷管道及購買者等因素上並無共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形判斷，非屬同一商品，況且該塑膠製品既為附圖二商標所指定使用之商品，即難認被上訴人有侵害系爭商標之行為。

　⒊系爭商標及附圖二商標各具識別性，相關消費者對兩商標之熟悉程度均不高：

　　⑴系爭商標及附圖二商標與其使用之辦公椅可調整頭枕、扶手等產品間均無直接明顯之關聯，相關消費者會直接將其二者視為指示及區別商品來源之標識，均有相當識別性，惟本件均無證據證明相關消費者對兩商標之熟悉程度高。

　　⑵上訴人雖提出西元2018年12月13日今週刊對於上訴人之報導(原審卷第27至29頁)，然該篇為107年之廣告企劃文章，且數量僅有1篇，並不足以認定相關消費者對系爭商標之熟悉程度較附圖二商標為高。

　⒋兩商標在使用上並無混淆誤認之虞或有實際混淆誤認之情事：

　　⑴依系爭廠商名錄(原審卷第45頁）右上角雖標示有附圖二商標，然已同時於左上角載明被上訴人之中文及英文公司名稱「ATEC PLASTIC CO.,LTD.」，及下方記載被上訴人之聯絡人及聯絡方式、地址及電話可資辨識，並參酌兩造同時緊鄰併列於109年臺灣區家具工業同業公會之廠商名單中（同上卷第43頁），兩造英文公司名稱均含有「

　　　ATEC」文字，以及被上訴人確有代工生產系爭產品等情，則相關消費者在該廠商名錄中尋找參展廠商所生產商品或識別附圖二商標與系爭商標時，得以藉由上開資訊輕易分別指向被上訴人或上訴人公司，並無造成混淆誤認之虞。又依上訴人所提內有辦公椅頭枕、扶手之包裝紙箱照片（原審卷第63至75頁），該紙箱外觀除部分有附圖二商標之外，亦有出現被上訴人之中文公司名稱、英文「ATEC」文字及聯絡電話（同上卷第63至67頁）可資輕易辨識，則相關消費者應無誤認該紙箱內之辦公椅頭枕、扶手產品係出自於上訴人系爭商標之可能，自難認已致相關消費者混淆誤認之虞。

　　⑵又本件並無證據證明有相關消費者誤認兩商標所表彰之商品係來自同一來源或有所關聯，而有實際混淆誤認之情事。至於被上訴人於110年（西元2021年）台灣區家具工業同業公會廠商名錄中雖已移除附圖二商標（原審卷第77頁），然此係上訴人對被上訴人法定代理人提出違反商標法之刑事告訴後為避免爭議所為，且上訴人所提刑事告訴亦經檢察官為不起訴處分及再議駁回確定（原審卷第51至55頁、二審卷第111至118頁），自難依此遽認被上訴人於系爭廠商名錄使用附圖二商標已與系爭商標造成混淆誤認。另依上訴人所提甲證25、26之客戶電子郵件(二審卷第59至63頁)，乃是其客戶反應兩造所用網域名稱及公司英文名稱過於相近，均有「ATEC」文字，並非就兩商標有何造成實際混淆誤認之情形發生，故上訴人以此主張被上訴人使用附圖二商標已造成相關消費者混淆誤認之事實，尚屬無據。

　⒌被上訴人取得附圖二商標早於系爭商標之申請註冊，且被上訴人使用附圖二商標並無惡意：

　　⑴被上訴人於98年9月9日即向國貿局登記公司英文名稱為「ATEC PLASTIC CO.,LTD.」(原審卷第149頁)，復於同年12月22日向智慧局申請附圖二商標註冊，並於99年6月16日獲准註冊公告（同上卷第151頁）；上訴人則係於99年9月28日向國貿局為公司英文名稱登記「ATEC 

　　　INTERNATIONAL TEAM CO.,LTD.」（同上卷第153頁），又於101年8月27日向智慧局申請系爭商標登記，而於102年2月1日獲准註冊公告（同上卷第33頁），此為兩造所不爭執，足認被上訴人使用「ATEC」作為英文公司名稱以及註冊商標之部分文字，均早於上訴人，且被上訴人既取其英文公司名稱作為附圖二商標圖樣之文字部分使用，尚難認有攀附上訴人系爭商標之惡意。

　　⑵上訴人主張附圖二商標雖註冊在先，然被上訴人明知該商標之「ATEC」文字係上訴人法定代理人原創，其曾承諾不會將「ATEC」用於系爭產品，卻仍為之，實難謂善意等等。然而，依上訴人所舉證人賴來杭於原審證稱：上訴人公司設立過程當初有陳得峻、謝文平、黃恕怡、林靜宜，前期先討論LOGO，陳得峻、黃恕怡討論出「ATEC」，但伊不知這四字是什麼意思，後面就成立廣力達公司，廣力達公司股東間並未就系爭商標或「ATEC」文字使用方式達成協議等語(原審卷第281、283頁)，並無如上訴人主張被上訴人不得使用「ATEC」文字於辦公椅頭枕、扶手等商品之協議存在。又上訴人雖提出甲證17至19、21之電子郵件影本(原審卷第249至253頁)，主張被上訴人自始知悉上訴人準備將「ATEC」登記註冊為公司英文名稱並申請系爭商標註冊，然觀諸上開電子郵件關於「ATEC」票選標題之寄送時間乃係於99年9月2日至同年月27日間，顯然晚於被上訴人98年9月9日向國貿局登記英文名稱之時間，亦晚於附圖二商標申請註冊日(98年12月22日)，且觀之上開電子郵件內容雖可認上訴人公司之股東間曾討論廣力達公司英文名稱欲使用「ATEC」文字，但無法得知被上訴人曾承諾不使用「ATEC」文字於系爭產品。另佐以證人黃恕怡於本院證述：上訴人法定代理人陳得峻請伊取英文的公司名稱，表示希望是A開頭，並以INTERNATIONAL結尾，其中ATEC就是ADVANCED TECHNOLOGY，簡寫ATEC，伊不知道兩造公司的英文名稱都有「ATEC」，當初幫上訴人公司取英文名稱時並沒有注意到被上訴人的英文名字等語(二審卷第139、143頁)。是依上訴人所提證據，均難認被上訴人使用附圖二商標於系爭產品有攀附上訴人商譽之惡意。

　　⑶至上訴人另提出證人黃恕怡101年7月13日寄發甲證24之電子郵件（原審卷第265至269頁），主張被上訴人未得其同意，即擅自使用其得到紅點設計大獎之辦公椅扶手產品圖片置於其官網頁面，可見其非善意而係故意侵害云云。然而，觀諸被上訴人使用該得獎之圖片並無標示任何系爭商標之文字或圖樣，且依被上訴人曾為上訴人代工生產辦公椅頭枕、扶手等系爭產品，此為兩造所不爭執（二審卷第105頁），並有被上訴人所提101年9月6日簽署之模具保管書、移交單可稽(原審卷第157至171頁)，及依證人黃恕怡之證述：起初被上訴人法定代理人謝文平也是上訴人公司的股東之一，且上訴人的塑膠射出產品是請被上訴人代工，伊寄發甲證24電子郵件當時，兩造有緊密的代工關係存在等語（二審卷第140、142、143頁）。則被上訴人使用該得獎之產品圖片無非係基於宣傳其所代工產品所致，該圖片既無標示系爭商標或「ATEC」文字，尚難認被上訴人明知「ATEC」文字係由上訴人所創，且將以該文字申請作為系爭商標使用於系爭產品，其無權使用該文字而持續使用含有「ATEC」文字之附圖二商標，即有侵害系爭商標之故意。

　⒍綜合判斷：

　　衡酌系爭商標與被上訴人於系爭廠商名錄、包裝紙箱上使用之附圖二商標雖屬近似，惟近似程度不高，所指定使用及實際使用之商品雖均為辦公椅頭枕、扶手等系爭產品（惟上訴人所指系爭網頁上之附圖二商標並非使用於與系爭商標指定使用相同之產品），然因二商標均具識別性，附圖二商標在實際使用上並無造成相關消費者混淆誤認之虞或有實際混淆誤認之情事，且被上訴人取得附圖二商標早於系爭商標之申請註冊，其因與上訴人間有代工系爭產品之關係，其使用附圖二商標非屬惡意等相關因素綜合判斷，應認本件被上訴人所使用附圖二商標，並無使相關消費者就其商品之來源或產製主體產生混淆誤認之可能，即無商標法第68條第1項第3款規定之適用，故上訴人主張被上訴人使用附圖二商標已侵害系爭商標，核屬無據，並不可採。

(三)又被上訴人既無上訴人所主張之侵害系爭商標之行為，則被上訴人抗辯其為善意先使用附圖二商標，而有商標法第36條第1項第3款規定適用之爭點，即無審究之必要，附此敘明。

六、綜上所述，本件上訴人主張被上訴人有侵害系爭商標之行為，既屬無據，其依前揭規定請求被上訴人應賠償80萬元之本息，不得販賣、進口系爭產品且應予以回收並銷毀，及應負擔費用刊登判決書，均無理由，不應准許。從而，原審駁回上訴人之訴及假執行聲請，核無不合，上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判如上訴聲明，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘主張及攻擊防禦方法，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不逐一論列。

八、結論：本件上訴人之上訴為無理由，依修正前智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449條、第78條規定，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　113 　年　　1 　　月　　11　　日

智慧財產第一庭

審判長法官　蔡惠如

　法官　陳端宜

法官　吳俊龍

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其

未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀

 (均須按他造當事人之人數附繕本) ，上訴時應提出委任律師或

具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師

資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中　　華　　民　　國　　113 　年　　1 　　月　　16　　日

　　　書記官　蔣淑君

附註：

民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴

人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為

法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法

院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。