智慧財產及商業法院民事-IPCV,97,民專訴,15,20081104,1

智慧財產法院民事判決
97年度民專訴字第15號
原 告 康迅數位整合股份有限公司
法定代理人 甲○○
訴訟代理人 徐宏昇 律師
複 代理人 李紀穎 律師
被 告 福委股份有限公司
兼法定代理
人 乙○○
上二人共同
訴訟代理人 呂康德 律師
上列當事人間請求確認請求權不存在等事件，本院於民國97年10月21日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、原告主張：

一、原告為國內知名之電子商務專業廠商，原告所開發之「 PayEasy購物網站」為國內三大購物網站之一，另開發之「 PayEasy員工福利網」為國內功能最齊全之員工福利資訊及購物網站技術。

原告為個別中大型企業客戶設計各公司福利委員會專屬之「員工福利網」，提供客戶公司福利委員會發佈消息、員工交換資訊及以福利金上網購物之功能，自推出後即受到國內中、大型企業歡迎，並有超過150 家廠商簽約及建置。

訴外人台灣積體電路製造股份有限公司（以下簡稱台積電公司）因有建置員工福利網站之需求，遂邀請原告、訴外人鼎鼎聯合行銷股份有限公司（以下簡稱鼎鼎公司）及興奇科技股份有限公司（以下簡稱興奇公司）等三家國內廠商投標，標案名稱為「自選式福利平台」。

訴外人興奇公司乃邀請被告福委股份有限公司（以下簡稱福委公司）提供相關技術協助，約定得標後由福委公司協助建置網站。

上開「自選式福利平台」因為交易金額相當龐大，廠商評選競爭自然激烈，經過三家廠商提出建議書並進行簡報後，原告獲得最高之評價，可望與訴外人台積電公司簽約，進行網站建置。

二、被告福委公司眼見訴外人興奇公司得標無望，明知其所有之第Ｍ294064號新型專利（以下簡稱系爭專利）乃有關於「公司員工福利服務之承包系統」，為其公司負責人即被告乙○○於民國95年1 月25日提出申請，經過程序審查而取得專利權，並於95年7 月11日公告，專利期間自95年7 月11日起至105 年1 月24日止，惟系爭專利未經實質審查，且該新型專利之「公司員工福利服務之承包系統」係屬申請前公知技術（例如專利合作條約（PCT ）專利公開案WO 00/45318 號線上集體採購詢價系統於89年8 月3 日公開在案），不符合專利「新穎性」及「進步性」要件；

亦明知原告所開發之「PayEasy 員工福利網」與系爭專利申請專利範圍所載之構成要件顯不相同，並未落入其專利範圍。

詎被告福委公司於未提示新型專利技術報告之下，其公司之職員竟口頭向訴外人台積電公司之承辦廠商評選人員表示原告所開發之「PayEasy員工福利網」及原告所提供之員工福利服務人員進駐業務，已侵害系爭專利，倘台積電公司與原告簽約建置「員工福利網」或接受原告之員工福利服務人員派遣服務將構成侵權，即企圖以不實陳述影響標案之結果，並詆毀原告之商譽。

嗣訴外人台積電公司要求原告提出說明，原告乃於97年7 月24日、97年8 月6 日、97年8 月8 日、97年8 月15日及97年8月21日提供「專利無效報告書」及「專利不侵權報告書」予該公司，並於97年7 月22日至該公司為口頭說明。

然訴外人台積電公司對於本件相關專利侵權難以判斷，致使該標案無法決標。

三、系爭專利所要解決之技術難題為「習知技藝僅限於在資訊分享共用平台上提供以收集之資訊，職工福利委員會無法掌握實際折扣後之價格。

且複數個職工福利委員會需個別與廠商聯繫，議價空間及可運用資源有限，為提供員工更完善的福利服務，上述實為急欲改善之缺點。」

，為此，被告乙○○於系爭專利提出兩種設計，亦即「提供一種公司員工福利服務之承包系統，特別是關於提供與福利服務相關之商品或服務之價值，且根據該價值或員工資料之數目，以重新報價或提供金額或交易點數之回饋。」

及「提供一種公司員工福利服務之承包系統，特別是關於根據外包服務要求及員工資料之數目，以提供與福利服務相關之人力服務。」

。

惟系爭專利之集體議價系統早於申請專利前，至少公開在該WO00/45318專利案，而不具新穎性或進步性。

另系爭專利之申請專利範圍第6-8 及第10項，均為有關該集體議價系統之設計，並依附於第1項，相關設計已見於該WO00/45318案中。

且系爭專利所載之員工福利服務外包網站，於系爭專利申請前至少公開在美國專利公開案US2003/200,168號「Computer sys-tem and method for facilitating and managing the project bid and requisition process」及日本專利公開案JP2003 /122839號，而於西元2003年4 月25日公告。

至系爭專利之申請專利範圍第2-5 及第9項，均為有關該集體議價系統之設計，並依附於第1項。

足見系爭專利不合專利之要件，應為無效之專利，且縱認系爭專利有效，原告所開發之「員工福利網」或原告所提供之員工福利服務外包業務，亦未落入系爭專利之專利範圍而構成侵害。

四、被告福委公司為達不公平競爭之目的，向訴外人台積電公司提出原告侵害其公司負責人即被告乙○○所擁有系爭專利之不實陳述，使訴外人台積電公司不願與原告訂約，被告福委公司亦未向法院起訴，以確定基於該不實主張之法律關係，使原告有無侵害系爭專利權之事實與基於該事實而生之排除侵害請求權及損害賠償請求權之存否，處於不確定之狀態，此種不確定導致原告在法律上之地位有不安之狀態存在，該不安之狀態非由法院以判決確認無法除去，原告有即受確認判決之法律上利益。

至被告乙○○為被告福委公司之負責人，並為該公司之最大股東，被告福委公司對訴外人台積電公司所為之不實陳述，若非被告乙○○授意，即係其知情而未防止其發生，故關於被告福委公司就系爭專利所為之主張，等同於被告乙○○作為專利權人之主張。

原告爰依民事訴訟法第247條第1項規定，請求如訴之聲明第一項所示。

五、被告福委公司所為已違反公平交易法第19條第1款、同法第22條及第24條規定，原告自得依公平交易法第31條，民法第184 第1項前段及第2項規定，就所受損害請求被告公司賠償，並得依公平交易法第32條規定，請求三倍懲罰性賠償。

被告福委公司詆毀原告侵害系爭專利權，損害原告多年所塑造之優良及專業形象，原告所受損害主要在於商譽，為公司法人之名譽權，原告自得依民法第195條第1項規定，請求賠償商譽損害，並得請求回復名譽。

關於原告之商譽損失，審酌原告實收資本為新台幣（下同）2 億元，且自91年設立起，不到十年即為全國三大購物網站之一，每年營業額高達30億元，每年上網不重複之購物人數高達90萬人，則原告所受商譽損害，至少應有2 百萬元，原告乃請求被告福委公司賠償該金額之1.5 倍，即3 百萬元及其遲延利息，爰請求如訴之聲明第二項所示。

另因被告福委公司之職員以口頭向訴外人台積電公司毀損原告之商譽，原告自有權請求被告福委公司以相同方式向訴外人台積電公司澄清，以回復名譽，然因被告福委公司為法人，無法以口頭方式澄清，原告乃請求以書面澄清，爰請求如訴之聲明第三項所示。

六、聲明：㈠確認被告乙○○基於新型專利第M294064 號對於原告之排除侵害請求權及損害賠償請求權均不存在。

㈡被告福委公司應賠償原告300 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起，至清償日止，依年利率百分之5 計算之利息。

㈢被告福委公司及乙○○應以書面向台灣積體電路製造股份有限公司說明原告公司未侵害新型專利第M294064 號。

㈣訴訟費用由被告負擔。

㈤上開第二、三項聲明，原告願供擔保，請准宣告假執行。

貳、被告主張：

一、原告請求確認被告乙○○基於新型專利第M294064 號對於原告之排除侵害請求權及損害賠償請求權均不存在。

惟原告提起確認之訴，須係確認兩造間之法律關係存否，然據原告所述之事實，除原告外，尚有訴外人鼎鼎公司及興奇公司參與訴外人台積電公司建置「自選式福利平台」之投標競爭，而被告則不在其列，且被告乙○○未曾就其專利權對原告有所主張，是兩造間並無法律關係存在。

二、原告以被告福委公司對訴外人台積電公司提出系爭專利權受侵害之不實主張，卻又不向法院起訴，以確定該不實之法律關係為由，主張使其處於不確定之狀態，導致原告法律上之地位有不安之狀態存在，有以判決確認之必要。

惟訴外人台積電公司之「自選式福利平台」仍屬未建置階段，相關之技術內容未確定，對於是否侵害系爭專利仍不明確，自無從排除侵害並請求損害賠償。

況被告乙○○既為系爭專利之專利權人，依專利法第108條準用84條規定，其新型專利權受侵害時，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之；

且於其專利權未被撤銷或專利權期限屆滿前，第三人不得任意剝奪，自不容原告以確認之訴來確認被告基於專利權之救濟方法（權利）不存在，則原告所謂之不安狀態並非以確認之訴得以除去，其提起之本件確認之訴，自無即受確認判決之法律上利益。

至原告主張系爭專利係屬申請專利前之公知技術，不符合「新穎性」及「進步性」之要件，然若如此，則系爭專利是否合於「新穎性」及「進步性」之基礎事實應先確認，在原告未先以訴訟確認此基礎事實前，自不得依民事訴訟法第247條第2項規定，提起本件確認之訴。

是本件確認之訴欠缺保護必要之要件，原告所主張訴之聲明第二項、第三項自失所附麗，亦無理由。

三、況據原告於97年7 月10日所提出之網路文件內容可知，其已詳列訴外人台積電公司所欲建構之自選式福利平台之基本需求，而被告乙○○之系爭專利內容幾乎已涵蓋訴外人台積電公司所欲建構之「自選式福利平台」之全部基本需求。

另由原告所提出附件三之專利資料可知，該專利之申請人係訴外人康迅生活網路科技股份有限公司，與被告並非同一公司，且原告欲於訴外人台積電公司建構之福利平台，與發明專利第090106404 號專利完全無關，復以該「電子商務交易系統與方法」專利與被告乙○○之系爭專利所保護之專利內容顯然不同。

再者，原告若以其無專利權保護之內容建構訴外人台積電公司所需之「自選式福利平台」，確有侵犯被告乙○○之系爭專利權之虞，此亦為訴外人台積電公司不願決標選定原告為其建構自選式福利平台之重要理由。

四、聲明：㈠原告之訴駁回。㈡訴訟費用由原告負擔。㈢如受不利判決，請准供擔保免為假執行。

叁、兩造不爭執之事實：

一、「PayEasy 購物網站」及「PayEasy 員工福利網」為原告所開發。

二、訴外人台積電公司因有建置員工福利網站之需求，遂邀請原告、訴外人鼎鼎公司及興奇公司等三家國內廠商投標，標案名稱為「自選式福利平台」。

三、新型專利第Ｍ294064號新型專利乃有關於「公司員工福利服務之承包系統」，為被告乙○○於95年1 月25日提出申請，經過程序審查而取得專利權，並於95年7 月11日公告，專利期間自95年7 月11日起至105 年1 月24日止。

肆、得心證之理由：

一、程序方面㈠依智慧財產案件審理法第7條規定，智慧財產法院組織法第3條第1款、第4款所定之民事事件，由智慧財產法院管轄。

本案既屬因專利法所保護之智慧財產權益（新型專利權）所生之第一審民事事件，符合智慧財產法院組織法第3條第1款規定，本院依法自有管轄權。

㈡次按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之；

確認證書真偽或為法律關係基礎事實存否之訴，亦同；

前項確認法律關係基礎事實存否之訴，以原告不能提起他訴訟者為限，民事訴訟法第247條第1 、2 項定有明文。

本件原告因認為被告曾向訴外人台積電公司表示原告所欲向台積電公司競標之服務內容侵害被告系爭第Ｍ294064號新型專利，致原告參與競標受到不公平對待，而有確認其服務內容不侵害被告專利之必要，核其所述內容，主要係指因被告曾向台積電公司指稱原告參與競標「自選式福利平台」服務內容涉嫌侵害被告專利，致原告無法順利取得台積電公司上開標案，因而有確認原告所提供之服務內容是否有侵害被告系爭第Ｍ294064號新型專利之必要。

依原告上開所述內容，係為確認兩造間有無侵權行為法律關係，而此一法律關係之存否對原告有取得契約與否之法律上利益，參酌上開民事訴訟法規定意旨，原告提起本件確認之訴，尚非無據，應予准許，合先敘明。

二、實體方面㈠本件原告確有參與台積電公司「自選式福利平台」標案之競標業務，而參與競標之訴外人興奇公司亦邀請被告福委公司提供相關技術協助，約定得標後由福委公司協助建置網站，此部分事實為兩造所不爭執，並經證人即台積電公司人力資源交通宿舍課副理丙○○到場證述屬實，上開事實堪信為真正。

而本件原告所以對被告提起確認之訴，請求確認其所參與競標之服務內容未侵害被告系爭專利權，以及請求被告賠償損害，主要理由乃認為被告曾對台積電公司表示原告所參與競標之服務內容侵害被告系爭專利緣故，是本件原告上開請求之前提事實，在於被告是否曾向台積電公司為原告指摘之行為？據原告訴訟代理人指稱，被告曾向證人丙○○表示原告所欲提供之服務內容侵害被告系爭專利云云，是以，本件兩造爭議首須確認者，乃被告是否確曾向證人丙○○為上開內容之陳述？茲據證人丙○○於本院審理時結證證稱：「（原告訴代問：施先生有無表示台積電要建置的自選福利平台，如果跟康訊公司合作會侵害他的專利？）在施先生簡報時，我有問他，他的這些專利有沒有跟其他人有糾紛，有沒有告其他人，他說必須有人侵權後，才會去告，我再問他，我們是單純的使用者，如果有糾紛，跟我們有關嗎？他回答說，如果有人侵害他們的專利，而我們是使用者，他會連使用者一起告，這時候我才警覺可能這方面會有問題，但是他並沒有明指原告侵害他的專利。」

、「（問：評選時是否曾經聽過福委公司指控康訊公司侵害專利？）就我所知沒有。

」、「（問：證人是否曾經表示施先生直接告訴你康訊公司侵害他的專利？）簡報的時候我有問他，他沒有指名是誰。

」（參本院97年10月21日言詞辯論筆錄）。

按證人丙○○乃原告指稱曾表示聽聞被告親口說出原告所將提供之「自選式福利平台」服務內容侵害被告專利之人，然證人於本院審理中卻表示從未聽聞被告說過原告之服務內容侵害被告專利等語，可知原告上開指摘並無依據。

而台積電公司負責系爭標案之人員，除證人丙○○之外，另有張守儒負責，據證人丙○○稱未曾聽聞張守儒表示被告有指控原告侵權之類話語（參本院同上筆錄），由是足見原告之指摘並無依據。

㈡依證人上揭證詞所示，被告並未曾向證人指名原告侵害其系爭專利權，而台積電公司所以認為原告所將提供之服務內容有侵害被告專利權之嫌，據證人丙○○陳稱，主要係因為台積電公司所成立之「自選式福利平台」評選委員中，來自專利部門及法務部門之委員認為原告所將提供之服務內容可能有侵害被告系爭專利之嫌，遂主動要求原告說明，該公司與原告間有關是否侵權之往來協商過程，皆係肇因於台積電公司評選委員之質疑，並非因為被告曾有任何主張（以上證詞參照同上筆錄）。

是原告一再指稱係因被告為不實指控，致台積電公司因專利侵權疑慮遲遲不與原告簽約云云，僅係其一己臆測之詞，委無足採。

本件原告請求確認被告乙○○基於新型專利第M294064 號對於原告之排除侵害請求權及損害賠償請求權均不存在，惟其就本件事實部分既無法證明兩造間確有此不確定之前提事實存在，則其依民事訴訟法第247條、公平交易法第19條第1款、同法第22條及第24條，第31條，民法第184 第1項前段及第2項規定，請求確認被告對其上開兩項請求權不存在云云，即屬無據，應予駁回。

至被告本於專利權所得主張之權利，乃法律所賦予，於尚未發生之侵權事實或已發生而尚未經被告知悉部分，自不能任意請求確認其權利不存在，是原告上開主張部分，對於前述尚未發生或未知部分，亦屬無據，應予駁回。

另原告依公平交易法第32條規定，請求被告賠償三倍懲罰性賠償金，訴請被告福委公司應賠償原告300 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起，至清償日止，依年利率百分之5 計算之利息部分之主張，亦係本於被告向台積電公司不實指控其涉嫌侵害專利權之假設而生，惟原告就此部分之事實既無法證明，已如前述，其所為之請求，亦屬無據，應予駁回。

另原告依民法第195條第1項規定，請求被告福委公司及乙○○應以書面向台積電公司說明原告未侵害新型專利第M294064 號云云，應係指此次台積電公司「自選式福利平台」招標案部分，其主要理由乃認為被告既曾向台積電公司指名原告侵害其系爭專利權，即應藉此方式回復原告名譽云云。

然查，被告既未曾向台積電公司指名原告侵害其專利權，自無通知台積電公司謂原告未侵害其系爭專利權之必要及義務，原告此部分請求亦屬無據，應並予駁回。

況本件原告所欲提出參與競標之服務內容究竟有無侵害被告系爭專利權，尚屬未知，本件原告訴請確認被告對其排除侵害請求權及損害賠償請求權均不存在，所以均遭駁回之主要原因，係因無法證明被告確有指名原告侵權之行為，而就原告所欲提出參與競標之服務內容其最終結果是否確實侵害被告系爭專利權，仍應留待被告視事實發展情形決定其處理方式，蓋原告所欲提出競標之服務內容是否仍有修改或添加之功能，仍未可知，原告不能要求被告應預發書面通知台積電公司謂原告所欲提出參與競標之服務內容於現在及將來均不會侵害被告專利權，否則不啻預先剝奪被告依法享有之權利，其不合理處不言可諭，由是益證原告此部分之請求並無理由。

㈢原告主張被告系爭專利早在其申請之前，至少已公開在上開WO 00/45318 案中，因而不具新穎性或進步性云云。

原告上開對被告系爭專利之指摘，主要係就系爭專利之有效性為抗辯。

按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定；

前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文。

次按智慧財產民事及刑事訴訟中，當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因，且影響民事及刑事裁判之結果者，法院應於判決理由中，就其主張或抗辯認定之，不得逕以智慧財產權尚未經撤銷或廢止，作為不採其主張或抗辯之理由；

亦不得以關於該爭點，已提起行政爭訟程序，尚未終結為理由，裁定停止訴訟程序，智慧財產案件審理細則第28條第1項亦設有規定。

本件原告於本件爭訟中固提及被告系爭專利有不具新穎性、進步性等專利撤銷、廢止事由，惟查，本件原告亦不否認被告並未對原告提出任何侵害專利權之訴訟，換言之，本件原告在被告未對其提起侵權訴訟之前，主張被告系爭專利有應撤銷或廢止之事由，其性質近似於對於專利所為之舉發，自應循行政爭訟程序處理，非於本件民事訴訟程序中審究，而本件原告據以提起本件訴訟之前提事實，亦即被告向台積電公司宣稱原告侵害其系爭專利權一節，既因原告無法提出證據證明而經本院認為其所提本件請求為無理由，應予駁回，則縱然本院於本件訴訟程序中，在被告未起訴原告侵害其專利權之情形下審酌被告據以主張之專利權是否有無效之原因，仍無法改變被告未曾具體指摘原告侵害其專利權而應為原告敗訴之結果，是原告此部分之主張亦無理由，一併敘明。

伍、本案事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，均毋庸再予審酌，附此敘明。

陸、本件原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失所附麗，應併予駁回，併予敘明。

柒、據上論結，本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條，判決如主文。

中 華 民 國 97 年 11 月 4 日
智慧財產法院第一庭
法 官 汪漢卿
以上正本係照原本作成
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 97 年 11 月 4 日
書記官 蕭筆花