智慧財產及商業法院民事-IPCV,97,民專訴,30,20090323,3

智慧財產法院民事判決
97年度民專訴字第30號
原 告 甲○○
訴訟代理人 蔣文正律師
被 告 昶安機械工業有限公司
兼
法定代理人 乙○○
上二人共同
訴訟代理人 陳 鎮律師
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，本院於中華民國98年3月10日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、原告主張：

一、原告於民國85年8 月2 日以「封箱機昇降機構改良」新型創作向經濟部智慧財產局申請新型專利，經經濟部智慧財產局准予專利，並於公告期滿後，發給新型第M182493 號專利證書（以下簡稱系爭專利），專利權期間自88年1 月21日起至98 年9 月11日止。

原告於97年7 月間購得由被告昶安機械工業有限公司（以下簡稱昶安公司）所製造、販賣之「封箱機」產品，乃委請訴外人台一國際專利法律事務所為鑑定後，確認與系爭專利之專利範圍實質相同，而落入系爭專利之專利範圍。

原告遂發函請求被告昶安公司停止其侵害系爭專利之行為，詎被告昶安公司置之不理。

原告依專利法第106條第1項規定，自得排除被告昶安公司侵害系爭專利之行為。

而依被告自94年起至96年止之營利事業所得稅結算申報書之損益及稅額計算表所示，可知被告自94年起至96年止之營業收入純益為1,673,058 元、1,673,058 元及2,097,98 0元，共計5,217,857 元，此乃被告所得之利益，原告爰依專利法第108條準用第85條第1項規定，請求（下同）400 萬元之損害賠償。

又被告乙○○係被告昶安公司之負責人，對於公司業務之執行，侵害原告所有之系爭專利，依民法第28條及公司法第23條規定，應與被告昶安公司負連帶損害賠償責任。

二、被告主張原告就申請案號第85211719號之「封箱機昇降裝置之結構改良」新型專利，已於85年8 月2 日提出申請並已取得新型第159450號專利權（即被證一），被證一與系爭專利係完全相同之零件、構造、功能，原告係將同一機器之相同構造重複申請兩件專利，且被證一早於系爭專利提出申請且核准公告；

惟被證一之公告日期為86年10月21日，晚於系爭專利之申請日86年9 月12日，足見被證一不屬於系爭專利申請前已經公開或公告之既有技術或知識，復以被證一與系爭專利並非同一之新型，是被告所言，不足為採。

況由系爭專利請求項第1項與被證一案請求項第1項相互比對，可知系爭專利之長條型外框架係設為「截面略呈ㄈ形開口」形態，被證一之長條型外框架無相同或類似之限制；

且系爭專利於頂架上設置有一貼帶結構、於機台上設置有數個可調整支撐高度之支撐腳架，被證一卻無相同或類似之限制；

另系爭專利於兩平衡架上各設置有一容置室，被證一則係於外框架之中央近底端設置有一容置室；

又系爭專利於上頂架上相對於兩平衡架之位置上各設置有一螺穿螺塊內螺紋孔之螺桿，被證一案僅於機台一側之外框架內容設有一螺穿螺塊內螺紋孔之螺桿；

復以系爭專利於兩螺桿上各設置有一鏈輪，並於兩鏈輪間設置有一鏈條，且兩螺桿之底端係設置於所相對外框架之底緣，足見兩者存在有實質上之差異。

況被證一案之附屬請求項第2項及第3項，並未記載系爭專利於請求項第1項所載有關長條型外框架之截面略呈ㄈ形開口、於頂架上設置有一貼帶結構、於機台上設置有數個可調整支撐高度之支撐腳架、容置室係設置於平衡架、於上頂架兩端相對於兩平衡架之位置上各設置有一螺桿及於兩螺桿上各設置有一鏈輪，並於兩鏈輪間設置有一鏈條等構造特徵，亦足見系爭專利與引證案之申請專利範圍內容實質不同。

三、被告所提出被證一至被證六之國內、外之前案資料，均無與原告所創作之系爭專利有相同之設計，足見系爭專利並非業者所能輕易思及。

又系爭專利於平衡架之容置室內設置有一彈簧及一為彈簧所頂持之螺塊等構件，螺桿不會產生高低升降位移，可知系爭專利係平衡架高低升降，然被告所提上開前案之螺桿則會產生高低升降，足見系爭專利具有操作施力更輕便平穩順暢、可包裝更薄之箱盒及於升降操作時更具安全性等功效之增進。

再者，原告之系爭專利有關軌道架內之滾輪乃全行程導引設計，能使平衡架之整個升降行程，獲得平穩順暢支持效能，亦能提供更為平穩順暢及穩固之升降移動效能，然被告所提出之引證資料則有磨損及升降動作偏差晃動不順暢、升降操作有安全上顧慮等問題，足見系爭專利具備明顯功效之增進，且非業者所能輕易思及，是被告抗辯系爭專利之有效性，並不可採。

至被告抗辯其機器使用「彈性塑膠套」，並非使用「彈簧」，惟被告既自承「彈性塑膠套」為「彈性元件」，則該「彈性塑膠套」與「彈簧」並無實質上之差異，仍屬輕易思及之等效替代，故被告仍有侵害系爭專利。

四、聲明：㈠被告應連帶給付原告400 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。

㈡訴訟費用由被告負擔。

㈢原告願供擔保，請准宣告假執行。

貳、被告主張：

一、原告主張系爭專利有別於原告先前申請取得而已失效之被證一案之特徵，在於系爭專利之螺桿為雙邊（即雙螺桿），而引證案之螺桿則為單邊（即單螺桿），然據被證一之專利說明書「五、創作說明欄」中所載「…而習用的昇降裝置則可參見如五、六圖中所示者，其主要係於…兩螺桿（58）上各螺穿各有一具內螺紋孔（562 ）…」及「然而此一習用的封箱機昇降裝置而於機台（50）兩側同時設置螺桿（58）…其結構略嫌複雜，會增加製造、組裝及維修之不便與成本」，顯見原告於申請引證案時，已承認雙螺桿（見被證一專利說明書所附第五圖）係習用、習知之構造，可知系爭專利申請前，該技術已經公開公用，而為公眾所知悉，原告將之引為系爭專利創作及其與引證案之區別特徵，並不具新穎性，原告之系爭專利應屬無效。

二、原告復主張系爭專利之特徵並非僅有雙螺桿，尚包括平衡架可以升降，螺桿本身不會動，然由被證一之系爭專利新型專利說明書第10頁所載「六、申請專利範圍」可知，平衡架可以升降，螺桿本身不會動，並不包含於系爭專利申請範圍，況由被證六附件之「siat封箱機之操作手冊」節本與系爭專利之比較圖，暨由被證七之「siat『力士型』機器目錄及其操作光碟」可知上開機器亦有此種功能，足證系爭專利並不具有新穎性。

況據被證一之系爭專利新型專利說明書第10頁所載「六、申請專利範圍」可知，系爭專利之特徵在於「容置室、螺桿、螺塊、彈簧」，然依被證六附件之「siat封箱機之操作手冊」節本與系爭專利之比較圖可知，「siat封箱機」亦同具有「容置室、螺桿、螺塊、彈簧」等特徵，亦足證系爭專利不具新穎性。

三、被告之「封箱機」產品係採用「彈性膠套」，並非系爭專利所採用之「彈簧」，而彈性膠套可包覆螺桿，具有防塵積垢於螺桿之功效，然系爭專利所採用之彈簧則無此功能，故其功效優於系爭專利。

至原告所提出之專利比對分析報告乃原告單方面委請訴外人台一國際專利法律事務所製作，且原告之訴訟代理人亦係該事務所之律師，是該分析報告欠缺公正客觀性，其所為不利被告之鑑定，自不足採。

再者，原告以被告自94年起至96年止之損益及稅額計算表、資產負債表等資料為證，主張被告應對其負連帶損害賠償責任，惟上開資料既不足以證明被告有侵害系爭專利權之事實，自不足以作為原告請求被告賠償其400 萬元之依據。

是原告主張被告侵害其專利權，請求被告連帶賠償其損害，即無理由。

四、聲明：㈠原告之訴駁回。㈡訴訟費用由原告負擔。㈢如受不利判決，被告願供擔保，請准免為假執行。

叁、兩造不爭執之事實：

一、原告甲○○為中華民國新型專利第M182493 號「封箱機昇降機構改良」之專利權人，專利權期間自88年1 月21日起至98年9 月11日止。

二、原告甲○○為中華民國新型專利第159450號「封箱機昇降裝置之結構改良」之專利權人，專利權期間自86年10月21 日起至97年8 月1 日止，然該專利權已於92年10月21日消滅。

肆、得心證之理由：

一、程序方面：依智慧財產案件審理法第7條規定，智慧財產法院組織法第3條第1款、第4款所定之民事事件，由智慧財產法院管轄。

本案既屬因專利法所保護之智慧財產權益（新型專利權）所生之第一審民事案件，符合智慧財產法院組織法第3條第1款規定，本院依法自有管轄權，合先敘明。

二、本件原告起訴主張被告所生產、販賣之封箱機侵害原告系爭專利，惟因被告對於原告系爭專利主張有專利權無效之事由，並提出相關引證案為證，是本件被告既先就系爭專利之有效性為抗辯，自應先就此部分爭議為釐清，倘原告系爭專利確有無效事由，則原告據系爭無效之專利請求被告賠償損害，即無須進一步探究，反之，若原告系爭專利並無被告所述存有無效之事由，則應進一步審究被告所生產之系爭封箱機是否確有侵害原告系爭專利權之事實，以及原告因此所受之損害若干？是系爭專利之有效性既為本件侵權行為損害賠償請求之前提要件，自有先予論究之必要。

經查：㈠本件原告系爭第M182493 號新型專利申請專利範圍共4 項，第1項為獨立項，第2 至4 項為附屬項。

而其申請專利範圍則為：「1.一種封箱機昇降機構改良，其主要係於封箱機機台之兩側各設置有一截面略呈ㄈ形開口之長條型外框架，於兩外框架兩相鄰內側緣上各設置有一截面呈ㄈ字型之長條型軌道架，於兩外框架內各設置有一截面呈ㄈ形且開口與外框架相對的平衡架, 於兩平衡架相對於軌道架之相鄰兩側上各設置有若干容置於軌道架內的滾輪，又於兩平衡架的頂緣設置有一橫跨於兩平衡架的頂架，於頂架上則設置有一貼帶結構，其次於機台上設置有數個可調整支撐高度的支撐腳架，於兩平衡架上各設置有一容置室，於容置室內設置有一彈簧，於彈簧的頂端頂持設置有一具內螺紋孔的螺塊；

其特徵在於：於兩外框架的頂端設置有一橫跨於兩外框架的上頂架，於上頂架上相對於兩平衡架的位置上各設置有一螺穿螺塊內螺紋孔的螺桿，於兩螺桿上各設置有一鏈輪，並於兩鏈輪間設置有一鏈條，並且兩螺桿的底端係設置於所相對外框架的底緣。

2.如申請專利範圍第1項所述之封箱機昇降機構改良，其中於外框架上設置有一用以與機台相結合的固定片。

3.如申請專利範圍第1項所述之封箱機昇降機構改良，其中於上頂架上設置有一與其中一螺桿同軸的轉把。

4.如申請專利範圍第1項所述之封箱機昇降機構改良，其中於彈簧底端設置有一墊片。」

( 參原證一附件二所示) ，而本件原告起訴主張被告所製造、販賣之「封箱機」產品侵害其系爭專利權，並提出由台一國際專利法律事務所出具之鑑定報告乙份，以證明被告確有侵害其系爭專利之事實。

被告對於其確有生產「封箱機」一節並不爭執，對於原告指稱其所生產之封箱機侵害原告專利一節，被告則以原告系爭專利存有無效事由為辯，是本件應先予釐清者，乃原告於本件侵權行為損害賠償之訴中，其所執以為請求之權利是否存有瑕疵事由，已如前述。

㈡本件被告就原告系爭專利之有效性爭議共提出六項引證證據，認為被證一之技術內容與系爭專利相同，另組合被證一之第五、六圖、及證據二、三、四可證明系爭專利請求項1 不具進步性，另被證五亦可證明系爭專利請求項第1項不具進步性，被證一第一圖、第五圖及被證五第二圖可用以證明系爭專利請求項第2項不具進步性，被證一第一、二、三、四圖之轉把13、第五、六圖及被證三第一、二、三、九、十圖之控制曲柄38及被證五第二、八圖之柄84可用以證明系爭專利請求項第3項不具進步性，另被證一第一圖之墊片28、第五圖墊片及被證二第二圖承板25及被證五第二圖墊片則可證明系爭專利請求項第4項不具進步性，而組合被證一中之習知技術及第六圖、被證二、三、四、五、六可證明系爭專利不具進步性等語。

查系爭專利申請日期為86年9月12日，智慧財產局於87年12月15日審定准予專利，是以系爭專利是否具有無效事由，自應以核准審定時所適用之83年1 月21日修正公布之專利法規定為斷，先予敘明。

而證據一之專利係在85 年8月2 日提出申請，於86年10月21日公告，較之系爭專利於86年9 月12申請，88年1 月21日公告，顯然被證一係屬「申請在先，公告在後」之專利，被證一自不得作為論究系爭專利是否有違反專利法第98條第1項第1款及同條第2項之依據，又被證一於92年10月21日因未依限繳費，該專利權已當然消滅，併予指明。

被告主張系爭專利與被證一相同，惟經比對結果，被證一雖揭露有系爭專利之長條型外框架、外框架內之長條型軌道架、平衡架、平衡架上之滾輪、頂架、貼帶結構、支撐腳架、容置室、容置室內設置有彈簧、螺塊、螺桿等構造，惟被證一並未揭示有系爭專利之上頂架、可調整支撐高度之支撐腳架、兩螺桿、於兩螺桿上各設置有鏈輪、鏈條、兩螺桿之底端係設置於所相對外框架之底緣等構造技術特徵，是二者構造不同，尚難以被證一證明系爭專利為具有相同之發明或新型而經申請在先並經核准專利者，況兩案之申請專利範圍亦不相同，非同一之創作，自難謂系爭專利有違反相同之新型申請在先而有不符專利法規定之情形。

㈢被告復辯稱被證一第五、六圖可證明系爭專利之主體結構係屬習知技術，蓋被證一中之「習用封箱機」第六圖明載「習用雙螺桿58旋轉時，只有「滑動塊、頂架52」升降，螺桿並不會升降」，且被證一之專利說明書第3 、4 頁亦載明確實「只有滑動塊56、頂架52升降」，足見原告系爭專利係「集合轉用」被證一、二、三、四，自不具進步性等語。

由於被證一較之系爭專利係屬「申請在先，公告在後」，故無法單獨或與被證二至四組合而論究系爭專利之進步性。

然因本件被告係主張被證一說明書中所揭露之先前技術第五、六圖部分，由於該先前技術並非被證一申請之專利技術範圍，而係被證一申請前已公開之技術，被證一之申請日期既為85 年8月2 日，則被證一說明書中所言及之先前技術應公開於系爭專利申請日即86年9 月12日前，故被證一說明書中所揭露之先前技術即得用與被證二至四之組合而論究系爭專利之進步性，自不待言。

系爭專利於創作說明第二段中言及習用之昇降裝置結構，以及系爭專利所欲解決之主要問題係於上頂架上設置有貫穿兩螺塊且與螺塊相螺合的螺桿，如此當轉動螺桿時除可帶動兩平衡架上下移動來調整貼帶結構的高度外，亦能同時避免螺桿突出於外框架之底端，藉此可讓貼帶結構之高低降至最低以配合最小之箱體進行封貼作業，更能讓封箱機下降至最低操作高度以配合最低之輸送帶（系爭專利說明書第4 頁）。

由於系爭專利申請專利範圍第1項係採吉普森（Jepson）式寫法，而依據智慧財產局發布之專利審查基準第2-1- 20 頁意旨，採行該法之撰寫形式，其前言部分應包含申請專利之標的及與先前技術共有之必要技術特徵；

而在特徵部分則應以「其改良在於」或其他類似用語，如「其特徵在於」、「其改良為」、「其特徵為」，敘明有別於先前技術之必要技術特徵。

是依上述意旨，系爭專利於說明書中既有上列習知技術及本件專利之特徵記載，則系爭專利申請專利範圍第1項中與先前技術共有之必要技術特徵之前言部分應為「一種封箱機昇降機構改良，其主要係於封箱機機台之兩側各設置有一截面略呈ㄈ形開口之長條型外框架，於兩外框架兩相鄰內側緣上各設置有一截面呈ㄈ字型之長條型軌道架，於兩外框架內各設置有一截面呈ㄈ形且開口與外框架相對的平衡架，於兩平衡架相對於軌道架之相鄰兩側上各設置有若干容置於軌道架內的滾輪，又於兩平衡架的頂緣設置有一橫跨於兩平衡架的頂架，於頂架上則設置有一貼帶結構，其次於機台上設置有數個可調整支撐高度的支撐腳架，於兩平衡架上各設置有一容置室，於容置室內設置有一彈簧，於彈簧的頂端頂持設置有一具內螺紋孔的螺塊；

…」，準此，可知系爭專利說明書之先前技術說明及申請專利範圍第1項之前言部分，已揭露有系爭專利之ㄈ形開口之長條型外框架、軌道架、平衡架、容置於軌道架內之滾輪、頂架、貼帶結構、可調整支撐高度之支撐腳架、容置室、容置室內設置有彈簧、螺塊等構造元件及連結關係。

系爭專利因先前技術之揭露，是其主要技術特徵僅為「於兩外框架的頂端設置有一橫跨於兩外框架的上頂架，於上頂架上相對於兩平衡架的位置上各設置有一螺穿螺塊內螺紋孔的螺桿，於兩螺桿上各設置有一鏈輪，並於兩鏈輪間設置有一鏈條，並且兩螺桿的底端係設置於所相對外框架的底緣。」

，而被證一第五、六圖及被證二已揭露有系爭專利於兩外框架之頂端設置有一橫跨於兩外框架之上頂架，於上頂架上各設置有一具內螺紋孔之螺桿，於兩螺桿上各設置有一鏈輪，並於兩鏈輪間設置有一鏈條，當轉動螺桿時，可帶動頂架及貼帶結構上下昇降調整高度，並揭示兩螺桿之底端係設置於所相對外框架之底緣等主要技術特徵，與系爭專利同樣具有使螺桿不會凸伸出外框架的底端，所以可讓貼帶結構下降至最低高度以配合最小箱體之功效，因此被證一第五、六圖及被證二之先前技術已可證明系爭專利請求項第1項係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者，自不具進步性。

㈣系爭專利於附屬項第2項增加「於外框架上設置有一用以與機台相結合的固定片」之限制條件，惟此構造已揭露於被證五第二圖，且皆為藉由固定片將外框架結合於機台上，而系爭專利請求項第1項有關昇降機構不具進步性之理由已如前述，是就系爭專利申請專利範圍第2項整體而言，其相較於引證案並未具有顯著或無法預期之功效，是組合被證五第二圖、被證一第五、六圖、被證二及先前技術，可證明系爭專利請求項第2項係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，故亦不具進步性。

另系爭專利附屬項第3項增加「於上頂架上設置有一與其中一螺桿同軸的轉把」之限制條件，惟此一構造已揭露於被證三第一、二、三、九、十圖之控制曲柄38及被證五第二、八圖之柄84，且皆為藉由轉把可讓螺桿隨之轉動以使與螺桿相互螺設之螺塊沿螺桿上下移動，而有關請求項第1項之昇降機構不具進步性之理由已如前述，是就系爭專利申請專利範圍第3項整體而言，其相較於引證案並未具有顯著或無法預期的功效，因此組合被證三第一、二、三、九、十圖之控制曲柄38及被證五第二、八圖之柄84、被證一第五、六圖、被證二及先前技術，可證明系爭專利請求項第3項係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，當不具進步性。

又系爭專利附屬項第4項增加「於彈簧底端設置有一墊片」之限制條件，惟此構造已揭露於被證二第二圖承板25及被證五第二圖墊片，且皆為藉由在彈簧底端設置墊片以固接組合，而有關請求項第1項有關昇降機構不具進步性的理由已如前述，是就系爭專利申請專利範圍第4項整體而言，相較於引證案並未具有顯著或無法預期之功效，是以組合被證二第二圖承板25及被證五第二圖墊片、被證一第五、六圖、被證二及先前技術，可證明系爭專利請求項第4項係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，自不具進步性。

綜觀上述分析，可知組合被證一第五、六圖、被證二及先前技術，即可證明系爭專利請求項第1項係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，已如前述，故組合被證一中之習知技術及第五、六圖、被證二、三、四、五、六及先前技術，亦可證明系爭專利請求項第1項係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，故系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。

三、如首揭說明，系爭專利之有效性乃為本件侵權行為損害賠償請求之前提要件，而經本院比對系爭專利與被告所提引證資料，認為系爭專利之有效性確有消極事由存在，而具有專利無效情形，已詳述如上，是本件原告主張被告侵害其系爭專利，進而訴請被告連帶賠償原告400萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，即屬無據，亦無深入討論之必要，應予駁回。

四、本件原告之訴既經駁回，其願供擔保為假執行之聲請即失所附麗，應併予駁回，附此敘明。

伍、本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，均毋庸再予審酌，附此敘明。

陸、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條、民事訴訟法第78條，判決如主文。

中 華 民 國 98 年 3 月 23 日
智慧財產法院第一庭
法 官 汪漢卿
以上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 98 年 3 月 23 日
書記官 邱于婷