智慧財產及商業法院民事-IPCV,97,民專訴,35,20090302,3

智慧財產法院民事判決
97年度民專訴字第35號
原 告 喜美工業股份有限公司
法定代理人 甲○○
訴訟代理人 崔百慶律師
被 告 鎂興企業有限公司
法定代理人 乙○○
訴訟代理人 吳中仁律師
參 加 人 經濟部智慧財產局
代 表 人 丙○○
訴訟代理人 丁○○
上列當事人間請求專利權損害賠償事件，本院中華於民國98年2月16日辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、程序方面：㈠按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求之基礎事實同一，或不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第3款、第7款分別定有明文。

查原告原起訴請求㈠被告應給付新臺幣（下同）1,000,000 元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止按年息5 % 計算之利息。

㈡願提供擔保，請准宣告假執行（見本院卷第4 頁）。

嗣於民國97年12月1 日當庭就訴之聲明追加請求被告不得就原告所有新式樣第072526號專利（下稱系爭專利）之置物櫃專利物品，為任何製造、販賣、使用或以上述目的而進口該物品之行為，並確認為專利法第84條第1項規定，請求排除侵害，雖被告當庭表示不同意（見本院卷第48頁），惟原告請求之基礎事實同一，不甚礙被告之防禦及訴訟之終結，依首揭規定，應予准許。

㈡次按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定，智慧財產案件審理法第16條第1項定有明文。

查原告主張被告侵害系爭專利而提起本件訴訟，並已於97年2 月27日向參加人提出舉發，而抗辯被告所有新式樣第D117261 號專利（下稱被告D117261 號專利）有不符新穎性專利要件（見本院卷第2 頁），揆諸前揭規定，本院應就此專利權有效性抗辯有無理由自為判斷，合先敘明。

二、原告聲明求為判決：㈠被告應給付原告1,000,000 元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止按年息5%計算之利息。

㈡被告不得就原告所有新式樣第072526號專利之置物櫃專利物品，為任何製造、販賣、使用或以上述目的而進口該物品之行為。

㈢就第1項請求，願供擔保，請准宣告假執行。

並主張：㈠原告係一專業之事務用及辦公用桌、櫃製造商，其負責人甲○○於88年間構思系爭置物櫃之新式樣設計，於88年7 月23日由原告申請新式樣專利，90年3 月1 日原告取得新式樣專利第072526號，專利期間至100 年7 月22日。

㈡原告在取得系爭新式樣專利後，近日發現被告竟仿冒原告已申請新式樣專利權之置物櫃商品，生產、銷售編號MH506 型塑鋼床頭櫃，大量銷售至各醫院等，並有原告託人購買之被告產品之出貨單可稽，是被告已嚴重侵害原告之專利權。

為此，原告乃於97年1 月29日寄發存證信函予被告，敬告其於函到後停止一切販售仿冒商品之行為。

詎被告竟於97年2 月15日函覆：「本公司於研發床頭櫃時，已知貴公司床頭櫃專利在案，而為避免其侵權問題產生，已設計與貴公司不同的款式，也取得經濟部智慧財產局專利（D117261 ），所以本公司未涉嫌仿冒侵權行為。」

云云。

由此可見，被告於進行仿冒之前，已明知原告早已取得系爭專利權。

蓋本件原告係於88年7 月23日提出新式樣專利之申請，於90年3 月1 日取得088304835 號專利，被告則仿冒原告之商品（僅在平盤、抽屜做些微之變化）於95年7 月12日提出申請，96年6 月1日取得第095303941 號專利，被告刻意只做些微之變化而加以仿冒，故意侵害原告之系爭專利權甚明。

㈢原告已對被告D117261號專利提出舉發：⒈原告在知悉被告進行仿冒及申請並取得我國新式樣專利後，業已於97年2月27日向參加人提出舉發，主張被舉發案不具新穎性，違反專利法第110條第1項第1款之規定。

⒉被舉發案與原告之專利僅有三處細微之差異：⑴被舉發案之平盤與抽屜之側緣均呈由上往下漸擴之傾斜狀。

⑵被舉發案之平盤與抽屜前方中央下段設有梯形狀之凹槽。

⑶被舉發案之長方板兩側為平直狀接設到中央部位置則連接形成為弧面狀。

⒊以上三點微小不同乃屬設計要素或細微的局部差異，而非為有特殊視覺效果之設計特徵。

⑴對於上開第一點不同，由於平盤與抽屜之側緣佔整個櫃體的分量很小，以被舉發案立體圖觀之，如非文字說明則該傾斜狀幾乎無法看出。

因此，被舉發案不能以此而達到與原告之專利有視覺效果之不同，故此不同點非為設計特徵。

⑵對於上開第二點不同，原告之專利之凹槽係在抽屜之上緣，而被舉發案之梯形凹槽在整個櫃體正面所佔比例極小，且為一般抽屜常見之手法。

因此，被舉發案不能以此而達到與系爭專利有視覺效果之不同，故此不同點非為設計特徵。

⑶對於第三點不同，系爭專利之長方板係全弧面狀，而被舉發案兩側為平直狀，中央為弧面狀。

由被舉發案之圖面觀之，其中的弧面狀約佔兩長方板的1/3至1/2的大部份，此與系爭專利之全弧面比較，實難稱於視覺上有新穎特徵。

由以上分析，依據新式樣審查基準中對創作設計性之規範判斷，被舉發案經由系爭專利相同或近似之形狀揭露，而不具有新穎特徵及正面視覺效果。

且如將兩者併排，以肉眼直接觀察、比對，會使普通消費者產生視覺效果混淆，顯然被舉發案之新式樣與先前技藝系爭專利為相同或近似之設計，而有專利法第110條第1項第1款否准專利規定之適用。

㈣本件被告侵害系爭專利，事證明確。

原告依專利法第85條第1項第2款之規定，請求被告給付「因侵害行為所得之利益」500,000元，再依專利法第85條第3項之規定，請求被告應給付一倍於損害額之賠償即500,000元，合計請求金額為1,000,000元。

㈤參加人專利舉發案審定書理由係認「證據2 與系爭專利之平盤、抽屜、抽屜手把、長方板，ㄇ形架凹部等之形狀特徵不同，通體觀察，兩者形狀不相同、不近似，難證系爭專利不具新穎性；

由於證據2 與系爭專利之形狀特徵差異明顯，因此系爭專利之整體形狀，為其所屬技藝領域中具有通常知識者尚難依證據2 所易於思及者，難稱系爭專利不具創作性。

」等語。

惟因本件被告產品不論在形狀、色彩、佈局位置、使用功能、相對所佔比例均與系爭專利雷同，顯不具有新穎性，故原告實無法茍同參加人之上揭專利舉發案審定書之理由。

㈥被告D117261號專利並不具有創作性，蓋：⒈被告D117261 號專利將平盤與抽屜之側緣設計成傾斜狀，為該新式樣所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之先前技藝易於思及者，因此不具創作性。

⒉被告D117261 號專利將系爭專利之抽屜上緣之凹槽改變位置而成梯形凹槽，是為一般抽屜常見之手法，為該新式樣所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之技藝易於思及者，因此不具創作性。

⒊被告D117261 號專利將系爭專利之全弧狀長方板，修改為兩側為平直狀而中央為弧面狀，為該新式樣所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之先前技藝易於思及者，因此不具創作性。

三、被告聲明求為判決：㈠原告之訴其假執行之聲明均駁回。㈡如受不利之判決，願供擔保請准免予假執行。

並抗辯：㈠被告D117261號專利之MH506型床頭櫃（下稱被告產品），係被告於95年間請黃建銘研發設計，並於96年6月1日經參加人審查公告，取得新式樣專利權。

從而，被告所產製、銷售該床頭櫃之行為，係行使專利權之正當行為，當無故意侵權行為可言。

㈡就賠償數額計算部分：按損害賠償之債，以有損害之發生及有責任原因之事實，並二者之間，有相當因果關係為成立要件。

本件原告依其所主張之事實觀之，並未言及因被告之行為其受有何實際之損害；

既無損害，即無賠償請求權；

原告逕以專利法第85條第1項第2款規定，認被告因侵權行為所得之利益「當」在1,000 ,000元以上，請求被告賠償云云，顯屬無據（最高法院19年上字第363 號、48年台上字第481 號判例參照）。

㈢本件兩造專利，除有原告所指之三處差異外，另有⒈平盤的設有橫溝及平面之凸起部分；

⒉長方板之縱向凹槽設計部分；

⒊毛巾架之橫向長凹槽設計部分等差異，原告均故未提及。

以上各項均為系爭專利所無之特徵，而為被告D117261 號專利之主要設計特徵。

兩者於整體視覺效果上既互有不同，自非屬近似之設計，亦不構成民事侵權行為，原告徒憑其主觀上之看法，認屬仿冒之設計，並請求損害賠償云云，於法自難謂當。

四、參加人到場陳稱其於98年1月18日審定原告舉發不成立，理由詳如舉發審定書所載。

五、經查下列事實：㈠原告於90年3月1日取得新式樣專利第072526號即系爭專利，專利期間至100年7月22日。

㈡被告於96年6月1日取得新式樣第D117261號專利權。

㈢原告於97年2月27日對被告D117261號專利提出舉發撤銷案（申請案號：95303941N01），經參加人於98年1 月10日作成舉發不成立之審定。

有兩造均所不爭執之系爭專利新式樣專利圖說、專利公報、專利證書、專利舉發申請書、被告第D117261 號專利圖說附卷可稽（見本院卷第9 至15頁、第19至30頁、第91至93頁），自堪信為真實。

六、得心證之理由：本件兩造所爭執之處，在於㈠被告第D117261 號專利有無違反專利法第110條第1項第1款規定，而有專利法第128條第1項規定之應撤銷其新式樣專利權事由？㈡原告得否依專利法第84條第1項、85條第1項第2款、85條第3項之規定，請求被告給付損害賠償1,000,000 元，及不得就原告系爭專利之置物櫃專利物品，為任何製造、販賣、使用或以上述目的而進口該物品之行為？經查：㈠系爭專利侵害及被告D117261號專利權有效性之判斷：⒈系爭專利之新式樣物品名稱為「置物櫃」，申請專利範圍為置物櫃之形狀，依如附圖1 圖說之記載：整個櫃體由上往下在頂承板下方依序設有可拉開之承盤及抽屜，可側開之大空間內櫃及固定式底承板。

其中，承盤能以其延伸底緣外拉，抽屜則可由上中央凹部施力拉開，大空間內櫃則以一側凹部側開，而在該內框與底承板之間則為開放式放置空間，沿櫃體兩側則設有嵌入式毛巾吊架。

即其形狀為：整個櫃體由上往下為頂承板、承盤、抽屜、內櫃及底承板，側面設毛巾架，櫃體正面呈全弧面，所有的拉控構造均為內藏式，尤其抽屜的面板外觀為兩截式，上半部呈平面，下半部呈弧面，抽屜把手設於上半部與下半部之水平連接面；

另外在櫃體側面設毛巾架，並設有ㄇ字形嵌槽及中央之圓形凹槽。

其特徵在於：全弧面之櫃體正面，兩截式之抽屜面板及ㄇ字形嵌槽中央設圓形凹槽之毛巾架。

⒉被告抗辯其係依被告D117261 號專利生產及銷售編號MH506型塑鋼床頭櫃。

依被告D117261 專利之如附圖2 圖說，其新式樣物品為「床頭櫃」，其形狀為：整個櫃體由上往下為頂承板、承盤、抽屜、內櫃及底承板，側面設毛巾架，其特徵在於正面概呈弧面，所有的拉控構造均為內藏式，承盤及抽屜的面板外觀均設梯形凹槽作為握把，具重覆設計之視覺效果，內櫃面板中央段呈弧面其兩側呈平面；

另外在櫃體側面設毛巾架，並設有ㄇ字形嵌槽，而在嵌槽中央下方設矩形凹槽。

⒊物品是否相同或近似之判斷：系爭專利之新式樣物品名稱為「置物櫃」，被告D117261 號專利物品為「床頭櫃」，兩櫃體之構成均為物品放置、收納之功能及用途，故被告產品與系爭專利產品「物品相同」。

⒋整體視覺性設計是否相同或近似之判斷：依新式樣專利圖說圖面並參酌創作說明，比對被告產品與系爭專利產品之視覺性設計，被告產品與系爭專利產品兩者之構成均包括頂承板、承盤、抽屜、內櫃、底承板及毛巾架，所有的拉控構造均為內藏式，側面設嵌入式毛巾架。

惟系爭專利產品之抽屜的面板外觀為兩截式，上半部呈平面，下半部呈弧面，抽屜把手設於上半部與下半部之水平連接面；

內櫃面板呈全弧面。

被告產品之承盤及抽屜的面板外觀均設梯形凹槽握把，具設計形式反覆之視覺效果；

內櫃面板中央段呈弧面而兩側呈平面。

綜上，雖然系爭專利產品與被告產品之構成由上往下均為頂承板、承盤、抽屜、內櫃及底承板，並有側面毛巾架，惟兩者之承盤及抽屜之面板、握把及內櫃面板外觀差異明顯，整體觀之，被告產品與系爭專利產品之「視覺性設計整體」不相同亦不近似，詳如附表所示。

⒌被告產品是否包含新穎特徵：被告產品與系爭產品申請專利之新式樣範圍的視覺性設計整體不相同且不近似，已如上述，則被告D117261 號專利未落入系爭專利權範圍，依專利侵害鑑定要點（見該要點第47至49頁）之規定，無須再進行「被告產品是否包含新穎特徵」之比對判斷。

⒍綜合上述，可知被告第D117261 號專利具有新穎性，並無違反專利法第110條第1項第1款規定，而有同法第128條第1項規定之應撤銷其新式樣專利權事由，且被告產品未落入系爭專利權範圍。

㈡參加人依原告所申請舉發，審認系爭專利不足以證明被告第D117261 號專利有違反專利法第110條第1項第1款規定，並無同法第128條第1項規定之應撤銷其新式樣專利權事由，而作成「舉發不成立」之審定，有參加人98年1 月10日(98)智專三㈠03011 字第09820013630 號專利舉發審定書附卷可稽（見本院卷第91至93頁），可知上開專利舉發審定書與本院見解一致，亦認為被告第D117261 號專利具有新穎性，並無應予撤銷之原因。

㈢從而，被告第D117261號專利具有新穎性，並無應予撤銷之原因，且涉案物品未落入系爭專利之申請專利範圍，故被告並未侵害原告系爭專利權，則原告請求被告給付1,000,000元，及自起訴狀繕本送達翌日（即97年11月5日）起至清償日止按年息5 % 計算之利息，及被告不得就原告所有系爭專利之置物櫃專利物品，為任何製造、販賣、使用或以上述目的而進口該物品之行為，均無理由，應予駁回。

原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失所依據，應併予駁回。

㈣至兩造其餘之攻擊或防禦方法，及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。

另原告雖聲請鑑定被告第D117261 號專利是否落入系爭專利之申請專利範圍，然本件依卷內證據已足以認定被告第D117261 號專利並未落入系爭專利之申請專利範圍，有如上述，是以原告聲請鑑定已無必要，不應准許，併此述明。

七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。

中 華 民 國 98 年 3 月 2 日
智慧財產法院第二庭
法 官 曾啟謀
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
中 華 民 國 98 年 3 月 2 日
書記官 王月伶