智慧財產及商業法院民事-IPCV,97,民專訴,4,20081111,1

智慧財產法院民事判決
97年度民專訴字第4號
原 告 立群企業有限公司
法定代理人 甲○○
訴訟代理人 曾信嘉 律師
被 告 國運實業有限公司
兼法定代理人 乙○○
共同訴訟代理人 連阿長 律師
被 告 台灣菸酒股份有限公司
法定代理人 丙○○
訴訟代理人 俞昌瑋 律師
上列當事人間專利權損害賠償事件，本院於中華民國97年10月22日辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由甲、程序方面：原告提起本件民事訴訟時，被告台灣菸酒股份有限公司 (以下簡稱台灣菸酒公司)之代表人已由丁○○變更為丙○○，原告於起訴書雖記載台灣菸酒公司之代表人為丁○○，惟已於民國97年9 月23日準備程序陳明更正改列丙○○為台灣菸酒公司之代表人，並撤回原對丁○○本人之起訴，合先敘明。

乙、實體方面：

一、原告起訴主張略以：

㈠、原告於91年10月17日以「LED 發光二極體手電筒結構」向經濟部智慧財產局申請新型專利（以下簡稱系爭專利），經編定為第091216546 號審查獲准專利(證書號新型專利第223392號) ，專利期間自93年3 月21日起至103 年10月16日止。

系爭新型專利之申請專利範圍第1項( 即獨立項) 為「一種LED 發光二極體手電筒結構，包括本體、電池座、LED發光二極體、燈座、燈罩；

其中在燈座內部設有複數個可供LED 發光二極體穿出的透孔者；

其特徵在於：該透孔圓周設製圓弧狀擋緣，作為將光源周圍的散光集中、聚光之用。」

惟被告國運實業有限公司( 以下簡稱國運公司) 曾標得被告台灣菸酒公司公告採購之「手搖式充電式手電筒」83,500只，而其所交貨予被告台灣菸酒公司之「LED 手搖式發電燈」，由於燈座部分之結構，疑似有侵害原告所有之系爭新型專利，原告於取得「LED 手搖式發電燈」後，遂於委請台灣省機械技師公會，為專利侵害鑑定；

經鑑定後認為被告國運公司所製造並販售與被告台灣菸酒公司之「LED 手搖式發電燈」，與系爭新型專利之申請專利範圍實質相同，而認被告國運公司所製造、販售之「LED 手搖式發電燈」，有侵害原告所有系爭新型專利事實，為此提起專利權損害賠償之訴。

㈡、被告國運公司於未經原告同意授權下，逕自製造、販賣「LED手搖式發電燈」，而被告台灣菸酒公司於未經原告同意下，逕採購「LED手搖式發電燈」而作為搭售菸酒產品之舉，屬販賣或使用系爭新型專利之行為。

依專利法第108條規定「同法第79條至第86條之規定於新型專利有所準用」，原告依法得就侵害新型專利權之人請求損害賠償，而被告乙○○如前所述既對於其公司業務之執行，有違反法令而致原告受有損害，則被告乙○○之行為，已構成民法第185條所訂之共同侵權行為。

由於被告乙○○為被告國運公司負責人，依公司法第8條、第23條第2項等規定，被告乙○○應與被告國運公司連帶對於原告負損害賠償責任。

依專利法第85條第1項規定可知，原告所受損害之計算，得以侵害人因侵害行為所得利益為計算依據。

故原告以被告國運公司所得標金額新台幣(下同)6,838,650元，作為本件原告所受損害。

㈢、被告所提證據2之美國專利第US 6,461,008號係揭示一種LED的燈組，尤指一種矩陣排列的燈組，其欲解決的問題及達成目的之技術手段完全與系爭專利的手電筒領域不同，被告指其「反射區470其可匯集成多數的LED 燈360，其外形呈可環繞於LED燈360周圍的錐形」，惟進一步搭配證據2的FIG 26至FIG 31可清楚看出，其係呈直線狀的錐形，證據2並無法揭示系爭專利中「透孔圓設製圓弧緣狀擋緣」結構特徵。

再者，證據2中亦未揭露系爭專利中有本體、電池座、燈座與燈罩的相對結合結構，故證據2不僅與系爭專利所欲解決的問題及達成之目的分屬不同的技術領域，且兩者的結構亦存在有極大的差異。

再者，透過系爭專利前述的結構設計，使系爭專利進一步能提升現有LED二極體手電筒有關「集中、整合、聚光成平直光線」與「有效防止這些散光對有效光產生干擾」的功效與效能，系爭專利無違核准當時專利法之規定，自不得以證據2指稱系爭專利不具進步性。

㈣、就證據3之中國大陸專利號CN0000000A號案而言，由證據3所欲解決的問題及達成之功效與系爭專利並不相同，同時由圖面以觀，證據3的反光罩結構設計係具有對應LED燈的第一錐形表面，第一錐形表面接一圓柱形表面，而圓柱形表面另在銜接一錐形的第二表面，且最後在連接有一同直徑的表面 (如圖3或圖13等)。

換言之，證據3並未見到如系爭專利中「透孔圓設製圓弧緣狀擋緣」的結構特徵，證據3亦未揭露系爭專利中有關本體、電池座、燈座與燈罩等相對結合結構。

又系爭專利透過其特殊的結構設計，使系爭專利進一步能提升現有LED二極體手電筒能產生集中、整合、聚光成平直光線的功效，並解決散光對有效光產生干擾的問題，故系爭專利非熟悉該項技術者依據證據3所能易於思及完成者，系爭專利確實具有「進步性」。

㈤、就舉發證據4之美國專利公告第4,254,453號之專利案而言，證據4係揭示一種LED的燈組，尤指一種矩陣排列的燈組，其欲解決的問題及達成目的之技術手段完全與系爭專利的手電筒領域不同，再者系爭專利包括有一本體、一電池座、一LED發光二極體、一燈座及一燈罩，其中燈座內部設有複數個可供LED發光二極體穿出的透孔者，而透孔圓周設製有圓弧狀擋緣，同時本體的開口圓周內壁設有一圈卡槽，卡槽上設有圓弧缺口，該燈座外部對應於本體的圓弧缺口處設有供對入旋閉形成卡固之圓弧卡榫，且電池座外部設有外階緣以及間隔斷續的定位環，該燈座內部對應於定位環的間斷處設有內定位條，再者燈座外部設有外定位條，該燈罩內部設有對應的定位槽，藉以對入套設於本體，使LED 發光二極體的光源產生集中與聚光之效果。

而證據4 並未揭示前述的結構特徵，很顯然地，兩者不僅所欲解決的問題及達成之功效不相同，且證據4 亦無法揭露系爭專利的整體結構。

同時系爭專利進一步能提升光源的集中、整合、聚光等效果，並能解決散光對有效光產生干擾的問題，系爭專利確實具有功效的增進，故系爭專利非熟悉該項技術者依據證據4 所能易於思及達成者，故系爭專利具有相當之「進步性」。

㈥、被告國運公司既言其並不否認原告於93年間取得系爭新型專利權，顯見被告對於原告為系爭專利權之專利權人並不爭執，兼以被告言稱: 其在參加被告台灣菸酒公司採購「手搖充電式手電筒」投標前，確實有於智慧財產局網站查詢，並查獲原告所申請之「手搖充電及發電之LED手電筒結構」專利被撤銷，故才誤以為被告台灣菸酒公司採購之「LED手電筒」無人擁有專利權等語以觀，被告國運公司既有於投標前已上網進行查詢系爭專利物品有無侵害他人專利之情事，理應知悉系爭新型專利確屬原告所有。

衡諸常情，被告國運公司於查詢時，既發現原告所申請之「手搖充電及發電之LED手電筒結構」專利有被撤銷之情事，理應會另以該專利申請人(即原告)為條件，再次進行專利之檢索，畢竟於申請專利有被撤銷之情況，專利申請人常有修正專利範圍後再為專利申請之情事。

因此，被告國運公司所謂其因查獲原告所申請之「手搖充電及發電之LED手電筒結構」專利被撤銷，故才誤以為被告台灣菸酒公司採購之「LED手電筒」無人擁有專利權等語，顯然僅係空辭為辯，與常理有違，並非可採。

被告國運公司早已明知原告為系爭新型專利之專利權人，是以就系爭專利權之侵害，被告國運公司實難謂其並無故意。

㈦原告係於被告國運公司交貨予被告台灣菸酒公司後，始取得侵害系爭新型專利之物，並發現被告國運公司與被告台灣菸酒公司等有侵害系爭新型專利之情事，故遂於97年1月17日後陸續發函予被告國運公司以及被告台灣菸酒公司 (證物七)。

再者，依原告委託台灣省機械技師公會所做之專利侵害鑑定報告日期為97年4月3日以及鑑定報告中所檢附之待鑑定物品實體照片上有「台灣啤酒」等字樣可知，原告確實係於被告國運公司交貨予被告台灣菸酒公司，並由被告台灣菸酒公司進行搭售後，始取得侵害系爭新型專利之物，故原告就被告國運公司侵害系爭新型專利之行為，並無故意不告知之情事。

因此，原告就被告國運公司之侵權行為並無與有過失。

㈧被告主張屬於成本支出者，顯屬過高，且部分費用並非被告進口系爭新型專利物品之支出，茲分述如下:⒈被告進口支出關稅、吊櫃費等支出部分，屬於被告進口系爭新型專利物品所支出者，僅有588,329 元，計算方法如下:⑴依被證8所示，被告所進口之手搖充電式手電筒之完稅價格為2,675,200元，故進口稅為:133,760元 (計算式2,675,200*進口稅率5%= 133,760) 。

又推廣貿易服務費為完稅價格乘以推廣貿易服務費率(萬分之四)，故推廣貿易服務費為: 1,070 元( 計算式:0000000*0.0004=1 070. 08)。

營業稅=(完稅價格+ 進口稅)*5%，是以營業稅為140,448 元。

再者，依被證11所示，除關稅/ 商港建設費外，其餘費用總計為:17,403 元。

由於被告該次進口貨品，並非僅進口手搖充電式手電筒，尚有其他物品，故上開17,403元得作為被告進口系爭新型專利物品之成本費用者，應僅有16,632元( 計算式17403*0000000/0000000=16631. 71)。

綜上所述，被告於97年1 月2 日進口系爭新型專利物品所支出之關稅、吊櫃費等，僅有291,910 元。

⑵依被證9及被證10所示，由於被告該次進口之物品亦非僅單純只有系爭新型專利物品，故其能列舉為成本支出者僅有:(1) 進口稅:136,858 元 (計算式:(0000000+512)*5%=136857.6)、(2)推廣貿易服務費:1,095元 (計算式:0000000*0.0004=1094. 86)、(3)營業稅:143,701元( 計算式:(0000000+136858)*5%=143700.5) 、其餘費用:14,765 元( 計算式:16086*0000000/0000000=14764. 56) 。

合計被告於97年1 月16日進口系爭新型專利物品所支出之關稅、吊櫃費僅有296,419 元。

⑶合上所述，被告進口系爭新型專利物品所支出之關稅、吊櫃費等費用僅有:588,329 元⒉由被告所提出進口報單所示，被告除進口系爭新型專利物品外，尚有進口其他貨品，故就船運公司費用部份，應不得全數均認列為其進口系爭新型專利物品所支出之成本，而被告既僅主張38,528元( 即一次進口之船運費) ，原告認為尚屬合理。

⒊被證14書證，既無寄件人/託運人名稱，亦無收件人名稱，及詳細送貨地址，實難僅以該等託運提貨單，即認該等運費確實為被告運送系爭新型專利物品所支出者，故被告主張該等費用為其成本等語云云應予以抵扣之主張，誠屬無據。

⒋綜上所述，被告進口系爭新型專利物品所支出之成本僅有⑴產品進價: 5,344,000元、⑵關稅、吊櫃費等費用:588,329 元、⑶船運費: 38,528元、⑷貨運費:975元。

合計: 5,971,832元。

㈨依專利法第108條準用同法第85條第3項規定可知，新型專利之侵害，如侵權行為屬故意，法院得依侵害情節，酌定酌定損害額以上之賠償。

但不得超過損害額之三倍。

本件被告國運公司以及被告台灣菸酒公司，均曾收受檢附鑑定報告之律師函，卻仍執意為侵害系爭新型專利之物為販售等行為，足見渠等明顯具有侵害故意，兼以被告國運公司早已知悉系爭新型專利為原告所有，以及依鑑定報告所示，待鑑定對象與系爭新型專利獨立項之專利要件完全相符合，意即符合文義讀取之分析，足徵被告所進口之物品確實為系爭新型專利之仿冒品等情，更可證被告國運公司確實有侵害系爭新型專利故意。

按專利法第85條第3項規定，係參酌美國專利法第284條之故意侵權加重損害賠償而來，是何謂故意之專利侵權於事實面而言，似可參考美國相關判決實務，以為我國法院酌定加重損害賠償額之參考。

據美國專利判決實務，當一行為人知悉有他人之專利權存在，並知該等專利權存在可能與其正在或擬從事進行之生產、製造等行為有一定關聯時，該等行為人即有正當義務(due care)進行研究、調查其將或已進行之行為是否將侵害他人有效之專利權，如未盡此等義務，則行為人於被控專利侵權後，即有可能被認定為故意侵權而判處加重損害賠償(enhanced damage) 並需負擔對造之律師費用。

本件被告等前均曾收受原告委託律師所發書面函件，理應明知渠等所正在或擬從事進行之生產、製造等行為與原告之新型專利有關，詎渠等仍執意為侵害行為，並未盡渠等所負正當義務，進行研究、調查渠等將或已進行之行為是否將侵害他人有效之專利權，是依上揭美國判決實務，被告等應被認定為故意侵權而判處加重損害賠償。

故以被告得標之金額6,838,650 元，扣除被告之成本費用:5,971,832 元後，可得被告侵害系爭新型專利獲利為:866,818 元。

然於原告並無與有過失，以及被告等侵權行為係故意情況下，原告請求酌定損害額三倍之賠償( 即2,600,454元) ，以彌原告所受損害。

㈩、原告起訴聲明：被告乙○○應給付原告6,838,650元，及自97年8 月7 日起至清償日止，按週年利率百分之五計算利息。

被告乙○○應給付之部分，被告國運公司應與被告乙○○負連帶給付責任。

被告台灣菸酒公司應給付原告6,838,650元，及自97年8 月7 日起至清償日止，按週年利率百分之五計算利息。

上開各項被告中如任一人為給付，其他人於其給付金額之範圍內，免給付義務。

並陳明願供擔保，請准予假執行。

二、被告主張：

㈠、被告國運公司辯稱：系爭新型專利權有應撤銷之原因，應不能作為侵害之標的。

⒈系爭專利所描述之結構特徵早在原告申請專利之前（原告申請日為91年10月17日），即由多人取得專利。

⑴美國於91年10月8日（2002年10月8日）公告第6461008號核准專利，依其公告與系爭專利結構相同者為其中「FIG26-30」，其內容原文為「Referring to FIGS.26-30,areflector or culminator for the individual LED lightsources 306 is disclosed. The reflector orculminator is indicated in general by the numeral370.The reflector or culminator 370 may be conicalin shape and may be configured to encircle anindividual LED light source 306. The reflector orculminator 370 may be partially transparent」，譯為 「有關圖示26-30，一個反射鏡或稱反射區域370導引LED 燈360光線的技術。

反射鏡或稱反射區域370，在外形上呈錐形而且可以配罝成環繞LED 360外圍。」

再請參閱FIG31，該圖示明白顯示「反射鏡或稱反射區域492 其可匯集成多數的LED 燈360 ，形成一反射區域492 ，而這裡的反射區域可作成區隔，並令多數的LED 燈306 光線藉由反射區域492 平行反射出去」；

由被證2 可看出其反射鏡或反射區域，係利用「圓弧錐形」（此一圓弧錐形可由圖示中看出）作為反射光線的區域，如FIG31 中該反射區域492 ，為一個以上的「圓弧錐形」其與基板488 上之LED 燈306 結合後，其「圓弧錐形」即包圍LED 燈306 ，其利用圓弧錐形將LED 燈306 光線反射出去，此一手法與被舉發者之專利範圍所述之「圓弧狀擋緣」完全相同，二者均係將光線透過包圍於LED 燈外圍之「反射區域」，將光線反射出去，雖被證2 不屬於手電筒的改良，然該等技術被歸類於（F21V照明裝置或其系統之功能特性或細節；

照明裝置與其他物件的結構組合者），此等技術領域一旦該技術已被公開公告後，即成為熟悉LED 技術的人士可針對該反射區域用於相關產業，因此該等技術不該被重複利用，尤其是用來再註冊專利。

⑵2001年3月15日（90年3月15日）兩兄弟光電子有限公司提出申請，德國於2002年1 月10日公布之「燈，尤其是住宅燈、檯燈或手電筒」之發明專利權（中國2003年7 月23日公布）。

根據被證3 （CN0000000A）其摘要提到：「本發明涉及一種燈，尤其是一種住宅燈，檯燈或手電筒，其具有一個燈頭(13) ，所述燈頭(13)具有一個佈置在空心反光罩(17)中的光源(16) ，所述光源(16)的插塞接點和／或連接觸點穿過所述空心反光罩的通孔向後面伸出。

根據本發明，所述光源是一個發光二極體(16)，所述空心反光罩(17) 的所述通孔非常靠近所述發光二極體(16)的表面輪廓，這樣，所述發光二極體在所述燈頭內通過所述空心反光罩不僅被對中，而且在縱向軸上被定位。

所述空心反光罩具有一個至少基本成錐形的，圍繞所述發光二極體的發光晶片的反光罩部分。』

足證被證3 相同於系爭專利之處，包括有『光源（LED ）穿過所述空心反光罩的通孔向後面伸出、反光罩至少基本成錐形、圍繞所述發光二極體」等結構；

而被舉發案則描述：「複數個可供LED 發光二極穿出的透孔者；

其特徵係在於：該透孔圓周設製圓弧型檔緣，作為將光源周圍的散光集中、聚光之用。」

再參照被證3 專利說明書第16項第1 段所提到「圖4 至圖7 中描述了根據本發明的其他燈形，然而在所述的燈形中，分別使用多個二極管作為光源來代替唯一的二極管。

所述每個二極管都被一個反光罩罩住。

前面所描述的相互關係適用於由一個二極管和一個反光罩組成的每一個單元。」

相同於這樣的描述被列在被證3 的申請專利範圍第9項裡；

根據這樣的描述，在被證3 的第4 圖至第7 圖內可明顯看出，每一發光LED 均被反光罩所圍繞，並列舉出各種發光LED 佈置的可能性，其中第6 圖與被舉發案的第5 圖示幾近完全一致，而說明書第16頁的描述裡，完全落入被舉發案『該透孔圓周設製圓弧狀擋緣，作為將光源周圍的散光集中、聚光之用。』

申請專利範圍內。

⑶依美國1981年3月3日公告之第4254453號專利案，依其專利圖FIG6-8所示，可以看出其反射鏡表面呈「圓弧形狀」，一如被舉發案申請專利範圍所述的「該透孔圓周設製圓弧狀擋緣，作為將光源周圍的散光集中、聚光之用。」

，其原文提及「In accordance with an important aspectof the present invention,the internal reflectorsurface 76 is a variable focus paraboilc surfaceor surface of a paraboloid;i.e. a series ofparabolic surfaces each having a different focalpoint or focus along a central axis 45 through thereflector cavity 42. The reflector cavity surface76 is defined to collect and collimate light raysemanating from various points along the centralaxis 45 into a beam or column of light raysparallel to the central axis45.」譯：「反射鏡表面76是可變的焦點拋物線的表面；

也就是一系列的拋物線的表面每個經過反射鏡子42，沿著中央的軸45有不同的焦點或反射焦點。

反射鏡表面76被定義收集來自於LED進入的光線或中央軸45的光線經反射鏡表面76平行的射出」；

被證4 所述的名詞盡管跟被舉發案有所不同，然而在解決光線的反射上全然一致，而所謂的「拋物線的表面」其實就是被舉發案的「圓弧狀擋緣」，二者對於將利用「圓弧狀擋緣」或「拋物線的表面」將光線反射的技術架構可謂一致，被證4 早於被舉發案申請前，足證明被舉發案係運用已知的習知技藝。

⒉以圓弧形擋緣圍繞發光二極體，作為將周圍集中、聚光之技術，早已為燈具業者所習用。

雖原告之系爭專利，係採複數擋緣；

相對於熟知此項技術之人，是很容易將每一個單獨的反光罩集結成一體，為縮小反光罩面積時可經由模具來完成，使每一個反射罩單元相互連結如被舉發案之結構，儘管被證3並沒有提示這樣的結構，然被證3已經設有反射罩的LED燈，鋪設一條可行的路線，包括對於各種LED燈的排列方式，對於設成如舉發案的「圓弧形擋緣」而言已非難事，系爭專利運用已知技術相當明顯。

⒊系爭專利有如上所述之應撤銷事由，被告於97年7月15日已向經濟部智慧財產局舉發。

⒋系爭專利謂「弧形檔緣」收聚光之效，應屬習用技術：⑴LED 燈之特性為直光，根本不生光暈，無需檔緣即可生聚光之效果。

⑵一般光源透過穿孔或檔緣均可生聚光效果。

所謂透過特殊設計將光源中心20度以外之散光集中，非原告之專利，亦即原告系爭專利，對弧形檔緣無特殊設計。

⑶以「檔緣」作為聚光之用早在系爭專利申請，即為習知技術，此見：①被證2 ，2002年10月8 日授權之美國0000000B1 號專利，附圖FIG 27、FIG28 、FIG29 、FIG30 ，即明該專利，係以檔緣作為聚光之用，為該發明之一個重要特點。

②被證3 ，2001年3 月15日提出申請2002年公開的中國專利。

根據其專利要求，記載：足見其係以圓弧形檔緣套住光源而達成聚光效果。

此見其專利要求2 所載及附圖1 、2 更明。

③被證4 ，1981年3 月3 日授權之美國專利，此見其附 圖FIG4、FIG 9 可見其以弧形檔緣，收聚光之效，尤 其FIG8、Da、Db、Dc、De更說明聚光情形。

⑷依1990年10月16日授權之0000000 號美國專利，該專利案，仍以「檔緣」作聚光之作用。

依其專利說明記載「請參閱圖6 、7 及8 ，並請考量反射排列40之詳細構造，在一個特定可取實施例中，反射排列40係以射出成型方式來製造，並具有一體模造及成型之反射凹穴42，每一凹穴均設有一內部反射面76，該反射面具有預定焦距特性及具有一中心孔44以容置光源14之本體20。

根據本發明一重要特點，內部反射面76係一可變焦距拋物面或一拋物體之表面；

即一系列每一者均具有通過反射凹穴42之中心軸線45上的不同焦點或焦距。

反射凹穴面76係用以收集及調準由沿中心軸線45上不同點所發出之光線，而成為一束或一柱平行中心軸線45之光線。

該可變曲率拋物線形反射面76導致光源14由一理論點源離開，並且導致光源14沿中心軸線45不同點之的實際發散光線。

實際上，在反射面76上之點調準了光源沿中心軸線45所發出之光線。

因此，光輸出效率成為最大，內部反射成為最小，而產生了調準之光線。

光源14並非是一點光源之原因，乃是發生於本體20封裝材料及本體外部環境（空氣）之間介面上LED 晶片發射出光線所產生之折射所致。

以下為圖8 所說明之反射面76及定義反射凹穴42的尺寸表，但僅為本發明原理之一特定實施例，而不應解釋為限制本發明：－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ D-直徑 H-高度 英吋（毫米） 英吋（毫米）－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－a 0.400（10.16） 0.284（ 7.21）b 0.338（ 8.59） 0.200（ 5.08）c 0.279（ 7.09） 0.14 （ 3.56）d 0.225（ 5.72） 0.100（ 2.54）e 0.169（ 4.29） 0.070（ 1.78）f 0.132（ 3.35） 0.57 （ 1.45）除了由光源所發出及由反射面76所反射之光線調準之外，光線並且在沒有反射下直接由光源14傳送，及由反射凹穴42大致沿中心軸線45直接反射出。

在製造反射排列40時，在一特定實施中反射凹穴面76具有一2microinch之完成表面，並且電鍍一白銀反射層。

在反射凹穴42間之反射排列頂面部分41 之 完成表面，乃為一非常無光澤完成表面，以便使該部分不會產生反射。」

足證所謂「聚光」並非系爭發明所最初使用。

⒌原告主張系爭專利有⑴本體開口圓周內壁設有一圈卡槽，卡槽上設有圓弧開口，燈座外部對應於本體的圓弧開口處設有卡榫，藉以對入旋閉卡住。

⑵電池座外部設有外階緣以及間隔斷續的訂位環，該燈座內部對應定位環的間隔斷處設有內部訂位條，藉以對入套設於電池座；

⑶燈座外部設有定位條，該燈罩內部設有對應的定位槽，藉以對入套設於本體等專利特徵，為被告所舉發前所無。

但查：⑴所述特徵，為被告所交付台啤公司之「手搖式手電筒」所沒有。

蓋①被告交付台啤公司之手電筒沒有電池座，也就沒有所稱之斷續訂位環與訂位條。

②系爭專利燈座分3節，被告之燈座只分2 節，且系爭專利之燈罩為圓形，被告之燈罩為長方形，從而被告之燈座上並無需卡槽固定。

⑵被告所指前述特徵（本體卡槽與卡榫、電池座定位環與定位條、燈座定位條與訂位槽) ，業經經濟部智慧財產局2005年5 月30日作成新型專利技術報告評定為「無進步性」，亦即二殼體間設有對應的凹槽與凸緣，藉以互相嵌合，為習知之技術；

燈罩設有定位凸緣與定位凹槽藉以互相嵌合，為習知之技術，為所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之技術顯能輕易完成。

⑶原告另主張，其專利以單一弧形檔緣，複數LED ，為其主要特徵所在。

然查其所稱單一弧形檔緣，係以4 個半圓形檔緣以正方形排列，圍繞光源構成。

與被告交付台灣菸酒公司之手搖式手電筒，係採3 個弧形檔緣平行排列，且每一弧形檔緣圍繞1 個光源其構造完全不同（被證19）。

況且一個弧形檔緣，圍繞多數LED 之技術為美國專利第0000000 號，率先採用。

⒍被告交付台灣啤酒公司之手搖充電式手電筒與系爭專利，經財團法人台灣經濟科技發展研究院智慧科學研究所，初步鑑定結果認為「實質不同」。

⒎被告並無故意侵害原告之專利權。

⑴被告不否認原告於93年間取得系爭新型專利權。

但被告並非故意侵害原告之專利權，在參加台灣菸酒公司採購「手搖充電式手電筒」投標之前，確上智慧財產局網站查詢，且查獲原告所申請之「手搖充電及發電之LED 手電筒結構專利」被撤銷，才誤以為台灣菸酒公司採購之「LED 手電筒」無人擁有專利權。

⑵被告在投標當時，曾見原告之代理商參與投標。

因而以為台灣菸酒公司採購之「手搖充電式手電筒」，應非原告專利。

否則其代理商何不事先表明？⑶被告也經專利代理人告知，「弧形檔緣聚光、凹構、卡榫、固合結構」等均係習用技術，且經經濟部智慧財產局技術報告，評定為不具進步性之習用技術。

⑷依上述被告在「確信」系爭專利所謂「特徵」無「專利」之情況下而實施，實無違法之認識，應不構成故意。

⑸被告為商人，當然不能要求其對專利之訊息全無遺漏。

⒏縱使被告有侵權之行為，原告請求賠償金額，仍有違誤。

⑴原告明知台灣菸酒公司之手電筒採購案，將侵害其專利權，但故意事先不為告知，卻等到被告應交貨日期（96 年12月25日）後之97年1 月17日始發函告知。

足證被告之侵權，原告與有過失。

⑵原告原本請求之賠償金額以被告與台灣菸酒公司之買賣合約價金總額為準，嗣後雖重新計算損害賠償額且以3 倍請求，但查：①被告交付台灣菸酒公司之手搖式手電筒，係向國外進口84,568支，每支進口單價64元，被告交付83,500支，即需進價5,344,000 元。

②被告進口支出船運公司費用、關稅、吊櫃費等支出計662,023 元。

③被告委託貨運公司自海關運貨進倉庫共支運費975 元。

④被告委託貨運公司運貨至台灣啤酒公司共支出運費22,500 元。

⑤被告為交付台啤公司另支出96年12月3 日4,050 元；

97年2 月12日18,900元；

97年5 月20日5,000 元；

97年6月4 日13,000元，共計40,950元之檢驗費。

⑥以上合計支出成本6,070,448 元；

被告本宗買賣總額為6,838,650 元，從而獲利最多為768,202 元。

原告對侵權之發生與有過失，即明知被告將生侵權而故意不防止，應負擔一半之責任，從而其請求最多不過384,101 元。

⑦「船運、關稅、吊櫃等費用計算」請參照附表一。

⒐被告國運公司答辯聲明：原告之訴駁回，並陳明如受不利之判決，願供擔保，免為假執行。

㈡、被告台灣菸酒公司辯稱：原告起訴主張系爭產品侵害系爭專利權，主要係基於原告委請「台灣省機械技師公會」(技師公會) 所做的專利侵害鑑定報告內容；

然該鑑定報告因存在鑑定上的認定偏差，致使系爭產品被誤判為侵害原告系爭專利權：⒈系爭專利權第1項( 獨立項)LED發光二極體手電筒結構的技術特徵如該鑑定報告肆之四所述包括：本體、電池座、LED發光二極體、燈座、燈罩、在燈座內部設有複數個可供LED發光二極體穿出的透孔者，以及該透孔圓周設製圓弧狀擋緣，作為將光源周圍的散光集中、聚光之用。

而待鑑定對象的系爭產品的技術內容相應於系爭專利權的技術特徵，雖如其鑑定報告所稱，亦包括本體、電池座、LED 發光二極體、燈座、燈罩、在燈座內部設有複數個可供LED 發光二極體穿出的透孔者，以及該透孔圓周設製圓弧狀擋緣，作為將光源周圍的散光集中、聚光之用。

但，兩者之差異點在於：系爭專利權中的「電池座」，由其說明書及圖式觀之，其特徵為一種由上下殼體對偶接成的可容納電池的容器。

反觀，系爭產品雖有一充電蓄電池，但其係直接安裝於一電路板上，無論從文義表現及均等表現，系爭產品並未出現有如系爭專利權的「電池座」，亦即系爭專利權的「電池座」特徵並未對應表現於系爭產品中。

因此，該鑑定報告對於系爭專利權的所有技術特徵完全表現於系爭產品中而符合「文義讀取」的認定顯然有所偏差。

⒉鑑定報告中「逆均等論」分析，是否存在認定偏差：⑴鑑定報告肆之五之內容並未針對系爭專利權第1項的所有技術特徵逐一與系爭產品的技術內容進行技術手段、功能或結果的檢視及說明，僅以「待鑑定對象之用途、功能及技術手段，皆與本專利之申請專利範圍相同，無實質之差異」一語帶過，令人無法了解其分析過程並進而相信其鑑定結果。

⑵據「逆均等論」判斷方式，實際從技術手段及功能或結果等面向執行一判斷分析流程，可得到以下結論：①技術手段系爭專利權與系爭產品雖然都是一種以LED發光二極體為照射光源的手電筒，然系爭專利權的手電筒係具有一「電池座」，其中可以置納三顆電池以提供LED 發光二極體的發光電力，其採用的為一種眾所周知、傳統的乾電池式電力手電筒，當其電池之電力耗盡後，必須拆解本體、燈座及燈罩，以取出電池座進行其中的電池更換。

反之，系爭產品雖然具有一充電蓄電池，但其電力係由手電筒背部的搖桿搖轉，驅動機殼內部的齒輪組，再驅動一馬達產生電力，並將電力儲存於該充電蓄電池中以供應LED 發光二極體的發光電力需求；

當充電蓄電池電力不足時，只需再次搖轉該搖桿，即可快速產生電力，並不需如系爭專利權般拆解殼體、燈座及更換電池。

故系爭專利權與系爭產品所運用的技術手段並不相同。

②功能 系爭專利權的手電筒電池由於有其蓄電量之耗損限制， 必須隨時準備充足的乾電池以為更換，故其較適於居家 使用。

反之，系爭產品由於具備自我充電功能，可隨時 提供不足電力的補充，因此相較於系爭專利權在功能上 顯有不同及增進之處。

從上述的技術手段及功能的分析 可知，系爭專利權與系爭產品的最終結果雖都是提供一 種以LED 發光二極體為光源的手電筒，但兩者所運用的 技術手段及其功能顯有不同。

因此，即便該鑑定報告稱 符合「文義讀取」，但卻應適用「逆均等論」，而應判 斷系爭產品未落入系爭專利權第1項專利權範圍。

⑶對原告專利有效性及損害賠償部分，引用被告國運公司的答辯。

⒊被告台灣菸酒無任何故意或過失行為，不構成共同侵權行為，應不負連帶賠償之責任：⑴本件採購案依政府採購法規定採公開招標方式進行，自96年6月12日第一次開標，歷經三次廢標或流標，迄至96年10月4日第四次始決標，由國運公司得標。

經查本標案之樣品係由「任騰禮品有限公司」 (設基隆市○○區○○街77巷10號2樓)所提供，該公司亦參與第一次投標，此有歷次開標參加投標廠商名錄可查，「任騰」公司所提供樣品究竟何人製造，是否為他人專利權物品，被告確無所悉。

⑵國運公司得標後正式與被告簽訂採購合約時，其中製作規範第11項訂定「廠商保證所提供之服務或設計，擁有合法的智慧財產權或已合法取得權利人之同意使用」之約定(被證2號)，足證公開招標之標的如涉及智慧財產權者，應由得標廠商負責取得授權。

⑶國運公司與被告簽約之後復於97年2月5日出具切結書 (被證3 號) ，再度保證所承製臺灣菸酒公司標案00-0000-0-000 號採購手搖充電式手電筒，所提供之服務或設計，並無侵害智慧財產權情事。

⑷被告臺灣菸酒公司並無違反專利法第106條第1項行為：①查被告所採購之手電筒本體前端正面標示「台灣啤酒」字樣，手電筒之尾端附1 條深綠色聚酯纖維編織之防滑帶，雙面印「台灣啤酒」字樣，外包裝盒亦印刷「台灣啤酒」字樣，此有手電筒照片可佐，採購之用途係作為促銷「台灣啤酒」商品贈品，非以行銷手電筒為目的，就手電筒而言，被告並無製造、販賣或為販賣要約等行為。

②被告以此手電筒作為促銷「台灣啤酒」之贈品，雖可能涉及「使用」手電筒，按「使用」目的各有不同，被告臺灣菸酒公司目的為「贈品」使用所為招標之行為，與一般消費者為「照明」使用而購買，二者行為並無不同，一般消費者向賣場或商家購買商品使用，豈能期待其知悉該商品有無專利權存在而決定購買與否，又豈能因其在不知情情況下，使用而科以侵權行為責任，故本件被告因作為贈品而「使用」手電筒，應屬正當合理之行為，絕無侵權行為存在。

⑸被告臺灣菸酒公司就本件採購案絕無侵權行為之故意過失：①據被告與國運公司於96年10月16日所簽訂合約書第七條第六項約定「廠商應從簽約日起算70日內製作完成」，經查國運公司依約交貨日期為96年12月25日。

②本件原告於97年1 月18日委託台中聖峰國際專利商標事務所對被告臺灣菸酒公司發存證信函，該存證信函雖附有第223392號專利證書影本並主張國運公司所交貨之手電筒侵害其專利權云云，但該函並沒有附鑑定證明，臺灣菸酒公司約於97年1 月20日收受該存證信函，此時國運公司已交貨完畢，又該函雖無鑑定報告，但為求慎重起見，仍將此存證函轉交國運公司處理，國運公司於97年1 月24日委託謝新平律師函覆聖峰國際專利商標事務所，並以副本寄達臺灣菸酒公司，主張其所交付之手電筒與第223392號新型專利結構及外觀均不同，且立群公司( 即原告) 所申請手搖式充電LED 手電筒專利第M245355 號業已被舉發撤銷，並附有專利公報、技術報告書及舉發成立等證明文件。

③臺灣菸酒公司收到謝新平律師函副本後更加確信國運公司所交付之手電筒應無侵害他人專利權問題，則前所收之存證信函懷疑很可能是未得標者之報復行為，惟為求謹慎仍要求國運公司立切結書後，繼續隨貨贈送。

④原告遲至97年4月9日委託慧林法律事務所蘇顯騰律師，再次發函被告臺灣菸酒公司主張專利權並附鑑定報告，此時被告所採購之手電筒早已隨貨贈送完畢，並於97年4 月24日委託俞昌瑋律師回函在案。

⒋被告國運公司答辯聲明：原告之訴及假執行之聲請均駁回，並陳明如受不利之判決，願供擔保，免為假執行。

三、本件原告起訴主張被告台灣菸酒公司之「LED手搖式發電燈」，與系爭新型專利之申請專利範圍第1項實質相同，而認被告國運公司所製造、販售之「LED手搖式發電燈」，有侵害原告所有系爭新型專利而提起專利權損害賠償之訴。

被告則以系爭專利有應撤銷之事由，且系爭產品未落入系爭專利權申請專利範圍第1項置辯。

本件應先審究系爭專利申請專利範圍第1項是否有被告主張得撤銷之事由？

四、系爭專利申請專利範圍第1項為「一種LED 發光二極體手電筒結構，包括本體、電池座、LED 發光二極體、燈座、燈罩；

其中在燈座內部設有複數個可供LED 發光二極體穿出的透孔者；

其特徵在於：該透孔圓周設製圓弧狀擋緣，作為將光源周圍的散光集中、聚光之用。」

系爭專利申請專利範圍係採前言與特徵二段式之形式撰寫，前言部分包括申請專利之標的及與先前技術之必要技術特徵，亦即習知技術記載於前言部分；

特徵部分則係敘明有別於先前技術之必要技術特徵，亦即系爭專利創作改良之技術內容部分係記載於申請專利範圍「其特徵在於」之後。

再按系爭專利解決習式問題的技術手段，係在燈座的透孔圓周處設製圓弧狀檔緣而非習式者的平直孔座，該圓弧狀檔緣具有集中聚光的作用，可以將光源周圍不同角度的散光，在圓弧狀檔緣不同圓弧曲率的折射下，將反射光線集中、聚光之後，再平行直線地照射出去，避免光圈外面產生光暈( 系爭專利說明書( 創作說明⑴) 參照) 。

另參照系爭專利說明書記載圖式第1 圖顯示習用手電筒結構是由本體1 、電池座2 、燈座3 、燈罩4 所組成，其中本體1 的內部可供電池座2 、燈座3 容置，本體1 外部則可供燈罩4 蓋設，並於電池座上裝設一個或一個以上的傳統燈泡或是較為省電的LED 發光二極體5 ，該燈座3 設有平直孔座6 ，可供燈泡或是LED 發光二極體5 穿出之用( 系爭專利說明書( 創作說明⑴〈創作背景〉參照) 。

因此，系爭專利關於本體、電池座、LED 發光二極體、燈座、燈罩，其中在燈座內部設有複數個可供LED 發光二極體穿出的透孔部分，均屬習知技術，系爭專利改良之技術手段係在燈座的透孔圓周處設製圓弧狀檔緣而非習式者的平直孔座可以認定。

五、被告國運公司所提之美國專利第6,461,008號係2002年10 月8 日公告，其係為改良習用警示燈燈泡體積較大以及鹵素燈溫度容易升高且習用燈泡需配合不同的濾光片才能有不同顏色的警示燈，因此利用LED 作為警示用信號燈( 專利說明書第1 欄參照) ，其圖式第29-30 圖為配合LED 燈的頂部杯狀 (原文為culminator cup) 結構，其中頂部杯狀結構或反射區域370 為一錐形構造，其係在內部某些區域塗上反射材料，或者為部分透明形式，該頂部杯狀結構可以為圓錐或其他可將LED 燈包圍住的形狀，在圖29中可以看出其透明的區域在372 ，有反射區374 的部分約略是在頂部杯狀結構的上方 (專利說明書第35欄第25-35 行參照) ，該等結構可再組合成為一組陣列形式的燈罩結構，該陣列形式的形狀並不特定。

故美國專利第6,461,008 號之整體構造與系爭專利申請專利範圍第l 項所界定之標的有所不同。

且證據2 所揭示反射區域370 為一錐形構造，其內容與功效並非全用以整合散射光線，且並未明確指引出系爭專利申請專利範圍第l 項透孔圓周設製圓弧狀擋緣之特徵。

因此，美國專利第6,461,008號難謂可證明系爭專利申請專利範圍第l 項不具進步性。

六、被告國運公司所提2002年l 月10日公告W002/02989A1專利早於系爭專利申請日( 對應案即被告國運公司所提2003年7 月23日公開之中國大陸CN0000000A專利，公開日晚於系爭專利申請日，但其技術內容相同之W002/02989A1專利早於系爭專利申請日前公開，因此，W002/02989A1之技術內容參照中國大陸CN0000000A專利) ，其揭示的是一種燈，尤其是住宅燈檯燈或手電筒的結構，主要是改良習用白熾燈泡，改利用發光二極體作為光源，並以燈頭結構的改變提高光輸出量的燈具創作。

原告雖主張該專利並未見到如系爭專利中「透孔圓設製圓弧緣狀擋緣」的結構特徵，亦未揭露系爭專利中有關本體、電池座、燈座與燈罩等相對結合結構，故系爭專利非熟悉該項技術者依據證據3 所能易於思及完成等等。

但查，W002/02989A1專利關於燈罩之改良主要利用第一錐形表面部分18與第二錐形表面部分20布置一個圓柱形表面19之結構，以中斷的錐形具有減少直徑的優點，因此特別適合在小尺寸規格的手電筒當中( 中文翻譯可參照被告國運公司所提CN0000000A) 專利說明書第8 頁第2-5 行、第14頁) 。

另於專利說明書圖6 中亦揭示一種由7 個發光二極體所組成的的燈。

且於說明書中已經揭示系爭專利申請專利範圍第l 項作為LED 手電筒的特徵( 中文翻譯參酌CN0000000A專利說明書第8 頁第19行) 。

另系爭專利所稱之本體、電池座燈座與燈罩之結構，亦可見於W002/02989A1專利說明書( 參酌CN0000000A專利說明書第13頁( 上標9/14頁) 之實施方式第l 段內容) ，即手電筒棒狀燈體10。

具有一個作為電池插槽的內部空腔，…本發明主要發明是空心反光罩17，反光罩外型為一圓柱形…。

W002/02989的背景技術中提及習知的手電筒是利用在一個凹形反光罩的焦點區域內布置所述的白熾燈泡，這種反光罩中至少涉及一個所謂的拋物面鏡，通過所述的拋物面鏡，所述手電筒的光輸出量應該會提高等語。

故該專利燈罩之中斷的錐形技術特徵雖與系爭專利申請專利範圍第l 項之圓弧狀擋緣有所不同，但其於說明書在習知技術中業已說明當時習知技術已利用拋物面鏡可造成光輸出量提高的功效，與系爭專利利用圓弧狀檔緣所造成的特徵以及功效相同。

因此由W002/02989的背景技術中所說明之習知技術以及其利用結合複數個LED 燈及其燈罩作為燈具手電筒的技術特徵，可證明系爭專利申請專利範圍第l 項不具進步性。

原告主張非屬可採。

七、又被告國運公司所提出美國專利公告第4,254,453 號係一種依設定程式作為字母或數字的LED 陣列產生器。

原告雖主張該專利其欲解決的問題及達成目的之技術手段完全與系爭專利的手電筒領域不同，且未揭示系爭專利的整體結構，同時系爭專利進一步能提升光源的集中、整合、聚光等效果，並能解決散光對有效光產生干擾的問題，系爭專利確實具有功效的增進等等。

經查，美國專利公告第4,254,453 號在說明書第3 欄第5 行起記載該專利創作目的之一係為提高光輸出量以及改良光暈以及散射的特點。

說明書第8 欄第63行至說明書第9 欄第5 行說明反射鏡表面76為一個可變焦點的拋物面，一連串的拋物線有其不同的焦點，但這些焦點都沿著中央軸45，而反射表面76定義為可在不同的點上收集或發出與中央軸45平行的光線等情( 並參照圖8 所示) 。

因此，由美國專利公告第4,254,453 號之反光罩說明可知其提供多焦點的反射路徑，在軸45上的光源的置放位置可更不受限。

次查，由系爭專利申請專利範圍第l 頊所欲解決的問題而言，圓弧狀檔緣的設置係為整合散射光線並平直輸出以利解決光暈效果，而美國專利公告第4,254,453 號亦係利用可變焦點的拋物面設置可達成較佳之結果。

依前所述，系爭專利申請專利範圍第l 項前言部分已屬習知技術，而系爭專利具有圓弧狀檔緣之創作改良技術特徵部分亦為前述美國專利公告第4,254,453 號所揭示。

故被告國運公司所舉美國專利公告第4,254,453 號證據亦足以證明系爭專利申請專利範圍第l 項係屬運用先前既有之技術或知識而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者，難謂具進步性。

原告主張系爭專利較之美國專利公告第US 4,254,453號具進步性一節，亦非可採。

八、依上所述，被告國運公司所提出2002年l 月10日公告W002/02989A1專利( 對應案為中國大陸CN0000000A專利) 及美國專利公告第4,254,453 號各均足以證明系爭案不具進步性，亦即系爭專利依原告國運公司所提上述二件證據均足以證明其有得撤銷之原因，則依智慧財產案件審理法第16條第2項規定，原告之系爭專利於本件民事訴訟中自不得對於被告等主張權利。

從而原告主張被告國運公司所製造並販售與被告台灣菸酒公司之「LED 手搖式發電燈」，與系爭新型專利之申請專利範圍第1項實質相同，有侵害原告所有系爭新型專利，均應負損害賠償責任，被告乙○○為被告國運公司負責人，依公司法第8條、第23條第2項等規定，應與被告國運公司連帶對於原告負損害賠償責任，而請求如訴之聲明所示，核無理由，應予駁回，其假執行之聲請亦失所依附，應併駁回。

九、本件既因原告之系爭專利申請範圍第1項有應撤銷之原因而不得對被告主張權利，則被告國運公司所製造並販售與被告台灣菸酒公司之「LED 手搖式發電燈」，是否與系爭新型專利之申請專利範圍第1項實質相同，而有侵害原告所有系爭專利，以及原告請求之損害賠償數額是否正當有據，均已無加以審究之必要，其餘之攻擊防禦方法及訴訟資料，亦因與本件判決結果不生影響，故均不再一一論述，應予敘明。

十、據上論結，依民事訴訟法第78條判決如主文。

中 華 民 國 97 年 11 月 11 日
智慧財產法院第二庭
法 官 陳國成
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）。
中 華 民 國 97 年 11 月 11 日
書記官 蘇靖雅