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智慧財產法院民事判決
98年度民商訴字第1號
原 告 五南圖書出版股份有限公司
法定代理人 甲○○
訴訟代理人 吳光陸律師
被 告 乙○○即臺中市私立五南法政金融文理短期補習班
上列當事人間排除侵害商標專用權行為等事件，本院於中華民國98 年3月2日辯論終結，判決如下：
主 文
被告應停止使用如附件之「五南」商標。
被告應拆除位於臺中市○區○○○街22號1 樓之「五南補習班」招牌。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告負擔八分之七，餘由原告負擔。
事實及理由
一、原告主張：㈠原告於民國64年8 月7 日設立，迄今已成立33年，以販售大專及高普考試參考書籍為主，在國內圖書、文教界均頗有盛名，尤其法政類書籍甚多，自74年即使用「五南及圖」為商標，在國內無人不知，為著名之商標，被告亦明知「五南」之商標為原告所有，未得原告同意，竟自93年10月26日向臺中市政府申請成立於臺中市○○○街22號1 樓經營「臺中市私立五南法政金融文理短期補習班」（原告漏載「臺中市」3 字），使用上開商標中之文字「五南」為其主體名稱，其招牌揭示為「五南補習班」，甚至對外之廣告亦稱「五南補習班」，並稱「五南文教事業」「五南文教機構」，均一再使用上開商標中之文字「五南」，並標榜法政，更稱為五南文教機構，常有不知情之人誤認該補習班為原告者，造成原告困擾，更有使消費者混淆誤認之虞，影響原告信譽及消費者權益甚大，為此發函通知被告勿再使用，但仍置之不理，為此依商標法第62條、第61條第1項、第3項，請求被告不可再使用該商標，其如原證5 所示之招牌應拆除，並依第63條第3項「商標權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，並得另請求賠償相當之金額」之規定，賠償原告信譽損害新臺幣（下同）50萬元。
㈡依被告提出之附件1 即民國87年設立之臺中市私立五南法政金融短期補習班與附件2 即被告民國93年10月26日設立之臺中市私立五南法政金融文理短期補習班不同，即前者於91年10月1 日已結束，甲○○及五南圖書文化廣場（按五南圖書文化廣場係指五楠圖書用品股份有限公司）均退出，始有被告設立之後者，二者為不同之主體，自無被告辯稱因遷址而變更負責人之情事。
原告商標早於74年已申請，並非92年始申請，而原告除五南WU-NAN及圖服務標章，尚有五南及圖商標，且均在被告補習班設立之前，是以被告明知五南之商標為原告所有，自不可未經同意而使用，此與被告是否與原告有業務往來無關。
事實上，被告所提出之發書單其日期均係91年間，往來對象亦非被告，如何能因此認被告有權使用原告商標，本件被告之使用原告商標已屬不是，自不可以本件訴訟有違信賴原則。
㈢聲明：⒈被告應不可再使用如附件之「五南」商標。
⒉被告之原證5 招牌（即位於臺中市○區○○○街22號1 樓之「五南補習班」招牌）應拆除。
⒊被告應給付原告500,000 元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。
二、被告則以：㈠有關原告主張排除侵害部分：⒈原告雖於本件訴訟提出原證1 、原證3 、原證9 等4 紙商標註冊證書說明其商標權範圍。
惟該等原證3 、原證9 商標專用權均已逾專用期限，無從援用商標法之保護，是原告竟無端提出該等資料，恐有混淆視聽之虞，應加以釐清辨明。
準此，本件訴訟原告現有效之商標，僅有原告所提原證一之「五南WU-NAN及圖」服務標章（下稱系爭商標），合先敘明。
⒉被告為開立補習班之服務，與原告系爭商標並非同一或類似服務，故無侵害系爭商標：原告向智慧財產局註冊之系爭商標，係指定使用於修正前商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第35類之「打字、排版、製版、文件之複印、影印、複製，圖書零售、雜誌零售、網路購物、文教用品零售」等服務，依上揭商標法第29條規定，原告僅於經註冊指定使用之打字等服務取得商標權，於他人使用相同或近似於系爭商標之商標於相同或類似其指定使用之打字等服務，有致相關消費者混淆誤認之虞時，須經其同意。
經查，本件被告係將「五南」用於所開立補習班之部分文字，若依商標法施行細則之商品及服務分類表，補習班係屬第41類之教育服務類別，與原告之系爭商標係屬不同之服務類別，且與原告系爭商標指定使用之打字等服務並不相同、亦不類似，自無侵害原告之系爭商標權，至為明確。
⒊本件不構成商標法第62條第2款之規定：原告之經營項目係書籍買賣、圖書出版、雜誌業等，所服務之消費者為普羅大眾，且原告系爭商標係指定使用於打字等服務之經營；
而被告之經營項目係法政金融文理短期補習班之教育事業，專為考試補習學生而設置授課，與原告業務並無任何重疊，因此兩造之經營性質迥異，產銷市場及消費對象亦相去甚遠。
是被告雖將「五南」用於自己營業主體之一部份名稱，應不致造成兩造各自所生服務相關之消費者混淆誤認之結果。
故被告上開使用「五南」文字之行為，係不符商標法第62條第2款所稱有「致商品或服務相關消費者混淆誤認者」之要件，當非屬侵害商標權之行為。
⒋本件原告並無舉證證明系爭商標為著名商標，且不構成商標法第62條第1款之規定：原告另主張系爭商標為著名商標，認被告將「五南」用於所開立補習班之部分文字，已構成商標法第62條第1款之規定等語。
惟查，所謂著名之商標，係指有客觀證據足以認定該商標已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，商標法施行細則第16條定有明文。
又著名商標之認定，並不以在我國註冊、申請註冊或使用為前提要件，且商標之使用證據，有其圖樣及日期之標示或得以辨識其使用之圖樣及日期的佐證資料者，並不以國內為限，經濟部頒布之「著名商標或標章認定要點」訂有明文。
至於是否屬著名商標應綜合判斷：⑴商標識別性之強弱。
⑵相關事業或消費者知悉或認識商標之程度。
⑶商標使用期間、範圍及地域。
⑷商標宣傳之期間、範圍及地域。
⑸商標是否申請或取得註冊、申請註冊之期間、範圍及地域。
⑹商標成功執行其權利之紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形。
⑺商標之價值。
⑻其他足以認定著名商標之因素。
惟原告於本件訴訟全無提出任何證明系爭商標為著名商標之證據資料，尚難認為其商標已廣為相關公眾所普遍認知而構成著名商標。
況原告亦未就被告上開使用行為，是否足致減損原告系爭商標之識別性或信譽之結果，亦未能舉證以實其說，故原告主張被告構成商標法第62條第1款之要件，尚非可採。
⒌原告有默示同意被告使用系爭商標中「五南」文字：按依商標法第29條、第62條等規定，可知若得商標專用權人之同意（包含明示或默示同意）使用系爭商標中之文字，當無涉侵權與否之問題。
被告所經營事業之前身事業負責人即為原告法定代理人甲○○，當時前身之事業名稱其中即有五南二字，而被告當時亦屬合夥股東之一，雙方合作均屬融洽。
惟嗣後原告法定代理人因故退出前身事業時，其亦明確知悉被告將更改事業名稱，其名稱上仍會有五南二字，代表原告之甲○○係默示同意被告之事業名稱使用。
甚且，原告尚繼續與被告間有書籍買賣之往來，原告對於被告事業名稱有使用五南二字均無疑義。
準此，原告係有默示同意原告使用系爭商標中五南之文字，被告實無生侵害原告系爭商標權。
㈡有關原告主張損害賠償部分：按商標法第63條第3項：「商標權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，並得另請求賠償相當之金額」。
被告並未違反商標法第61條第2項、第62條規定，而無任何侵害原告系爭商標之行為，已於前述。
故原告於本件訴訟中依上開法律請求被告負損害賠償責任，於法無據。
退萬步言，原告於本件訴訟亦無舉證證明其業務上信譽有何減損，且實際上兩造所經營事業屬性不同，消費市場亦異，故應無減損信譽之問題，故原告之請求亦不足採。
㈢並聲明：原告之訴駁回，資為抗辯。
三、兩造不爭執之事實：㈠商標註冊號數00292235「五南及圖」商標以及商標註冊號數00178273「五南WU-NAN及圖」商標為原告所有。
㈡被告於93年10月26日向臺中市政府申請成立，於臺中市○○○街22號1 樓經營「臺中市私立五南法政金融文理短期補習班」，懸掛「五南補習班」招牌。
四、兩造之爭點及論述：按未得商標權人同意，明知為他人之註冊商標而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者，視為侵害商標權，商標法第62條第2款定有明文。
原告主張被告以其系爭商標作為補習班名稱，視為侵害商標權，自得訴請被告排除侵害等情，為被告所否認，並以前揭情詞置辯，故本件主要爭點厥為：㈠被告使用「五南」為補習班名稱，是否侵害原告系爭商標權？亦即被告是否明知「五南」為原告之商標，而仍以之作為補習班名稱致商品或服務相關消費者混淆誤認？㈡系爭商標是否為著名商標？㈢被告使用「五南」文字之行為對原告業務上信譽是否造成減損？現析述如後：㈠按經濟部對於商標審查定有「混淆誤認之虞審查基準」，第四點為：「判斷有無混淆誤認之虞之參考因素：判斷二商標間有無混淆誤認之虞，應參考之相關因素，經綜合參酌國內外案例所提及之相關因素，整理出下列8 項因素：⒈商標識別性之強弱，⒉商標是否近似暨其近似之程度，⒊商品／服務是否類似暨其類似之程度，⒋先權利人多角化經營之情形，⒌實際混淆誤認之情事，⒍相關消費者對各商標熟悉之程度，⒎系爭商標之申請人是否善意，⒏其他混淆誤認之因素」，其中就「商品或服務是否類似暨其類似之程度」並規定：「商品類似之意義係指二個不同的商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則此二個商品間即存在類似的關係。
同理，服務類似係指服務在滿足消費者的需求上以及服務提供者或其他因素上，具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般接受服務者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源者而言。」
、「商品或服務分類係為便於行政管理及檢索之用，商品或服務類似與否之認定，尚非絕對受該分類之限制」、「為便於規範在商標相同或近似時，需相互檢索之商品或服務範圍……至於個案仍應參酌一般社會通念及市場交易情形，就商品或服務之各種因素為斟酌」、「商品與服務間亦存在有類似的情形，例如服務之目的若在提供特定商品之銷售、裝置或修繕等，則該服務與該特定商品間即存在有類似之關係。」
。
㈡原告以「五南」為其商標（原為服務標章，自92年5 月28日商標法修正施行日起視為商標），自74年起陸續取得商標註冊有00178273、00292235、00176315、01030352等註冊商標，其中至今仍在專用期限之註冊號數：00187273註冊商標（專有期限：自92年3 月1 日起至102 年1 月31日止）指定使用於商品類別第42類各種書刊、雜誌、文獻之編輯、翻譯，印刷，電腦軟體系統及程式之製作、設計、維護、測試、分析及諮詢顧問，電腦計算、電腦資料處理之服務，業為兩造所不爭執，已如前述。
而被告使用之補習班名稱亦同為「五南」，其中文字完全相同，以一般具備普通知識經驗之消費者施以通常之辨別及注意，異時異地隔離及通體觀察，顯有混淆誤認。
且被告登記之營業項目尚有法政補習班，有被告之補習班基本資料查詢表附卷為憑（見本院卷第10頁），再被告實際營業項目並有法政補習班之業務等情，亦為被告所不爭執。
被告雖辯稱：其所提供之營業項目係補習班之業務，與原告之經營項目係大專及高普考試參考書籍之買賣等，有所不同，應不致造成兩造所生產之商品或服務相關之消費者混淆誤認之結果，且原告有默示同意被告使用系爭商標中「五南」文字云云。
惟查，被告所從事之法政補習班等事業，不惟與系爭商標使用於各種書刊、雜誌、文獻之編輯、翻譯，印刷之服務相同或近似，且與原告所販售之大專及高普考試參考書籍之買賣，亦有直接密切之關連，依據一般社會通念及市場交易情形，足使相關消費大眾就被告之補習班與原告系爭商標間產生聯想，認為兩者間具有特定之關連，進而對原告之商品或服務與被告所提供之商品或服務來源發生混淆誤認，故被告辯稱該補習班名稱無使消費者混淆誤認，不足採信。
又被告雖提出發書單3 紙（見本院卷第33至35頁）辯稱原告有默示同意被告使用系爭商標中「五南」文字云云，然查，被告之臺中市私立五南法政金融文理短期補習班係設立於93年10月26日，係於與設立在87年間，由原告法定代理人甲○○擔任設立人之臺中市私立五南法政金融短期補習班於91年10月1 日結束營運後另行設立，其營運與原告及其法定代理人甲○○無關等情，有臺中市政府短期補習班立案證書2 紙、91年10月1 日五南法政金融補習班股東會議紀錄附卷可稽（見本院卷第31至32頁、第41頁），可知原告法定代理人甲○○於87年設立之臺中市私立五南法政金融短期補習班與被告於93年10月26日設立之臺中市私立五南法政金融文理短期補習班不同，且前者於91年10月1 日已結束，甲○○及五南圖書文化廣場（按五南圖書文化廣場係指五楠圖書用品股份有限公司）均退出87年設立之臺中市私立五南法政金融短期補習班之營運，始有被告設立在後之臺中市私立五南法政金融文理短期補習班，二者為不同之主體，自無被告所辯稱因遷址而變更負責人之情事。
而上開發書單其中1紙為「考用出版社」所出具，與原告無關，其餘2 紙固為五南文化事業機構所出具，惟日期分別為91年8 月2 日、91年8 月16日，係在原告法定代理人甲○○擔任設立人之臺中市私立五南法政金融短期補習班，由原告所出具，自與被告之臺中市私立五南法政金融短期補習班無涉，不得作為原告有默示同意被告使用系爭商標中「五南」文字之證據。
準此，被告辯稱其營業項目與原告不同，不致使消費者混淆誤認，且原告有默示同意被告使用系爭商標中「五南」文字云云，顯不足採信。
六、按商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；
有侵害之虞者，得請求防止之，商標法第61條第1項定有明文。
依上所述，被告未得原告同意，以「五南」作為補習班名稱已構成對原告系爭商標權之侵害。
從而，原告依據商標法第61條第1項之規定，請求被告應停止使用「五南」作為其補習班名稱之特許部分，以及被告應拆除之原證5 招牌即位於臺中市○區○○○街22號1 樓之「五南補習班」招牌，均為有理由，自應准許。
七、原告雖另主張其「五南」之商標為著名商標，而依商標法第62條第1款之規定，認被告未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽等語。
惟查，所謂著名之商標，係指有客觀證據足以認定該商標已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，商標法施行細則第16條定有明文。
又著名商標之認定，並不以在我國註冊、申請註冊或使用為前提要件，且商標之使用證據，有其圖樣及日期之標示或得以辨識其使用之圖樣及日期的佐證資料者，並不以國內為限，經濟部頒布之「著名商標或標章認定要點」訂有明文。
至於是否屬著名商標應綜合判斷：⒈商標識別性之強弱。
⒉相關事業或消費者知悉或認識商標之程度。
⒊商標使用期間、範圍及地域。
⒋商標宣傳之期間、範圍及地域。
⒌商標是否申請或取得註冊、申請註冊之期間、範圍及地域。
⒍商標成功執行其權利之紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形。
⒎商標之價值。
⒏其他足以認定著名商標之因素。
而原告至今所提出之證據，僅有原告商標註冊證4 紙、原告公司登記資料查詢1 紙，並不足以證明系爭商標為著名商標，況原告亦未就被告上開使用行為，是否足致減損原告系爭商標之識別性或信譽之結果，亦未能舉證以實其說，故原告主張被告構成商標法第62條第1款之要件，尚非可採。
經查，原告乃起訴請求被告停止使用「五南」之補習班名稱，其主張依據為商標法第61條第1項、第62條第2款及民法第184條第1項之規定，乃單一聲明，主張有重疊競合之情形，本件被告既經認定有侵害原告商標權之情形，原告自得依商標法第61條第1項規定停止被告使用其補習班名稱，並拆除招牌。
八、末按，商標權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，並得另請求賠償相當之金額，商標法第63條第3項固有明文。
雖被告違反商標法第61條第1項規定，有侵害原告系爭商標之行為，已於前述。
查原告就其因被告侵害系爭商標之行為，致其之業務上信譽有任致減損，僅以其公司資本額為7,000 萬元，併依民法第184條侵權行為之法律關係為主張云云，惟上開陳述無法證明原告業務上信譽有何減損，此外於本件言詞辯論終結前，原告亦未提出其他證據資料舉證證明其業務上信譽有何減損，故原告主張其業務上信譽，因被告侵害行為而致減損，所為賠償之請求部分，為不足採。
九、本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提證據，均毋庸再予審酌，附此敘明。
十、據上論結，本件原告之訴為一部有理由、一部無理由，依民事訴訟法第79條、，判決如主文。
中 華 民 國 98 年 3 月 16 日
智慧財產法院第二庭
法 官 曾啟謀
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）。
中 華 民 國 98 年 3 月 16 日
書記官 王月伶
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