智慧財產及商業法院民事-IPCV,98,民專上,50,20101125,2

智慧財產法院民事判決
98年度民專上字第50號
上 訴 人 日本商霓佳斯股份有限公司
法定代理人 矢野邦彥
訴訟代理人 賴安國律師
李政憲律師
被上訴人 華懋科技股份有限公司
兼 上
法定代理人 簡漢章
共 同 林凱律師
訴訟代理人 趙立偉律師
複代理人 楊一帆律師
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國98年8 月24日臺灣桃園地方法院96年度智字第21號第一審判決提起上訴，本院於民國99年11月11日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

一、本件上訴人公司係日商，為外國法人，具有涉外因素，其主張被上訴人侵害其專利權應負擔損害賠償責任，自應適用涉外民事法律適用法，定本件之管轄法院及準據法。

按因侵權行為涉訟者，得由行為地之法院管轄，為民事訴訟法第15條第1項所明定。

涉外民事法律適用法雖未就法院之管轄予以規定，惟被上訴人之住居所均在我國境內，且上訴人主張之侵權行為地亦在我國，因此依國際民事訴訟管轄之以原就被原則或類推適用我國民事訴訟法第15條第1項規定，我國法院對本侵權事件應有管轄權。

而依智慧財產法院組織法第3條第1款、智慧財產案件審理法第7條規定，本院就此涉外之專利侵權事件有管轄權。

次按，關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法，但中華民國法律不認為侵權行為者，不適用之。

侵權行為之損害賠償及其他處分之請求，以中華民國法律認許者為限，涉外民事法律適用法第9條定有明文，故關於涉外侵權行為之準據法，應適用「侵權行為地」及「法庭地法」，查上訴人主張被上訴人之侵權行為係發生在我國境內，依上開規定，本件涉外事件之準據法，自應適用中華民國之法律，合先敘明。

二、上訴人起訴主張

(一)上訴人所發明之「旋轉吸附器用轉子及密封裝置」於民國（下同）92年6 月11日經經濟部智慧財產局核發發明第179061號專利（下稱系爭專利），專利權期間至110 年3 月12日止。

而訴外人日本商西部技研股份有限公司（下稱西部公司）所製造、販賣之「高溫脫附密封SEAL裝置」，或稱「回轉式氣體吸著濃縮裝置」（下稱系爭濃縮裝置），雖曾於91年（即西元2002年）10月9 日向日本專利主管機關提出專利申請，惟經判斷與系爭專利具實質相當性，而遭日本專利主管機關駁回，故系爭濃縮裝置顯已落入系爭專利範圍。

被上訴人華懋科技股份有限公司（下稱華懋公司）明知上開情事，竟未經原告之同意或授權，於所製造、販售之「揮發性有機廢氣處理設備（VOC ABATEMENT 工程設備）」（下稱系爭設備）中，使用西部公司所提供之系爭濃縮裝置，並將之安裝於系爭設備中在台販售，顯已侵害系爭專利權。

(二)被上訴人稱其所製造、販售之系爭設備中所用系爭濃縮裝置已經西部公司取得日本特開0000-00000號專利（下稱系爭日本特開專利），惟系爭日本特開專利之申請日期為西元2004年8 月31日，而專利技術除有特定原因外，申請前依法不得公開，而被上訴人早於西元2004年8 月31日前便已開始販售系爭濃縮裝置，其主張顯與事實不符。

被上訴人稱系爭濃縮裝置並非密封，與系爭專利不符云云，然依西部公司於申請我國I79061號「回轉式氣體吸著濃縮裝置」發明專利說明書中之第7 頁，可知該濃縮裝置乃密封裝置。

而由原證10、13足認系爭濃縮裝置乃密封。

且西部公司於西元2002年10月9日或西元2004年8 月31日所提出之申請案皆為密封結構，係西元2005 年6月30日所提出之申請案方改為非密封結構；

而經原審會同兩造於98年2 月4 日前往友達光電股份有限公司（下稱友達公司）台中LA7 廠現場勘驗結果，該廠房內除了有西部公司於西元2005年12月販售之系爭濃縮裝置外，亦有西元2005年2 月販售之系爭濃縮裝置；

而西部公司所生產之新型非密封結構之濃縮裝置，係遲至西元2005年6 月始提出申請，是西部公司為避免其發明專利喪失新穎性，顯無可能在西元2005年6 月30日以前公開販售或使用該新型非密封結構之系爭濃縮裝置，遑論將之販售至海外予被上訴人，足認上開履勘現場時存放於友達公司台中L7A 廠內之系爭濃縮裝置，應為西部公司於西元2002年10月9 月或2004年8 月31日提出專利申請之該濃縮裝置，顯非西部公司於西元2005年6月所申請專利之最新型非密封結構之濃縮裝置，故被上訴人所販售力晶半導體股份有限公司（下稱力晶公司）、友達公司者應為密封裝置。

(三)被上訴人明知系爭濃縮裝置業已落入系爭專利範圍，竟未經上訴人之同意或授權，於所製造、販售之系爭設備中，使用系爭濃縮裝置，並將之安裝於系爭設備中販售，顯已侵害上訴人系爭專利權，並致上訴人受有損害，上訴人自得依專利法第84條第1項、第85條及民法第28條、公司法第23條之規定，請求被上訴人就上訴人所受損害負連帶賠償責任。

並聲明：被上訴人應連帶給付原告新台幣（下同）200 萬元及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息，並願供擔保，請准宣告假執行。

三、被上訴人於原審抗辯如下：

(一)上訴人知悉被上訴人之侵權行為當係於94年6 月間，惟其遲至96年10月1 日始提起本件訴訟，其侵權行為請求權，顯已罹於時效而消滅。

且觀諸上訴人所提之證據，僅能證明其取得系爭專利及被上訴人有製造、販售系爭設備，但未能證明系爭設備侵害系爭專利，上訴人另提出所謂被上訴人所販售之系爭濃縮裝置照片供鑑定，然被上訴人否認該照片中之裝置為被上訴人所販售之系爭濃縮裝置，且該照片模糊不清，又無法顯示照片中產品之廠牌、編號、型號等，自不得作為本件鑑定之用。

上訴人就其所稱系爭濃縮裝置落入系爭專利範圍，顯未盡其舉證責任。

又上訴人主張系爭濃縮裝置已經西部公司取得系爭濃縮裝置專利，專利期間自2006年6 月1日至2023年12月16日止，則其專利內容，顯應與系爭專利內容不同，否則豈會再經專利准許，則被上訴人經西部公司授權使用系爭濃縮裝置，何來侵害系爭專利之情形。

(二)上訴人雖主張系爭濃縮裝置有落入系爭專利權第11項範圍之可能，然依系爭專利之申請專利範圍，可知該申請範圍第11項為一供旋轉吸附器用之「密封裝置」，包含以下構造：不燃之密封材料並包括一圓柱孔；

安裝板，平行於隔板延伸，及插入在隔板與該安裝板之間之該密封材料，以致該密封材料朝轉子之端面可滑動自如；

連接部，固定該安裝板到隔板；

桿元件，包括一接合部，在其頂部延伸進該密封材料之圓柱孔，該桿元件係在其後端固定到該連接部，使該密封材料係沿該桿元件而可活動自如；

彈簧，圍住該桿元件，及插入該密封材料與連接部之間，以便朝轉子之端面能有彈性地推進該密封材料。

而系爭濃縮裝置則未設有圓柱孔；

未設有安裝板；

未設有安裝板，故亦無連接部；

未設有圓柱孔，故亦無該桿元件之設置。

明顯與系爭專利權第11項之內容不合，僅此即與判斷是否構成侵犯專利權之「全要件原則」不合。

再依「均等論」原則檢視系爭濃縮裝置與系爭專利間之技術特徵，僅其中系爭濃縮裝置之「溝槽」設計或與系爭專利之「圓柱孔」功能有相同之可能，然系爭濃縮裝置乃在該「溝槽」處形成空氣滯留，產生熱傳導率變小之效果，致脫附區的熱量難以傳到別處，故系爭濃縮裝置所需處理之熱空氣變少，因而不會降低系爭產品之吸著性能，且由於在密封材料形成溝槽與倒角，藉以防止構成密封材料之「集成雲母」產生剝離之現象。

反觀系爭專利之「圓柱孔」功能，僅用來作為容納桿元件之用，並無法達到使熱傳導率變小之結果；

又系爭專利僅在密封材料中形成圓柱孔，密封材料之底面仍因與轉子間之接觸面積較大，而無法達到防止密封材料剝離之效果；

復由於系爭專利之密封裝置之底面與轉子間之接觸面積較大，故該裝置需設置「安裝板」以防止密封材料震動，而被上訴人所販售之系爭產品中之系爭濃縮裝置則無此情形。

顯示系爭濃縮裝置與系爭專利乃係分別以實質上不同之方式，進行實質上不同之作用，並達到實質上不同之結果，兩者完全不同，亦不符均等論之分析。

上訴人主張系爭濃縮裝置落入系爭專利權第11項範圍，顯與事實不符。

(三)上訴人又以系爭濃縮裝置專利說明書內容，認系爭濃縮裝置與系爭密封裝置同為密封云云，惟西部公司並未生產、販賣上開已取得我國專利之第一代「回轉式氣體吸著濃縮裝置」予被上訴人，被上訴人所使用西部公司所提供者乃該公司之第二代產品，而此第二代產品並非為密封，即與系爭專利不同；

縱系爭濃縮裝置專利說明書中有提及所謂「密封」之特性，然無論西部公司申請之記載內容為何，該專利既已獲我國專利允准，即無再為爭執該裝置有無侵害原告專利之可能。

並聲明駁回上訴人之訴；

如受不利之判決願供擔保免予假執行。

四、原審為上訴人全部敗訴之判決，上訴人不服，提起上訴，並主張如下：

(一)自西部公司在台灣或在日本申請專利之文件均可知悉，西部公司與被上訴人製造販售之「回轉式氣體吸著濃縮裝置」確為密封裝置。

依據西部公司之中華民國I255733 號「回轉式氣體吸著濃縮裝置」發明專利說明書中之第7 頁，五、發明說明(4) 第9 行之說明「該脫附空氣的量為被處理空氣的量的1/10時，脫附空氣VOC 濃度被濃縮為被處理空氣的10倍。

該脫附空氣通過脫附區14，因密封材料1 與蜂窩狀轉盤的端面相連接而使其不會從脫附區14洩漏。

而且密封材料1 的底面設計有溝槽4 ，再加上彈簧的作用就更加防止了這種洩漏…」，另參酌西部公司向日本特許廳申請專利之特開0000-00000公開特許公報，亦可知悉其為密封裝置，故無論是從西部公司之中華民國I255733 號「回轉式氣體吸著濃縮裝置」發明專利說明書或西部公司向日本特許廳申請專利之特開0000-00000公開特許公報之內容均可知悉，西部公司在密封的定義上已自明為「其耐熱密封材料確實與沸石轉輪（即蜂窩狀轉盤）的端面相連接，而使該脫附空氣（即所謂被加熱的回收空氣）通過脫附區時不會從脫附區洩漏」，故與上訴人系爭第179061號專利說明書第9 頁第2 段之說明「隔熱密封墊裝在端面上，與端面成平行。

此安置可避免被加熱的熱回收空氣，直接地吹到扇區與輪軸之間的聯合部…」相較，二者應是具備相同的功能而為相同之密封裝置。

再參原審原證14日本特開0000-00000公開特許公報【018 】更可知悉西部公司之「回轉式氣體吸著濃縮裝置」的密封裝置乃係架構在一彈簧及軸的結構上，以使其密封材料可以隨著沸石轉輪的端面上下移動，保持其密封狀態，不因轉輪的運轉出現空隙而導致熱空氣散逸。

若如被上訴人所陳稱系爭「回轉式氣體吸著濃縮裝置」非為密封裝置，則密封材與轉輪間既無接觸，被上訴人之「回轉式氣體吸著濃縮裝置」何需有彈簧及軸等設計存在，故自系爭「回轉式氣體吸著濃縮裝置」結構的說明，可知悉西部公司及被上訴人製造販售之系爭「回轉式氣體吸著濃縮裝置」確為一密封裝置。

將前述西部公司之中華民國I255733 號「回轉式氣體吸著濃縮裝置」發明專利說明書與西部技研公司向日本特許廳申請專利之特開0000-00000公開特許公報所述之內容，對應至上證1 所示編號2 至4之照片及上證4 之照片，均可見西部公司與被上訴人所製造販售之系爭密封裝置，確實與沸石轉輪（即蜂窩狀轉盤）的端面相連接，以使該脫附空氣（即所謂被加熱的回收空氣）通過脫附區時不會從脫附區洩漏，且因緊密的相接觸，因此在轉動狀態下的沸石轉輪（即蜂窩狀轉盤）端面上清晰的留下各式的擦痕，應已足證系爭密封裝置為密封狀態。

再從上證1 所示編號1 的照片觀之，確實可以見系爭密封裝置結構確實為一彈簧及軸的結構。

以此對應西部公司向日本特許廳申請專利之特開0000-00000公開特許公報【018 】之說明，更足證西部公司之系爭密封裝置確實係架構在一彈簧及軸的結構上，以使其密封材可以隨著沸石轉輪的端面上下移動，保持其密封狀態，不因轉輪的運轉出現空隙而導致熱空氣散逸，而為一密封狀態之密封裝置。

若如被上訴人所陳稱系爭密封裝置非為密封裝置，則密封材與轉輪間既無接觸，則系爭密封裝置何需有彈簧及軸等設計存在。

(二)系爭密封裝置確有固定密封材質之安裝板或類似之板體存在，雖從西部公司申請專利資料中無法看出該公司及被上訴人所製造販售之「回轉式氣體吸著濃縮裝置」之密封裝置上有設置安裝板或類似之板體，被上訴人亦否認系爭密封裝置有設置安裝版或類似元件，惟依據上訴人所提出之原證9 及原證13之照片，均可見被上訴人販售的「回轉式氣體吸著濃縮裝置」之密封裝置上確實具有安裝板或類似之板體存在。

關於上開證據之真實性，上訴人於原審時即請求傳喚參予「中日技術合作計畫- 高科技產業VOCs轉輪吸附及焚化控制技術交流研討會」之訴外人邊德明、曹銘正，及實際負責力晶、友達公司上開「回轉式氣體吸著濃縮裝置」安裝之張豐堂博士到庭作證，以證系爭原證9 及原證13之真正及原證9 及原證13所顯示之密封裝置確為西部公司及被上訴人所製造販售予力晶及友達公司之「回轉式氣體吸著濃縮裝置」之密封裝置。

惟原審法院卻未傳喚證人，未給予上訴人證明上開相關照片證據之真實性及待證事實之機會，且以被上訴人否認系爭原證9 及原證13之照片為真正，即否認該照片之真實性，其判決自有違誤。

且系爭密封裝置上有無設置「安裝板」或類似之板體，僅須從系爭密封裝置之外觀照片即可為判斷，縱未提供包含各元件、成分、步驟或其結合關係之照片，亦能得知。

惟原審法院仍因未能正確理解系爭裝置之結構及系爭專利之專利範圍，以致錯誤認為須有包含各元件、成分、步驟或其結合關係之照片始能判斷系爭密封裝置上有無設置「安裝板」或類似之板體。

自友達公司所提供之照片中未能直接看到系爭裝置有無安裝板存在，惟依上證所示編號1 照片下端之密封裝置中段部分卻隱約可見曾有安裝板或類似之元件存在裝置於其上之痕跡，以致經年累月後產生明顯壓痕。

此可參見上證2 之照片。

另將上訴人於原審提出之力晶公司系爭密封裝置之照片與友達公司提供之照片為相比對，更可以發現二者密封裝置幾乎相同，除可證明被上訴人之系爭密封裝置上原應有安裝板或類似之元件存在外，另可證明上訴人於原審所提出之力晶公司照片之真實性。

且經上訴人向友達公司查證，知悉原因係拍攝前述系爭照片之人員，在拆卸的過程中，為利於觀察整個密封裝置的結構，方將置於其上之安裝板或類似元件暫先移除，以致安裝板或類似元件未在拍攝照片內出現。

被上訴人雖指稱「壓痕」無法認定為由板體產生，然由照片觀之，該「壓痕」係呈矩形，與上訴人於原審即提出之比對物件相同者，該「壓痕」恰於兩連接元件之間。

另由於密封材料底面係與轉輪表面緊密接觸，故當轉輪轉動時，密封材料與轉輪之間的摩擦力會帶動密封材料以螺絲與連接部的連接處為旋轉中心朝轉輪的轉動方向轉動，而該「壓痕」恰於轉輪的轉動方向上。

故於密封材料前方表面，相反者於轉輪的轉動方向上必然裝設有呈矩形狀的元件於兩連接元件之間，以止檔密封材料朝轉輪的轉動方向轉動，因而留下該「壓痕」。

且由照片觀之，該「壓痕」的油墨較其側邊的油墨乾，因此該矩形元件必然長期裝設於密封材料的前方表面。

由於密封材料底面係與轉輪表面緊密接觸，故當轉輪轉動時，密封材料與轉輪之間的摩擦力會帶動密封材料以螺絲與連接部的連接處為旋轉中心朝轉輪的轉動方向轉動，當密封材料向前轉動使其底面些微離開轉輪表面後，摩擦力便無法繼續作用，此時螺絲與彈簧的恢復力會迫使密封材料回到原位，因而使密封材料撞擊轉輪，此時若密封材料前方表面無裝設任何止檔件時，密封材料會重複上述動作，即以螺絲與連接部的連接處為支點來回擺動撞擊轉輪，則以集成雲母為材料的密封材料便會很快因撞擊而碎裂不堪使用。

故密封材料前方表面必然需裝設有止檔件以防止擺動產生進而防止破壞密封材料或轉輪。

(三)系爭密封裝置在密封材料上為溝槽設計與上訴人圓柱孔設計相同，如上訴人於原審所提出之原證11說明圖一所示，被上訴人之系爭密封裝置在密封材料中(1)存在有一溝槽(1-1)，該溝槽(1-1) 與上訴人系爭專利請求項第11、12項中所述的圓柱孔具有相同之功效。

其係由於桿元件(5) 在透過密封材料(1)上的圓柱孔延伸入密封材料(1) 時，桿元件(5) 的前端必須存在有一可容納接合部(6) 的空間，以使密封材料 (1)能夠穩固地固定於桿元件(5) 之上，而此一容納接合部的空間即為上訴人系爭專利請求項第11、12項中所述的圓柱孔。

被上訴人之系爭密封裝置於桿元件(5) 的前端確實存在有此一容納接合部(6) 的空間，而其溝槽(1-1) 之外觀僅為將上訴人系爭專利請求項第11、12項中所述的圓柱孔緊密排列所得。

換言之，該溝槽(1-1) 僅僅是為了在不同的位置能得到容納接合部(6) 的空間而設計，在如圖一所示之A-A 切線位置的剖面上，該溝槽(1-1)在功效及手段上是與上訴人系爭專利請求項第11、12項所述之圓柱孔是完全相同的。

因此被上訴人之系爭密封裝置已落入請求項第11、12項所述之範圍中，並構成侵害之事實。

況無論該溝槽設計是否另有其他作用，只要亦有固定桿元件之作用，則被上訴人系爭密封裝置之溝槽縱非為「圓柱孔」之設計，仍不因此影響被上訴人系爭密封裝置已落入原告請求項第11、12項所述範圍中之事實。

如同前項理由所述，溝槽(1- 1)存在之功效僅在於提供接合部(6)存在之空間，縱使溝槽(1-1) 具有提供接合部(6)存在之空間以外之功效，因上訴人系爭專利請求項第11、12項所述圓柱孔之功效僅在於提供接合部(6) 存在之空間，被上訴人之系爭密封裝置中已使用與原告相同之接合部(6)作為固定桿元件(5) 前端之用，該溝槽自然亦具有提供接合部(6) 存在空間之功效，因此上訴人系爭專利請求項第11、12項所述之圓柱孔與被上訴人系爭密封裝置中之溝槽(1-1) 係採取同樣的技術手段達成同樣的功效，並且產生相同的效果，因此構成被上訴人之系爭密封裝置侵害原告請求項第11 、12 項之事實。

被上訴人雖再指稱系爭裝置之「溝槽」不同於系爭專利的「圓柱孔」，然系爭裝置與系爭專利皆係以具有螺絲頭的螺絲由密封材料下方貫穿密封材料後鎖固於連接部，若無「溝槽」或「圓柱孔」的設計以容置螺絲的螺絲頭，則螺絲的螺絲頭必然會外露於密封材料而接觸並破壞轉輪的表面。

另當密封材料上下移動時，「溝槽」或「圓柱孔」的設計亦可使螺絲的螺絲頭於其內上下移動而不會外露於密封材料。

因此「溝槽」與「圓柱孔」的設計相同，皆為用以容置螺絲的螺絲頭且可使螺絲的螺絲頭於其內上下移動。

(四)依友達公司所提供之上證1 所示編號2 至4 之照片可證，西部技研公司與被上訴人所製造販售之「回轉式氣體吸著濃縮裝置」之密封裝置，與沸石轉輪( 即蜂窩狀轉盤) 的端面相連接，而使該脫附空氣( 即所謂被加熱的回收空氣) 通過脫附區時不會從脫附區洩漏，確實為密封裝置。

被上訴人雖抗辯，系爭密封裝置接觸沸石轉輪端面之密封材料為溝槽與上訴人之圓柱孔功能並不相同，並無用以固定密封裝置彈簧之用。

但依友達公司所提供之上證所示編號1 之照片可知，被上訴人系爭密封裝置上與上訴人之系爭專利相同，均係透過一桿元件，由安裝板接連至密封材料，桿元件一端固定於安裝板上，另一端則繼續延伸入密封材料內固定，以使彈簧得被固定於安裝板及密封材料之間。

所以縱或被上訴人系爭密封裝置接觸沸石轉輪端面之密封材料為溝槽設計，亦不能否認溝槽與上訴人之圓柱孔均有固定密封裝置彈簧之功能。

況桿元件在透過密封材料上的圓柱孔延伸入密封材料時，桿元件的前端必須存在有一可容納接合部的空間，以使密封材料能夠穩固地固定於桿元件之上，而此一容納接合部的空間即為上訴人系爭專利請求項第11、12項中所述的圓柱孔。

(五)原審於98年2 月4 日到友達公司台中L7A 廠勘驗之VOCs沸石轉輪機台之密封裝置與友達公司99年8 月20提呈之密封裝置非為同一。

原審於98年2 月4 日至友達台中LA 7場的現場勘驗結果，友達公司台中L7A 廠共有6 部VOCs沸石轉輪機台。

其中，上訴人僅得就西部於2005年12月透過被上訴人公司製造、販售予友達公司之第5 部及第6 部備用機進行勘驗，其餘尚有四部2005年2 月製造、販售之VOCs沸石轉輪，因在運轉中無法供作勘驗。

惟西部公司2002年10月9 月、2004年8月31日及2005年6 月30日前後曾三次向日本特許廳申請系爭VOCs沸石轉輪機密封結構的專利。

惟無論係2002年10月9 日或2004年8 月31日所提出專利說明書，皆可看出該階段的密封裝置乃係以雲母作為其為隔熱之密封材質，直至2005年6月30日所提出的申請案，始改以不銹鋼或類似材質作為其隔熱材。

依上證6 即當時勘驗所拍攝的照片可知，98年2 月4日勘驗的VOCs沸石轉輪機台密封裝置，係由不銹鋼或類似材質作為其隔熱材料構成的密封裝置。

故友達公司台中L7A 廠內之第5 部及第6 部VOCs沸石轉輪密封裝置為西部公司2005年6 月30日始向日本特許廳提出申請之VOCs沸石轉輪機密封結構。

然友達公司99年8 月20提呈之密封裝置乃係由雲母或類似材質構成的密封裝置，與原審98年2 月4 日至友達公司台中L7A 廠勘驗之第5 部及第6 部VOCs沸石轉輪機台之密封裝置完全不同，無論於密封材質、外觀結構上或散熱原理完全不同，足證99年8 月20提呈之第1 部到第4 部密封裝置與原審98年2 月4 日勘驗之第5 部及第6 部VOCs沸石轉輪機台之密封裝置完全不同，應為西部公司2002年10月9 月、2004年8 月31日向日本特許廳申請系爭VOCs沸石轉輪機密封裝置之結構。

(六)依民事訴訟法第286條規定，法院除認為不必要者外，應就當事人聲明之證據為調查。

所謂「不必要者」，係指聲明之證據中，依當事人聲明之意旨與待證之事實，毫無關聯，或法院就某事項已得心證，而當事人仍聲明關於該事項之證據方法等情形而言。

故某證據方法依當事人聲明之意旨，苟與待證之事項有關聯性者，不得預斷為難得結果，認無必要而不予調查，故本件雖於原審曾進入友達光電公司台中L7A 廠勘驗之第5 部及第6 部VOCs沸石轉輪機台之密封裝置。

惟由友達公司於99年8 月20提呈之密封裝置乃係由雲母或類似材質構成的密封裝置，與原審98年2 月4 日至友達光電公司台中L7A 廠勘驗之第5 部及第6 部VOCs沸石轉輪機台之密封裝置完全不同，二者不論是在密封材質、外觀結構上或散熱原理完全不同，足證友達公司99年8 月20提呈之第1 部到第4部密封裝置與原審法院98年2 月4 日到友達公司台中L7A 廠勘驗之第5 部及第6 部VOCs沸石轉輪機台之密封裝置完全不同。

故上訴人主張侵權物為機器設備，非透過鈞院之勘驗或鑑定無法認事用法及取得心證，為此上訴聲明：1.原判決廢棄。

2.被上訴人等應連帶給付上訴人200 萬元暨自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息。

3.願供擔保，請准宣告假執行。

五、被上訴人上訴抗辯則以：

(一)被上訴人所販售之系爭產品並非密封裝置：上訴人一再主張被上訴人所販售之系爭產品為一密封裝置，惟系爭產品並非密封，且被上訴人所販售之實際產品是否為密封，非經實物鑑定亦無法究明，該部分自應由上訴人舉證以明之。

上訴人雖以原證14西部公司向日本申請專利時之書面說明資料以為證明，然西部公司所生產之「回轉式氣體吸著濃縮裝置」計有密封型（第一代產品）及非密封型（第二代產品），而被上訴人所販售者乃非密封型之產品，此由原審依上訴人之請求前往友達公司台中LA7 廠就系爭產品為現場勘驗及鑑定，然於拆卸、取得系爭產品後，卻經上訴人當場表示該拆卸之裝置與上訴人指稱被上訴人侵權之機型不同等情觀之，足證被上訴人所販售之產品乃非密封型之產品，顯無侵害上訴人權利之虞。

(二)被上訴人所販售之系爭產品未設有安裝板體：依系爭專利之申請專利範圍可知上訴人申請範圍第11項為一供旋轉吸附器用之「密封裝置」，具有一「平行於隔版延伸，及插入在隔版與該安裝板之間之該密封材料，以致該密封材料朝轉子之端面可滑動自如」之安裝板，而被上訴人所販售之系爭產品則無。

上訴人雖以原證9 及原證13之照片欲證明被上訴人所販售之系爭產品亦有安裝板或類似之板體存在，惟自該照片之內容可知，除未顯示其中所攝裝置之廠牌、編號、型號等，無法確認該照片所攝內容與被上訴人所販售之產品是否具同一性；

且由該照片所示者，亦僅為某裝置之外觀，無法據此顯示該裝置之各原件、成分、步驟或其結合關係，則上訴人自無法依此即謂被上訴人所販售之系爭產品亦有安裝板或類似之裝置存在。

(三)被上訴人所販售之系爭產品並未設有圓柱孔，且系爭產品之「溝槽」設計亦與系爭專利之「圓柱孔」不同：系爭專利「圓柱孔」之功能僅係用於作為容納桿元件之用，並無法達到使熱傳導率變小之結果；

又系爭專利僅在密封材料中形成圓柱孔，密封材料之底面仍因與轉子間之接觸面積較大，而無法達到防止密封材料剝離之效果。

然依被上訴人於原審所提被證10所提之附圖1 至附圖4 說明可知，系爭產品所謂「溝槽」之設計，係於該附圖1 編號4 所示「溝槽」處形成空氣滯留，以產生熱傳導率變小之效果，使該附圖編號14脫附區的熱量難以傳導到別處，故系爭產品所需處理之熱空氣變少，因而不會降低系爭產品之吸著性能；

且由於系爭產品於附圖1 編號4 處形成溝槽，故另於附圖1 編號5、6處形成倒角，而可防止構成「密封」效果之材料「集成雲母」產生剝離現象，由上開說明可知，系爭產品之溝槽設計與與上訴人系爭專利之「圓柱孔」設計相較，兩者所使用之材料大不相同，被上訴人所販售之系爭產品所用材料為「集成雲母」，功能亦不相同，被上訴人自不可能因此侵害上訴人之專利。

(四)被上訴人所販售之系爭「回轉式氣體吸著濃縮裝置」產品是否有落入上訴人所有之系爭中華民國註冊第179061號「旋轉吸附器轉子及密封裝置」發明專利範圍內，非經實物鑑定則無法得知。

此由原審於98年2 月3 日現場勘驗時，鑑定人何偉雄教授表示縱以「目測實物」之方式，亦無法判定被上訴人所販售之系爭裝置是否為密封，上訴人並未表示異議，上訴人顯亦肯認系爭裝置非經實物鑑定無法判定是否構成侵權，而上訴人於上訴時卻主張僅以比對「照片」之方式即用以判定系爭裝置是否密封，自不可採。

故若上訴人無法提出可供鑑定之標的物，自應承擔該舉證責任之不利益。

又友達公司於99年6 月17日陳報之照片29張，除攝有機器名牌之照片外，多屬模糊不清，且無系爭裝置全貌之照片，無法由照片所示之內容得知系爭產品是否為密封裝置，此由上開陳報之第2 張照片所示有平行排列之2 雲母片，然被上訴人所販售之系爭裝置並無此種雲母片排列之裝置即知；

甚者，且友達公司所陳報之第22紙及第25紙照片上竟複印有與照片內容毫不相干之文字、污漬，更可證該陳報之照片無法取代實物作為鑑定標的。

又依上訴人於99年9 月10日提出之簡報資料亦無法證明被上訴人有侵害系爭專利之行為，依上訴人所提資料中引用系爭密封裝置之實體圖片，被上訴人無法判斷該圖片內容是否為被上訴人所販售之產品，又上訴人雖以該資料第12、13頁之照片主張系爭裝置有與轉輪接觸而留下之擦痕，而主張系爭裝置為密封。

然由該資料照片中無法得知上訴人所指之擦痕是否存在，且上訴人所指之「痕跡」亦可能為廢液之污痕；

縱有該「痕跡」之存在，亦無法由該圖片中即知造成之原因為何，另由該資料第15頁圖片上之「壓痕」觀之，並無從知悉造成該「壓痕」之原因為何，自無法以此推論該「壓痕」即為安裝板或類似板體造成；

另由第16頁之比對圖觀之，被上訴人無法確認該圖片所示之內容與被上訴人販售之系爭裝置是否同一，且該比對圖右側圖示中有2 突出之螺絲，與比對圖中間圖示所示圖像無法契合，兩者明顯不一，自無法以該比對圖作為認定被上訴人產品有該板體或類似板體之存在，上訴人雖以該資料第18頁之圖示比對說明系爭裝置之「溝槽」設計與上訴人專利內容之「圓柱孔」設計相同。

然依被上訴人於原審被證10所提之附圖1 至附圖4說明可知，被上訴人所販售系爭裝置之「溝槽」之設計，係於該附圖1 編號4 所示「溝槽」處形成空氣滯留，以產生熱傳導率變小之效果，使該附圖編號14脫附區的熱量難以傳導到別處，故系爭產品所需處理之熱空氣變少，因而產生隔熱作用；

且由於系爭產品於附圖1 編號4 處形成溝槽，故另於附圖1 編號5 、6 處形成倒角，而可防止隔熱材料「集成雲母」產生剝離現象。

與上訴人系爭專利之「圓柱孔」設計相較大不相同，自不得以該對照圖即謂被上訴人侵害上訴人之專利。

(五)被上訴人之上訴答辯聲明為：1.上訴駁回。2.如受不利判決，被上訴人願供擔保，請准免為假執行。

六、本院之判斷

(一)兩造不爭執之事實及本件爭點上訴人為發明專利號數第179061號，名為「旋轉吸附器用轉子及密封裝置」之專利權人，而訴外人友達公司有向被上訴人華懋公司購入被上訴人華懋公司製造並使用西部公司所提供之濃縮裝置，並在台生產、販售，並將之安裝於該公司台中LA7 廠生產線上之事實，為兩造所不爭執，且有發明第179061號專利證書影本為證，應信為真實。

惟上訴人主張被上訴人於系爭設備中所安裝由西部公司生產之濃縮裝置，侵害系爭專利等情，則為被上訴人所否認，並以前揭情詞置辯。

本件被上訴人於原審曾爭執本件侵權行為之請求權時效已經消滅，為上訴人所否認，且經原審認定本件請求權並未罹於時效而消滅，兩造於上訴審時對此爭點已不再爭執，本院亦認原審此部分之認定並無違誤，另本件被上訴人無論於原審及本院審理時，均僅主張上訴人所舉證據不足以證明被上訴人有侵權之事實，故本件之主要爭點為上訴人所提證據是否足以證明被上訴人華懋公司所製造、販售之系爭設備中所使用之濃縮裝置落入系爭申請專利範圍，而侵害上訴人之專利權？

(二)得心證理由1.按當事人主張有利於己之事實，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第277條定有明文。

次按民事訴訟辯論主義之原則，法院依職權調查證據，須以具備民事訴訟法第288條之要件，始得行之，且屬於法院衡酌之職權，法院不能依當事人聲明之證據而得心證，為發現真實認為必要時，得依職權調查證據，雖為民事訴訟法第288條所明定，然當事人之舉證責任，並不因之而減輕，故因未盡舉證責任致受敗訴判決之當事人，不得以法院未行使此職權為上訴之理由。

最高法院著有30年上字第204 號判例、96年台上字第2098號、97年台上字第2319號、98年台上字第1584號等判決意旨可供參照。

再按民事訴訟如係由原告主張權利者，應先由原告負舉證之責，若原告先不能舉證，以證實自己主張之事實為真實，則被告就其抗辯事實即令不能舉證，或其所舉證據尚有疵累，亦應駁回原告之請求，亦有最高法院17年上字第917 號判例、最高法院99台上字第1568、961 、862 、444 、226 號等判決意旨可資參照。

經查本件上訴人主張被上訴人製造販售之系爭設備中之密封裝置侵害上訴人系爭專利，為被上訴人所否認，揆諸上開說明，自應由上訴人證明系爭專利確有被侵害之事實，且上訴人除應證明其為合法權利人外，並應證明被上訴人有實施其專利權之行為。

惟查上訴人於96年10月1 日起訴時所檢附之證據，除提出系爭專利證書（原審原證1 ）外，僅提出被上訴人有製造販賣「揮發性有機廢氣處理設備（轉輪）」之介紹（原審原證4 ），即主張被上訴人有侵害系爭專利，並請求法院依據該介紹所提出公司實績（見原審卷（一）第56頁），向訴外人友達公司包含在內之9家公司陳報向被上訴人公司購買該設備之數量及金額，但並未敘及被上訴人究竟有如何之侵權事實。

而原審於96年12月21日第一次開庭審理時，對法官詢問究竟係何部分侵害系爭專利，可否從原證4 確認係何裝置時，上訴人訴訟代理人回答：「應該是1 個輪轉外面之1 個密封裝置，具體位置我們回去再陳報」（見原審卷（一）第79頁）。

嗣於97年2 月13日上訴人具狀陳報，並未提及原證4 如何證明被上訴人侵權，但提出系爭專利之簡介及照片（原審原證5 ），主張係說明系爭產品之外觀及功能，並提出被上訴人之VOC 電子報通訊第4 期（原審原證6 ），主張被上訴人有侵權事實等語，惟查原審原證5 僅能證明上訴人所欲主張之請求項為第11、12項，並非被訴侵權產品之照片，而原審原證6 所載之通訊內容為：有關沸石轉輪高溫脫附的進一步討論（見原審卷（一）第98頁）。

其中二、之部分，提及被上訴人代理西部公司轉輪之新的高溫脫附專利，已經獲得日本專利，並刊載該日本公開特許公報資料及圖示（見原審卷（一）第99至100頁），且與上訴人之系爭專利作比較（見原審卷（一）第101 頁），然此均不能證明被上訴人確實有製造、販賣侵害系爭專利設備之事實，僅能證明被上訴人有代理西部公司VOC轉輪產品，且該轉輪產品可使用耐熱密封用材（見原審卷（一）第101 頁）。

法院應上訴人之請求發函調查被上訴人上揭網頁資料上所稱之有實績之9 家公司購買系爭設備之數量及金額，僅台灣積體電路製造股份有限公司函覆此為公司之營業秘密，請逕向被上訴人詢問。

被上訴人隨即於97年2 月29日提出書狀陳稱該公司所販售之系爭設備分為標準型及高溫脫附型，僅有於客戶購買高溫脫附型之設備時，才會安裝西部公司生產之「回轉式氣體吸著濃縮裝置」，且被上訴人安裝之裝置亦與系爭專利不同，係實施西部公司取得日本專利之裝置，且亦已取得中華民國發明第I255733 號專利（分別見卷附被證一、二之專利公報）。

除此之外，被上訴人並自行提出冠群國際專利商標聯合事務所出具之專利侵害鑑定報告，鑑定西部公司上開日本專利並未落入系爭專利申請專利範圍第11項（見原審被證4 ）。

至97年3 月26日原審之審理期日時，上訴人又具狀指稱被上訴人早於2004年8 月31日前即已販售系爭裝置，甚至於2003年12月9 日參加經濟部工業局舉辦之「高科技VOCs轉輪吸附及焚化控制技術交流研討會」，請求調閱該研討會書面資料，並請求傳訊證人即參與該次研討會之張豐堂。

另對於被上訴人自行提出之上開侵害鑑定報告，上訴人則稱被上訴人片面鑑定不可採，且待鑑定物品非系爭侵權物品等語。

惟依據卷附之研討會書面資料，訴外人張豐堂係以被上訴人副總經理之名義報告轉輪吸附與焚化系統之最佳化設計以及高科技業有機廢氣濃縮轉輪對IPA/Acetone/PGME /PGMEA 之去除效率探討（見該書面資料第2 至40頁），然上訴人對該報告資料如何能證明被上訴人有製造販賣侵害系爭專利之事實，並未加以說明，且從該書面資料，僅看出訴外人張豐堂對此領域之研究，並未揭露任何被上訴人侵害系爭專利之事實。

97年4 月23日上訴人又具狀指稱主張被上訴人侵權之產品有兩種規格，一為依據台灣發明第I255733 號專利之第一代產品；

一為使用西部公司日本特開0000-00000號專利之第二代產品。

但對被上訴人上開產品究竟如何侵害系爭專利，上訴人迄97年5 月2 日原審審理時，均未加以說明，然於該次審理時上訴人卻請求法院發函至友達公司台中廠確認請求鑑定之標的物，顯見上訴人對被上訴人如何侵權，自96年10月1 日起訴起迄97年6 月11 日原審依據上訴人主張，命本件應至友達公司拆卸系爭設備，以便鑑定系爭裝置有無侵害時，上訴人就被上訴人之侵權事實仍處於漫無目標之射倖階段，其主張之請求項不特定，請求之侵權事實更是不明確。

2.又查上訴人雖於本院99年10月19日行準備程序時，主張被上訴人係侵害系爭專利範圍全部項目（見該次準備程序筆錄第2 頁），惟查上訴人於96年10月1 日起訴時原未特定請求項次，但於98年1 月12日原審行準備程序進行爭點整理並確認鑑定項目時，上訴人稱聲請鑑定項目為系爭專利第11、12項（見原審卷（二）第14頁）；

98年1 月19日並具狀陳報係請求鑑定系爭裝置有無侵害系爭專利請求項第11、12項。

又上訴人於99年4 月14日另具狀陳稱兩造在鑑定人協助下，已將鑑定爭點明確界定為3 點：1.系爭裝置是否為密封裝置。

2.系爭裝置有無隔板存在。

3.密封材料上之溝槽與圓柱孔是否相同（見原審卷（二）第97頁）。

而系爭專利之申請專利範圍共16項，其中第1 、11項為獨立項，其餘皆為附屬項。

其中第1項係一種旋轉吸附器用轉子，包含：一圓柱形的輪圈；

輪輻，成放射狀地延伸，在該圓柱形的輪圈內，及在橫剖面上，分割該圓柱形的輪圈為弧形部；

弧形扇區，裝設在該圓柱形的輪圈內，各該扇區包括一氣體吸附元件；

一填隙用料，設在各扇區，及該輪圈與該輪輻其中之一之間之密合面；

及一隔熱密封墊，裝設在各該輪輻之一端面上，與該端而成平行，其中該隔熱密封墊覆蓋該輪輻之端面，及一聯合部，結合兩個該扇區，各自面對該輪輻的兩側，及該隔熱密封墊係由不燃材料作成。

其餘第2 至8 項為第1項之附屬項；

第9項係第3項之附屬項，第10項係第9項之附屬項。

另第11項則為：一種旋轉吸附器用密封裝置，安裝在一隔板上，其固定在旋轉吸附器之箱，及至少劃分兩區，在旋轉吸附器用轉子之端面上，及該密封裝置，對轉子的端面是可滑動自如，該密封裝置包含：一不燃的密封材料，包括一圓柱孔；

一安裝板，平行於隔板延伸，及插入在隔板與該安裝板之間之該密封材料，以致該密封材料，朝轉子的端面是可滑動自如；

一連接部，固定該安裝板到隔板；

一桿元件，包括一接合部，在其頂部延伸進該密封材料之圓柱孔，該桿元件係在其後端固定到該連接部，以致該密封材料係沿該桿元件是可活動自如的；

及一彈簧，圍住該桿元件，及插入該密封材料與該連接部之間，以便朝轉子的端面有彈性地推進該密封材料。

餘第12至15項為第11項之附屬項，第16項則為第15項之附屬項。

其中第11項提及密封裝置、安裝版、圓柱孔，第12項附屬項則為如申請專利範圍第11項之旋轉吸附器用密封裝置，其中該兩區，一為吸收區及一為回收區。

故從以上分析可知，上訴人請求之專利權範圍應為申請專利範圍之第11、12項。

況上訴人於98年3 月3 日曾具狀陳報系爭專利第11項於97年6 月9 日已申請更正，其與原公告申請專利範差別在於「... ，對轉子的端面是可滑動自如，『其中，該轉子係由蜂巢構造之吸附元件所構成，』該密封裝置包含... 」，由於其說明書第13頁已揭露「轉子，包括蜂巢構造式氣体吸附原件」，核其更正屬於對原申請專利範圍之減縮，且未超出申請時原說明書所揭露之範圍及未實質變更申請專利範圍，符合專利法第64條第1項第1款之規定，應予准許。

被上訴人對此更正亦無意見，且自98年3 月3 日上訴人陳報更正申請專利範圍第11項後，兩造即依此更正後之申請專利範圍主張及答辯，故本件應依上訴人主張之系爭專利請求項第11、12項為判斷被上訴人有無侵權之標的。

3.另查97年6 月11日原審諭知應至友達公司拆卸設備，取樣鑑定後，迄98年1 月12日原審審理時，上訴人始回應被上訴人之答辯（五）狀特定其請求項為第11、12項。

且原審依上訴人之聲請，經兩造合意指定鑑定人何偉雄，並由法院會同兩造及鑑定人於98年2 月3 日至友達公司台中LA7 廠現場履勘，惟上訴人於其所指派之技師拆卸系爭設備後，稱該VOC-01-03 沸石轉輪裝置，與上訴人指稱被上訴人侵權之機型不同，請求另覓機台，重新現勘鑑定，有原審勘驗筆錄附卷足憑（見原審卷（二）第56至64頁）。

原審並於98年2 月12日發函同意上訴人另覓機器重新現場鑑定，且同意延長鑑定時程（見原審卷（二）第69頁），然上訴人於98年4 月6 日原審審理時稱欲在98年5 月4 日前提出鑑定標的物，若無法提出，將提出標的物照片供鑑定（見原審卷（二）第94頁）。

然上訴人遲至98年5 月8 日原審審理時，仍無法提供欲鑑定之標的物，卻請求法院傳喚證人張豐堂、曹銘正、邊德明證明訴外人Mr. Tezuka曾於92年12月9 日舉辦之「中日技術合作計畫－高科技產業VOCs轉輪吸附及焚化控制技術交流研討會」上曾檢附西部公司密封裝置之結構及實物照片，詳細介紹西部公司生產之密封裝置，並提出該研討會簡報資料及照片（見原審原證9 、10）。

然查該簡報資料所提供之實物照片並非全貌，且僅以此簡報資料等，亦無法證明被上訴人販售之系爭設備上確實裝有上訴人所稱之侵權裝置。

上訴人於98年5 月13日又具狀陳稱經訴外人張豐堂博士提供系爭侵權裝置之照片即原審原證13（見原審卷（二）第145 頁），然除為被上訴人所否認外，該照片影像並不清晰，實難以判斷是否為侵權裝置。

98年6 月21日，上揭鑑定人提出依據⑴98年2 月3 日現場履勘之實物即上訴人稱非鑑定之標的物，及⑵上訴人自行提供係侵權裝置之實物照片所為之侵權鑑定報告，結果認無論⑴或⑵均未落入系爭專利請求項第11、12項（見原審卷（二）第202-215 頁）。

98年7 月27日原審行言詞辯論時，上訴人以鑑定人未就上開西部公司之簡報資料、西部公司專利、原證13照片等進行鑑定，請求再為鑑定，惟查上訴人所指資料，均無法證明被上訴人販售之系爭設備中即係使用上開裝置，且鑑定人於鑑定報告第7 至8 頁中已載明：系爭專利權係3 維物，原告（即上訴人）提出3 張2 維照片並不足以證明該照片中之裝置為系爭專利權之3 維物或均等之3 維物；

依鑑定要點之規定，需先有待鑑定物方可進行鑑定比對，而3 張2 維照片不等同待鑑定物，不符鑑定要點之規定；

依鑑定要點之鑑定流程圖，需先符合「全要件」原則，方有侵權之可能性，現從原告（即上訴人）提供3 張2維照片，不能證明照片上之裝置符合侵害原告（即上訴人）系爭專利權之「全要件」原則。

是鑑定報告認上訴人提供自稱為被上訴人售予力晶及友達公司之系爭裝置照片3 張，並不足以證明照片上顯示之裝置，落入爭專利請求項第11、12項之全部技術特徵，應無違誤。

4.上訴人雖於本院另主張原審於98年2 月4 日至友達台中LA7場現場進行勘驗之裝置，係西部公司於2005年12月透過被上訴人製造、販售予友達光電公司之第5 部及第6 部備用機，然友達光電公司台中L7A 廠實有6 部VOCs沸石轉輪機台。

其餘四部則為2005年2 月製造、販售之VOCs沸石轉輪，因在運轉中無法供作勘驗，惟該四部機台應即為被上訴人所製造、生產使用系爭裝置而安裝於之系爭設備，請求本院就友達光電公司台中L7A 廠尚未進行勘驗之其他4 部機具進行勘驗。

惟查自上訴人藉由原審函查而知悉友達公司有購買使用系爭設備至原審協同兩造及鑑定人至友達公司現場進行勘驗為止，其時間長達10個月以上，且自起訴時起迄至現場履勘，期間更逾1 年以上，上訴人於該期間自得就友達公司所曾購買使用系爭裝置之機器為詳實之調查，包括機器之型號、出廠之日期、該型號之機器是否侵害上訴人之系爭專利等等，其關乎所鑑定之對象是否涉及侵權之問題，上訴人自有查明之義務，惟上訴人未詳盡此等義務，而於98年2 月3 日至台中友達現場進行勘驗，拆卸系爭設備後，方表示該二機器並非其所主張之標的，且其亦向原審98年4 月6 日審理時陳明於98年5 月4 日前提出供鑑定之標的物，如無法提出，將提出侵權實物照片供鑑定（見原審卷㈡第94頁），嗣上訴人於98年5 月8 日言詞辯論時向原審表示無法找到實際標的物供鑑定（見原審卷㈡第113 頁），然上訴人卻於本院審理時方主張被上訴人曾於94、95年間販售二組VOCs處理系統，共計四台系爭機器予友達公司，該機器係於2005年2 月所生產，應係使用系爭專利，而請求本院就該四台機器進行勘驗及鑑定，上訴人之訴訟代理人並表示，其於2 月3 日勘驗時亦在現場，並曾要求查看另四台機器，惟因正在運轉故並不方便云云（見本院99年2 月25日準備程序筆錄第1 頁），惟上訴人除未提出任何證據証明其所述為實外，且上訴人亦未於原審就此部分有所主張，反於本院審理時方就所謂1 至4 號機器聲請證據調查，難謂無延滯訴訟之意圖，且亦違反適時提出主義及新攻擊防禦方法提出之禁止。

又上訴人聲請就友達公司之1 至4 號機器為勘驗鑑定，其並未提出相關證據證明該1 至4 號機具確係使用系爭裝置，亦即其亦不確知該機具是否確係使用系爭所謂侵權裝置，其顯欲透過此次之證據調查，取得認定該等裝置確有侵害上訴人之專利權之事實，然欲確認該等裝置確實有侵害上訴人之專利權，尚須經過比對分析之程序，以確定其是否合於專利侵權判斷，而得出是否有侵害專利權之結果，該結果乃係未為上訴人所知之新事實，上訴人實仍處於事實之摸索或認識來源之開發階段，應屬於摸索證明。

上訴人此等摸索證明之心態，亦可從其於原審實施履勘時，並未就鑑定標的之友達公司第5 、6 號機器先為反對之意思可知，是上訴人於原審階段應係認為機台1 至6號皆有可能使用系爭裝置，然於實施履勘時方發現事實並非如此，而於本院始再依據西部公司曾申請專利之時間點，推測第1 至4 號機具應有使用系爭濃縮裝置，然第1 至4 號機具是否有使用侵害系爭專利之裝置，亦須經勘驗後，再經過專利侵權判斷方能得知，上訴人或謂其已提出合理根據，亦即對照第1 至4 號機具購入之時間點及西部公司申請專利之日期為根據，惟上訴人並未就該等根據提出合理之證明，且上訴人亦不能證明西部公司生產之產品均係實施其專利之物品，揆諸前揭說明，若本院仍僅需依上訴人未經證明之根據，而須一一勘驗1 至4 號機具，則此等以運氣決定調查證據時間長短之方式，實有違辯論主義之意旨，故本院認為其調查證據之聲請不應准許，而應以現有之事證判斷被上訴人是否侵害上訴人之系爭專利。

5.上訴人於原審及本院審理時均聲請傳訊證人張豐堂，於原審時尚聲請傳訊證人曹銘正、邊德明。

其中曹銘正、邊德明僅係證明西部公司確有於上開所述研討會上介紹該公司之產品，然該研討會資料中之實物照片並不完整，且亦無法證明被上訴人係使用該裝置，故不能證明被上訴人有侵權之事實，已如前述，則無傳訊曹銘正、邊德明之必要。

另張豐堂原係被上訴人副總經理，此為兩造所不爭執，且有上開研討會資料可證，惟上訴人聲請傳喚張豐堂欲證明上開研討會資料屬實部分，已如前述，另以張豐堂所拍攝照片即原證13確係被上訴人之侵權裝置部分，則亦因該照片模糊而無法作為證明，也無傳訊之必要。

再上訴人稱張豐堂係被上訴人公司員工，負責該項設備技術，了解被上訴人侵權事實等語云云，惟查此部分主張，為被上訴人所否認，且被上訴人辯稱張豐堂係離職員工，與被上訴人因離職而有糾紛，其證詞並不可採而無傳訊必要。

經查張豐堂確實與被上訴人有訴訟，此有本案之前案紀錄表在卷可按，且不論張豐堂之證詞有無偏頗，專利侵權，必須經過詳細分析比對，始能判斷，僅張豐堂之口述事實，不足以證明被上訴人有販售侵害系爭專利之裝置，故本院亦認無傳訊之必要。

再上訴人稱本件有舉證責任倒置之適用，惟查上訴人自始至終並未提出任何侵權物與系爭專利請求項第11、12項之比對分析報告，且若如上訴人主張系爭侵權裝置係購自日本西部公司，則同為日本公司之上訴人，何以不自行購得系爭裝置並為侵權分析後，再提起本件訴訟。

本件上訴人僅以專利公報、網頁資料、研討會資料、照片數張等，即指稱被上訴人有侵權事實，未作侵權比對，即請求法院函詢網頁資料上被上訴人可能之合作公司，且於案件審理1 年多後始特定請求項次，原審配合至第三人友達公司現場履勘採樣，上訴人竟未充分準備，於拆卸設備後始稱非待鑑定物，綜核以上各情，本件並無任何顯失公平之情形，自無舉證責任倒置之適用。

6.上訴人雖於本院99年7 月22日準備程序期日主張以上證一至五之侵權物照片做比對，並表示：「上證一至五的照片已經夠清晰了，足以做為證明本件專利有無侵權之依據」（見本院99年7 月22日準備程序筆錄) 。

惟上訴人所稱上證一至五之照片係由上訴人自行提出，而本院於99年3 月30日即已函友達公司提供被上訴人於2005年2 月販售予上訴人系爭設備之照片，經本院於99年8 月9 日再次函催友達公司提供照片，友達公司於99年8 月19日提供照片29紙在卷可參。

惟欲判斷待鑑定對象有無落入系爭專利之文義範圍或均等範圍，待鑑定對象均需以符合全要件原則為前提，即請求項中每一技術特徵完全對應表現在待鑑定對象中，包括文義的表現及均等的表現。

經檢視上證一至五照片及前述友達公司所提供之照片29紙，皆屬局部結構之照片，僅足以判斷該局部結構之外觀，並無法判斷該局部結構於系爭產品之相對位置或是否為系爭產品之一部分，亦無法組合判斷設備結構之整體。

此外，該等照片並無如系爭專利申請專利範圍第11項中「圓柱孔」、「安裝板」等結構，其中「安裝板」無法由友達公司提供之照片證明，，雖然上訴人辯稱：「依上證編號1 照片下端之密封裝置中段部分卻可以隱約看出，曾有安裝板或類似之元件存在裝置於其上之痕跡，…」，惟此論述純屬上訴人之臆測，該照片確實沒有安裝板之設置，尚無法僅憑臆測而論斷該痕跡係因安裝板所生者，何況縱使該痕跡為安裝板所致，該安裝板之結構為何亦無從推測，無法據以與系爭專利所界定之安裝板結構比對。

另外，由該等照片亦無法證明系爭產品之桿元件具有「在其頂部延伸進該密封材料之圓柱孔」及「旋轉吸附器之箱至少劃分兩區」及申請專利範圍第12項所附加之「其中該兩區，一為吸收區及一為回收區」等結構特徵，而「該密封裝置，對轉子的端面是可滑動自如」之功能特徵亦無法僅憑照片而判斷，更何況系爭專利尚界定「不燃的密封材料」，其涉及材質之成分、性質，更非由照片所能論斷。

故上證一至五照片及前述友達公司提供之29紙照片所揭露之產品結構及特徵，並無法證明落入系爭專利請求項第11、12項之範圍。

另上訴人針對申請專利範圍第11項，於97年6 月9 日所為之更正，屬原申請專利範圍第11項之詳述式條件限定，形式上為原申請專利範圍第11項之範圍縮限，應予准許，已如前述，且上證一至五照片及前述友達公司所提供照片29紙既無法證明系爭產品落入系爭專利申請專利範圍第11及12項，自亦無法據以證明系爭產品落入系爭專利更正後之申請專利範圍第11項，故無論智慧財產局是否核准該更正案，均對本件之結論不生影響，併此敘明。

七、從而，上訴人並不能證明被上訴人有侵害系爭專利之事實，則上訴人依專利侵權行為法則，請求上訴人給付200 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息，為無理由，不應准許。

原審為上訴人敗訴之判決，核無違誤，上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

八、兩造其餘之攻擊或防禦方法及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。

據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條、民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

中 華 民 國 99 年 11 月 25 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳忠行
法 官 蔡惠如
法 官 熊誦梅
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；
委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項所定關係之釋明文書影本。
中 華 民 國 99 年 11 月 25 日
書記官 陳士軒