智慧財產及商業法院民事-IPCV,99,民專上,41,20110210,2

智慧財產法院民事判決
99年度民專上字第41號
上 訴 人 必翔實業股份有限公司
（送達代收人 謝月鳳
東路2段88號16樓1601室）
法定代理人 伍必翔
訴訟代理人 呂偉誠律師
臧瑞明
被上訴人 自遊實股份有限公司
兼法定代理人 王子儀
被上訴人 謝長泉
共 同
訴訟代理人 劉承斌律師
曾皓炫
上列當事人間侵害專利權有關財產爭議等事件，上訴人對於臺灣高雄地方法院中華民國99年5 月19日96年度智字第6 號第一審判決提起上訴，本院於100 年1 月13日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

一、程序方面：上訴人原上訴聲明第1項為「原判決應予廢棄。」

（本院卷第10頁），嗣於民國100 年1 月13日言詞辯論期日當庭減縮為「原判決除確定部分外廢棄。」

經被上訴人表示同意（見本院卷第261 頁），依民事訴訟法第446條第1項、第255條第1項第3款規定，應予准許。

二、上訴人於原審起訴主張被上訴人侵害其專利權，聲明請求㈠被上訴人應連帶給付上訴人新臺幣（下同）50,000,000元，暨自起訴狀送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。

㈡禁止被上訴人自遊實股份有限公司（下稱被上訴人公司）製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口第148732號「變速箱與馬達連結結構」新型專利（下稱系爭專利）之物品。

㈢首項聲明，願供擔保，請准宣告假執行。

嗣原審駁回其訴及假執行之聲請，上訴人不服，上訴聲明求為判決：㈠原判決除確定部分外廢棄。

㈡上開廢棄部分，被上訴人應連帶給付上訴人30,000,000元暨自原審民事追加被告暨準備（一）狀書狀送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。

㈢禁止被上訴人公司製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口第148732號「變速箱與馬達連結結構」新型專利之物品（就請求給付20,000,000元暨自起訴狀送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息，以及就請求給付30,000,000元部分之自起訴狀送達之翌日起至原審民事追加被告暨準備（一）狀書狀送達日止按年息5%計算之利息部分，均因未上訴而告確定）。

其主張除與原判決記載相同者，茲予引用外，補稱略以：㈠系爭專利權無應撤銷之原因：⒈系爭專利未違反83年1 月21日修正公布之專利法第104條第3款規定：⑴系爭專利之接塊係「裝設在軸承軸向內」，且依原說明書第6 頁第13、4 行及第5 圖揭示，可知系爭專利之接塊連結傳動軸桿與齒桿之結構，均係於該軸承內完成，且該連結結構確實裝配在軸承內並轉動者。

因此，單純由圖式之內容，給予一般的熟習該項技術者，如零件的製造師父以及組裝工人，即可直接由系爭專利之第二圖組成第三、四、六圖，整體結合即如第五圖所示，不但可直接由圖面能瞭解其內容並可以實施組裝而無誤者，且由系爭專利說明書第6 頁內容，即得清楚了解其組合之形態，顯無不能據以實施的可能。

⑵系爭專利經被上訴人提起舉發，上訴人於答辯之過程中，於99年1 月12日提起更正，已將系爭專利之申請專利範圍文字上有所誤謬之處予以更正，無實質上之變更，實可准予更正。

經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）未能給予上訴人機會就該產生疑義處再行解釋或更正而逕行處分，顯然對上訴人應有的權益造成極大損害。

⒉系爭專利未違反83年1 月21日修正公布之專利法第98條第2項規定：舉發證據2 （即西元1943年10月05日公告之美國第2,331,168 號「變速機構」(Shifting Mechanism)專利）之軸承設於套筒內部，難以在套筒及傳動軸桿間傳遞力量之同時，具有穩定連結結構於傳動時不震動不發出噪音以及不產生磨損的功能，且所揭示之連結結構，全然不在「軸承軸向內」，故證據2 不能單獨證明系爭專利不具有進步性。

而舉發證據3 （即民國81年1 月1 日公告之第80201814號「電動車之後輪傳動結構」專利），其相關之連結結構仍不在「軸承軸向內」，更難以藉由結合證據3 而證明系爭專利為不具進步性者。

㈡上訴人得請求被上訴人連帶負損害賠償責任：依原審囑託國立中山大學所完成鑑定結果明確認定，被上訴人所主張第19808l號新型專利，與上訴人系爭第148732號新型專利範圍相同，亦即被上訴人系爭產品已實質落入系爭專利權範圍無誤。

依第198081號型專利說明書第五點「創作說明」內容，已自行載明其係利用系爭專利所為之再發明或創作，足證被上訴人明知系爭專利權存在，自屬因故意或過失不法侵害系爭專利權。

三、被上訴人聲明求為判決：㈠駁回上訴人之上訴。㈡願供擔保，請准宣告免為假執行。

其抗辯除與原判決記載相同者，茲予引用外，補稱略以：㈠系爭專利權有應撤銷之原因：⒈系爭專利係運用申請前既有之舉發證據二、三之技術及知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，故不具進步性。

業經經濟部智慧財產局(98)智專三（三）05025 字第09820476890 號審定書，以違反86年之專利法第98條第2項、第104條第3款規定，撤銷系爭專利，且經經濟部訴願審議委員會99年1 月7 日經訴字第09906050200 號函駁回訴願，並經本院99年度行專訴字第30號判決駁回上訴人之訴在案。

⒉系爭專利違反83年1 月21日修正公布專利法第104條第3款規定：依系爭專利申請專利範圍第1項所請求之「接塊」技術特徵，或依其說明書第6 頁第2 行所載文義，接塊兩端分別有連接部及溝槽。

惟系爭專利說明書第二圖所示，該圖式所揭露之技術內容為連接部與溝槽在接塊之同一端，顯與申請專利範圍所揭露者不同，故而其所揭露之「一接塊，......，『其一端』形成一連接部，『另一端』軸向上則開設一溝槽」之連結關係顯然無法據以實施，而不能達到預期解決之問題。

⒊系爭專利違反83年1 月21日修正公布專利法第98條第2項規定：⑴證據2 揭露系爭專利之系爭專利申請專利範圍第1項之傳動軸桿、軸承、接塊、梢片，蓋系爭專利申請專利範圍第1項所記載之傳動軸桿、軸承、接塊、梢片等元件，確已對應揭露於證據2 之傳動軸桿（246 ）、軸承（294 ）、接塊（272 ）、梢片（296 、185 ）無誤。

且系爭專利與舉發證據2 於軸向藉由梢片結合齒輪構件等以傳遞動力之技術特徵實質相同。

⑵又舉發證據3 說明書第3 頁倒數第9 行以下揭露有馬達與變速箱之連接結構。

另參諸系爭專利說明書第3 頁第13行以下對於系爭專利所欲解決問題及發明目的，以及舉發證據2 圖3 、說明書第3 頁右段第32至33行之記載，證據2 已揭示系爭專利藉由軸承的設置及限制，避免藉由梢片結合齒輪構件等以傳遞動力時產生移動誤差，使結合成一體後於作動時具有穩定轉動之功效，而達到降低噪音、提高變速箱之使用品質。

㈡上訴人不得請求被上訴人連帶負損害賠償責任：⒈系爭產品未落入系爭專利申請專利範圍：被上訴人謝長泉之第198081號專利具有雙重傳動設計觀念，不僅可用於低速傳動，亦符合高速傳動設計，其應用效益，非單一傳動設計之系爭專利所可達到。

此有國立成功大學呂傳勝教授及洪飛義助理教授之專利鑑定報告可稽，故被上訴人所實施之第198081號專利之確未落入系爭專利範圍內。

⒉上訴人並未於其所製造之電動代步車標示專利證書號數，且一部電動代步車之專利更高達數十種，而非被上訴人自遊實股份有限公司、王子儀所知悉，故被上訴人不具侵害系爭專利權之故意。

⒊上訴人不得請求被上訴人連帶賠償：上訴人迄未就其所受損害舉證，況每部「電動代步車」均存有高達數十種之專利權，而上訴人之專利僅係其中「變速箱與馬達連結結構」之一種專利權受侵害，退萬步言，如被上訴人應負損害賠償責任，亦不得依整部電動代步車之價值計算。

四、經查下列事實，有各該證據附卷可稽，且為兩造所不爭執，自堪信為真實。

㈠上訴人之前手張延文前於85年5 月10日以「變速箱與馬達連結結構」向智慧財產局申請新型專利，於88年5 月4 日審定准予專利，於同年6 月11日公告（公告號數：361568，證書號數：148732。

即系爭專利）嗣張延文於89年10月5 日申准將系爭專利權讓與上訴人，並於97年5 月10日起因專利權期滿而消滅（見原審卷第1 冊第7 至8 頁之專利證書、專利公報，本院卷第51至66頁之專利說明書）。

㈡訴外人伍氏科技股份有限公司（下稱伍氏科技公司）以舉發證據2 、3 主張系爭專利有違核准時專利法第98條第1項第1款、第2項及第104條第3款規定，對之提起舉發，經智慧財產局審查，認系爭專利有違同法第98條第2項及第104條第3款之規定，於98年8 月4 日以（98）智專三㈢05025字第09820476890 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，經上訴人不服，提起訴願，經經濟部以99年1 月7 日經訴字第09906050200 號訴願決定駁回訴願，上訴人遂向本院提起行政訴訟，經本院於99年8 月19日以99年度行專訴字第30號判決，認定系爭專利確違反核准審定時之專利法第104條第3款、第98條第2項規定，而駁回上訴人之訴，現由最高行政法院審理中（見原審卷第3 冊第30至33頁之訴願決定書，本院卷第32至37、123 至133 頁之智慧財產局專利舉發審定書、本院99年度行專訴字第30號行政判決）。

㈢上訴人前以伍氏科技公司及其法定代理人柯秀蓮、邱乾良侵害系爭專利權，而請求該3 人連帶給付50,000,000元本息，經臺灣臺北地方法院認定系爭專利違反86年專利法第104條第3款規定，以96年度智字第21號判決駁回其訴，上訴人不服而提起上訴，經本院以98年度民專上字第36號判決駁回其上訴，上訴人不服而再提起上訴，嗣經最高法院以99年度臺上字第980 號裁定駁回上訴確定（見本院卷第76至90、95至97、142 至150 頁之臺灣臺北地方法院96年度智字第21號民事判決、本院98年度民專上字第36號民事判決、最高法院99年度臺上字第980 號民事裁定、行政二審上訴狀）。

五、本件兩造所爭執之處，經協議簡化如下（見本院卷第165 頁）：㈠系爭專利權有無應撤銷之原因？⒈系爭專利是否違反83年1 月21日修正公布專利法第104條第3款規定？⒉系爭專利是否違反83年1 月21日修正公布專利法第98條第2項規定？引證：舉發證據2 （即西元1943年10月05日公告之美國第 2,331,168 號「變速機構」(Shifting Mechanism) 專利案），與舉發證據3 （即民國81年1 月1 日公 告之第80201814號「電動車之後輪傳動結構」專利 案）之組合。

㈡上訴人得否請求被上訴人連帶負損害賠償責任？ ⒈被上訴人公司之系爭產品是否落入系爭專利申請專利範 圍？ ⒉被上訴人是否具侵害系爭專利權之故意？ ⒊上訴人得否請求被上訴人連帶賠償？㈢上訴人得否請求被上訴人公司不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭專利之物品？

六、得心證之理由：㈠按（第1項）當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定，（第2項）前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文。

㈡被上訴人於本件抗辯系爭專利有應撤銷之原因，本院就此抗辯應自為判斷。

查系爭專利係於85年5 月10日申請，經智慧財產局審定准予專利後，於88年6 月11日公告，是系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時有效之83年1 月21日修正公布之專利法為斷。

至專利法雖曾於86年5 月7 日修正部分條文，惟係自91年1 月1 日施行，附此敘明。

㈢次按稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，83年1 月21日修正公布之專利法第97條定有明文。

又同法第104條第3款規定：「有下列情事之一者，專利專責機關應依職權撤銷其新型專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告證書作廢：三、說明書或圖式，不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者。」

而系爭專利有無違反同法第104條第3款所定情事而應撤銷其新型專利權，依法應由主張系爭專利無效之人（即被上訴人）附具證據證明之。

㈣伍氏科技公司前以主張系爭專利有違核准時專利法第98條第1項第1款、第2項及第104條第3款規定，對之提起舉發，其舉發理由與證據（舉發證據2 、3 ）與被上訴人於本件民事訴訟中所為有效性抗辯之引證相同，已於前述。

而有關系爭專利是否具應撤銷原因之爭點（下稱有效性爭點），雖經上訴人聲請命智慧財產局參加訴訟（見本院卷第139 頁反面），惟被上訴人具狀表達無此必要之意見（見本院卷第140 至141 頁），佐以智慧財產局已於98年8 月4 日就相關舉發案為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，先後歷經訴願、第一審行政訴訟，智慧財產局均有陳述其意見，足以瞭解智慧財產局之相關意見。

復經本院已向當事人曉諭爭點（見本院卷第198 頁之通知、第201 至202 頁準備程序筆錄、第261 至262 頁之言詞辯論筆錄），並經兩造當庭協議簡化爭點（見本院卷第165 頁），兩造亦於本院審理時就有效性爭點提出多份書狀，並當庭為充分之攻防，是以本件業已賦予兩造就有效性爭點有辯論之機會，本院自得參酌兩造所為之陳述、智慧財產局之舉發審定理由及於訴願、一審行政訴訟所提之答辯理由，就有效性抗辯有無理由自為判斷，而無須依智慧財產案件審理法第17條規定命智慧財產局參加訴訟。

㈤系爭專利之技術內容：⒈本創作的主要目的，係在提供一種變速箱與馬達連結結構，其係在軸承軸向中裝設一接塊，然後藉由分段組接一傳動軸桿、一軸承及一齒桿的方式，使結合成一體，如此傳動軸桿一端與馬達出力端相接，齒桿與變速箱齒輪相接，而作動時，自可具有穩定的轉動效果，俾達到降低噪音、提高變速箱使用品質之目的者（見本院卷第54頁之系爭專利說明書中【創作說明⑵】）。

⒉本創作設有軸承(3) 供接塊(4) 組裝以連接傳動軸桿(2 )與齒桿(5) ，所以在動力傳動過程，軸承(3) 更提供了一處極佳支點，如此，當使動力傳遞，且齒桿(5) 上受力時，仍能有更為穩定的轉動情形，換句話說，本創作遂行時，將不致因振動而提高磨損率，而且也將因振動降低，隨之降低傳動時所產生的噪音，故其使用品質相對提高，更符合實用功效。

此外，由於本創作係在軸承(3) 兩側，藉接塊(4) 分別接設傳動軸桿(2) 與齒桿(5) ，所以不但不會造成齒桿(5) 上齒紋(50)受損之情事，對於組立動作而言亦是相當便捷，故實施上毋須大費周章，其省時、省工之功效十分顯著（見本院卷第56至57頁之系爭專利說明書中【創作說明⑷至⑸】）。

⒊系爭專利之申請專利範圍共1 項：「一種變速箱與馬達連結結構，包括有：一傳動軸桿，係一端與馬達之出力端相接，而另一端軸向開設有一插槽者；

一軸承，其係可裝設在變速箱之適當位置者；

一接塊，係裝設在軸承軸向內，其一端形成一連接部，另一端軸向上則開設一溝槽，溝槽內嵌設有一梢片，藉此以連接部對應傳動軸之插槽嵌設結合者；

一齒桿，係一端表面製設有齒紋，另一端軸向開設有一接槽，藉由該接槽與接塊之梢片結合，齒紋與變速箱之齒輪契合，即可連結組合成一體以供傳遞動力者。」

（見本院卷第58頁）相關圖式如附圖1 所示。

⒋智慧財產局於98年8 月4 日就系爭專利舉發案為「舉發成立、應撤銷專利權」之審定後，上訴人於訴願期間在98年9 月3 日提出更正之申請，並主張系爭專利之內容經由圖式可確知，該等更正並無實質上之變更，應可受理並獲准更正云云。

惟按更正申請當時有效適用之2006年版專利審查基準第1-5-4 頁「第一篇程序審查及專利權管理」「第五章補充、修正、更正」「4.更正」規定：「......申請更正之專利權如經撤銷專利權確定在案，因已無更正之標的，縱已對該確定判決提起再審之訴，所提更正申請，應不予受理。

縱該撤銷專利權處分，專利權人不服，提起行政救濟尚未確定，惟因撤銷處分已生實質上之拘束力（實質的存續力），在未經行政爭訟程序將原處分撤銷前，所提更正申請，亦應不予受理。」

準此，專利權人因舉發之提起所為之更正，應於舉發審查階段，於舉發審定前，向專利專責機關（即智慧財產局）為之，倘專利權人於智慧財產局舉發審定後、於行政爭訟程序進行中始申請更正，因該舉發審定業已發生一定之法律效果，於該舉發審定經撤銷之前，智慧財產局即不再受理更正之申請。

是以，上訴人於舉發案之訴願期間所為更正系爭專利申請專利範圍之申請，於法不合，智慧財產局即不受理其更正申請（見本院卷第89頁之本院98年度民專上字第36號民事判決第8頁第七項）。

故本件仍應按原公告之申請專利範圍審查。

㈥系爭專利違反83年1 月21日修正公布專利法第104條第3款規定：⒈系爭專利申請專利範圍已限定「......一接塊，係裝設在軸承軸向內，『其一端』形成一連接部，『另一端』軸向上則開設一溝槽，......」（見本院卷第58頁），是以系爭專利申請專利範圍第1項所請求之「接塊」，其兩端分別有連接部和溝槽。

且系爭專利說明書第6 頁第2 至4 、15至18行【創作說明⑷】亦記載：「......該接塊(4) ，係裝設在軸承(3) 之軸向內，其一端形成一連接部(40)，另一端軸向上則開設一溝槽(41)，溝槽(41)內嵌設一梢片(42)，......又當接塊(4) 轉動，另一端所設之梢片(42)亦隨轉動，然梢片(42)與齒桿(5) 之接槽(51)嵌設結合，所以梢片(42)轉動的同時，齒桿(5) 也隨之轉動以驅動變速箱(7) 齒輪(70)，......」（見本院卷第56頁）。

然系爭專利圖式第二圖所揭露之技術內容為連接部(40)與溝槽(41)均位於接塊(4) 之同一端（見本院卷第60頁，如附圖1 ），顯與前述申請專利範圍所揭露者不同，且「一接塊，......『其一端』形成一連接部，『另一端』軸向上則開設一溝槽......」之連結關係無法據以實施，不能達到預期解決之問題。

而上訴人已於舉發第二次補充理由書狀第8 頁即自承有誤繕之情事（見本院卷第129 頁之本院99年度行專訴字第30號行政判決第13頁第2 至3 行），卻未適時於智慧財產局為舉發審定前申請更正。

因此，系爭專利有違83年1 月21日修正公布專利法第104條第3款規定，而有應撤銷專利權之原因。

⒉上訴人雖主張依原說明書第6 頁第13、4 行及第5 圖揭示，可知系爭專利之接塊連結傳動軸桿與齒桿之結構，均係於該軸承內完成，且該連結結構確實裝配在軸承內並轉動者，一般的熟習該項技術者可可直接由圖面能瞭解其內容，依說明書第6 頁內容，即得清楚了解其組合之形態，顯無不能據以實施的可能云云。

惟按83年1 月21日修正公布專利法第103條第2項明定，新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，必要時，得審酌說明書及圖式。

原核准公告之申請專利範圍載明：「......一接塊......『其一端』形成一連接部，『另一端』軸向上則開設一溝槽......」，有關接塊、連接部及溝槽之相對位置及連結關係，其文義並無不明確之處，自應以申請專利範圍之文義為準，無須參酌說明書及圖式。

故上訴人逕自將系爭專利說明書第6 頁及圖式第5 圖讀入申請專利範圍，要無足取。

⒊綜上，系爭專利申請專利範圍之文義明顯與圖式第二圖不符，而有83年1 月21日修正公布專利法第104條第3款所定說明書及圖式之記載有無法據以實施之情事。

故被上訴人以系爭專利有應撤銷之原因等語，於法有據。

㈦從而，系爭專利違反83年1 月21日修正公布專利法第104條第3款規定，而有撤銷之原因，上訴人於本件民事訴訟中不得對於被上訴人主張新型專利之權利。

故上訴人請求被上訴人連帶給付30,000,000元，暨自原審民事追加被告暨準備（一）狀書狀送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息，並請求禁止被上訴人公司製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭專利之物品，為無理由。

原審因而為上訴人敗訴判決，核無不合，上訴人之上訴為無理由，應予駁回。

七、因系爭專利有應撤銷之理由，故兩造其餘之攻擊或防禦方法（即侵權與否、損害賠償之計算），及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要。

另上訴人聲請向財政部臺灣省南區國稅局岡山稽徵所函查被上訴人公司88至90、95年度之所得稅申報資料及銷售憑證資料，並命被上訴人自遊實股份有限公司提出其88至95年度之全部銷貨發票存根聯（見本院卷第29頁反面至30頁），亦無調查之必要，併此敘明。

據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

中 華 民 國 100 年 2 月 10 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳忠行
法 官 曾啟謀
法 官 蔡惠如
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；
委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 100 年 2 月 10 日
書記官 林佳蘋
附註：
民事訴訟法第466條之1 （第1項、第2項）：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。
但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。