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智慧財產法院民事判決
102年度民專上字第72號
上 訴 人 劉美華
訴訟代理人 洪銘憲律師
被上訴人 鑫立鑄造廠有限公司
法定代理人 陳榮雄
被上訴人 陳朝居
共 同
訴訟代理人 陳鎮律師
許富雄律師
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對本院中華民國102 年10月22日102 年度民專訴字第12號第一審判決提起上訴，本院於103 年10月29日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、程序方面：㈠被上訴人鑫立鑄造廠有限公司（下稱被上訴人公司）原法定代理人為被上訴人○○○，嗣由○○○接任，並於民國103年2 月27日具狀聲明承受訴訟（本院卷第1 冊第63頁），自應准許。
㈡上訴聲明之更動：⒈上訴人原上訴聲明第2項為「上開廢棄部分，請求㈠被告等應連帶給付原告新臺幣（下同）1,650,000 元，暨自102 年1 月25日起至清償日止，按年息5%計算之利息。
㈡在原告所有之新型第M435961 號及第M435963 號存續期間內，被告鑫立鑄造廠有限公司不得未經原告同意而製造、販賣、意圖販賣而陳列、使用或為上訴而進口新型專利物品。
㈢原告願供擔保就第1項為勝訴時請准予宣告假執行。
」嗣於103 年4 月15日當庭更正為第2項：「被上訴人應連帶給付上訴人1,650,000 元，暨自102 年1 月25日起至清償日止，按年息5%計算之利息。」
第3項：「在上訴人所有之新型第M435961 號及第M435963 號存續期間內，被上訴人鑫立鑄造廠有限公司不得未經上訴人同意而製造、販賣、意圖販賣而陳列、使用或為上述目的而進口新型專利物品。」
第4項：「上訴人願供擔保，就第2項為勝訴時請准予宣告假執行。」
，並經被上訴人同意（本院卷第1 冊第92頁之準備程序筆錄）。
⒉上訴人復於103 年7 月2 日當庭縮減上訴聲明第2項為「被上訴人應連帶給付上訴人1,534,400 元，暨自102 年1月25日起至清償日止，按年息5%計算之利息。」
被上訴人並無意見（本院卷第277 至278 頁之言詞辯論筆錄）。
經核屬減縮應受判決事項之聲明，依民事訴訟法第446條第1項、第255條第1項第2款、第3款規定，自應允許。
㈢按是否命智慧財產專責機關參加訴訟，乃法院裁量之權，非謂當事人一旦為智慧財產權有應撤銷原因之開主張或抗辯時，法院即應命智慧財產專責機關參加訴訟（最高法院103 年度台上字第1423號民事判決參照）。
查上訴人主張被上訴人侵害其第M435961 號「工具機刀座之改良結構」新型專利（下稱系爭專利1 ）、第M435963 號「工具機夾具之改良結構」新型專利（下稱系爭專利2 ，與系爭專利1 合稱系爭二專利），請求被上訴人賠償損害並不得為一定行為，惟被上訴人抗辯系爭二專利有應撤銷之原因。
關於系爭二專利有無應撤銷原因之爭點，有無使經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）表示意見之必要，經本院命兩造陳述意見，兩造均認無此必要（本院卷第1 冊第82、96頁），且本院已向當事人曉諭爭點，並經兩造當庭協議簡化爭點（本院卷第1 冊第94至95、278 至279 頁），兩造亦提出書狀並當庭為充分之攻防，是以本件業已賦予兩造就此爭點有辯論之機會，本院自得參酌兩造所為之陳述，就上開無效抗辯有無理由自為判斷，而無須命智慧財產局參加訴訟。
二、兩造之聲明及陳述如下：㈠上訴人起訴主張：上訴人於101 年8 月26日自原發明人○○○處受讓取得系爭二專利之專利權，惟被上訴人公司所生產、銷售之煞車鼓產品係利用系爭二專利，有上訴人自被上訴人公司攝影取得「工具機刀座」（下稱系爭產品1 ）及「工具機夾具」（下稱系爭產品2 ）之照片、影本可證，而被上訴人○○○原為被上訴人公司之法定代理人，自應共同負責。
爰依專利法第120條準用第96條、第97條、公司法第23條第2項規定，請求排除被上訴人公司對系爭專利權之侵害，被上訴人並應連帶賠償等語。
並聲明：⒈被上訴人應連帶給付上訴人1,650,000 元，暨自102 年1月25日起至清償日止，按年息5%計算之利息。
⒉在上訴人所有之新型第M435961 號及第M435963 號存續期間內，被上訴人公司不得未經上訴人同意而製造、販賣、意圖販賣而陳列、使用或為上述而進口新型專利物品。
⒊上訴人願供擔保就第1項為勝訴時請准予宣告假執行。
㈡被上訴人於原審則以：被上訴人公司指派○○○於100 年9月2 日與訴外人○○○、○○○合資成立廣揚開發有限公司（下稱廣揚公司），○○○於同年11月底即以廣揚公司名義，委請訴外人駿達實業社○○○製造刀座與夾具之粗胚（被證二之估價單、發票）；
嗣廣揚公司於101 年4 月28日由上開股東簽署解散同意書而解散，○○○竟於同年7 月20日至被上訴人公司拆走部分機具，經被上訴人拍照存證（被證四），是系爭二專利於申請前已在廣揚公司中公開實施，且在該技術領域中具有通常知識者，均可輕易利用被證四所示之先前技術，完成系爭二專利所申請之內容，足證系爭二專利顯然欠缺新穎性與進步性；
又系爭二專利申請前，與系爭二專利相同或類似之刀座、夾具即已在國內實施，被上訴人據以實施，亦無侵害專利權之故意或過失等語，資為抗辯。
㈢原審判決上訴人敗訴，上訴人提起上訴，並主張：⒈經核被證二與證人○○○之證述，廣揚公司委請○○○所製作之物僅為外型初胚，而未涉及有關技術特徵，有關技術特徵為訴外人鉦晟實業有限公司（下稱鉦晟公司）負責技術之人○○○所製作（被證四、被上證三），而依鉦晟公司所提供之估價單（原審卷第1 冊第211 頁，下稱鉦晟估價單），其揭露系爭二專利技術特徵亦在101 年4 月17日（系爭二專利申請日）之後，不足以作為系爭二專利之先前技術。
⒉系爭產品1 、2 落入系爭二專利申請專利範圍第1項之文義範圍，因被上訴人未得上訴人之授權，自101 年8 月21日起擅自利用系爭二專利加工作成煞車鼓，而獲取相當之利益，故上訴人受有損害。
⒊並於本院聲明：⑴原判決廢棄。
⑵被上訴人應連帶給付上訴人1,534,400 元，暨自102 年1 月25日起至清償日止，按年息5%計算之利息。
⑶在上訴人所有之系爭二專利存續期間內，被上訴人公司不得未經上訴人同意而製造、販賣、意圖販賣而陳列、使用或為上述目的而進口新型專利物品。
⑷願供擔保就第2項為勝訴時請准予宣告假執行。
㈣被上訴人於本院辯稱：⒈被上訴人與○○○夫妻約定廣揚公司之清算日為101 年2月29日，被證四之刀座夾具在此之前應已使用於廣揚公司，並非鉦晟公司於同年4 月18、19日後所加工完成者，故系爭二專利所揭露之技術特徵早於101 年4 月17日申請前，已為被證四公開使用之先前技術所揭示，而不具新穎性與進步性。
⒉被上訴人僅使用系爭刀座、夾具生產規格「0741」即產品編號為「DN018 」、規格「0770」即產品編號為「DE009」等煞車鼓，並非全部煞車鼓。
又被證12所載廣揚公司為被上訴人公司加工煞車鼓之費用每件200 元，並非僅從事使用刀座夾具加工之製程，且包含運貨、倉儲等成本。
⒊並於本院答辯聲明：⑴上訴及假執行之聲請均駁回。
⑵如被上訴人就上訴聲明第1項受不利之判決，被上訴人願供擔保，請准宣告免為假執行。
三、經查下列事實，有兩造均不爭執之各該證據附卷可稽，復為兩造所不爭執，自堪信為真實（本院卷第1 冊第93、230 頁之準備程序筆錄）㈠○○○於101 年4 月17日向智慧財產局申請第M435961 號「工具機刀座之改良結構」新型專利（即系爭專利1 ）、及第M435963 號「工具機夾具之改良結構」新型專利（即系爭專利2 ），專利權期間均自同年8 月21日起至111 年4 月16日止，嗣○○○於同年8 月26日將系爭二專利權讓與上訴人（原審卷第1 冊第10至27頁之專利證書、專利公報、專利有償讓與契約書，本院卷第1 冊第145 至174 頁之專利說明書，及本院依職權調閱之系爭二專利申請卷）。
㈡被上訴人公司成立於100 年2 月18日，所營事業包括生產煞車鼓產品等汽、機車零件（本院卷第1 冊第66頁之公司基本資料）。
㈢系爭產品之實物照片（引自本院101 年度民聲字第34號保全證據事件資料）係於101 年12月21日至被上訴人公司（址設嘉義縣朴子市○○區○○○街○ 號）拍攝之工具機刀座（即系爭產品1 ）及工具機夾具（即系爭產品2 ）。
⒈系爭產品1 之技術描述：被上訴人所使用之工具機刀座，係一種可兼具垂直、水平進刀功能之刀座結構。
⒉系爭產品2 之技術描述：被上訴人所使用之工具機夾具，係一種供裝設於工具機之機座，沿機座內、外滑移，以供夾置待加工物，且得以隨待加工物的形狀調整夾置角度之結構。
⒊就L 型基座及內部結構參本院101 年度民聲字第34號保全證據卷第55頁下方至第58頁照片（本院卷第1 冊第230 頁之準備程序筆錄）。
㈣本件關於系爭二專利有效性部分，應適用99年8 月25日修正公布之專利法（本院卷第1 冊第93頁之準備程序筆錄）。
四、本件兩造所爭執之處，經協議簡化如下（本院卷第1 冊第94至95、278 至279 頁）：㈠系爭二專利有無應撤銷之原因？⒈被證四（被證二為補強證據）可否作為系爭二專利之先前技術？⒉被證四（被證二為補強證據）可否證明系爭專利1 、2 申請專利範圍第1項不具新穎性或進步性？㈡上訴人得否請求被上訴人連帶負損害賠償責任？⒈系爭產品1 是否落入系爭專利1 申請專利範圍第1項之文義範圍？⒉系爭產品2 是否落入系爭專利2 申請專利範圍第1項之文義範圍？⒊被上訴人是否具侵害系爭專利權之故意？⒋上訴人得否請求被上訴人公司賠償1,534,400元？⒌上訴人得否依公司法第23條第2項規定，請求被上訴人○○○與被上訴人公司連帶負損害賠償責任？㈢上訴人得否請求被上訴人公司不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口新型專利物品？
五、得心證之理由：㈠被上訴人於本件抗辯系爭二專利不具進步性，本院就此抗辯應依智慧財產案件審理法第16條規定自為判斷。
查系爭二專利係於101 年4 月17日申請，經智慧財產局於同年7 月13日審定准予專利（系爭專利1 申請卷第21頁，系爭專利2 申請卷第19頁），是系爭二專利有無應撤銷之原因，應以核准審定時有效之99年8 月25日修正公布專利法為斷。
㈡按凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得申請取得新型專利：申請前已見於刊物或已公開使用者，99年8月25日修正公布專利法第94條第1項第1款定有明文。
另新型為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時，不得申請取得新型專利，同法第94條第4項亦有明文。
㈢被證四所示之刀座及夾具可為系爭二專利之先前技術：⒈被上訴人於本件民事訴訟中提出被證四，抗辯主張系爭二專利不具新穎性或進步性，並以被證二為補強證據。
被證四係黃皇民於101 年7 月20日在被上訴人公司拆除之工具機刀座照片及工具機夾具照片（原審卷第1 冊第119 至130 頁）；
被證二則為廣揚公司與駿達實業社、興合精密工業有限公司往來之估價單及統一發票影本（原審卷第1 冊第108 至115 頁）。
由於被證四夾具照片無法看出螺孔、定位桿呈中空狀及螺栓穿設該定位桿底端鎖合於螺孔等技術特徵，經本院向兩造開示初步心證（本院卷第1 冊第132 、134 、230 頁）後，被上訴人即提出夾具之滑座、定位桿、墊片及螺栓實物（外放證物，照片見本院卷第1 冊第240 頁之被上證三，下稱被上證三實物），上訴人對此並不爭執（本院卷第1 冊第230 、268 頁）。
被上訴人主張被證四所示刀座及夾具之公開使用日早於系爭二專利之申請日（同年4 月17日）等語，惟此為上訴人所否認，辯稱被證四之夾具及刀座有關系爭二專利的技術特徵係○○○製作，由○○○交予廣揚公司使用，故在申請日（同年月17日）後始揭露云云。
⒉查被上訴人公司推派○○○為代表，與○○○、○○○於100 年9 月2 日簽署合夥契約書，合資設立公司，約定公司名稱為「廣揚精機有限公司」，址設嘉義縣朴子巿竹村里朴子工○區○街○ 號（即被上訴人公司工廠所在地），被上訴人公司出資4,400,000 元、○○○出資400,000 元，而○○○、○○○各出資1,600,000 元，均以機器作價，由被上訴人公司擔任行政事務總負責人，○○○任董事長，○○○、○○○任總經理，負責工廠業務，嗣於同年月7 日以「廣揚開發有限公司」之名稱辦妥設立登記，其主要業務包含生產煞車鼓產品等汽、機車零件，此有合夥契約書、廣揚公司設立登記表、公司基本資料查詢在卷可證（原審卷第1 冊第99至107 頁），且經證人○○○證述明確（原審卷第1 冊第196 、200 頁），復為兩造所不爭執。
⒊次查○○○經營駿達實業社，於100 年11月至101 年1 月20日陸續受○○○之委託，為廣揚公司製造被證四之零件、夾頭及刀柄外部（分別為夾具外型、刀座外型），但未包含孔徑、螺絲孔、刀柄的溝、定位螺桿等，業經證人○○○、○○○到庭證述明確（原審卷第1 冊第173 至174、197 、199 頁），且有被證二之估價單及發票附卷可稽（原審卷第1 冊第108 至115 頁），被上訴人亦自陳○○○陸續委請駿達實業社製作被證四刀座及夾具之外型粗胚等語（本院卷第1 冊第49、245 頁）。
足見○○○至遲於101 年1 月20日代工完成被證四之零件、刀座外型、夾具外型（粗胚）並交予廣揚公司（原審卷第1 冊第112 頁右上方之發票）。
⒋嗣被上訴人公司、○○○與○○○、○○○因理念不合，於101 年4 月28日簽署解散同意書，再於同年5 月10 日簽署股東同意書，同年月21日簽署公司債務分攤證明書，其後○○○於同年7 月20日至被上訴人公司處（與廣揚公司之營業處所相同），拆走被證四所示之刀座及夾具部分零件，僅餘夾具之滑座、定位桿、墊片及螺栓在被上訴人公司處，此有被證三之解散同意書、股東同意書、公司債務分攤證明書、被證四照片（原審卷第1 冊第116 至130頁）、滑座、定位桿、墊片及螺栓之被上證三照片（本院卷第1 冊第240 頁）與實物（外放證物）在卷可證，且經證人○○○證述明確（原審卷第1 冊第196 、200 頁），復為兩造所不爭執。
⒌依101 年4 月28日解散同意書所載「......雙方同意解散廣揚開發有限公司，並訂民國101 年2 月29日為清算截止日，公司盈虧於乙方（即被上訴人公司代表人○○○）提供相關帳冊供甲方（即○○○、○○○）檢閱後經雙方確認無誤為準，如有虧損亦依雙方持股比例分擔，廣揚開發公司之資產，由雙方找人估價，以出價最高者出售，雙方同意找人估價的最後期限為101 年5 月10日止，如未找估價者，則以他方所找人估價的為準。」
及同年5 月21日公司債務分攤證明書所載「.... .. 於民國100 年9 月1 日至民國101 年2 月29日之間公司（損益表）人事、機械用具之費用須由甲方○○○先生帶60% 之責任，乙方○○○先生帶40% 之費用共同分攤.... .. 」（原審卷第1 冊第116 、118 頁），是雙方已於101 年4 月28日約明清算截止日為同年2 月29 日 ，且就100 年9 月1 日至101 年2月29日間廣揚公司之人事、機械用具之費用，約定各按比例分攤。
⒍如前所述，○○○（駿達實業社）受○○○之委託為廣揚公司代工，至遲於101 年1 月20日代工完成被證四之零件、夾具外型、刀座外型（粗胚）並交予廣揚公司。
至被證四之夾具及刀座的加工完成部分，上訴人辯稱：係○○○於101 年4 月17日以後始委託○○○加工製作完成云云，雖與證人○○○證稱：於同年月18或19日提供○○○的圖說予鉦晟公司○○○製作，被證四之刀具係於同年月20日完成，夾具及底座於同年月23日完成後隔1 、2 天交予廣揚公司等語（原審卷第1 冊第197 、199 頁），證人○○○證稱：○○○委託伊製作被證四之夾頭、刀座，鉦晟估價單確為鉦晟公司所開立，記不得相關日期，但依估價單所載，應係4 月底交貨等語（本院卷第1 冊第112 、113頁），證人○○○證稱：○○○於同年月18日載伊找○○○委託試做刀柄、刀座、夾具，並交付刀柄、刀座、夾具的材料（即半成品），在同年月23或24日看到鉦晟估價單，○○○製作刀座、夾具完成後交給○○○測試，○○○將之放在廣揚工廠，後於同年7 月20日至廣揚工廠拆除刀座、夾具等語（本院卷第1 冊第119 至122 頁）相符，證人○○○並提出鉦晟公司所交付之估價單影本2 紙（即鉦晟估價單，原審卷第1 冊第211 頁）為證。
惟查：⑴證人○○○證稱：○○○拿了1 個「夾頭」初坯及該「夾頭」的圖面，拿著初坯向伊解釋需要配合製作的部分，伊依○○○的委託直接在「夾具」初坯上製作，之後將該「夾具」成品及圖面交還○○○等語（本院卷第1冊第112 、113 頁）；
嗣改稱：○○○先拜託製作刀座部分，並表示另有一項仍在製作，待其完成後，再請伊估價製作，之後○○○始拿夾具的初坯等語（本院卷第1 冊第116 頁）。
惟證人○○○原證稱：「102 」年4月18日○○○載伊到○○○工廠找○○○製作刀柄等語（本院卷第1 冊第117 頁），經本院提示鉦晟估價單，並詢問相關事件的發生年度時，始改稱：於「101 」年4 月17日申請系爭二專利，同年月18日找○○○等語（本院卷第1 冊第120 至121 頁），且證稱：當天（即101 年4 月18日）請○○○試做刀柄、刀座，之後才由○○○委託○○○製作刀具等語（本院卷第1 冊第118 至119 頁），後又改稱：101 年4 月18日與○○○、○○○碰面時有將刀柄、刀座、夾具的圖面交給○○○等語（本院卷第1 冊第123 頁）。
則上開證人關於委託○○○加工製作者究為○○○或○○○？當時○○○是否在場？委製標的物除刀柄、刀座外，有無包含夾具？彼此證述不一。
⑵證人○○○證稱：○○○拿了1 個「夾頭」初坯及該「夾頭」的圖面等語（本院卷第1 冊第112 頁）；
惟證人○○○證稱：當時○○○載伊去找○○○，有帶「刀柄、刀座的圖面」、及刀柄刀座的材料，但沒有「夾具的圖面」，之後伊將「夾具的圖面」交給○○○請其轉交○○○（本院卷第1 冊第118 、119 頁）。
是○○○或○○○交予○○○究為夾具或刀座的圖面？互核上開證人之證述並不一致。
⑶○○○受○○○之委託為廣揚公司代工製作被證四之零件、夾具外型、刀座外型（粗胚），所出具之被證二估價單及發票均記載買受人為「廣揚開發有限公司」（原審卷第1 冊第108 至115 頁）。
然鉦晟估價單所載抬頭卻為「皇明」，並非「廣揚開發有限公司」，且「101年4 月20日」鉦晟估價單上刀座上緣僅有4 個固定孔，與被證四之夾具及刀座的刀座有8 個固定孔（如附圖3所示）不同。
雖證人○○○、○○○、○○○均證稱原先為4 個孔洞，後來○○○改為8 個洞云云，然查：①證人○○○證稱：○○○拿了1 個「夾頭」初坯及該「夾頭」的圖面，其上只有4 個孔，但在製作過程中○○○電告要求「夾頭」上面要再多4 個孔等語（本院卷第1 冊第112 頁）；
惟證人○○○證稱：當時黃皇明載伊去找○○○，有帶刀柄、刀座的圖面、及刀柄刀座的材料，但沒有夾具的圖面，之後伊將夾具的圖面交給○○○請其轉交○○○（本院卷第1 冊第118 、119 頁）。
是關於○○○接受委製夾具及刀座時究收受何種圖面？上開證人之證述並不相同。
此外，雖證人○○○嗣後陳稱：當初○○○並未說明品名為刀座或夾頭，伊才用畫圖來表示；
有4 個孔變8 個孔的是「刀座」等語（本院卷第1 冊第116 頁），然吳南瑩與其弟共同經營鉦晟公司，主要業務為CNC 電腦車床、洗床等，有為○○○做機械零件加工（本院卷第1 冊第111 頁），堪認○○○具有相關專業知識，豈有可能無法分辨夾具與刀座之差異，是其此部分證詞難以採信。
②證人○○○證稱：「在製作過程中」○○○電告要求「夾頭」上面要再多4 個孔；
○○○打電話給伊要多4 個孔時，已快做好了等語（本院卷第1 冊第112 、114 頁）；
惟證人○○○卻稱：「101 年4 月18日」○○○載伊找○○○製作刀柄、刀座，交給在「刀柄」有4 個洞的圖面，而討論中伊有口頭要求再多4 個洞，「在回程路上」，伊又打電話給○○○確認「刀柄」上有8 個孔，之後即未再與○○○見面或打電話等語（本院卷第1 冊第119 、121 頁）。
是關於黃明山究係何時要求「夾具」或「刀柄」上有8 個孔洞？上開證人之證述並不相符。
③證人○○○證稱：先以電話口頭報價，開立估價單後放在鉦晟公司，待成品完成後，伊將貨品及估價單送予○○○請款，簽收表示客戶同意伊的報價；
因黃皇明先拜託製作刀座部分，所以先開4 月20日有關刀座的估價單，當時○○○表示尚有一物仍在製作，待完成後，再請伊估價製作，後來○○○拿夾具的初坯，伊始開立4 月23日有關夾頭的估價單等語（本院卷第1 冊第115 、116 頁）。
惟證人○○○卻稱：伊看到估價單的時候「東西已經快做好了」，所以伊是在101 年4 月23或24日左右看到2 張鉦晟估價單等語（本院卷第1 冊第120 、121 頁）。
則上開證人關於吳南瑩究於何時交付鉦晟估價單予○○○、○○○再轉交○○○？其等證述並不相同。
又證人○○○證稱：鉦晟估價單上的草圖是由伊所繪製，以向客戶說明製作物的大略情形等語（本院卷第1 冊第113 頁），惟依其先前所述：○○○有電告孔洞要由4 個改為8 個等語，○○○於完工後將成品連同估價單交予○○○請款時，該估價單僅繪製4 個孔洞，核與被證四之刀座（8 個固定孔）、及○○○之指示不符，如何請款？顯與常情有違。
④綜上，鉦晟估價單能否證明被證四之夾具及刀座為黃皇明委請鉦晟公司（○○○）加工製作，即屬可疑。
⑷如依證人○○○所證，其於101 年4 月底交付成品予○○○（本院卷第1 冊第114 頁），然被上訴人公司、○○○與○○○等於同年月28日，因股東理念不合，同意解散廣揚公司，並簽署解散同意書，依常情而言，雙方理念不合之狀態理應存續一段期間，最終因無法解決始合議解散公司。
則於同年月18日至同年月28日，其間僅間隔短短10日，雙方理應已處於理念不合之狀態，○○○斷無可能於同年月18日協同○○○委請○○○加工被證四之夾具及刀座，○○○於同年月底交付成品予○○○，○○○將之交予廣揚公司使用，卻於同年月28日與被上訴人公司、○○○決議解散廣揚公司，任憑被證四之夾具及刀座置於被上訴人公司處（與廣揚公司同一營業處所），遲至同年7 月20日始拆除取回，此與常理不符。
⑸此外，依上訴人所提之專利權有償讓與契約書（原審卷第1 冊第26至27頁之原證一），○○○係於101 年8 月26日讓與系爭二專利予上訴人，證人○○○亦為如此證述（本院卷第1 冊第125 頁），惟依系爭二專利之申請卷所附之同年9 月20日專利權讓與登記申請書暨專利權讓與契約書所載（系爭專利1 申請卷第35至34頁，系爭專利2 申請卷第35至34頁），讓與專利權之日與申請專利權讓與登記之日同為同年9 月20日，則○○○究於何時讓與系爭二專利權予上訴人，即屬不明。
倘專利權讓與日確為同年8 月26日，證人○○○復明知「廣揚精密有限公司為○○○所有」一情（本院卷第1 冊第326 頁），而上訴人與○○○為姊妹，則○○○何以本於系爭二專利之權利人身分，於同年9 月10日寄發存證信函予廣揚精密有限公司？並據此於同年9 月14日向智慧財產局申請新型專利技術報告（系爭專利1 申請卷第29至25頁，系爭專利2 申請卷第36至34頁，即原審卷第1 冊第248 頁之被證九）？雖證人○○○證稱：「（問：為何你轉讓專利後，你為何還發存證信函給廣揚精密公司？）我是沒有權利發，但我要顧及購買我專利的人會有困擾」等語（本院卷第1 冊第126 頁），然○○○當時已非專利權人，對外無由行使專利權人，是其證詞並不合理。
故證人○○○之相關證述無足為有利於上訴人之佐證。
⑹因此，被上訴人辯稱上訴人及證人○○○、○○○、○○○係因系爭二專利於同年月17日申請，始陳稱被證四之刀座及夾具係於101 年4 月18日委請鉦晟公司加工完成等語，堪以採信。
故被證四之夾具及刀座，其零件、夾具外型、刀座外型（粗胚）至遲於同年1 月20日由○○○代工完成交予廣揚公司後，於同年4 月17日系爭二專利申請前即已加工完成並由廣揚公司使用，而可為作為判斷系爭二專利是否具專利要件之先前技術。
㈣關於系爭二專利與被證四之技術比對，就本院所具備有關之專業知識，以及經技術審查官為意見陳述所得之專業知識，業經本院徵詢兩造有關揭露時點之意見後，依智慧財產案件審理法第8條第1項、第2項規定，於審理時詳列各爭點明細，對當事人適當揭露本院所知與本件有關之特殊專業知識，並命當事人陳述意見，令其有辯論之機會，且經當事人充分攻防行言詞辯論（本院卷第1 冊第132 至136 頁之審理單、通知）。
是以本院就涉及專業知識判斷之相關技術爭點業經踐行必要之證據調查程序，並已予當事人有辯論之機會，本院即得參酌當事人所提之意見加以判斷。
㈤按新穎性之判斷係比對新型專利與先前技術，如有下列情事之一者，即不具新穎性：⑴完全相同－申請專利之發明與先前技術在形式上及實質上均無任何差異，⑵差異僅在於文字的記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵，⑶差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念，⑷差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵。
又2009年版專利審查基準第2-3-6 至2-3-7 頁「第二篇發明專利實體審查」「第三章專利要件」「2.4 新穎性之判斷基準」，以及2006年版專利審查基準第5-1-23至5-1-25、5-1-27頁「第五篇舉發及依職權審查」「第一章專利權之舉發及依職權審查」「5.2.3.1發明專利要件之爭執」「5.2.3.2 新型專利要件之爭執」亦有類似規定。
㈥被證四可證明系爭專利1 申請專利範圍第1項不具新穎性：⒈系爭專利1 之申請專利範圍第1項：「一種工具機刀座之改良結構，包含：座體，係於上緣兩側分別設有複數之固定孔，下緣係於其中一面設有由底端向上延伸適當長度之縱向剖槽，以及貫穿該縱向剖槽及座體另面之橫向開孔，於該縱向剖槽的垂直面，設有垂直排列且貫穿於座體側邊之複數個螺孔，俾供車刀以垂直向置於縱向剖槽，或以水平向穿設於橫向開孔，並藉由螺栓鎖合於螺孔將車刀定位；
銜接座，係供連接於座體及工具機，其兩側係設有對應於座體固定孔之通孔。」
（本院卷第1 冊第153 頁），相關圖式如附圖1 所示。
⒉被證四之刀座部分（如附圖3 所示）為一種工具機刀座之改良結構，包含：座體，係於上緣兩側分別設有複數之固定孔，下緣係於其中一面設有由底端向上延伸適當長度之縱向剖槽，以及貫穿該縱向剖槽及座體另面之橫向開孔，於該縱向剖槽的垂直面，設有垂直排列且貫穿於座體側邊之複數個螺孔，俾供車刀以垂直向置於縱向剖槽，或以水平向穿設於橫向開孔，並藉由螺栓鎖合於螺孔將車刀定位；
銜接座，係供連接於座體及工具機，其兩側係設有對應於座體固定孔之通孔。
⒊經解析系爭專利1 申請專利範圍第1項，其技術內容可解析為6 個要件，如附表1 所示。
而被證四之刀具與系爭專利1 申請專利範圍第1項之技術比對如下：⑴被證四之刀座「工具機刀座之改良結構，包含」，已揭露系爭專利1 申請專利範圍第1項「一種工具機刀座之改良結構，包含」之技術特徵。
⑵被證四之刀座「座體，係於上緣兩側分別設有複數之固定孔，下緣於其中一面設有由底端向上延伸適當長度之縱向剖槽」，已揭露系爭專利1 申請專利範圍第1項「座體，係於上緣兩側分別設有複數之固定孔，下緣於其中一面設有由底端向上延伸適當長度之縱向剖槽」之技術特徵。
⑶被證四之刀座「貫穿該縱向剖槽及座體另面之橫向開孔，於該縱向剖槽的垂直面，設有垂直排列且貫穿於座體側邊之複數個螺孔」，已揭露系爭專利1 申請專利範圍第1項「以及貫穿該縱向剖槽及座體另面之橫向開孔，於該縱向剖槽的垂直面，設有垂直排列且貫穿於座體側邊之複數個螺孔」之技術特徵。
⑷被證四之刀座「車刀以垂直向置於縱向剖槽，或以水平向穿設於橫向開孔」，已揭露系爭專利1 申請專利範圍第1項「俾供車刀以垂直向置於縱向剖槽，或以水平向穿設於橫向開孔」之技術特徵。
⑸被證四之刀座「並藉由螺栓鎖合於螺孔將車刀定位」，已揭露系爭專利1 申請專利範圍第1項「並藉由螺栓鎖合於螺孔將車刀定位」之技術特徵。
⑹被證四之刀座顯示銜接座連接於座體及工具機之間，且座體兩側設有固定孔，雖未顯示通孔，惟欲將座體與銜接座連接，所屬技術領域具有通常知識者可直接且無歧異得知銜接座兩側設有對應於座體固定孔之通孔。
是以被證四之刀座照片「銜接座，係供連接於座體及工具機，其兩側係設有對應於座體固定孔之通孔」，已揭露系爭專利1 申請專利範圍第1項「銜接座，係供連接於座體及工具機，其兩側係設有對應於座體固定孔之通孔」之技術特徵。
⑺綜上，被證四之刀座業已揭露系爭專利1 申請專利範圍第1項之全部技術特徵，上訴人復不爭執系爭專利1 之技術特徵已全部揭露（本院卷第1 冊第268 頁），故被證四足以證明系爭專利1 申請專利範圍第1項不具新穎性。
㈦被證四可證明系爭專利2 申請專利範圍第1項不具新穎性：⒈系爭專利2 之申請專利範圍第1項：「一種工具機夾具之改良結構，包含：滑座，係裝設於工具機之機座，沿機座內、外滑移，其概呈L 狀，於其垂直段設有通孔，於通孔的底緣延伸有較小徑之螺孔；
夾持件，係供夾置待加工物，其表面設有貫穿之固定孔；
一定位桿，係呈中空狀，以供於穿過夾持件之固定孔，套於滑座垂直段之通孔，並藉由一螺栓穿設該定位桿底端鎖合於螺孔，使其呈鬆配狀，俾於夾持件夾置待加工物時，得以使夾持件隨待加工物的形狀調整夾置之角度，使夾置更為穩固，進而確保加工之品質。」
（本院卷第1 冊第168 頁），相關圖式如附圖2所示。
⒉被證四之夾具部分及被上證三實物（如附圖4 所示）為一種工具機夾具之改良結構，包含：滑座，係裝設於工具機之機座，沿機座內、外滑移，其概呈L 狀，於其垂直段設有可供定位桿設入之通孔，於通孔的底緣延伸有較小徑之螺孔；
夾持件，係供夾置待加工物，其表面設有貫穿之固定孔；
一定位桿，係呈中空狀，以供於穿過夾持件之固定孔，套於滑座垂直段之通孔，並藉由一螺栓穿設該定位桿底端鎖合於螺孔，使其呈鬆配狀，俾於夾持件夾置待加工物時，得以使夾持件隨待加工物的形狀調整夾置之角度，使夾置更為穩固。
⒊經解析系爭專利2 申請專利範圍第1項，其技術內容可解析為5 個要件，如附表2 所示。
而被證四之夾具及被上證三實物與系爭專利2 申請專利範圍第1項之技術比對如下：⑴被證四之夾具「工具機刀座之改良結構，包含」，已揭露系爭專利2 申請專利範圍第1項「一種工具機夾具之改良結構，包含」之技術特徵。
⑵被證四之夾具「滑座，係裝設於工具機之機座，沿機座內、外滑移，其概呈L 狀，於其垂直段設有可供定位桿設入之通孔」，及被上證三實物之滑座於通孔的底緣延伸有較小徑之螺孔，已揭露系爭專利2 申請專利範圍第1項「滑座，係裝設於工具機之機座，沿機座內、外滑移，其概呈L 狀，於其垂直段設有通孔，於通孔的底緣延伸有較小徑之螺孔」之技術特徵。
⑶被證四之夾具「夾持件，係供夾置待加工物，其表面設有貫穿之固定孔」，已揭露系爭專利2 申請專利範圍第1項「夾持件，係供夾置待加工物，其表面設有貫穿之固定孔」之技術特徵。
⑷被證四之夾具「一定位桿，以供於穿過夾持件之固定孔，定位桿設於滑座垂直段之通孔」，及被上證三實物之定位桿係呈中空狀，並藉由一螺栓穿設該定位桿底端鎖合於螺孔，使其呈鬆配狀，已揭露系爭專利2 申請專利範圍第1項「一定位桿，係呈中空狀，以供於穿過夾持件之固定孔，定位桿套於滑座垂直段之通孔，並藉由一螺栓穿設該定位桿底端鎖合於螺孔，使其呈鬆配狀」之技術特徵。
⑸被證四之夾具及被上證三實物之「夾持件夾置待加工物時，得以使夾持件隨待加工物的形狀調整夾置之角度，使夾置更為穩固」，已揭露系爭專利2 申請專利範圍第1項「俾於夾持件夾置待加工物時，得以使夾持件隨待加工物的形狀調整夾置之角度，使夾置更為穩固，進而確保加工之品質」之技術特徵。
⑹綜上，被證四之夾具實物業已揭露系爭專利2 申請專利範圍第1項之全部技術特徵，上訴人復不爭執系爭專利2 （含滑座、墊片等）之技術特徵已全部揭露（本院卷第1 冊第268 頁），故被證四足以證明系爭專利2 申請專利範圍第1項不具新穎性。
㈧綜上所述，被證四業已揭露系爭二專利之申請專利範圍第1項全部技術特徵，不具有新穎性，即無須再審究有關進步性之爭點。
故被上訴人抗辯系爭二專利有應撤銷之原因等語，於法有據。
㈨從而，系爭二專利申請專利範圍第1項均不具新穎性，而有應撤銷之原因，依智慧財產案件審理法第16條第2項規定，上訴人於本件民事訴訟中不得對於被上訴人主張新型專利之權利。
因此，上訴人請求被上訴人連帶給付1,534,400 元，暨自102 年1 月25日起至清償日止，按年息5%計算之利息，並請求在上訴人所有之系爭二專利存續期間內，被上訴人公司不得未經上訴人同意而製造、販賣、意圖販賣而陳列、使用或為上述目的而進口新型專利物品，均無理由，不應准許，其假執行之聲請，亦失所依附，應併予駁回。
原審為上訴人敗訴之判決，即無不合。
上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回其上訴。
六、因系爭專利有應撤銷之理由（不具新穎性），故兩造其餘之攻擊或防禦方法（即侵權與否、損害賠償、不為一定行為等），及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。
據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 103 年 11 月 13 日
智慧財產法院第三庭
審判長法 官 蔡惠如
法 官 陳容正
法 官 蔡如琪
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；
委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
（均須按他造當事人之人數附繕本，「切勿逕送上級法院」）
中 華 民 國 103 年 11 月 13 日
書記官 林佳蘋
附註：
民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。
但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。
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