智慧財產及商業法院民事-IPCV,103,民商訴,43,20150812,1

智慧財產法院民事判決
103年度民商訴字第43號
原 告 日商山葉發動機股份有限公司(ヤマハ發動機株式
会社)(Yamaha Motor Co.,Ltd.)
法定代理人 柳 弘之
原 告 台灣山葉機車工業股份有限公司
法定代理人 謝建民
共 同
訴訟代理人 鍾文岳律師
王孟如律師
被 告 寇惠連即山葉發動機企業社
上列當事人間排除侵害商標權行為等事件，本院於民國104 年7月15日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

被告不得使用相同或近似於「山葉」之文字作為其商號名稱之特取部分，並應向基隆市政府辦理商號名稱變更登記。

被告不得將如附表所示之商標使用於與原告日商山葉發動機股份有限公司相同或類似之服務、名片、看板、網頁、廣告、招牌或其他任何表徵之行為上。

被告應給付原告各新臺幣壹拾伍萬元，並自民國一○三年十月六日起至清償日止按週年利率百分之五計算之利息。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔十分之九，餘由原告負擔。

本判決第一項、第三項於原告以新臺幣陸拾伍萬元為被告供擔保後得假執行，但被告如以新臺幣壹佰玖拾伍萬元為原告預供擔保，得免為假執行。

本判決第二項於原告日商山葉發動機股份有限公司以新臺幣伍拾伍萬元為被告供擔保後得假執行，但被告如以新臺幣壹佰陸拾伍萬元為原告預供擔保，得免為假執行。

原告其餘假執行之聲請駁回。

事實及理由

壹、程序方面：

一、按民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國法院應先確定有國際管轄權，始得受理，次依內國法之規定或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律（即準據法），而涉外民事法律適用法並無明文規定國際管轄權，應類推適用民事訴訟法之規定（最高法院98年度台上字第2259號判決要旨參照）。

次按訴訟，由被告住所地之法院管轄；

因侵權行為涉訟者，得由行為地之法院管轄，民事訴訟法第1條第1項前段、第15條第1項定有明文。

經查，原告日商山葉發動機股份有限公司（下稱日商山葉公司）係外國法人，被告則為本國人，故本件為一涉外民事事件。

又被告之營業所或住所分別在我國之基隆市及臺北市，且原告係主張被告在我國境內侵害其商標權，揆諸前開說明及規定，我國法院就本件涉外事件即有國際管轄權。

另依商標法及公平交易法（下稱公平法）所保護之智慧財產權益所生第一、二審民事訴訟事件，為本院管轄案件，智慧財產法院組織法第3條第1款、智慧財產案件審理法第7條、智慧財產案件審理細則第2條第1項第3款亦分別定有明文。

本件原告依我國商標法規定取得商標權，並主張被告有侵害其商標權及違反公平法之事實，是本件為商標侵權及違反公平法事件，依前揭規定，本院自得就本件訴訟為審理。

二、再按以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律，民國100年5月26日施行之涉外民事法律適用法第42條第1項著有規定。

本件原告主張其依我國商標法取得商標權，且被告在我國有侵害其商標權及違反公平法之行為，則我國法院應依我國商標法決定原告在我國有無權利，以解決在我國應否保護及如何保護之問題。

揆諸前揭規定，本件關於商標侵權及違反公平法事件之準據法，應依中華民國之法律，且兩造對於本件應以我國法律為準據法一節復未作何爭執，故本院自得本此而為審判。

貳、實體方面：

一、原告主張：

（一）原告日商山葉公司創立於44年7月1日，迄今已近60年，專門從事機車之研發、製造及銷售業務，為國內及國際間著名企業，並使用「山葉」、「YAMAHA」及「音叉圖」為其商標，分別取得中華民國註冊第00973929、00130252、00025197號等「山葉」商標（下稱系爭山葉商標）、註冊第00973928、00130279、00020538、00041725、000122 12號等「YAMAHA」商標，以及註冊第01106362、00841834號等「音叉圖」商標（以下合稱系爭商標）之商標權，指定使用於汽機車及其零組件上。

原告長久以來在臺灣投入鉅額資金及人力推廣系爭商標，在機車業界及一般消費者間無人不知而屬著名商標。

原告台灣山葉機車工業股份有限公司（下稱台灣山葉公司）為原告日商山葉公司在臺灣之關係企業，自75年成立以來，獲原告日商山葉公司之授權，使用系爭商標在臺灣市場從事機車及其零組件之製造、販售及維修等營業活動已有多年之時間，所製造之機車及其零組件產品及所提供之相關服務等，廣受業界及消費者好評，為臺灣市售機車前三大品牌，102年在臺灣市場市占率即已高達百分之28.61。

是原告台灣山葉公司形象深入人心，在臺灣市場凡提及「山葉」、「YAMAHA」，消費者均會聯想到原告台灣山葉公司及其提供之優質產品與服務。

（二）被告未經原告授權或同意，竟擅自將原告日商山葉公司所擁有之著名商標「山葉」文字以及原告台灣山葉公司為消費大眾所普遍認知之「山葉」公司名稱，註冊登記為其「山葉發動機企業社」商號名稱之一部分，並同樣從事機車販售、維修等營業活動，顯然企圖攀附原告所有著名商標、企業表徵及良好商譽，以達到推銷被告營業之不當目的，此已造成消費者誤認該商號為原告所屬之YAMAHA公司體系或與原告間有資本或技術合作等關係，而就與該商號間之消費糾紛逕向原告台灣山葉公司提出客訴要求解決，實際上已造成消費者混淆誤認。

原告委由律師事務所發函要求被告立即停止侵權行為及出面協商和解，並多次透過電話與被告溝通均遭其斷然拒絕，故被告上開行為已構成現行商標法第70條第2款情事，並已違反104年2月4日修正公布施行前之公平法（下稱修正前公平法）第20條第1項第2款及現行公平法第22條第1項第2款之規定，原告得分別依現行商標法第69條第1項前段、現行公平法第29條規定請求排除侵害，而為訴之聲明第1項之請求。

（三）被告於99年1月1日加入成為原告台灣山葉公司之通路商，嗣於101年6月1日解約退出山葉通路體系，自斯時起被告即無權再對外使用原告之系爭商標及企業標識從事機車及零組件販售、維修等營業活動。

本件經原告起訴後，被告雖已於103年9月1日主動拆除原使用之「YAMAHA及音叉圖」招牌，然此係原告於起訴前多次以各種方式要求及起訴之結果，足認被告確實有隨時再使用於其營業上而有侵害系爭商標權之虞，故本件自仍有防止侵害之必要，爰依現行商標法第69條第1項後段規定，為訴之聲明第2項之請求。

（四）原告曾數度要求被告立即停止一切侵害原告商標權及公平法所保護之智慧財產權益之行為，並已委請律師發函要求被告立即停止上開侵權行為，足證被告對於原告主張之侵權事實知之甚詳。

惟被告在明知侵權事實之情形下，竟為獲取不法利益，悍然拒絕更換商號名稱且持續於營業處所懸掛「YAMAHA及音叉圖商標」招牌，造成消費者混淆之程度甚為嚴重，並已嚴重減損原告長久以來建立之優良商譽，原告爰依現行商標法第69條第3項、現行公平法第31條之規定請求損害賠償。

（五）損害賠償額：被告雖於101年6月1日解約退出山葉公司通路系統，惟直至103年9月1日始停止營業行為，依被告自101年6月起至103年10月止各期營業稅申報資料，可知被告所賺取之營業收入共計為新臺幣（下同）2,367,842元，復參考財政部所發布之「全新機車零售業」、「機車零件、機車百貨零售業」之同業利潤標準，101年至103年間之淨利率均為百分之10，據此被告因侵害商標權行為及侵害公平法所保護權益所獲取之利益至少為236,784元（計算式：2,367,842×10÷100＝236,784），則原告得分別依商標法第71條第1項第2款規定、修正前公平法第32條第2項規定，各自請求被告因侵權行為所受利益236,784元。

另因被告於原告通知制止後仍持續為侵權行為，顯屬惡性重大，爰依修正前公平法第32條第1項規定，請求法院視侵害情節酌定損害額3倍以下之賠償額。

又倘認原告不能證明損害額，則核諸被告於解約退出山葉公司販售系統後，卻持續使用原告之系爭商標及企業標識從事機車販售、維修等營業活動，造成消費者混淆誤認，而就與被告間之消費紛爭紛紛向原告台灣山葉公司提出客訴，確實造成社會大眾對原告營業產生負面評價或不信任感，嚴重損害商譽及信用，已造成原告之重大損害，爰依民事訴訟法第222條第2項規定，請求法院審酌判命被告應分別賠償原告各35萬元。

（六）聲明：１、被告不得使用相同或近似於「山葉」之文字作為其商號名稱之特取部分，並應向基隆市政府辦理商號名稱變更登記。

２、被告不得將系爭商標使用於與原告日商山葉公司相同或類似之服務、名片、看板、網頁、廣告、招牌或其他任何表徵之行為上。

３、被告應給付原告各35萬元，並自起訴狀繕本送達被告之翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。

４、前三項聲明，原告願供擔保，請准宣告假執行。

二、被告則抗辯如下：

（一）被告於98年間由原告台灣山葉公司業務經理王○○介紹，與訴外人即新北市汐止區之郭賜美有限公司（下稱郭賜美公司）簽署展示合約書，成為台灣山葉公司販售體系成員，並由臺灣北區總經銷商大慶葉車業股份有限公司提供山葉機車交付郭賜美公司及被告販售，歷經99至103年。

原告並於98年要求被告參加原告所主辦之噴射技術研習班，且由原告總經理篠宮孝彥頒發F1優質技術服務店證書（下稱F1證書）。

次年，王○○申請被告加入股東，並簽有招牌使用合約書，而由原告提出之「大慶葉車業（股）專賣股東加入申請書」、「YAMAHA-直招申請書」、「5S點檢表」觀之，可見被告加入山葉機車販售之股東之名稱為「山葉發動機企業社」，經原告台灣山葉公司審查同意後，並同時頒發F1證書，顯然被告以「山葉發動機企業社」為商號之名稱，係經原告台灣山葉公司之同意，是被告自無原告所述未經商標所有權人同意而私自使用系爭商標之事實。

（二）被告係在原告臺灣山葉公司輔導下設立，且關於系爭商標之字樣、招牌樣式，均由原告台灣山葉公司授權，並由其指定之協豐廣告企業股份有限公司承攬製作，並非未經原告同意而私自設立。

又依被告提出之合約書觀之，被告與郭賜美公司之合約期間長達5年，且被告於102年1月1日尚與原告台灣山葉公司簽訂合約書，合約期間為2年，而被告並未收受原告台灣山葉公司終止合約之意思表示，則被告在合約期間內使用系爭商標，核屬業經原告之同意或授權。

況且，倘被告與郭賜美公司簽署之「展示合約書」，及被告與原告台灣山葉公司簽訂之合約書業已終止，則郭賜美公司為何尚可販售產品予被告。

此外，系爭商號之特取部分為「山葉發動機」，而非「山葉」，且被告自103年9月起業已停止使用系爭商標，且已向基隆市政府申請歇業，結束被告前所營業之商號及停止販售山葉機車服務等業務。

是以，原告之請求權已不復存在。

（三）依原告所提出之合約書，其上所載之合約期限僅有一年，倘原告台灣山葉公司全台5 千多家加盟販售店，其合約期限均僅一年，全憑業務人員評斷店家服務表現決定是否續約，有違常情。

又原告之代理人王○○處理事務，是否有依民法第535條、第590條規定與處理自己事務為同一之注意，倘有重大過失，仍屬可歸責於原告，相對人免負過失責任。

準此，本件被告並無故意或過失侵害原告之商標權，自免負損害賠償之責。

何況，被告維修所販售之商品均為原告之山葉機車商品，並無仿冒、盜用等傷害系爭商標之情事，故被告並無因故意或過失損害原告系爭商標之行為，原告之主張並無理由。

（四）聲明：原告之訴及假執行之聲請均駁回。如受不利判決，被告願供擔保，請准宣告免為假執行。

三、得心證之理由：本件原告主張原告日商山葉公司為系爭商標之商標權人，系爭商標經原告在臺灣投入鉅額資金及人力推廣，在機車業界及一般消費者間無人不知而屬著名商標。

又原告台灣山葉公司為原告日商山葉公司在臺灣之關係企業，自75年成立以來，即獲原告日商山葉公司之授權，使用系爭商標在臺灣市場從事機車及其零組件之製造、販售及維修等營業活動已有多年之時間，故原告台灣山葉公司亦為消費大眾所普遍認知之之公司名稱等情，業據其提出原告日商山葉公司之網頁介紹資料、經濟部智慧財產局（下稱智慧局）商標資料檢索服務、原告台灣山葉公司基本資料查詢、原告台灣山葉公司之報導資料為證（參本院卷第28至30、33至46頁），且為被告所不爭執，自堪信為真實。

至原告主張被告侵害系爭商標權及違反公平法之事實，即為被告所否認，並以前揭情詞置辯。

茲就兩造爭執，分述如下：

（一）原告請求被告不得使用相同或近似於「山葉」之文字作為其商號名稱之特取部分，並應向基隆市政府辦理商號名稱變更登記部分：１、被告已於101年6月1日退出專賣股東：⑴經查，被告係於99年1月1日與原告台灣山葉公司之經銷商郭賜美公司簽署展示合約書（下稱系爭展示合約一），合約期間自99年1月1日起至99年12月31日止共計一年，依約由郭賜美公司提供山葉展示車輛供被告於店面擺放行銷，被告則應支付10萬元作為保證金，並代為銷售山葉車輛予消費者，就所代銷之山葉車輛再與郭賜美公司結清款項。

又被告與郭賜美公司簽署系爭展示合約一之同時，即申請加入成為原告台灣山葉公司機車及零組件之通路商，並向原告台灣山葉公司申請核發及懸掛標示有原告台灣山葉公司企業識別標識之直式招牌，經原告台灣山葉公司核准後，遂與被告簽署自99年1月1日起生效之使用廣告看板「合約書」（下稱系爭看板合約一），有效期間為2年，即至100年12月31日為止等情，有原告提出其上有被告與郭賜美公司用印之系爭展示合約一、「大慶葉車業（股）專賣股東加入申請書」、「YAMAHA-直招申請書」、「5S活動點檢表」及其上有原告台灣山葉公司與被告用印之系爭看板合約一等件附卷可稽（參本院卷第168至172頁）。

⑵被告對於上開「大慶葉車業（股）專賣股東加入申請書」、「YAMAHA-直招申請書」、「5S活動點檢表」之形式上真正並不爭執（參本院卷第185頁），惟否認系爭展示合約一及系爭看板合約一之形式上真正，並辯稱：依伊提出之附件五即其上有被告與郭賜美公司用印之展示合約書影本（下稱系爭展示合約二）及附件六即其上有原告台灣山葉公司與被告用印之合約書影本（下稱系爭看板合約二）（參本院卷第96至97頁），被告與郭賜美公司之展示合約書應為5年，而伊於102年1月1日亦與原告台灣山葉公司再簽署合約期間為2年之合約書，故被告使用系爭商標係經原告台灣山葉公司之同意與授權，並無侵害原告之商標權等語。

查被告固然否認系爭展示合約一及系爭看板合約一之形式上真正，惟被告自承其於98年11月間完成原告台灣山葉公司規定之裝潢、招牌、文宣及設施後，正式對外營運等語（參本院卷第78頁），顯見被告應係約於98年11月間與郭賜美公司及原告台灣山葉公司簽訂合約。

又依被告僅爭執其上所載之解約日期外，其餘均不爭執其真正之原告台灣山葉公司北區業務處專賣股東解約報告書（下稱解約報告書）觀之（參本院卷第173頁），其上亦記載被告加入專賣股東之日期為99年1月。

再參以系爭展示合約一與系爭展示合約二，及系爭看板合約一與系爭看板合約二之內容，除合約期間及簽署日期不同外，其餘內容均相同等情（僅系爭展示合約書一開頭之立合約書人誤載甲方為郭賜美公司、乙方誤載為被告），足證系爭展示合約一及系爭看板合約一應係真正。

至被告雖提出系爭展示合約二及系爭看板合約二，以資證明其並未侵害原告商標權云云。

但查，原告業已否認系爭展示合約二及系爭看板合約二之形式上真正，被告復未能提出上開文書之正本以供本院核對，自難認系爭展示合約二及系爭看板合約二為真實。

再者，被告雖聲請訊問證人即原告台灣山葉公司之員工詹○○、蕭○○、王○○，但證人詹○○證稱：系爭展示合約二及系爭看板合約二之簽署並非其業務範圍等語（參本院卷第186頁）；

證人蕭○○證稱：伊沒有看過系爭展示合約二及系爭看板合約二，因為伊係於99年1月至100年12月任職基隆區業務代表，上開兩份文件所載之簽署日期均非在其任職期間等語（參本院卷第188至189頁）；

另證人王○○亦證稱：系爭展示合約一及系爭看板合約一，係伊代表原告台灣山葉公司去簽署的，至系爭展示合約二及系爭看板合約二，其上關於立合約書人「郭賜美有限公司」、「山葉發動機企業社」之筆跡雖然與系爭展示合約一及系爭看板合約一之記載很像，但並非伊親自簽署，因為日期不對，當時被告已退出山葉的體系。

被告係於101年6月1日退出山葉體系，解約報告書上之解約日期102年6月1日係誤記，此觀解約報告書下方之所有簽核章之日期即明，被告嗣後亦沒有再重新加入。

至卷附郭賜美公司票號0000000號之支票存根，係因被告退出之後，原告台灣山葉公司無息退還被告當初所繳納之保證金。

又原告台灣山葉公司與經銷商僅會簽一次約，合約期間通常為一年，之後會看其表現再決定是否續約，若同意續約，亦不會再簽訂書面合約等語（參本院卷第191至193頁），均無從證明系爭展示合約二及系爭看板合約二為真正，且益足佐證系爭展示合約一及系爭看板合約一確為真正。

此外，觀諸證人王○○之前揭證詞，及解約報告書上載明被告加入之日期為「99年1月」、機車經歷「山葉2年」，暨該解約報告書上之簽核章均係101年5月底及6月之日期等情，足見該解約報告書上之解約日期「102年6月1日」，應係「101年6月1日」之誤載。

再參以原告提出郭賜美公司票號0000000 號之支票存根（參本院卷第174頁）之記載，其上已註記該支票係支付被告退股金10萬元，日期為101年6月1日，再再均顯示被告已於101年6月1日退出專賣股東。

易言之，被告與郭賜美公司間之系爭展示合約一及與原告台灣山葉公司間之系爭看板合約一均已於101年6月1日終止，應堪認定。

因此，被告辯稱伊與郭賜美公司簽署之展示合約及與原告台灣山葉公司簽署之合約並未終止云云，即非可採。

２、被告自101年6月1日合約終止後，即不得再以「山葉」作為系爭商號之特取部分：查被告自承伊係於98年間由原告台灣山葉公司業務經理即證人王○○介紹，與郭賜美公司簽署展示合約書，成為台灣山葉公司販售體系成員等語（參本院卷第321頁）。

而系爭商號係被告於98年6月3日申請登記，並經基隆市政府於同日以基府產商字第0980101755號函核准設立在案，亦有基隆市政府上開函文在卷可稽（參本院卷第89至90頁）。

由此足見被告之所以申請系爭商號登記，原係為了加入成為原告台灣山葉公司機車及零組件之通路商。

因此，縱然原告在合約期間內對於被告以系爭山葉商標作為系爭商號之特取部分沒有異議，但此並未代表在合約結束後原告仍同意被告繼續使用系爭商號之名稱。

蓋被告在合約期間內既為原告台灣山葉公司機車及零組件之通路商，則其以系爭山葉商標作為系爭商號之特取部分，並不會影響系爭山葉商標作為行銷原告產品之目的，亦對於系爭山葉商標之指示來源不會有所誤認。

是故，原告在合約期間內對於被告以系爭山葉商標為系爭商號之特取部分沒有異議，至多僅能解釋為被告僅能在合約期間內使用，合約結束後，被告即不能再使用之。

從而，被告辯稱伊以「山葉發動機企業社」為商號之名稱，係經原告台灣山葉公司之同意等語，即非可採。

３、被告自101年6月1日後仍以「山葉」作為系爭商號之特取部分，業已構成視為侵害原告日商山葉公司之系爭山葉商標權，且違反修正前公平法第20條第1項第2款之規定：⑴按「未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權：……二、明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者」，99年8月25日發布、同年9月12日施行之商標法（下稱修正前商標法）第62條第2款定有明文。

嗣100年6月29日修正公布、101年7月1日施行之商標法即現行商標法則將第62條移列為第70條，並修正為：「未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：……二、明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞……」，其修正理由為：「……二、本條規範之意旨係為加強對著名商標之保護，為與國際規範相調和，將之擬制為侵害商標權。

三、現行條文第一款不適用於『可能』有致減損著名商標之識別性或信譽之情況，使著名商標權人須待有實際損害發生時，始能主張，而無法在損害實際發生前有效預防，且著名商標權人要舉證證明有實際損害發生，特別是著名商標之識別性或信譽有實際減損之情形相當困難，為避免對著名商標保護不周，爰參考美國商標法第四十三條之規定，於第一款及第二款增加『之虞』之文字，……2.本款之適用增列『致相關消費者混淆誤認之虞』之情形，係指行為人之公司、商號、團體或網域名稱與著名註冊商標中之文字相同，且其經營之業務範圍與著名註冊商標使用之商品或服務構成相同或類似，有致相關消費者混淆誤認之虞之情形。

因現行條文第一款後段規定對此並未規範，僅規範『致減損著名商標之識別性或信譽』之情形，而須適用現行條文第二款『有致相關消費者混淆誤認』需有實際混淆誤認之發生，對著名商標權人保障不周，爰予明定。

……(四)現行條文第二款刪除。

現行條文第二款規定僅明知為他人之「註冊商標」，而未得商標權人同意，逕以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者，即視為侵害商標權，對註冊商標之保護範圍顯然過廣，使得實務上有商標權人濫行寄發存證信函之情形，且法院曾以商標註冊需經公告，該公告之公示效果已足以使第三人知悉該註冊商標之存在，而認定第三人符合『明知』之主觀要件，更加深商標權人濫用該款規定之情形，為避免過度保護註冊商標，並造成權利濫用之問題，爰予刪除。

」因此，倘明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己商號之名稱，致商品或服務相關消費者混淆誤認者，即構成修正前商標法第62條第2款之視為侵害商標權之情事，而不以著名商標為限。

又倘明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己商號之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞，則構成現行商標法第70條第2款之視為侵害商標權之情形，且不以實際上是否已構成混淆誤認為限，合先敘明。

⑵次按「事業就其營業所提供之商品或服務，不得有左列行為：……二、以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵，為相同或類似之使用，致與他人營業或服務之設施或活動混淆者。

……」、「事業就其營業所提供之商品或服務，不得有下列行為：……二、以著名之他人姓名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵，於同一或類似之服務為相同或近似之使用，致與他人營業或服務之設施或活動混淆者。

……」修正前公平法第20條第1項第2款及現行公平法第22條第1項第2款亦分別定有明文。

⑶再按商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；

有侵害之虞者，得請求防止之；

事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，被害人得請求除去之；

有侵害之虞者，並得請求防止之，現行商標法第69條第1項及公平法第29條分別定有明文。

又所謂侵害，乃第三人不法妨礙商標專用權之圓滿行使，而商標專用權人無忍受之義務。

侵害須已現實發生，且繼續存在。

如為過去之侵害，則屬損害賠償之問題。

所謂有侵害之虞，係侵害雖未發生，就現在既存之危險狀況加以判斷，其商標專用權有被侵害之可能，而有事先加以防範之必要，但不以侵害曾一度發生，而有繼續被侵害之虞為必要。

又因得請求排除之侵害，須現尚存在；

有無侵害之虞，須就現在既存之危險狀況加以判斷，是其認定自應依現行有效之商標法規定（最高法院87年度台上字第2319號判決可供參照）。

準此，被告以「山葉」作為商號名稱之特取部分是否構成侵害商標權之行為或違反公平法之規定，除應以被告自101年6月1日終止合約後當時有效之商標法、公平法為論斷之依據。

倘被告當時所為確有侵害原告之商標權及違反公平法之情事，則因得請求排除之侵害，須現尚存在，故仍須視現行商標法及公平法之規定，被告所為是否仍有侵害原告商標權及違反公平法之情事，否則原告即無請求被告排除侵害之餘地。

反之，倘被告當時所為並無侵害原告之商標權及違反公平法之情事，則縱因法律之修正，而符合現行商標法第70條第2款及公平法第22條第1項第2款規定之情事，因法律不溯及既往，原告亦不得請求被告排除侵害，亦先予敘明。

⑷經查，系爭山葉商標係分別於90年12月1日（註冊號第00000000）、69年3月16日（註冊號第00130252號）、56年1月1日（註冊號第00025197號）註冊，並均有指定使用於汽機車及其零組件等商品，迄今均在專用期間內，且系爭山葉商標已為著名商標，而「山葉」亦為相關事業或消費者所普遍認知之公司名稱等情，有智慧局商標資料檢索服務附卷可憑（參本院卷第33至35頁），且為被告所不爭執（參本院卷第159頁），自堪信為真實。

次查，如前所述，被告與郭賜美公司間之系爭展示合約一及與原告台灣山葉公司間之系爭看板合約一均已於101年6月1日終止，且被告於101年6月1日上開合約終止後，即不得再以系爭山葉商標作為系爭商號之特取部分。

又被告自101年6月1日後迄今並未變更系爭商號之登記，且系爭商號迄今亦未經基隆市政府撤銷登記一節，亦為兩造所不爭執。

再者，被告將系爭山葉商標作為系爭商號之特取部分，確已構成消費者混淆誤認，亦有原告提出之客訴資料一覽表在卷足稽（參本院卷第48至50頁）。

準此，系爭山葉商標為著名商標，且「山葉」亦為相關事業或消費者所普遍認知之公司名稱或表徵，被告未經原告同意即以之作為系爭商號之特取部分，且同樣從事機車暨零組件販售、維修等營業活動，確實已造成消費者誤認系爭商號為原告所屬之YAMAHA公司體系或與原告間有資本或技術合作等關係。

是以，無論係依修正前商標法第62條第2款或現行商標法第70條第2款（就原告日商山葉公司而言），及依修正前公平法第20條第1項第2款或現行公平法第22條第1項第2款（就原告台灣山葉公司而言）之規定，被告均已構成視為侵害商標權及違反公平法之情事，且該侵害狀態現尚存在，依現行商標法第69條第1項及公平法第29條之規定，原告請求被告不得使用相同或近似於「山葉」之文字作為其商號名稱之特取部分，並應向基隆市政府辦理商號名稱變更登記，即屬有據。

⑸被告雖稱：倘系爭展示合約一與系爭看板合約一業已終止，則原告經銷商之下游郭賜美公司為何尚可販售產品予被告。

又系爭商號之特取部分為「山葉發動機」，而非「山葉」，且伊已就系爭商號申請歇業登記，原告之請求權已不復存在等語，並提出基隆市政府104年5月29日基府產商字第1040001191號函為證（參本院卷第262頁）。

然查，買賣與經銷本為不同之概念，尚難僅因郭賜美公司仍有販售產品予被告，即遽認系爭展示合約一與系爭看板合約一尚未終止。

又系爭商號之全名為「山葉發動機企業社」，其中「企業社」部分僅係組織型態之標示，而「發動機」部分則係說明營業種類之文字而已，故系爭商號名稱之特取部分應僅為「山葉」二字，亦即被告係以「山葉」二字用以表示其特性而與其他公司或商號相區別之部分。

再者，被告就系爭商號固已辦理歇業登記，惟既稱「歇業」，即有可能復業，該商號之登記既未經被告申請變更或經基隆市政府撤銷，則系爭商號之存在仍有致相關消費者混淆誤認之虞，是自不影響原告關於本件排除侵害請求權之行使，被告前開抗辯，要非可採。

（二）原告日商山葉公司請求被告不得將系爭商標使用於與原告日商山葉公司相同或類似之服務、名片、看板、網頁、廣告、招牌或其他任何表徵之行為上部分：按當事人於言詞辯論時為訴訟標的之認諾者，應本於其認諾為該當事人敗訴之判決，民事訴訟法第384條定有明文。

經查，被告於本院104年3月11日言詞辯論期日曾表示：倘原告之請求排除販售真品，伊即同意原告此部分之請求等語（參本院卷第196頁），而原告亦於104年1月27日、104年3月11日言詞辯論期日表示：訴之聲明第2項之請求並不包括被告現在之庫存品及販售之真品等語（參本院卷第160、196頁）。

準此，被告顯然已就訴訟標的為認諾，故本院就此部分即應為被告敗訴之判決。

（三）原告請求損害賠償部分：１、本件原告主張被告侵害系爭商標權及違反公平法之期間係自101年6月1日合約終止後迄今，而商標法於前揭侵權期間前之100年6月29日修正公布，並於前揭侵權期間內之101年7月1日施行；

至公平法則於104年2月4日修正公布，除其中第10、11條自公布30日後施行外，其餘條文自公布日施行，且均無溯及既往之規定。

是以，本件就原告得否請求被告分別賠償如訴之聲明第3項所示之金額一節，自應依原告主張侵權期間之不同而分別適用該期間之法律。

原告雖未依侵權期間而分別適用不同之法律，但適用法律本為法院之責任，本院自不受原告所述法律上主張之拘束，合先敘明。

２、按未經商標權人同意，為行銷目的而於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者，為侵害商標權；

商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，修正前商標法第61條第1項、第2項、第29條第2項第1款、現行商標法第68條第1款分別定有明文。

又現行商標法第69條第3項固然將修正前商標法第61條第1項前段修正為：「商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償。」

惟此僅係將商標侵權行為是否須具備主觀上之故意或過失之要件，予以釐清而已。

次按「事業就其營業所提供之商品或服務，不得有左列行為：……二、以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵，為相同或類似之使用，致與他人營業或服務之設施或活動混淆者。

……」、「事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，應負損害賠償責任」，修正前公平法第20條第1項第2款、第31條分別定有明文。

３、經查，被告於101 年6 月1 日合約終止後仍以系爭山葉商標作為系爭商號之特取部分，業已侵害系爭山葉商標權，並違反修正前公平法第20條第1項第2款之規定，業如前述。

又被告自承伊自103 年9 月1 日起即已停止使用系爭商標，而原告就此部分之事實亦不爭執。

是以，被告自101 年6 月1 日合約終止後至103 年9 月1 日止確有繼續使用系爭商標之事實，應堪認定。

再者，如前所述，系爭展示合約一與系爭看板合約一業於101 年6 月1 日終止，則其合約期間自已屆滿，被告依系爭看板合約一第3條、第7條約定：「……乙方（即原告山葉公司）得隨時終止本合約，甲方（即被告）應負擔拆除費用並將廣告看板歸還於乙方」、「廣告看板於本合約期間屆滿，視為有本合約第三條之情形並依其效果」（參本院卷第172 頁），即應返還原告台灣山葉公司所交付之廣告看板，且未經原告之同意或授權，即不得再使用系爭商標。

詎被告在103 年9月1 日前仍使用系爭商標於與系爭商標指定相同之汽機車及其零組件等服務，且已致相關消費者混淆誤認，依修正前商標法第29條第2項第1款、第61條第2項及現行商標法第68條第1款之規定，被告所為業已侵害原告日商山葉公司之商標權無訛。

再者，被告於101 年6 月1 日退出專賣股東後，即應知悉不得再使用系爭商標及企業標識，且經原告委由萬國法律事務所於103 年7 月30日以（103 ）萬鍾字第C4056 號函（下稱系爭律師函，參本院卷第51至54頁）通知被告停止侵害商標權及其他權益之不公平競爭行為，被告遲至103 年9 月1 日方停止使用系爭商標於汽機車及其零組件等商品，且迄今仍未將系爭商號辦理變更登記，是被告所為難謂無侵害商標權及違反公平法之故意或過失。

是以，原告依修正前商標法第61條第1項前段、現行商標法第69條第3項及修正前公平法第31條之規定請求被告負損害賠償責任，即非無據。

４、按「商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：……二、依侵害商標權行為所得之利益；

……」，修正前商標法第63條第2款前段、現行商標法第71條第2款前段均定有明文。

又法院因前條被害人之請求，如為事業之故意行為，得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。

但不得超過已證明損害額之三倍。

侵害人如因侵害行為受有利益者，被害人得請求專依該項利益計算損害額，修正前公平法第32條亦著有規定。

次按侵權行為賠償損害之請求權，乃在填補被害人之實際損害，而非更予以利益，故損害賠償以受有實際損害為成立要件，此即所謂損害填補原則。

至商標法關於商標權人請求損害賠償之方式，固有規定商標權人得依修正前商標法第63條、現行商標法第71條各款規定計算其損害額，惟此係因商標侵害請求損害賠償時，權利人需要主張並證明損害之發生及金額，以及侵害商標行為與損害發生間之因果關係等等困難，而導致權利人損害無法妥當填補，故乃於上開條文規定商標權人得就該條款所定之計算方式，擇一計算其損害。

又修正前商標法第63條第2款、現行商標法第71條第2款所規定之「依侵害商標權行為所得之利益」，係以對於因故意或過失侵害商標權之損害賠償，侵害人因侵害之行為受有利益時，其利益額即「推定」為權利人所受之損害額。

易言之，侵害商標權行為所得之利益，並非商標權人所受之實際損害，僅因舉證困難，故以此推定為商標權人所受之損害額。

５、查被告未經原告之同意或授權，於101 年6 月1 日合約終止後至103 年9 月1 日前使用系爭商標於與系爭商標指定相同之汽機車及其零組件等服務，且迄今仍未變更系爭商號之登記，致侵害原告日商山葉公司之商標權，並有違反修正前公平法第20條第1項第2款規定之情事。

而揆諸原告提出之客訴資料一覽表（參本院卷第48至50頁），可知被告所為確已導致消費者之混淆誤認，且影響原告之商譽，是原告自受有損害。

又本件原告主張依系爭商號自101年6 月起至103 年10月止各期營業稅申報資料，可知系爭商號於該期間內所賺取之營業收入為2,367,842 元，參酌財政部所發布之「全新機車零售業」、「機車零件、機車百貨零售業」之同業利潤標準，101 年至103 年間之淨利率均為百分之10，據此被告因侵害商標權及侵害公平法所保護權益所獲取之利益至少為236,784 元等語。

按財政部每年均就營利事業各種同業，核定利潤標準，作為課徵所得稅之依據，其核定之同業利潤標準，係依據各業抽樣調查並徵詢各該業同業公會之意見而為核定，可謂依統計及經驗所定之標準，本院於酌定損害額時自得參酌之。

查系爭商號自10 1年6 月1 日起至103 年9 月1 日止之營業收入為2,269, 081元【197,52 2/2（101 年6 月份申報之金額應包含5 、6 月份之營業收入）＋158,476 ＋96,591＋217,376 ＋214,247 ＋298,610 ＋15 4,161＋360,143 ＋144,271 ＋154,148 ＋190,976 ＋94 ,826 ＋79,924＋6,571 ＝2,26 9,081】。

又行業別為「全新機車零售」或「機車零件、機車百貨零售」之行業，於101 年至103 年之同業利潤標準之淨利率均為10% 等情，有財政部北區國稅局104 年4 月24日北區國稅七堵銷字第1042203189號函檢附之系爭商號自101 年6 月起至103 年10月止各期營業稅資料、稅務行業標準分類暨同業利潤標準查詢系統資料在卷可稽（參本院卷第232 至247 、292 至295 頁），且為被告所不爭執。

再者，上開營業額或以該營業額按同業利潤標準淨利率計算之結果，究非實際上侵害人因侵害行為所得之利益，故亦難以此推定為原告實際所受之損害，足見原告就其損害額之證明確實顯有重大困難，依民事訴訟法第222條第2項之規定，本院自得審酌一切情況，依所得心證定其數額。

本院審酌被告自101 年6 月1 日起至103 年9 月1 日止之營業額為為2,269,08 1元，而全新機車零售或機車零件、機車百貨零售之行業，於101 年至103年之同業利潤標準之淨利率均為百分之10。

再參以同業利潤標準係財政部根據各該行業正常營運資料訂定，並不包括營業外損益，故以此推算被告因侵害行為可能所得之利益約為226,908 元，暨被告之侵權期間長達2 年餘，且迄今仍未將系爭商號辦理變更登記等情，認原告依上開規定分別請求被告賠償各15萬元，洵屬適當。

至原告固主張被告係故意侵害系爭商標權，並違反修正前公平法第20條第1項第2款之規定，應依修正前公平法第32條第1項規定，酌定損害額3 倍以下之賠償額等語。

但查，被告自101年6 月1 日終止合約後，仍以系爭商號繼續營業，原告台灣山葉公司並未立即制止，甚且原告台灣山葉公司之員工王○○於合約終止後仍至系爭商號之營業處所拜訪，於知悉被告之行為後亦未制止，此有證人王○○證稱：「通常退出之後，公司就不會再給被告任何獎勵，而且不代表被告的行為就是合法。

當然有時候會考慮到業界的和諧度，所以基本上不會有特別禁止的強制行為」等語可憑（參本院卷第195 頁）。

再參以原告台灣山葉公司之經銷商郭賜美公司於合約終止後仍陸續銷售產品予被告販售等情（參本院卷第102 頁之統一發票），可知原告台灣山葉公司之員工及經銷商仍與被告維持一定之商業往來，則此是否足使被告誤認其仍得以系爭商號繼續營業，並於銷售原告之產品時，仍得繼續使用標有系爭商標之招牌，洵有疑義。

是以，在被告收受系爭律師函通知被告停止侵權行為前，難認被告有何侵權之故意。

又原告雖有以系爭律師函（參本院卷第51至54頁）通知被告停止侵害系爭商標權及其他權益之不公平競爭行為，然被告於收受系爭律師函後，即於103 年9 月1 日停止使用系爭商標，並已辦理歇業，是被告縱然於收受系爭律師函後存有故意，惟因此故意之情節尚屬輕微，爰不另酌定損害額以上之賠償。

職是，原告就此部分之主張，要非有據。

６、被告雖稱：原告之代理人王○○處理事務，是否有依民法第535條、第590條規定與處理自己事務為同一之注意。

倘有重大過失，仍屬歸責於原告，相對人免負過失責任。

依上所述，本件被告並無故意或過失侵害原告之商標權，自免負損害賠償之責等情。

惟本件原告係依商標法及公平法主張被告侵害商標權及違反修正前公平法第20條第1項第2款之規定，核與民法第535條係規範受任人之依從指示及注意義務、民法第590條係規範受寄人之注意義務無涉，且被告亦未舉證證明王○○有何過失之情事，是被告抗辯其應免負損害賠償責任云云，洵非可採。

四、綜上所述，本件被告確有侵害系爭商標權及違反修正前公平法第20條第1項第2款之情事。

從而，依修正前商標法第61條第1項前段、現行商標法第69條第1項、第3項及修正前公平法第31條、現行公平法第29條之規定，原告請求如主文第1、2 、3 項所示，為有理由，應予准許。

逾此範圍之請求，即無理由，應予駁回。

五、假執行之宣告：兩造均陳明願供擔保請准為宣告假執行或免為假執行，經核原告勝訴部分均與規定相符，爰分別酌定相當之擔保金額予以宣告。

至原告敗訴部分，其假執行之聲請即失所附麗，應併予駁回。

六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據，核與判決之結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。

七、訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第79條、第85條第1項前段。

中 華 民 國 104 年 8 月 12 日
智慧財產法院第二庭
法 官 林秀圓
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 104 年 8 月 12 日
書記官 張君豪