智慧財產及商業法院民事-IPCV,104,民專上,10,20150806,2

智慧財產法院民事判決
104年度民專上字第10號
上 訴 人 泱博實業股份有限公司
法定代理人 葉 杰
訴訟代理人 葉華雄
被上訴人 TAICERA ENTERPRISE CO., LTD兼 法 定
代 理 人 陳森祥
被上訴人 願景國際事業股份有限公司
法定代理人 陳文治
被上訴人 雄暉股份有限公司
法定代理人 陳文治
被上訴人 悅群股份有限公司
法定代理人 吳婉華
共 同
訴訟代理人 林東乾 律師
複代理人 徐念懷 律師
上列當事人間請求侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國104 年2 月16日本院102 年度民專訴字第33號第一審判決，提起上訴，本院於104 年7 月9 日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序方面：

一、本院就本件涉外民事事件有管轄權：

(一)本件為涉外民事事件：民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國法院首應先確定有國際管轄權，始得受理。

繼而依內國法之規定或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律或準據法。

因涉外民事法律適用法並無明文規定國際管轄權，自應類推適用民事訴訟法之規定（參照最高法院98年度台上字第2259號民事判決）。

查本件訴訟之被上訴人TAICERA ENTERPRISE CO.,LTD（下稱TAICERA 公司）為越南公司，其為外國法人。

職是，本件訴訟具有涉外因素，其為涉外事件。

(二)我國有國際裁判管轄權：1.決定國際裁判管轄權之原則：涉外民事訴訟事件，管轄法院應以原告起訴主張之事實為基礎，先依法庭地法或其他相關國家之法律為國際私法上之定性，以確定原告起訴事實究屬何種法律類型，繼而依涉外民事法律適用法定其準據法。

而涉外民事法律適用法規定實體法律關係所應適用之準據法，其與因程序法所定法院管轄權之歸屬不同（參照最高法院92年度台再字第22號、83年度台上字第1179號民事判決）。

因我國涉外民事法律適用法係對於涉外事件，就內國之法律，決定其應適用何國法律之法。

至法院管轄部分，無論是民國100 年5 月26日修正施行前、後之涉外民事法律適用法均無明文規定。

職是，就具體事件受訴法院是否有管轄權，得以民事訴訟法關於管轄之規定及國際規範，作為管轄權之法理，本於當事人訴訟程序公平性、裁判正當及迅速之國際民事訴訟法基本原則，決定國際裁判管轄。

2.侵權行為所生之債：涉外民事法律適用法雖未就法院之管轄予以規定，然上訴人主張被上訴人於我國境內侵害其發明第I276476 號「無機板材表面修復之方法」專利（下稱系爭專利），請求排除侵害與損害賠償，依上訴人起訴主張之事實，本件應定性為專利權侵權事件，系爭專利侵權行為之事實發生地發生於我國，故本件訴訟爭議法律類型之形式定性，屬有關侵權行為而生之債。

準此，本件為涉外民事事件，自應類推適用我國民事訴訟法第15條第1項與第25條等規定，由我國法院管轄。

(三)本院有第一審及第二審管轄權：按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。

對於智慧財產事件之第一審裁判不服而上訴或抗告者，向管轄之智慧財產法院為之。

智慧財產法院組織法第3條第1款、第4款與智慧財產案件審理法第7條、第19條分別定有明文。

職是，智慧財產第一審民事事件並非由智慧財產法院專屬管轄，其屬優先管轄之性質，雖得由普通法院管轄，然為統一法律見解，其上訴或抗告自應由專業之智慧財產法院受理。

查本件因被上訴人侵害上訴人之專利財產權，係專利法所生之第二審民事事件，揆諸前揭說明，本院依法自有專屬管轄權。

二、本件涉外事件之準據法為中華民國法律：

(一)適用侵權行為地法：按關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法。

涉外民事法律適用法第25條定有明文。

查上訴人主張被上訴人之行為侵害系爭專利權，而提起本件訴訟，就此法律關係之性質，無論是我國或國際專利權法制，均認屬與專利權相關之侵權法律關係，係對專利權受侵害與否之爭執，是本件應定性為侵害專利權之侵權事件。

因上訴人主張本件侵權行為發生在我國境內，且上訴人所為損害賠償之請求，亦為我國專利法所認許。

揆諸前揭規定，本件涉外事件之準據法，應依中華民國之法律。

(二)不適用涉外民事法律適用法第42條第1項：按以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律。

涉外民事法律適用法第42條第1項定有明文。

智慧財產為標的之權利，其成立及效力應依權利主張者，認其權利應受保護之地之法律，俾使智慧財產權之種類、內容、存續期間、取得、喪失及變更等，均依同一法律決定。

因上訴人主張被上訴人侵害系爭專利權，據此行使排除侵害專利與損害賠償請求權，自與涉及智慧財產為標的之權利而訴訟者有別，不適用涉外民事法律適用法第42條第1項之規定。

三、上訴人合法變更與擴張上訴聲明：

(一)上訴人為合法訴之變更：按訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之，民事訴訟法第446條第1項本文定有明文。

查原告即上訴人於104 年3月23日提出之民事上訴狀，其上訴聲明為：㈠被上訴人應連帶給付上訴人新臺幣（下同）165 萬元。

㈡被上訴人應立即停止侵犯系爭專利進口與銷售產品行為。

㈢命被上訴人承擔上訴人維權費用及使用費損失。

㈣本案訴訟費用由被上訴人負擔（見本院卷第41頁）。

職是，可知上訴人同時主張損害賠償請求權與排除侵害請求權之法律關係。

上訴人嗣於104年5 月5 日之準備程序表示，僅主張損害賠償請求權之法律關係，其減縮上訴聲明為請求被上訴人給付165 萬元，其變更訴訟標的之法律關係，核其性質為訴之變更，被上訴人當庭同意其更正（見本院卷第228 頁）。

揆諸前揭說明，上訴人為訴之變更，依法有據，應予准許。

(二)上訴人合法擴張上訴聲明：按第二審程序所為訴之變更或追加，非經他造同意，雖不得為之，然有第255條第1項第3款之擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第446條第1項定有明文。

查上訴人前於104 年5 月5 日之準備程序更正上訴聲明為上訴人請求被上訴人給付165 萬元；

復於104 年7 月9 日言詞辯論時，陳述其上訴聲明為：㈠請求被上訴人連帶給付165 萬元。

㈡本案訴訟費用由被上訴人負擔（見本院卷第228 、268 至269 頁）。

因上訴人上訴請求被上訴人應負連帶賠償責任，經核其變更聲明，為擴張應受判決事項之聲明。

職是，上訴人擴張上訴聲明，洵屬正當，應予准許。

貳、實體方面：

一、上訴人之主張：

(一)上訴人起訴聲明請求：1.被上訴人應停止使用系爭專利，並停止使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口系爭專利直接製成之物品。

2.被上訴人應連帶給付上訴人之一部請求165 萬元，並自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。

3.依專利法第97條第2項之規定，酌定3 倍之損害賠償金額。

4.訴訟費用由被上訴人負擔。

並主張如後：1.被上訴人侵害上訴人之系爭專利權：被上訴人願景國際事業股份有限公司（下稱願景公司）、雄暉股份有限公司（下稱雄暉公司）及悅群股份有限公司（下稱悅群公司）於95年1 月1 日起迄今，自被上訴人TAICERA公司進口，由一鼎科技有限公司（下稱一鼎公司）機器製造之所有型號拋光磚（下稱系爭產品），其製造方法落入更正後系爭專利請求項1 ，侵害上訴人之系爭專利權。

被上訴人故意侵害上訴人之系爭專利，致上訴人之系爭專利權受有侵害，上訴人得請求酌定3 倍損害賠償金額，爰依專利法第96條第1項、第2項、第97條第2項及民法第179條等規定，提起本件請求。

2.更正後系爭專利請求項1之用語解釋：⑴解釋含有之連接詞：更正後系爭專利請求項1 記載其步驟，為於基材表面先將含有，有機矽酯水解成矽烷醇後，再加熱生成之無機鍍液或膠態二氧化矽、矽酸鉀、矽酸鋰、矽酸鈉之其一或一種以上之混合液，以旋鍍、塗佈及浸鍍等方式鍍膜。

其使用連接詞「含有」，英譯為comprising、containing、including ，屬於開放性連接詞，文義未排除請求項未記載之元件、成分或步驟。

職是，未排除於鍍液中加入表面活性劑、有機溶劑或其他非作為鍍膜材料之有機物。

⑵解釋無機鍍液或混合液：參諸更正前或更正後系爭專利說明書之記載，系爭專利所稱之無機鍍液或混合液，係指以無機物為鍍膜材料之鍍液或以無機物為鍍膜材料之混合液。

在無機鍍液或混合液中，加入其他顏料、填料或各種助劑，均不影響無機鍍液之性質。

更正前或更正後之系爭專利請求項1 均未明示排除，其於鍍液中加入表面活性劑、有機溶劑或其他非作為鍍膜材料之有機物。

準此，故於鍍液中加入表面活性劑或有機溶劑等有機物，仍為更正前或更正後系爭專利請求項1 所稱之無機鍍液或混合液。

3.更正後系爭專利請求項1未擴大或變更原申請專利範圍：⑴更正後系爭專利請求項1 減縮原申請專利範圍：更正後之系爭專利請求項1 將更正前之系爭專利請求項1 「二氧化矽與矽酸鹽類混合之無機鍍液」減縮為「含有，有機矽酯水解成矽烷醇後，再加熱生成之無機鍍液或膠態二氧化矽、矽酸鉀、矽酸鋰、矽酸鈉之其一或一種以上之混合液」；

更正後之系爭專利請求項1 將更正前之系爭專利請求項1「將無機鍍液均勻分散及填補」更正為「將無機鍍液或該混合液均勻分散及填補」。

職是，上開更正均屬申請專利範圍之減縮或文字之調整。

而更正後之系爭專利請求項1 將更正前之系爭專利請求項1 「一種無機板材表面防護之方法」更正為「一種無機板材表面修復之方法」，其中「防護」與「修復」文義雷同，難謂有實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

⑵不應援引前訴訟判決之判斷：上訴人於原審所提出之民事補充理由狀雖陳述：本院於101年度民專上易字第5 號民事判決，均係以系爭專利102 年2月11日公告更正之請求項1 ，作為文義讀取分析比對之基礎，認定系爭產品方法未侵害系爭專利。

惟系爭專利請求項1於102 年11月11日公告更正後，已無法作成相同之判斷。

然上訴人上開之陳述，係指系爭專利請求項1 經102 年11月11日公告更正，自應就更正之內容重為判斷，不宜援用上開判決，而非指申請專利範圍有實質擴大或變更之情形。

4.系爭專利非技術上能輕易完成且具無法預期之功效：⑴系爭專利具有無法預期之功效：證據2 須在噴蠟機之輸送裝置架設加熱裝置。

證據3 則須設有將基材快速加熱，並將塗覆組成物之塗覆層固著於基材表面，以形成無機被膜之加熱裝置。

反之，系爭專利在無機板材加工過程，未施以加熱裝置，即可在常溫完成無機板材之加工，以節省成本及時間。

準此，系爭專利有無法預期之功效。

⑵系爭專利非技術上能輕易完成：系爭專利揭示拋磨裝置工作轉速及工作壓力，其所採用矽酸鹽類之無機鍍液，一般為溶膠狀態，固含量較低，須由較高工作轉速及工作壓力之拋磨裝置進行拋磨，始能充分且迅速填補無機板材表面之毛孔。

縱將先前技術之有機防護劑改為矽酸鹽類之無機鍍液，仍須克服技術上之障礙。

職是，系爭專利非技術上能輕易完成。

5.證據案無法證明系爭專利不具進步性：⑴證據2不足證更正後請求項1不具進步性：證據2 僅揭示更正後請求項1 「一種無機板材表面修復之方法」與「再行拋磨」技術特徵，其餘要件均未揭示。

證據2以地板蠟等有機防污劑，來填補拋光磚表面之毛孔，而該等材料並非矽酸鹽類，與無機板材本身之成分並不相同。

況該等材料為不飽和化合物，未有較佳之填補效果，且無法形成平整度較高之被覆基材。

又證據2 之拋光磚亮度僅能達小於或等於75度，防污性僅能達到4 級，並未有效提高拋光磚亮度。

職是，證據2 不足證明更正後之系爭專利請求項1 不具進步性。

⑵組合證據不足證更正後請求項1不具進步性：證據3 未以塗覆組成物填補基材表面之毛孔，亦未對基材進行拋磨，故無法形成平整度較高之被覆基材。

證據4 僅為一種光化學觸媒及其製造及使用方法，未揭示系爭專利「露形成平整度較高之被覆基材」技術特徵。

況證據3 之申請日晚於系爭專利之申請日，亦不得作為判斷系爭專利進步性之先前技術。

組合證據2 與證據3 、組合證據2 至4 均未揭示系爭專利「形成平整度較高之被覆基材」技術特徵。

職是，組合證據2 與證據3 、組合證據2 至4 均不足證明更正後之系爭專利請求項1 不具有進步性。

⑶證據2與證據3無組合動機：證據2 係一種自動拋光打蠟機，用於拋光磚之技術領域，故有地板蠟等有機防污劑滲入毛孔之問題。

而證據3 係用於釉磚之技術領域，係以高溫加熱方式，於基材表面形成含有鹼金屬及非交聯氧之無機被膜，而非解決填補毛孔之問題。

證據2 與證據3 屬於不同之技術領域，所欲解決之問題亦不同，顯無組合動機。

(二)原審為上訴人全部敗訴之判決，上訴人上訴聲明：1.被上訴人應連帶給付上訴人165 萬元。

2.本案訴訟費用由被上訴人負擔。

並主張如後：1.系爭專利請求項1：⑴系爭專利請求項1之技術分析：系爭專利請求項1 為一種無機板材表面修護之方法，於基材表面先將二氧化矽或矽酸鹽類混合之無機鍍液，以旋渡、塗佈及浸渡等方式鍍膜，再行拋磨，將無機鍍液均勻分散及填補，而形成平整度較高之被覆基材。

⑵系爭專利所欲解決之問題：系爭專利欲解決石材、人造石、磨石磚及拋光石等基材，於拋光後，毛細孔有藏污納垢之問題。

使用基材表面填補平整之方法，可達平整增亮90度與完全防污之超潔亮效果。

藉由再行拋磨，將無機鍍液均勻分散及填補後，形成平整度較高之被覆基材，取代塗層多層之先前不良技術。

系爭專利使用二氧化矽與矽酸鹽類修復填補材料，亦可取代有害人體健康之脂類、醇類、矽烷及溶劑等現有材料。

⑶系爭專利所欲達成之功效：系爭專利之設備機械於填補飽和刨平之專用參數後，再行拋磨，能達成亮潔之效果。

且系爭專利完全防污之功效，使平整光度由50至60度提升至90度；

反之，倘僅將基材運用於塗敷、旋鍍或浸鍍等先前技術，則無法達到潔亮之效果。

2.系爭專利具進步性：系爭專利以無機板材表面之修復方法，解決長期存在於毛細孔藏污納垢之問題，以矽酸鹽水溶液於常溫下拋磨，達到填補平整、增亮及防污之效果。

證據2 之打蠟具防護效果，其未使用矽酸鹽材料且未於常溫下拋磨，與系爭專利以修復方式作為技術不具關聯性。

證據3 係矽酸鹽之塗料組合物，須經加熱燒結工序，並無常溫拋磨技術，而得以使矽酸鹽附著於無機板材表面，具增亮90度之效果。

換言之，證據3 僅有回復亮度而無填補平整之技術。

職是，證據3 或證據2 結合證據3 均未能顯現平整增亮90度與完全防污超潔亮之效果。

3.被上訴人侵害上訴人之專利權：被上訴人於本院99年度民專訴字第144 號與100 年度民專訴字第65號民事判決提出之證據即上證6 與上證7 ，為系爭專利申請日後始提出之申請，其所欲解決之問題、製程、使用功能、材料、方法及工序，均與系爭專利相同，是系爭產品之技術落入系爭專利請求項1 。

上訴人嗣於102 年1 月間於桃園縣龜○區○○路○ 段○○○ 號1 樓之展場購得系爭產品，經比對過後，確認系爭產品已落入系爭專利之權利範圍。

職是，被上訴人侵害上訴人之系爭專利權。

二、被上訴人聲明請求駁回上訴人之上訴。並答辯如後：

(一)系爭專利更正後範圍逾原申請專利範圍：1.更正前與更正後之系爭專利範圍：⑴原申請專利範圍：系爭專利為一種無機板材表面防護之方法，其於基材表面，先將二氧化矽與矽酸鹽類混合之無機鍍液以旋渡、塗佈及浸渡等方式鍍膜，再行拋磨後，將無機鍍液均勻分散及填補，形成平整度較高之被覆基材。

請求項2 如請求項1 所述，為無機板材表面防護之方法，其基材鍍膜同時可添加抗菌材，以增加抗菌效果。

請求項3 如請求項1 所述，為無機板材表面防護之方法，其無機鍍液係有機矽酯水解成矽烷醇後，再加熱生成無機鍍液。

請求項4 如請求項1 所述，為無機板材表面防護之方法，其無機鍍液之矽酸鹽類係可為膠態二氧化矽、矽酸鉀、矽酸鋰及矽酸鈉等矽酸鹽類。

請求項5 如請求項1 所述，為無機板材表面防護之方法，其抗菌材有含銀(Ag)、金(Au)、鉑(Pt)。

⑵系爭專利更正後範圍：系爭專利為一種無機板材表面修復之方法，於基材表面，先將含有機矽酯水解成矽烷醇後，再加熱生成無機鍍液或膠態二氧化矽、矽酸鉀、矽酸鋰及矽酸鈉之其一或一種以上之混合液，以旋鍍、塗佈及浸鍍等方式鍍膜，再行拋磨，將無機鍍液或該混合液均勻分散及填補，形成平整度較高之被覆基材。

請求項2 如請求項1 所述，為無機板材表面防護之方法，其基材鍍膜同時可添加抗菌材，以增加抗菌效果。

請求項5 如請求項1 所述，為無機板材表面防護之方法，其抗菌材有含銀(Ag)、金(Au)、鉑(Pt)。

2.不應准許系爭專利範圍之更正：⑴更正後系爭專利範圍有實質擴大或變更之情事：原請求項3 與請求項4 係依附於請求項1 ，故於申請更正時，倘欲將原請求項3 或請求項4 之技術特徵併入原獨立請求項1 ，依法僅能改寫原附屬請求項3 與請求項4 ，使其各自包括原獨立請求項1 之所有技術，或各別將原附屬請求項3或請求項4 之內容併至請求項1 。

比對前後公告本之記載，其變更如下：①發明標的由「一種無機板材表面防護之方法」更正為「一種無機板材表面修復之方法」。

②將原「將二氧化矽與矽酸鹽類混合之無機鍍液以旋渡、塗佈及浸渡等方式鍍膜」更正為「將含有機矽酯水解成矽烷醇後，再加熱生成無機鍍液或膠態二氧化矽、矽酸鉀、矽酸鋰及矽酸鈉之其一或一種以上之混合液以旋鍍、塗佈及浸鍍等方式鍍膜」。

③原公告範圍「無機鍍液之矽酸鹽類係可為膠態二氧化矽、矽酸鉀、矽酸鋰及矽酸鈉」，更正後「無機鍍液」刪除「二氧化矽」，有申請專利範圍實質擴大及變更申請專利範圍之情事。

再者，按其文義所示，應解釋為「無機鍍液之矽酸鹽類係為二氧化矽與膠態二氧化矽、矽酸鉀、矽酸鋰、矽酸鈉之其一」。

④將原「無機鍍液均勻分散及填補」更正為「無機鍍液或混合液均勻分散及填補」。

而混合液之概念與定義未出現於原公告申請專利範圍中，更正後之無機鍍液或新出現之混合液，則不再包含「二氧化矽」。

⑵系爭專利範圍之更正違反專利法第67條第4項：上訴人於原審民事補充理由狀事實與理由陳述：系爭專利請求項於102 年11月11日公告更正後，已無法與先前公告之請求項作成相同之判斷等語。

準此，益徵系爭專利之更正有違專利法第67條第4項所禁示之實質擴大或變更申請專利範圍，其更正不應准許。

(二)系爭專利不具進步性：1.系爭專利請求項1 不具進步性：⑴組合證據2與3足證請求項1不具進步性：證據2 與證據3 均涉無機板材表面防護方法，系爭專利所屬技術領域具有通常知識者，參酌證據2 與證據3 之技術教示及申請時之通常知識，並藉由「組合、修飾、置換或轉用」方式，將證據3 之矽酸鹽類與鍍膜步驟，應用至證據2 之拋磨步驟，能輕易完成與系爭專利請求項1 相同之無機板材表面防護方法。

準此，系爭專利之無機板材表面防護方法，已被組合證據2 與證據3 所揭示。

⑵組合證據2至4足證請求項1不具進步性：系爭專利請求項1 「有機矽酯水解」技術特徵，已被證據4所揭示。

系爭專利所屬技術領域具有通常知識者，參酌組合證據2 至4 之技術教示及申請時之通常知識，並藉由「組合、修飾、置換或轉用」方式，將證據4 原料使用之水解有機矽酯及加熱條件，應用至證據2 與證據3 之無機板材表面防護方法，能輕易完成與系爭專利請求項1 相同之無機板材表面防護方法。

準此，系爭專利請求項1 已被組合證據2 至4所揭示，而不具進步性。

2.系爭專利請求項2不具進步性：系爭專利所屬技術領域具有通常知識者，參酌證據2 與證據3 之技術教示及申請時之通常知識，可藉由「組合、修飾、置換或轉用」方式，將證據3 之混合液，應用至證據2 與證據3 之無機板材表面防護方法，能輕易完成與系爭專利請求項2 相同之無機板材表面防護方法。

職是，系爭專利請求項2 已被組合證據2 與證據3 所揭示，不具進步性。

三、整理與協議簡化爭點：按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事訴訟法第270條之1第1項第3款、第463條分別定有明文。

法院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍。

茲說明如後（見本院卷第230 至232 頁之104 年5 月5 日準備程序筆錄）：

(一)兩造不爭執之事實：本院整理當事人不爭執事項有：1.上訴人為系爭專利之專利權人，專利期間自96年3 月21日起至113 年6 月29日止。

2.被上訴人TAICERA 公司於越南所製造之型號「P67702N 」拋光磚，其流程與技術係使用周文鵬所授權之中國「拋光磚專用化學拋光劑」發明專利。

(二)兩造主要爭點：本院整理本件當事人之主要爭執如後：1.系爭專利更正範圍，是否超出原申請專利範圍?2. 系爭專利請求項1 所使用之連接詞「含有」，是否為開放性連接詞?3. 組合證據2 與3，得否證明系爭專利請求項1 不具進步性?4. 組合證據2 至4 ，得否證明系爭專利請求項1 不具進步性?5. 組合證據2與3 ，得否證明系爭專利請求項2 不具進步性?6. 組合證據2 與3 ，得否證明系爭專利請求項5 不具進步性?7. 系爭產品是否使用系爭專利之方法所製造，而有侵害系爭專利請求項1?

參、本院得心證之理由：

一、判斷系爭專利進步性之準據法：

(一)被上訴人抗辯系爭專利有撤銷原因：按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、專利法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。

前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文。

查系爭專利係於93年6 月30日申請，經審定核准專利後，於96年3 月21日公告，故系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時即92年2 月6 日修正公布、93年7 月1 日施行之專利法為斷（下稱修正前專利法），先予敘明。

(二)判斷系爭專利之進步性：按發明雖無第1項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得依本法申請取得發明專利。

修正前專利法第22條第4項定有明文。

上訴人雖主張被上訴人之系爭產品侵害系爭專利云云。

惟被上訴人抗辯更正後之系爭專利範圍，已構成實質擴大或變更專利範圍，不應被允許。

縱使准允系爭專利更正專利範圍，系爭專利亦不具進步性等語。

職是，本院首應分析系爭專利技術內容與系爭專利申請專利範圍，並解釋申請專利範圍，作為是否應准予更正系爭專利申請專利範圍之基礎；

繼而分析有效性證據之技術內容，作為比對系爭專利有效性之基礎，並依序比對引證案之證據，可否證明系爭專利請求項不具進步性。

最後判斷系爭產品是否係使用系爭專利之方法所製造，而有侵害系爭專利請求項1 。

二、系爭專利技術分析：

(一)系爭專利技術內容：1.系爭專利之所屬技術領域與發明內容：系爭專利為一種無機板材表面修復之方法，尤指一種表面修復鍍液能有效使用於玻璃、磁磚、拋光石英磚、大理石、花崗石及人造石材等，將其表面分佈之大量毛孔，以物理拋磨方式，將鍍液均勻分散及填補，進而達到較高平整度，表面增亮、親水、抗污、耐候及抗化學等特性，提高產業上運用之範圍，亦可添加抗菌材加強其抗菌效果（參照系爭專利說明書第5 頁發明所屬之技術領域欄位）。

再者，系爭專利除放棄以往慣用之有機防護劑外，改以無機鍍液使用，並以物理拋磨方式得到均勻覆膜，以物理拋磨方式能將鍍液順利帶到孔徑內，將其刨平後即可得到保護、增亮、親水、抗污、耐候及抗化學等特性，提高產業之運用範圍。

亦可添加銀離子等抗菌材，以加強其抗菌效果（參照系爭專利說明書第6頁發明內容欄位）。

2.系爭專利之先前技術：系爭專利欲解決之問題為一般玻璃、磁磚、拋光石英磚、大理石、花崗石及人造石材等基材表面常有孔細容易藏污納垢，且毛孔內會因較小物體如：灰塵、油污、浮游物或滲透力較強之物質侵入，使其毛孔、坑洞內累積養分，滋生細菌及黴菌，除使表面污穢影響外觀外，亦會加速其氧化及老化。

目前市售防護劑以氟樹脂及有機矽烷類為主之組成物，強調其疏水性及抗污性；

其中之氟樹脂類，如聚四氟乙烯（PTFE）或聚氟化亞乙烯、丙烯酸- 氟樹脂、環氧- 氟樹脂、胺基甲酸乙酯- 氟樹脂、氟化烯烴與碳- 碳不飽和化合物；

矽烷酮，如烷氧基矽烷、有機基烷氧基矽烷、聚矽氧烷、丙烯酸- 矽樹脂、環氧- 矽樹脂、胺基甲酸乙酯- 矽樹脂、烷氧基矽烷水解生成物等，單獨或多種混合物，其溶劑一般有甲苯或二甲苯等芳香族烴類，乙醇、正丁醇等醇類，乙二醇、丙二丙醇等多二醇類，乙二醇衍生物類，己烷、庚烷、環己烷等脂肪族烴類，酯類，酮類，醚類，醯胺類，胺類，氯仿，二甲亞風，硝基苯等有機溶劑；

因其疏水性容易造成油污附著，以有機溶媒為溶劑，易在加工過程中造成污染，且使用時溫度高於50℃時，有機溶媒會釋出有毒致癌物影響健康及環境甚鉅，亦因其為有機樹脂類，耐候性及耐用性均有待商榷，實難達到保護基材表面之功能。

倘基材表面施以一般旋鍍、浸鍍、塗佈等方式，毛孔會因毛細現象，阻止鍍液進入毛孔內，於表面乾燥成膜後，孔洞仍會存在，而無法改善基材表面及保護（參照系爭專利說明書第5 至6 頁先前技術欄位）。

(二)系爭專利申請專利範圍分析：上訴人為系爭專利之專利權人，系爭專利原核准公告之申請專利範圍共計5 項（參照本院整理當事人不爭執事項1 ）。

專利權人即上訴人前於101 年12月27日及102 年9 月26日二次提出申請專利範圍更正，均經智慧財產局（下稱智慧局）審定准予更正並公告在案，第二次更正後之申請專利範圍中請求項1 為獨立項，請求項2 及5 為請求項1 之附屬項，而請求項3 及4 業已刪除。

系爭專利主要圖式，如附圖1 所示。

申言之，請求項1 為一種無機板材表面修復之方法，係於基材表面先將含有，有機矽酯水解成矽烷醇後再加熱生成之無機鍍液或膠態二氧化矽、矽酸鉀、矽酸鋰、矽酸鈉之其一或一種以上之混合液以旋鍍、塗佈、浸鍍等方式鍍膜，再行拋磨，將該無機鍍液或該混合液均勻分散及填補，形成平整度較高之被覆基材。

請求項2 如請求項1 所述之無機板材表面修復之方法，其中基材鍍膜同時可添加抗菌材，以增加抗菌效果。

請求項5 ，如請求項2 所述之無機板材表面修復之方法，其中抗菌材係有含銀(Ag)金(Au)鉑(Pt)。

三、智慧局准許系爭專利更正後請求項1：按發明專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式，僅得就下列事項為之：㈠請求項之刪除；

㈡申請專利範圍之減縮；

㈢誤記或誤譯之訂正；

㈣不明瞭記載之釋明。

更正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

更正，不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

專利法第67條第1項、第2項及第4項分別定有明文。

專利權人前於101 年12月27日、102 年9 月26日提出申請專利範圍更正，經審定准予更正，並公告在案。

被上訴人雖爭執系爭專利更正範圍，已逾原申請專利範圍云云。

然申請專利之發明經核准公告後即與公眾利益有關，而經核准更正之申請專利範圍公告於專利公報後，將溯自申請日生效。

職是，智慧局為有權審定專利更正範圍之主管機關，其經審定准許系爭專利更正後請求項1 ，基於權力分立與交易安全之考量，本院自得以系爭專利更正後請求項1 之專利範圍，作為判斷專利有效性與專利侵權之基準（參照本院整理當事人爭執事項1）。

(二)解釋申請專利範圍解釋：1.解釋系爭專利更正後請求項1之含有用語：解釋申請專利範圍時，應依請求項中連接詞之表達方式決定其專利權範圍，連接詞係連接前言與主體，其表達方式可決定專利之保護強度。

連接詞有開放式、封閉式、半開放式及其他表達方式。

開放式連接詞係表示元件、成分或步驟之組合中不排除請求項未記載的元件、成分或步驟，如包含、包括等。

封閉式連接詞係表示元件、成分或步驟之組合，僅包含請求項所記載之元件、成分或步驟，如由何組成。

半開放式連接詞介於開放式與封閉式之間，係表示元件、成分或步驟之組合中不排除實質上不會影響申請專利範圍所記載之元件、成分或步驟，如主要由何組成、或基本上、實質上由何組成等。

倘請求項以其他連接詞撰寫，如構成、具有、係等語，其究竟屬於開放式、封閉式或半開放式連接詞，應參照說明書上、下文意，依個案予以認定（參照專利侵害鑑定要點第32頁第9 點）。

準此，系爭專利更正後之請求項1 「含有」用語，非屬例示為開放式連接詞之用語，如包含或包括」，屬以其他連接詞撰寫，則應參照說明書上、下文意，依個案予以認定。

查系爭專利說明書第6 頁中段記載：本發明亦可添加銀離子等抗菌材，以加強其抗菌效果。

故系爭專利更正後之請求項1 中「含有」之用語，應屬開放式連接詞，因其尚可包含如銀離子等抗菌材之添加（參照本院整理當事人爭執事項2）。

2.解釋系爭專利更正後請求項1之無機鍍液用語：⑴發明目的與手段：系爭專利說明書之先前技術段落係說明市售防護劑包含有機成分，如氟樹脂或有機矽烷類；

或有機溶劑之缺點，且系爭專利說明書之發明內容段落。

其記載本發明除放棄以往慣用之有機防護劑外，改以無機鍍液使用，並以物理拋磨。

故系爭專利更正後之請求項1 「無機鍍液」用語，雖未排除添加無機成分，然應明確排除添加有機成分或有機溶劑，否則即與其發明目的與手段有違（參照系爭專利說明書第5 至6 頁）。

⑵排除添加有機成分或有機溶劑：系爭專利說明書之實施方式段落記載：上述無機鍍液(2) 之形成，可使用無機金屬鹽類作為無機鍍液。

例如，有機金屬酯類水解成有機金屬醇類，再經加熱後即得無機金屬鹽鍍液。

而無機矽酸鍍液之形成可採用市售膠態二氧化矽或矽酸膠、矽酸鈉或水玻璃、矽酸鉀、矽酸鋰等，亦可利用有機矽酯水解、加熱生成無機矽酸鹽（參照系爭專利說明書第7 頁中段）。

其明確說明無機鍍液之形成可直接使用無機金屬鹽類，或利用有機金屬酯類水解而成之無機金屬鹽，明確排除有機成分或有機溶劑之添加。

繼而審酌系爭專利說明書之實施例所形成之鍍液，其中鍍液(1) 、A 、B 、C 或A 、B 、C之混合，均屬有機金屬酯類水解後形成之無機矽酸鹽類，而鍍液D 、E 、F 或D 、E 、F 之混合均屬無機矽酸鹽類，故全部鍍液均係無機矽酸鹽之單一或混合使用且未含有機成分，故系爭專利「無機鍍液」應明確排除添加有機成分或有機溶劑。

四、系爭專利更正後之請求項1、2、5不具進步性：

(一)有效性證據技術分析：1.證據2之技術內容：證據2 為2000年6 月28日公告之中國大陸第CN 2384736Y 號「自動拋光打蠟機」專利案，證據2 之公告日早於系爭專利申請日96年6 月30日，可為系爭專利之先前技術。

證據2 係關於一種瓷磚表面處理裝置，特別是一種打蠟機，其揭露一種塗敷防污劑或地板蠟效率高、均勻的，不會浪費防污劑，防污劑能充分滲入到拋光磚毛孔內之自動拋光打蠟機，其主要由噴蠟機、拋磨機、輸送裝置構成，噴蠟機、拋磨機連接在輸送裝置上，拋磨機主要由機架、固接在機架之一個或以上之動力裝置、由動力裝置帶動之拋磨頭構成。

其使用時，燒成、拋光後之拋光磚置於輸送裝置，在輸送裝置之輸送，先經噴蠟機噴上地板蠟或防污劑，繼後經拋磨機拋磨處理，在拋磨機之拋磨頭施壓拋磨下，拋光磚表面上之蠟等防污劑，被均勻塗敷並在拋磨頭之壓力作用，滲入至拋光磚之毛孔（參照證據2 說明書第1 頁）。

2.證據3之技術內容：⑴證據3 揭露表面防污性優良之技術特徵：證據3 為2002年1 月9 日公開之中國大陸第CN1330692A號「防污性材料、其製造方法及用於該方法之塗料組合物和裝置」專利案，證據3 之公開日早於系爭專利申請日，可為系爭專利之先前技術。

證據3 揭露一種表面防污性優良，特別是對含有油性成分之污物之防污性、優良之防污性材料及其製造方法，暨用於製造防污性材料之塗料組合物與所用裝置。

防污性材料具有基材與實質由非晶質金屬氧化物構成之無機覆膜，無機覆膜含有有效量之鹼金屬與非交聯氧，且黏合於上述防污性材料之最表層，使得僅需用流水洗去黏附在其表面之廢氣污物，即能使其表面之擴散反射率恢復至75% 以上（參照證據3 摘要）。

⑵證據3揭露作為傳統使用於基材表面之防污技術特徵：證據3 揭露作為傳統使用於基材表面之防污技術，已知之方法。

例如，通過使表面平滑化，使污物難以物理現象黏附在表面之方法；

或者借助於固定在表面之光催化劑所具有優良之氧化分解能力將有機物分解，並利用光催化劑之超親水化作用，使附著之污物洗脫的方法。

對於該等方法而言，倘在油性污物負荷大之環境，或者在無法充分取得為發揮光催化功能所必需之光線環境，就不能獲得足夠之防污性（參照證據3 說明書第1 頁第11至17行）。

⑶證據3揭露優選方案：證據3 揭露之優選方案有：①在無機覆膜還含有具有光催化功能之金屬氧化物，此就能向無機覆膜賦予由光激發引起之各種特性。

例如，親水性、殺菌性等。

作為這類光催化性之金屬氧化物，優選之例子為TiO2。

②在無機覆膜中可以添加抗菌成分。

此能防止菌、黴、藻等形成之污物。

抗菌成分可適宜使用銀、銅、鋅等。

③塗料組合物優選含有第二成分，作為第二成分之具體例，可舉出選自Al、Ti、Si、Zr、Zn、Ce、Sn、Sb、Sr、Fe、Cr、P 、B 、Co、Mn、Cu、Ag、Pt、Au、V 、Ta和Bi之金屬及其金屬化合物。

作為該等化合物之具體例，可舉出SiO2、SiO3、Si(OH)、Al(OH)3 、TiCl4 、Ti(OC3H7)4等。

通過添加這些第二成分，可賦予符合目的之功能。

例如，在要求親水性時，優選是對水之濕潤熱高Al2O3 、TiO2等。

再者，在要求吸收紫外線時，優選是能使紫外線本身失活之Ce；

而在要求抗菌性時，優選是Cu、Ag之氧化物。

在要求防止油污等污物時，鹼金屬氧化物具有較高之效果。

至於添加P 、B 等有利於提高防污材料之耐久性（參照證據3 說明書第10頁第14行至第11頁第9 行）。

④塗料組合物基本上含有鹼金屬矽酸鹽、第二成分、溶劑。

按照更優選之方案，塗料組合物含有表面活性劑。

通過添加表面活性劑，可使塗料組合物能夠均勻地塗布（參照證據3 說明書第11頁第15至20行）。

⑷證據3揭露防污性材料方案：證據3 揭露防污性材料之一種方案，可使用在基體上形成一層含有粒子狀物質之釉料層和/ 或透明薄膜層之基材，作為這類基材，可舉出室外瓷磚、內裝瓷磚等。

作為在室外用之瓷磚，可舉出外裝瓷磚、鋪裝瓷磚、隧道內裝瓷磚等。

倘在所用瓷磚基體上之釉料，含有鋯或二氧化矽等未熔化之粒狀物質，則此種瓷磚上形成本發明之無機覆膜時，就可借助於表面之親水性而使外裝上之各種污物脫落。

而由於無機覆膜在水共存下呈現疏油性，可抑制含油分之城市廢氣、煤煙等之污物黏附。

再者，由於無機覆膜的表面在有水或水蒸氣存在之環境中呈現親水疏油性，亦可抑制浮塵被靜電吸附（參照證據3 說明書第9 頁第17行至第10頁第5 行）。

⑸證據3揭露無機覆膜之塗料組合物含有溶劑與溶質：作為溶質而言，一般是在通過下述之加熱時，能夠形成非晶質金屬氧化物之金屬鹽，此類金屬鹽之例子，是該等含有選自鹼金屬矽酸鹽、鹼金屬鋁酸鹽、鹼金屬鋯酸鹽、鹼金屬硼酸鹽、鹼金屬磷酸鹽與鹼金屬膦酸鹽中一種以上金屬鹽為主成分之物質。

作為溶質之優選具體例，可舉出由通式Me2O‧nSiO2 表示鹼金屬矽酸鹽。

例如，水玻璃、矽酸鉀、矽酸鋰、矽酸鈉及二氧化矽。

其中Me表示鹼金屬。

證據3揭露塗料組合物含有選自Fr、Cs、Rb、K 、Na及Li之至少一種金屬。

作為上述鹼金屬矽酸鹽之優選例子，可舉出矽酸鉀、矽酸鈉及矽酸鋰。

矽酸鋰在單獨使用時，雖顯示良好之油污洗淨性，然通過與多種鹼金屬矽酸鹽混合使用，可使如此製得之無機覆膜提高其耐水性、耐鹼性及耐酸性。

再者，在工業上亦可使用該等易以水溶液形式購得之鹼金屬矽酸鹽。

在使用鹼金屬矽酸鹽之情況，即使在約150 ℃之較低溫度，亦能在基材表面上形成黏貼性高之無機覆膜。

且能夠形成一種含有高濃度非交聯氧或鹼金屬之無機覆膜。

此無機覆膜顯示優良之油污洗淨性。

作為溶劑，可使用以水作為主成分之溶劑，而不限於這些溶劑。

⑹證據3 揭露塗料組合物之塗佈方法：證據3 揭露作為所述塗料組合物之塗佈方法，適宜使用噴塗法、浸塗法、淋塗法、旋轉塗法、輥塗法、毛刷塗法、海綿塗法等方法。

優選利用噴塗法來塗佈塗料組合物（參照證據3 說明書第11頁第30行至第12頁第1 行）。

3.證據4之技術內容：證據4 為2004年2 月3 日公告之美國第US 6,685,889 B1 號「Photochemical catalysts and methods for their manu-facture and use 」專利案，證據4 之公開日早於系爭專利申請日，可為系爭專利之先前技術。

證據4揭露一種光化學催化劑及其製造方法，其揭露在溶膠─凝膠浸塗方法之第一實施方式，製備二氧化矽溶膠之母液是透過將約1 莫耳至約5 莫耳、優選為約1 莫耳之四乙基矽酸鹽(TEOS)，加至約1莫耳至約20莫耳、優選為約2 莫耳至約10莫耳之乙醇。

酸催化量加入二氧化矽溶膠中，以作為矽酸鹽低聚催化劑。

即取TEOS醇溶液進行醇鹽基團之酸催化水解，以形成-Si-O-Si-所示之鍵結（參照證據4 說明書第5 欄第50至58行）。

(二)組合證據2及3可證系爭專利更正後請求項1不具進步性：1.系爭專利更正後請求項1 之整體技術分析：系爭專利更正後請求項1 為一種無機板材表面修復之方法，係於基材表面先將含有有機矽酯水解成矽烷醇後，再加熱生成之無機鍍液或膠態二氧化矽、矽酸鉀、矽酸鋰、矽酸鈉之其一或一種以上之混合液以旋鍍、塗佈、浸鍍等方式鍍膜，再行拋磨，將該無機鍍液或該混合液均勻分散及填補，形成平整度較高之被覆基材。

繼而審酌系爭專利之說明書及圖式，可理解系爭專利請求項1 之主要技術特徵，係將二氧化矽或無機矽酸鹽形成之無機鍍液，塗覆於基材磁磚表面後，再施以拋磨步驟以均勻填補基材表面之毛孔，以達成表面增亮、親水、抗污、耐候及抗化學等特性。

2.證據2 之整體技術分析：證據2係關於一種瓷磚表面處理裝置，特別是一種打蠟機，其揭露一種塗敷防污劑或地板蠟效率高、有均勻性，不會浪費防污劑，防污劑能充分滲入到拋光磚毛孔內之自動拋光打蠟機。

使用時，燒成、拋光後之拋光磚置於輸送裝置，在輸送裝置之輸送，先經噴蠟機噴上地板蠟或防污劑，繼而經拋磨機拋磨處理，在拋磨機之拋磨頭施壓拋磨下，拋光磚表面上之蠟等防污劑被均勻塗敷，並在拋磨頭之壓力作用下滲入到拋光磚之毛孔內（參照證據2 說明書第1 頁）。

3.證據2與系爭專利更正後請求項1之分析：⑴證據2揭露防污性優良防污性材料及其製造方法：證據2 與系爭專利請求項1 之差異，如附表1 所示，僅在於系爭專利請求項1 所界定之無機鍍液之成分，其餘系爭專利請求項1 界定之技術特徵均已為證據2 所明確揭露，如附表1 所示。

即以防污劑噴塗磁磚等基材表面，再以拋磨方式將防污劑均勻塗敷，並施壓以滲入磁磚毛孔。

而證據3 揭露一種表面防污性優良，特別是對含有油性成分之污物之防污性優良防污性材料及其製造方法，暨用於製造該防污性材料塗料組合物與所用裝置。

防污性材料具有基材與實質由非晶質金屬氧化物構成之無機覆膜。

再者，作為證據3 揭露之防污性材料之一種方案，可使用在基體上形成一層含有粒子狀物質之釉料層和/ 或透明薄膜層之基材，作為這類基材，可舉出室外瓷磚、內裝瓷磚等，在此瓷磚形成本發明之無機覆膜時，就可借助於表面之親水性，而使外裝上之各種污物脫落。

因無機覆膜在水共存下呈現疏油性，可抑制含油分之城市廢氣、煤煙等之污物黏附。

而無機覆膜之表面在有水或水蒸氣存在之環境，呈現親水疏油性，可抑制浮塵被靜電吸附（參照證據3 說明書第9 頁第17行至第10頁第5 行）。

⑵證據2 揭露無機鍍液成分與功效：用於形成證據3 揭露之無機覆膜之塗料組合物，含有溶劑與溶質。

溶質於加熱時，能夠形成非晶質金屬氧化物之金屬鹽，此金屬鹽之例子，是該等含有選自鹼金屬矽酸鹽，而作為鹼金屬矽酸鹽之優選例，可舉出矽酸鉀、矽酸鈉及矽酸鋰，矽酸鋰在單獨使用時，顯示良好之油污洗淨性。

經通過與多種鹼金屬矽酸鹽混合使用，製得之無機覆膜可提高其耐水性、耐鹼性和耐酸性。

故在工業上可使用該等易以水溶液形式購得之鹼金屬矽酸鹽。

準此，證據3 揭露系爭專利請求項1界定之無機鍍液之成分，即以一種或一種以上之無機矽酸鹽作為基材表面之防污劑，且揭露系爭專利請求項1 界定以無機鍍液塗覆基材所達成之親水、抗污等功效（參照證據3 說明書第10頁第14行至第26行）。

⑶能輕易完成系爭專利更正後請求項1之發明：綜上所述，可清楚理解證據2 揭露系爭專利請求項1 所界定除無機鍍液外之全部技術特徵，而證據3 揭露系爭專利請求項1 所界定無機鍍液之技術特徵，且證據2 、證據3 與系爭專利同屬對無機板材如磁磚等進行表面處理之技術領域，發明所屬技術領域中具有通常知識者，欲尋求解決無機板材表面之防污處理之技術問題時，具有足夠之動機依據證據2及3揭露之技術內容，且其等之結合客觀而言係屬明顯，並參酌申請時之通常知識，而能輕易完成系爭專利更正後請求項1之發明（參照本院整理當事人爭執事項3 ）。

(三)組合證據2至4足證系爭專利更正後請求項1不具進步性：證據2與證據3之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，已如前述。

準此，證據2 、證據3 與證據4 之組合亦足以證明系爭專利請求項1 不具進步性，如附表2 所示（參照本院整理當事人爭執事項4 ）。

(四)組合證據2 與3足證系爭專利更正後請求項2不具進步性：分析系爭專利請求項2 與證據2 及證據3 之組合之整體技術分析，可知證據2 與證據3 之組合足以證明系爭專利請求項更正後1 不具進步性，已如前述。

而證據3 揭露之優選方案，在無機覆膜中可添加抗菌成分，此能防止菌、黴、藻等形成之污物，在此所說明之抗菌成分，可適宜使用銀、銅、鋅等（參照證據3 說明書第9 頁第21行至第23行）。

職是，證據3 揭露系爭專利請求項2 界定之添加抗菌材之技術特徵，故系爭專利請求項2 仍為發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，依證據2 與證據3 揭露之技術內容所能輕易完成，不具進步性，如附表3 所示（參照本院整理當事人爭執事項5 ）。

(五)組合證據2 與3 足證系爭專利更正後請求項5不具進步性：證據2 與證據3 之組合足以證明系爭專利請求項2 不具進步性，已如前述。

而證據3 揭露之優選方案，在無機覆膜可添加抗菌成分，此就能防止菌、黴、藻等形成之污物，在此說明抗菌成分，可適宜使用銀、銅、鋅等。

準此，證據3 揭露系爭專利請求項5 界定之抗菌材含有銀的技術特徵，故系爭專利請求項5 仍為發明所屬技術領域中具有通常知識者，依證據2 與證據3 揭露之技術內容所能輕易完成，不具進步性，如附表4 所示（參照本院整理當事人爭執事項6 ）。

五、上訴人未證明系爭產品侵害系爭專利請求項1：

(一)上訴人未舉證證明系爭產品之範圍：上訴人雖主張系爭產品為被上訴人TAICERA 公司自越南出口至我國之所有具有超潔亮效果之拋光磚，而所謂具有超潔亮效果之拋光磚係指「亮度大幅增加，防污性達到5 級」之拋光磚（參照原審原告103 年12月1 日民事補充理由狀二第2頁）。

惟被上訴人爭執無法確認上訴人主張之系爭產品為何（參照原審被告即被上訴人103 年11月10日民事爭點整理狀第1 頁），且由原審兩造歷次書狀及上訴人104 年3 月23日民事上訴狀，均無法確認系爭產品之明確範圍為何。

準此，上訴人主張系爭產品之製造方法，已侵害系爭專利更正後之請求項1 之專利權範圍（參照上訴人104 年3 月23日民事上訴狀第11至14頁）。

自上訴人主張之理由，無法判斷系爭產品製造方法之明確步驟為何（參照本院整理當事人爭執事項7 ）。

(二)上訴人主張之鑑定方法無法證明系爭產品成立侵權：上訴人固於104 年6 月26日之民事鑑定暨陳報鑑定命題狀，聲請委由「財團法人臺灣經濟科技發展研究院」進行專利侵權鑑定。

然系爭專利更正後請求項1 為方法發明，技術特徵在於步驟及條件，至於對系爭產品之特性，如亮度或防污性之量測，並無法還原產品之製造方法，是上訴人所提鑑定方法，實無法證明待證事實，縱使囑託專業機關以上訴人之鑑定方法從事鑑定，亦無法證明系爭產品之製造方法落入系爭專利請求項1 之專利權範圍。

準此，上訴人未能證明系爭產品使用系爭專利方法製造，致侵害系爭專利更正後請求項1之專利權範圍。

六、本判決結論：綜上所述，組合證據2 及3 可證明系爭專利更正後請求項1不具進步性，組合證據2 至4 足證系爭專利更正後請求項1不具進步性，組合證據2 與3 足證系爭專利更正後請求項2不具進步性，組合證據2 與3 足證系爭專利更正後請求項5不具進步性，是上訴人於本件民事訴訟中不得對於被上訴人主張專利權。

且上訴人迄今，均未證明系爭產品侵害系爭專利更正後請求項1 。

申言之，上訴人主張被上訴人應連帶給付上訴人165 萬元，暨本案訴訟費用由被上訴人負擔，均屬無據，應予駁回。

原審為上訴人敗訴，核無不合。

準此，上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。

七、本院無庸審究之說明：本件為判決之基礎已臻明確，上訴人雖向本院提出函請財團法人臺灣經濟科技發展研究院進行鑑定之聲請（見本院卷第262 頁）。

經本院審酌後，認系爭專利更正後請求項1 、2、5 均不具進步性，上訴人無法於本件民事訴訟對被上訴人主張系爭專利更正後請求項1 之專利權，況上訴人均未舉證證明系爭產品之範圍為何，顯無囑託鑑定系爭產品是否侵害系爭專利之必要性甚明。

暨兩造其餘爭點、陳述及所提之其他證據，經本院斟酌後，認為均於判決之結果不生影響，自毋庸逐一論述，併此敘明。

至於基律科技智財有限公司（下稱基律公司）雖於104 年7 月24日分別提出請求協助調查證據狀與民事聲請再開辯論狀，且於上訴人欄增列基律公司、臺北市發明人協會及新北市發明人協會為當事人，並提出上訴人與渠等於104 年7 月15日所簽 訂之專利權讓與契約，以證明上訴人讓與50% 系爭專利權予渠等。

基律公司主張新組專利權人願與被上訴人進行和解，且系爭專利係為有效云云（見本院卷第283 至296 頁）。

然本院審酌基律公司具狀提出調查證據及聲請再開辯論，均係在本件言詞辯論終結後所為，且依其書狀之內容追加基律公司、臺北市發明人協會及新北市發明人協會為上訴人，其與法不合，是基律公司此部分所為聲請為無理由，不應受理。

據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

中 華 民 國 104 年 8 月 6 日
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 陳忠行
法 官 李維心
法 官 林洲富
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀 (均須按他造當事人之人數附繕本) ，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；
委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 104 年 8 月 6 日
書記官 蔡文揚
附註：
民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。
但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。