智慧財產及商業法院民事-IPCV,104,民專訴,25,20170629,3

智慧財產法院民事判決
104年度民專訴字第25號
原告張仁鴻

訴訟代理人陳豐裕律師
黃聖珮律師
輔佐人蘇玉真
被告環美凱特奈米新材料科技股份有限公司
兼法定代理人蔡青潭
共同
訴訟代理人呂朝章律師
孫瀅晴律師
輔佐人李明松
輔佐人陳裕雄
上列當事人間請求排除侵害專利權等事件，本院於106年6月8日言詞辯論終結，判決如下：
主文

一、被告環美凱特奈米新材料科技股份有限公司、蔡青潭應連帶給付原告新臺幣參佰陸拾陸萬陸仟陸佰陸拾柒元，及自民國一零四年三月二十五日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。

二、被告環美凱特奈米新材料科技股份有限公司於中華民國第I297287號「研粉機」發明專利權利存續期間，不得自行或委託他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口，及任何侵害原告上開專利權之物品。

三、被告環美凱特奈米新材料科技股份有限公司應銷毀侵害第二項專利權之物品，如已出賣者應全部回收並銷毀之。

1忠股四、原告其餘之訴駁回。

五、訴訟費用由被告環美凱特奈米新材料科技股份有限公司、蔡青潭連帶負擔五分之一，餘由原告負擔。

六、本判決第一項於原告以新臺幣壹佰貳拾貳萬元供擔保後，得假執行。

但被告環美凱特奈米新材料科技股份有限公司、蔡青潭如以新臺幣參佰陸拾陸萬元為原告預供擔保，得免為假執行。

七、原告其餘假執行之聲請駁回。事實及理由甲、程序方面

一、原告為中華民國第I297287號「研粉機」發明專利，權利期間自97年6月1日至113年3月11日止（下稱系爭287號專利）；

第I390583號「研粉機之磨輪調整機構」發明專利，權利期間自98年5月11日至113年3月11日止（下稱583號專利）；

及第I399248號「粉體分離裝置」發明專利，權利期間自102年6月21日至119年12月12日止（下稱248號專利）之權利人。

原告起訴主張被告環美凱特奈米新材料科技股份有限公司（下稱環美凱特公司）製造、使用之「研粉機」（下稱系爭產品），侵害原告所有系爭287、583、248號專利。

經本院審理後，於105年9月14日做成中間判決，認系爭287號專利請求項1造、使用之系爭產品伍台，未侵害583號請求項1之專利248號專利請求項1有撤銷之原因（中間判決書見本院卷二第214頁至第232頁）。

乃續行審理系爭產品侵害系2爭287號專利權，被告等應負之損害賠償責任，故本件僅對損害賠償部分為判決。

二、按原告於判決確定前，得撤回訴之全部或一部，但被告已為本案之言詞辯論者，應得其同意，民事訴訟法第262條第1項定有明文。

原告於被告已為本案言詞辯論後之105年10月27日當庭撤回對孫于婷之起訴，並經被告同意（見本院卷二第265頁），依前揭規定，應准許原告撤回。

乙、實體方面

壹、原告主張略以：

一、原告為系爭287、583、248號專利之權利人，在上開專利權有效期間內，原告發現被告環美凱特公司研磨粉末所使用之系爭產品，侵害原告上開三個專利請求項1之權利範圍，依專利法第96條第1至3項規定，應負損害賠償及排除、防止侵害之責。

二、被告蔡清潭係被告環美凱特公司之負責人，因執行業務違背法令，致生損害於原告，依法應與被告環美凱特公司負連帶賠償責任。

三、並聲明：2,500萬元，暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。

I297287號專利權存續期間，不得自行或委託他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口發明專利物品。

收並銷毀之。

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貳、被告答辯略以：

一、系爭產品未落入系爭287號專利、系爭583號專利請求項1之文義範圍，亦不適用均等論。

二、系爭產品係被告公司向他人購買元件及被告自有之專利元件自行改裝而成，非被告公司製造。

又系爭產品5台係被告公司自行使用，並未將之轉賣，亦無轉賣計畫。

三、並聲明：

參、本件經中間判決後，兩造就損害賠償部分之主張及答辯如下：

一、原告主張：100年4月間收到訴外人張仁聰之研粉訂單，並以被告環美凱特公司之法定代理人蔡青潭為代收聯絡人（原證13，見本院卷二第268頁），斯時尚在系爭287號專利權期間內，且被告之後並對原告之員工進行挖角，故被告蔡清潭於100年間即已知悉原告之專利權內容，被告等具侵害之故意。

營業額仍應屬應用系爭287號專利所獲之利益，由98、99年間之年營收高達1000多萬元，逐年下滑至104年間僅有300多萬元（原證15，見本院卷二第296頁），實可證明原告受有損害。

91年間售出研粉機一台予訴外人台發奈米科技股份有限公司（下稱台發公司），其約定價金為1200萬元，4嗣雙方發生爭訟，以400萬元達成和解；

目前國內業界一台乾式研粉機之價格約為80至120萬元，但有過熱高溫、粒徑分佈過大（須篩網）、限於3000目（約5至6um）以下細度等缺點，與系爭產品之產能差距甚大，而訴外人捷南企業股份有限公司（下稱捷南公司）所販售之「德國微奈米乾式研磨機」高達3000萬元，亦未達到如系爭產品之穩定及功能，是以系爭產品之價值應高於3000萬元；

另有雲林地方法院檢察署至被告環美凱特公司搜索扣得之資料，顯示被告曾提供20台乾式奈米研粉機作為投資之資金，每台之售價約為4,462,370元（原證14，見本院卷二第269頁）。

綜上，原告主張系爭產品之每台價值為1500萬元，並請求500萬元之損害賠償，應屬合理，侵權之系爭產品共5台，共計請求損害賠償2500萬元。

倘由前揭事證無從認定本件之損害賠償數額，爰請求依民事訴訟法第222條第2項之規定，酌定損害賠償額。

287號專利權存續期間不得自行或委託他人製造，為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而為進口發明專利物品。

被告等應銷毀系爭產品侵害系爭287號專利之部分。

二、被告主張：13之材料合約書主張被告蔡清潭於100年間即知悉系爭287號專利權內容，惟被告蔡清潭從未見過原證13，乃爭執並否認其形式真正，縱認被告蔡清潭確為該訂單之聯絡人，亦無從證明其因之知悉系爭287號專利內容之事實，原告據之主張被告有侵害系爭287號專利之故意，實不足採。

5售價格，而每台之成本約為180萬元，有被告購買各項零（元）件之材料價格、報價單等在卷為憑（見本院卷二第306頁至第310頁）。

原告固提出原證14主張係系爭產品之售價，惟原證14並無列載日期，其提出時點及與系爭產品有何關連，均無從辨認，況該標題已列明為「前景發展分析」，顯是一紙上作業文件，根本未實際發生，且被告公司從頭到尾只有5台機台，益見其上所載「機台20台」與系爭產品根本不同，原告據此主張即為售價云云，並無理由；

另原告主張其與訴外人台發公司於91年間販賣研磨機爭議以400萬元和解，據此說明系爭產品價值云云，惟91年間原告尚未取得系爭287號專利，且該機台根本並非系爭產品，亦無從類比。

故原告主張系爭產品每台售價1500萬元，扣除成本後獲利500萬元，計算損害賠償金額共2500萬元，並無依據，且原告亦未能證明系爭287號專利受侵害與其主張之損害額2500萬元間，有何因果關係，該舉證責任之不利益自應由原告負擔。

15之公司年度銷售額表主張其營業額下滑受有損害，惟原證15係原告自行繕打之表格，被告否認其形式真正，且原告亦未能證明其營業額下滑與系爭287號專利受侵害間之關連，原告從事代工研磨其營業額高低牽涉層面甚廣，包含客戶簽約與否、簽約數量、金額多寡等因素，不一而足，原告主張以其營業額之減少作為損害金額，非但無理由，亦難認有何因果關係。

更何況，原告既擇定以被告因侵害行為所得利益計算其損害賠償額，自應以被告實際因侵害行為獲得利益作為計算基礎。

287號專利為一研粉機之分離機構，可與機台其餘部分獨立分離而出，是原告主張應銷毀系爭產品之全部，本屬無6由。

又系爭產品之分離機構係其外側所設導流機構所由組成之盤形體，已經焊死固定，完全無法上下位移，更與系爭287號專利「盤形體可以上下調整以調整其與筒形體間之間隙」不同，故原告主張系爭產品全部應予銷燬，尚無可採。

肆、不爭事項：

一、被告組裝、使用之系爭產品研粉機共5台。

二、被告購入系爭研粉機元件後，自行組裝、使用。

伍、兩造之爭點：

一、被告是否有侵害系爭287號專利之故意或過失？

二、原告是否得向被告請求損害賠償，如可，金額若干？

三、原告主張之損害賠償額與系爭287號專利被侵害有無因果關係？

四、原告可否請求銷毀系爭產品之全部？

伍、得心證之理由：

一、按「發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止之。

發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。

發明專利權人為第一項之請求時，對於侵害專利權之物或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要之處置。」

又「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一、依民法第二百十六條之規定。

但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。

二、依侵害人因侵害行為所得之利益。

三、依授權實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害。」

專利法第96條第1、2、3項及第97條第1項分別定有明文。

本7件原告主張被告侵害系爭287號專利權，並依專利法第96條第1、2、3項之規定，請求排除、防止侵害、損害賠償、銷毀侵權物品；

另依專利法第97條第1項第2款之規定，主張依「侵害人因侵害行為所得利益」計算損害（見本院卷二第254頁至第255頁）。

二、本件被告有侵害系爭專利權之過失存在：5台，有侵害系爭287號專利請求項1之專利權，業經本院中間判決認定在案。

專利權係採登記及公告制度，處於任何人均可得知悉之狀態，故該發明或創作所屬技術或技藝領域中，具有通常知識者，自不得諉稱不知專利權之存在。

查被告環美凱特公司與原告為同業，均從事奈米研粉機代工業務，此有被告公司在網頁上之簡介可稽（見本院卷一第41頁至第45頁），應有足夠之專業知識及專業能力，去查證及辨別其所組裝及使用之奈米研粉機，是否涉及侵害他人之專利權；

且被告公司之現任廠長陳裕雄（見本院卷二第110頁），原係原告所負責之新芳奈米科技有限公司之廠長，於100年間離職後即轉往被告公司任職，此有陳裕雄與被告公司等人另案違反營業秘密法等案件之臺灣雲林地方法院檢察署檢察官104年度偵字第3727號、105年度偵字第3056號起訴書在卷可考（見本院卷二第130頁至第141頁），足證被告非無查證之能力及可能性，然其未盡查證之注意義務，自難謂無過失，依上開規定自應對原告負損害賠償責任。

至原告主張被告有侵權之故意乙節，原告對此並未提出確切證據以實其說；

且分析系爭產品之盤型體與筒形體之構造，與系爭287號專利說明書所載實施例及圖式「盤體之外徑略8小於筒形體之內徑」，有極大之差異性，但因系爭專利請求項1之權利範圍僅限定「該盤形體可上下調整以調整其與筒形體間之間隙」，致系爭產品仍落入系爭專利權範圍觀之（見本件中間判決所載），實難謂被告有侵害系爭287號專利權之故意存在。

三、原告可向被告請求損害賠償之金額：本件被告係購入系爭產品研粉機之零件後，自行組裝5台，供自己使用，並未出售，此為兩造所不爭。

查被告自行購入零件組裝侵害系爭287號專利權之系爭產品，此與製造侵害專利權之產品無異，雖未出售而無售價可考，但其供自己代工研磨之營業使用，而與同業之原告競爭，顯然已獲取節省購買系爭專利產品之支出或系爭專利授權金支出之利益，而致原告受有損害甚明。

又原告係主張依據專利法第97條第1項第2款「侵害人因侵害行為所得利益」之規定計算損害，已如前述，因此，本件損害金額之計算，應為系爭專利產品或系爭產品之可能售價（價值）扣除成本後之利益，合先說明。

原告固提出原證16民事起訴狀、原證17臺南地方法院檢察署檢察官94年度營偵字第8號不起訴處分書（見本院卷二第297頁至第301頁），主張其於91年間販賣研粉機1台予訴外人台發公司，售價1200萬元，已給付價款800萬元，系爭專利係其後之改良專利，增加功效，價值應高於1500萬元云云；

又提出原證14之「研磨工廠基地面積、設備優勢暨前景分析」報告（見本院卷二第269頁至271頁），主張被告曾提供20台乾式奈米研粉機作為投資之資金，每台售價為4,462,370元云云。

惟查，91年間原告尚未取得系爭287號專利，上開售予台發公司之研粉機，顯非系爭專利9之產品；

另原證14之報告並無列載日期，其提出時點及與系爭產品有何關連，均無從辨認，是原告據此主張系爭專利產品或系爭產品之價值應在1500萬元以上云云，並無理由。

又原告所營公司並未製造系爭專利之產品，亦未授權他人製造、銷售，業據原告陳明（見本院卷二第287頁至第290頁），而被告亦未銷售系爭產品，業如前述，則原告欲舉證證明其所受損害之數額，顯有重大的困難。

按當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情狀，依所得心證定其數額，民事訴訟法第222條第2項定有明文。

本件被告侵害原告之系爭287號專利權，原告確實受有損害，但又不能證明其數額或證明顯有困難，已如前述，是原告請求本院依民事訴訟法第222條第2項規定酌定其損害賠償數額，自屬有據。

爰審酌原證16、17所舉原告販賣研粉機1台予台發公司之訴訟，業經當事人以400萬元和解，原告返還台發公司400萬元（見本院卷二第288頁），此客觀資訊應可參考；

查該研粉機雖非系爭287號專利之產品，但係原告在取得系爭專利權之前的產品，系爭專利係其後之改良專利，增加功效，價值自應高於400萬元。

再參酌原證14之報告書，雖僅是一紙上作業文件，未曾實際發生，但被告自承為其所製作（見本院卷二第288頁），且其上既記載「環美凱特乾式奈米研粉機目前每台約NT4,462,370元」（見本院卷二第269頁），顯示被告之研粉機可能售價亦在400萬元以上，故本件系爭專利產品或系爭產品之可能售價（價值），本院酌定為400萬元。

次查被告於其民事答辯(七)狀已陳報系爭研粉機產品之製造成本為180萬元（見本院卷二第260頁），則扣除此成本後，被告每台獲取之利益為220萬元，系爭產品共有510台，總共利益為1100萬元；

惟原告主張系爭產品除侵害系爭287號專利權外，尚侵害其餘2個專利權，故系爭287號專利之貢獻度僅為三分之一，亦即本件被告侵害系爭287號專利權所獲得之利益為1100萬元之三分之一，計算原告可得請求之損害賠償額為3,666,667元【計算式：（400萬元－180萬元）×5÷3＝3,666,667元】。

四、另按「公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責。」

公司法第23條第2項定有明文。

經查，被告蔡青潭為被告環美凱特公司負責人，有公司登記資料查詢在卷可稽（見本院卷二第304、305頁），其任職負責人期間，被告公司從事製造（組裝）及使用系爭產品而侵害原告系爭專利，致原告受有損害，依前揭規定，被告蔡有潭應與被告公司負連帶賠償之責。

五、末按發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之，有侵害之虞者，得請求防止之；

發明專利權人為前揭請求時，對於侵害專利權之物或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要之處置，專利法第96條第1、3項分別定有明文。

本件被告環美凱特公司未經原告同意製造、使用系爭產品，侵害原告之系爭專利權，已如前述，則原告依據前揭規定，請求被告環美凱特公司不得自行或委託他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口，及任何侵害原告上開專利權之物品；

並請求被告環美凱特公司應銷毀侵害系爭專利權之物品，如已出賣者應全部回收並銷毀之，即無不合，應予准許。

至被告抗辯系爭產品侵害系爭專利部分，與其餘部分係可獨立分離而出，不應銷毀系爭產品全部等語；

原告對此表示贊同，並陳稱其請求銷毀者，僅係系爭11產品侵害系爭專利權之部分而已，並未要求銷毀系爭產品之全部（見本院卷三第81頁），本件判決主文宣示「銷毀侵害系爭專利權之物品」，當然係指系爭產品中有侵害到系爭專利權之部分而已，併此說明。

又被告蔡青潭本人，並非侵害系爭專利權之行為人，原告一併對之為上開請求，即無理由，應予駁回。

六、從而，原告依專利法第96條第1、2、3項、第97條第1項第2款、公司法第23條第2項之規定，請求被告連帶賠償3,666,667元，及自起訴狀繕本送達翌日即104年3月25日（見本院卷一第84頁送達證書）起至清償日止，按年息5%計算之利息，並請求被告公司排除、防止侵害並銷毀侵權物品如主文第2、3項所示，為有理由，應予准許。

逾此部分之請求則無理由，應予駁回。

七、假執行之宣告：原告及被告均陳明願供擔保，以代釋明，聲請宣告假執行或免為假執行，經核原告勝訴部分，均與法律規定相符，爰分別酌定相當之擔保金額予以准許；

至原告敗訴部分，其假執行之聲請，因訴之駁回而失所附麗，不應准許。

陸、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列，附此敘明。

柒、據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第79條、第85條第2項、第390條第2項、第392條第2項，判決如主文。

中華民國106年6月29日
智慧財產法院第三庭

12法官李得灶
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中華民國106年7月3日
書記官周小玲


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