智慧財產及商業法院民事-IPCV,105,民專上,19,20161229,2

智慧財產法院民事判決
105年度民專上字第19號
上 訴 人 瑞克大衛國際有限公司
法定代理人 黃春暉
訴訟代理人 錢師風律師
複 代理人 梁雨安律師
被上訴人 昇毅鑫實業有限公司
兼法定代理人盧心怡
上列當事人間請求侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國105 年3 月22日本院104 年度民專訴字第32號第一審判決提起上訴，本院於105 年12月8 日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

壹、上訴人起訴主張：

一、訴外人蘭○○為中華民國新型第M460910 號磁磚條專利（下稱系爭新型專利，專利權期間自民國102 年9 月1 日起至112 年4 月23日止）及中華民國設計第D159365 號磁磚飾條專利（下稱系爭設計專利，專利權期間自103 年3 月11日起至114 年3 月10日止）之專利權人，並分別於102 年9 月、103 年3 月間專屬授權上訴人實施上開專利權。

詎被上訴人昇毅鑫實業有限公司（下稱昇毅鑫公司）未經上訴人授權，擅自製造、販售侵害上開專利之磁磚條產品（下稱系爭產品），並販賣予訴外人○○美學有限公司（下稱○○公司）及○○營造股份有限公司（下稱○○公司），顯已侵害上開專利權。

二、由經濟部智慧財產局（下稱智慧局）對系爭新型專利之新型專利技術報告（第102207494e01號）可知，該新型專利技術報告第1 頁「引用文獻一覽表」包含：文獻1 即中華民國證書號第M450600 號專利案（下稱引證1 ）、文獻2 即中華民國公告第180465號專利案（下稱引證2 ）及文獻3 即中華民國證書號第M386 341號專利案（下稱引證3 ），智慧局已認定引證1 、2 及3 無法證明系爭新型專利請求項7 不具新穎性及進步性。

此外，系爭新型專利請求項7 係依附於請求項5 ，系爭新型專利請求項5 之附屬技術特徵為「該飾紋係呈髮絲形狀」，系爭新型專利請求項7 之附屬技術特徵為「該裝飾部之飾紋係呈間距不等之排列」，而引證1 僅揭示「裝飾件2 表面係為光滑面」，而未揭示「該飾紋係呈髮絲形狀」或「該裝飾部之飾紋係呈間距不等之排列」技術特徵，引證2 、3 亦未揭示上開技術特徵，且該技術特徵可以使光線投射在飾紋123 之不等間距的線條時，降低反光效果，具有可以降低視覺落差的功效。

引證1 、2 及3 或其組合均未揭示系爭新型專利請求項7 之技術特徵，故引證1 、2 及3 組合無法證明系爭新型專利請求項7 不具進步性。

三、系爭設計專利為一種「磁磚飾條」，參照其圖式及說明書可知，該磁磚飾條為部分設計，主張部分包含：呈中空矩形之長條狀裝飾件，該裝飾件表面呈現如髮絲狀不規則排列之飾紋。

系爭設計專利說明書第〔0002〕段記載：「本設計之設計特點在於其表面呈現如髮絲狀不規則排列之飾紋」。

被證1 或引證1 、2 及3 均未揭示系爭設計專利之「表面呈現如髮絲狀不規則排列之飾紋」技術特徵，系爭設計專利未違反專利法第122條第2項規定。

四、為此，爰依專利法第120條、同法第142條準用第96條第1、2 項、第97條第2項規定及公司法第23條第2項、民法第195條第1項後段規定提起本件訴訟。

五、嗣於本院審理時補陳略以：系爭新型專利請求項7 裝飾部之飾紋呈「髮絲形狀」，乃係上訴人以特製顆粒較大之砂輪紙磨製而成，又「使用特製顆粒砂輪紙磨製技術」雖未記載於系爭專利請求項及其說明書中，惟系爭技術乃為上訴人多次嘗試後之嶄新發現，於前並無人使用過該技術，且該技術確可達成系爭新型專利請求項7 之「降低視覺落差」及「降低反光效果」之特殊功效，及達成系爭設計專利之「特殊視覺外觀」之效果，此觀「使用特製顆粒砂輪紙磨製技術」磨製之成品，與「使用一般砂輪紙」磨製之成品（見上證1 照片），該二者於反光度、視覺落差度及外觀特殊視覺效果上，均有明顯差異自明。

貳、被上訴人等則辯稱：

一、依上訴人檢附之新型專利技術報告，可知系爭新型專利有10項請求項，其中9 項均不具進步性，僅第7項有效。

惟新型專利技術報告記載系爭新型專利請求項5 、6 技術特徵已為文獻2 之第2 圖及請求項1 、文獻3 請求項1 、15所揭示，至於「該飾紋係呈髮絲形狀」、「該裝飾部之飾紋係呈間距相等之排列」僅為飾紋之簡易變化，故請求項5 、6 技術內客為文獻1 、2 及3 組合之簡單變化。

系爭新型專利請求項7 之內容為「如申請專利範圍第5項所述之磁磚條，其中，該裝飾部之飾紋係呈間距不等之排列。」

系爭新型專利請求項6 與請求項7 之差異，僅在髮絲形狀飾紋為間距不相等之排列，既然髮絲飾紋呈間距相等之排列僅為飾紋之簡易變化，則同理髮絲飾紋呈間距不相等之排列，亦應僅為飾紋之簡易變化。

況在金屬表面施作髮絲飾紋，要作成間距相等之排列遠較作成間距不相等之排列為困難，故系爭新型專利請求項7 仍為引證1 、2 與3 組合之簡單變化，故不具進步性，而應予撤銷其專利。

二、依系爭設計專利說明書所載：「本設計之設計特點在於其表面呈現如髮絲狀不規則排列之飾紋，如是構成整體外觀具特異視覺效果之設計。」

，可知其創作特徵即為系爭新型專利請求權範圍第7項之內容。

而依前述說明「如髮絲狀不規則排列之飾紋」，為其所屬技藝領域中具有通常知識者，依申請前之先前技藝，即前揭技術報告所舉組合引證1 、2 及3易於思及之簡單變化，難認為具創作性，其專利應予撤銷。

此外，被證1 中鋁網97年8 月18日之新聞已介紹金屬表面拉絲處理，可知金屬表面拉絲，無論是規則之絲紋或不規則之絲紋，均為習知之技藝，無任何創作性可言。

三、被上訴人銷售系爭產品之總額僅為3,601 元，其中，銷售訴外人○○公司部分，因上訴人對被上訴人主張損害賠償，訴外人○○公司已發函拒付貨款，故被上訴人實際獲利僅販賣予訴外人○○公司部分。

而被上訴人出售訴外人○○公司系爭產品時，系爭專利尚未核准公告，可見被上訴人絕非係知悉上訴人專利存在而故意侵權，自無專利法第97條第2項規定之適用等語置辯。

參、原審判決駁回上訴人之訴及假執行之聲請，上訴人提起上訴，上訴聲明：1.原判決廢棄。

⒉被上訴人昇毅鑫公司不得自行或委託他人製造、或為販賣之要約、販賣、使用、或為上述目的而進口其侵害系爭新型專利及系爭設計專利之物品。

⒊被上訴人昇毅鑫公司及盧心怡應連帶給付上訴人130,803元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息百分之5計算之利息。

⒋被上訴人昇毅鑫公司於判決確定後，應負擔費用將原判決的主文部分以六號字體刊登聯合報工商廣告欄一天向上訴人道歉。

⒌訴訟費用由被上訴人負擔。

⒍上訴人願供擔保，請准宣告假執行。

被上訴人等答辯聲明為：1.上訴駁回。

2.第一、二審訴訟費用由上訴人負擔。

肆、兩造不爭執之事實（見本院卷第103至104頁）：

一、訴外人蘭○○為系爭新型專利之專利權人，其專利權期間自102 年9 月1 日起至112 年4 月23日止（原證1 專利證書，見原審卷第9 頁；

專利說明書公告本，見原審卷37至46頁）。

經蘭○○於102 年8 月2 日向智慧局申請新型專利技術報告，比對結果系爭新型專利請求項第1 至6 項、第8 至10不具進步性，僅第7項係無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻。

二、訴外人蘭○○為系爭設計專利之專利權人，其專利權期間自103 年3 月11日起至114 年3 月10日止（原證3 專利證書）。

三、訴外人蘭○○與上訴人於102 年9 月30日簽訂授權契約，雙方約定於102 年9 月1 日至112 年4 月23日止將系爭新型專利授權予原告在我國製造、販賣及使用。

復於103 年3 月31日簽訂授權契約，約定於103 年3 月11日至114 年3 月10日止將系爭設計專利授權予上訴人在我國製造、販賣及使用（原證16）。

訴外人蘭○○於103 年12月8 日向智慧局申請專屬授權登記，業經智慧局於104 年1 月21日公告在案。

四、被上訴人昇毅鑫公司確有製造系爭產品，並曾販賣予訴外人○○公司及○○公司使用於○○○○展業有限公司之工地，其中○○公司支付之貨款為2,310 元。

五、系爭產品確有落入系爭新型專利第7項及系爭設計專利之權利範圍。

伍、兩造間之爭點（見本院卷第104至105頁）：

一、系爭新型專利及系爭設計專利有無應撤銷之原因：㈠引證1 、引證2 及引證3 之組合，是否足以證明系爭新型專利請求項第7項違反申請時專利法第120條準用第22條第2項規定，而欠缺進步性？㈡引證2 、3 之組合是否足以證明系爭設計專利違反申請時專利法第122條第2項規定，而欠缺創作性？

二、上訴人依專利法第120條、第142條準用第96條第1項及第3項之規定，請求被上訴人昇毅鑫公司排除及防止侵害，並請求銷毀侵害專利權之物，有無理由？

三、被上訴人昇毅鑫公司有無侵害系爭專利權之故意或過失？

四、上訴人依專利法第120條、第142條準用96條第2項、第97條第2項規定請求被上訴人昇毅鑫公司給付130,803 元及法定利息，有無理由？

五、上訴人依公司法第23條第2項請求被上訴人負責人盧心怡與被上訴人昇毅鑫公司負連帶賠償責任，有無理由？

六、上訴人依民法第195條第1項後段請求被上訴人昇毅鑫公司刊登判決於新聞紙，有無理由？

陸、得心證之理由：

一、系爭專利技術分析：㈠系爭新型專利之技術內容：⑴系爭新型專利所欲解決的問題：習知磁磚條之裝飾部係呈光滑面，反光效果較佳，當磁磚及磁磚具有凹凸不平之表面，並且具有較差之反光效果時（特別是如設置於室外之牆面或地面之磁磚），使該裝設於二裝潢面及之間的該習知磁磚條顯得突兀，降低了整體裝潢之協調感（見系爭新型專利之說明書公告本第2 頁第[0005]段）。

⑵系爭新型專利之內容：系爭新型專利之主要目的係提供一種磁磚條，可以設置於相鄰之磁磚之間，以降低該磁磚條與該相鄰之磁磚的視覺落差者。

系爭新型專利所運用之技術手段包含：一種磁磚條，具有相對之一第一表面1a 及一第二表面1b，係包含：一定位部11，具有相對之一第一端11a 及一第二端11b ；

一裝飾件12，位於該磁磚條之第一表面1a，該裝飾件12具有一裝飾部121 及一抵接部122，該裝飾部121 之相對二端分別連接該定位部11之第一端11a 及該抵接部122 ，且該裝飾部121 設有飾紋123 （見系爭新型專利之摘要）。

其中，該飾紋123 係可以由機械加工形成凹凸形狀，或是可以由彩繪形成各式圖樣，亦可以如第4 圖所示，該裝飾部121 另具有一貼覆層124 ，該貼覆層124 係包裹於該裝飾部121 之外表面，以形成該飾紋123 ，以及，依據使用者之需求，飾紋123 係可以選擇由數個線條，形成如同呈髮絲形狀之紋路；

例如，該數個線條可以具有不等之間距，以降低該裝飾部121 之反光效果，使該裝飾部121 具有較佳之質感（見系爭新型專利之說明書公告本第4 頁第[0023]段、第5 頁第[0027]段及圖式第3 至6 圖）。

⑶系爭新型專利之主要圖式如附圖一：⑷系爭新型專利之申請專利範圍分析：系爭新型專利申請專利範圍共計10項，其中請求項1 為獨立項，其餘為附屬項。

上訴人主張系爭產品侵害系爭新型專利請求項7 ，惟請求項7 係直接或間接依附於請求項1至5 ，於解釋請求項7 之範圍時應包含上開各請求項的所有技術特徵，相關請求項內容如下：⒈一種磁磚條，具有相對之一第一表面及一第二表面，係包含：一定位部，具有相對之一第一端及一第二端；

一裝飾件，位於該磁磚條之第一表面，該裝飾件具有一裝飾部及一抵接部，該裝飾部之相對二端分別連接該定位部之第一端及該抵接部，且該裝飾部設有飾紋。

⒉如申請專利範圍第1項所述之磁磚條，其中，該裝飾部之飾紋係形呈凹凸形狀。

⒊如申請專利範圍第1項所述之磁磚條，其中，該裝飾部之飾紋係由彩繪形成。

⒋如申請專利範圍第1項所述之磁磚條，其中，該裝飾部具有一貼覆層，該貼覆層包裹於該裝飾部之外表面，以形成該飾紋。

⒌如申請專利範圍第2 、3 或4 項所述之磁磚條，其中，該飾紋係呈髮絲形狀。

⒎如申請專利範圍第5項所述之磁磚條，其中，該裝飾部之飾紋係呈間距不等之排列。

㈡系爭設計專利之內容：⑴系爭設計專利為如圖式所揭示之「磁磚飾條」之設計，其係設置於磁磚相接處，以用於裝飾之磁磚飾條；

其設計特點在於其表面呈現如髮絲狀不規則排列之飾紋，如是構成整體外觀具特異視覺效果之設計（見系爭設計專利之設明書第1 頁）。

⑵系爭設計專利之主要圖式如附圖二。

⑶系爭設計專利之專利權範圍分析：設計專利的專利權範圍是由「物品」及「外觀」所構成。

依系爭設計專利核准公告之圖式，並審酌說明書中之設計名稱及物品用途，系爭設計專利所應用之物品應確定為一種用於磁磚相接處之「磁磚飾條」。

依系爭設計專利核准公告之圖式，並審酌說明書中之設計說明，由於設計說明記載「圖式所揭露之紅色填色部分，為本案不主張設計之部分」，故系爭設計專利之外觀應確定為「如圖式各視圖所構成的整體形狀及其表面花紋；

但不包含圖式中紅色部分之定位部元件」。

該定位部元件非屬比對的範圍。

二、系爭產品技術分析：㈠系爭產品為被上訴人昇毅鑫公司所製造、販賣之磁磚飾條產品，產品實物照片如附圖三所示。

㈡系爭產品之技術內容：系爭產品為一種磁磚條，具有相對之一第一表面及一第二表面，其包含：一定位部，具有相對之一第一端及一第二端；

一裝飾件，位於該磁磚條之第一表面，該裝飾件具有一裝飾部及一抵接部，該裝飾部連接該抵接部而未連接該定位部，且該裝飾部設有飾紋；

其中，該飾紋係呈髮絲狀之紋路；

該裝飾部之飾紋係呈間距不等之排列。

三、專利有效性證據技術分析： ㈠引證1 ：引證1 為2013年4 月11日公告之我國第M450600 號 「磁磚飾條」專利案（原審卷第272-1 至283 頁），其公告 日早於系爭新型專利之申請日（2013年4 月24日），故引證1 可為系爭新型專利之先前技術。

⑴引證1技術內容： 引證1 說明書第3 頁【先前技術】第3 段揭示另一習知磁 磚飾條9 包含一結合板91及一扇型裝飾件92，該結合板91 具有相對之一第一表面911 及一第二表面912 ，該結合板 91另設有貫穿該結合板91之第一表面911 及第二表面912 之數個穿孔913 ；

該扇型裝飾件92位於該結合板91之一第 二表面912 ，該扇型裝飾件包含一第一抵接面921 及一第 二抵接面922 ，該第一抵接面921 係延伸自該結合板91之 第一表面911 ，該第二抵接面922 垂直該結合板91之第二 表面912 ，該裝飾件92另設有一弧形裝飾面923 ，該弧形 裝飾面923 係連接該第一抵接面921 及該第二抵接面922 （如第2 圖所示）。

⑵引證1主要圖式如附圖四。

㈡引證2 ：引證2 為1992年3 月11日公告之我國第180465號「外牆面及凸形牆角用基準定角條追加（一）」專利案（原審卷第284 至292 頁），其公開日早於系爭新型專利及系爭設計專利之申請日（2013年4 月24日及2013年3 月11日），可為系爭新型專利及系爭設計專利之先前技術。

⑴引證2 係一種外牆面及凸形牆角用基準定角條追加（一），尤指針對第80201351號已獲准專利權之一種利用不易生銹材質之金屬板送經冷軋成型機軋壓形成具有大小弧面、鳩槽及嵌置槽板等輪廓形狀之成型角條追加專利申請，其間於冷軋成型角條過程中，大小弧面可分別獨立成型於角條之端緣，供做為整平外牆角等牆角外露飾面使用，而鳩槽及嵌置槽板係成型於角條條面上，用以提供角條和塗抹泥料整平時之牆面產生嵌合之抓著力，另於角條條面上開設有對等之弧形長孔與圓孔偏佈，係供塗抹泥料整平牆面時滲入角條內壁面之擠入口，亦待泥料乾固后得以增強角條與壁面之嵌合抓著面積，同時該成型角條亦可依建築場所之適用範圍所需而單獨冷軋成僅具大弧面、小弧面或鳩槽形之成型角條，且該等角條之弧面或條面緣邊皆同時軋製有加強角條強度之倒角面，進而形成一種適用性極廣且可做為整平牆角牆面之角、線、面依据的基準角條，以達實用之目的（參引證2 之摘要）。

⑵引證2之主要圖式如附圖五。

㈢引證3 ：引證3 為2010年8 月11日公告之我國第M386341 號「金屬裝飾條」專利案（見原審卷第293 至310 頁），其公開日早於系爭新型專利及系爭設計專利之申請日（2013年4月24日及2013年3 月11日），可為系爭新型專利及系爭設計專利之先前技術。

⑴引證3 係一種金屬裝飾條，該裝飾條包括一壓條、一加工層與一圖層，該壓條包括一外露部與兩側個別延伸形成之固定部與支撐部，該加工層為於壓條表面之電鍍層或烤漆層，該圖層設置於加工層外層；

該裝飾條設置於施工壁面之邊緣處或是平整面，其表面具有圖層，其圖層花紋可配合磁磚或石板之紋路，使整體外觀更為協調一致，且能有效掩蓋磁磚與壓條之間的縫隙，且該裝飾條若受到外力不當之撞擊，而產生撞擊痕跡時，其撞擊痕跡會較為不明顯，降低整體美觀之破壞（參引證3 之摘要）。

⑵引證3之主要圖式如附圖六。

四、系爭專利有效性判斷：㈠引證1 、2 、3 之組合是否足以證明系爭新型專利請求項7不具進步性？⑴系爭新型專利請求項7與引證1、2、3之比對：⒈系爭新型專利請求項7 係依附於請求項5 之附屬項，而請求項5 又依附於請求項2 或3 或4 ，且再依附於請求項1 ，因此，於比對系爭新型專利請求項7 時，應包含請求項1 、請求項2 、3 、4 中任一項、請求項5 及請求項7 的所有技術特徵，合先敘明。

⒉經查，引證1 之說明書第3 頁第3 段及圖式第2 圖揭示「一習知磁磚飾條9 包含一結合板91及一扇型裝飾件92，該結合板91具有相對之一第一表面911 及一第二表面912 ，該結合板91另設有貫穿該結合板91之第一表面911 及第二表面912 之數個穿孔913 ；

該扇型裝飾件92位於該結合板91之一第二表面912 ，該扇型裝飾件包含一第一抵接面921 及一第二抵接面922 ，該第一抵接面921 係延伸自該結合板91之第一表面911 ，該第二抵接面922 垂直該結合板91之第二表面912 ，該裝飾件92另設有一弧形裝飾面923 ，該弧形裝飾面923 係連接該第一抵接面921 及該第二抵接面922 」，其中引證1 之「結合板91」、「扇型裝飾件92」、「第二表面912 」、「第一表面911 」、「穿孔913 」、「弧形裝飾面923」及「第二抵接面922 」分別相當於系爭新型專利請求項1 之「定位部」、「裝飾件」、「第一表面」、「第二表面」、「穿孔」、「裝飾部」及「抵接部」構件之技術特徵，另由引證1 之圖式第二圖可知，其亦已揭示系爭新型專利請求項1 「定位部上之第一端及第二端」之技術特徵。

故引證1 已揭露系爭新型專利磁磚條具有相對之一第一表面及一第二表面、定位部具有一第一端及一第二端、裝飾件位於該磁磚條之第一表面、裝飾部二端分別連接該定位部之第一端及該抵接部等技術特徵，系爭新型專利請求項1 與引證1 之差異僅在於引證1未揭露系爭新型專利請「裝飾部設有飾紋」之技術特徵。

又查，引證2 之說明書第6 頁第17至18行及圖式第9圖揭示「其中之大弧飾面(11)亦可將飾面製成凹凸槽肋狀之弧形面(112) （如圖9 所示）」，其已揭露系爭新型專利請求項1 之「裝飾部設有飾紋」及請求項2 「裝飾部之飾紋係形呈凹凸形狀」之技術特徵。

又查，引證3 之說明書第7 頁倒數第3 行至第8 頁第1 行及圖式第1 圖則揭示「該壓條11、11a 、11d 、11e 表面設置有圖層13、22或烤漆層32，其圖層13、22或烤漆層32花紋可配合磁磚或石板之紋路，使整體外觀更為協調一致」，其已揭露系爭新型專利請求項1 「裝飾部設有飾紋」及請求項4 「裝飾部具有一貼覆層，該貼覆層包裹於該裝飾部之外表面，以形成該飾紋」之技術特徵。

因此，引證1 、2 、3 已揭露系爭新型專利請求項7 所依附之請求項之各技術特徵，其差異僅在引證1 、2 、3 未揭露系爭新型專利請求項7 「飾紋係呈間距不等之排列」及其所依附之請求項3 、5 之「飾紋係由彩繪形成」、「飾紋係呈髮絲形狀」技術特徵。

⒊系爭新型專利請求項7 所進一步界定之裝飾部外表面之飾紋「係由彩繪形成」、「係呈髮絲形狀」及「係呈間距不等之排列」特徵，僅係就一般工件表面紋路為外觀上的簡單修飾，並不影響新型專利之結構特徵，況且，引證3 之「圖層或烤漆層之表面紋路」，其目的亦係用以配合磁磚或石板的紋路，使整體外觀更協調一致（詳參引證3 第5 頁第[0011]段），其亦可發揮與系爭新型專利「降低該磁磚條與該相鄰之磁磚的視覺落差」之相同功效。

⒋引證1 、2 、3 與系爭新型專利皆屬與磁磚條相關之技術領域，且其已揭露系爭新型專利關於結構上之所有技術特徵；

縱使系爭新型專利請求項7 尚進一步界定「飾紋係呈髮絲形狀且為間距不等之排列」特徵，惟該飾紋之差異僅係屬於不影響結構特徵之表面紋路的外觀修飾，且引證3 所揭示「配合磁磚或石板的紋路而於圖層或烤漆層表面設有紋路」之特徵，亦可達成系爭新型專利所欲解決之問題及功效，是所屬技術領域中具有通常知識者於參酌引證1 、2 、3 所揭露之技術內容即可輕易完成系爭新型專利請求項7 之創作，故引證1 、2 、3之組合已足以證明系爭新型專利請求項7 不具進步性。

⒌上訴人雖主張，就技術手段而言，引證3 係以圖層或烤漆層之方式在磁磚金屬壓條上增加花紋，與系爭新型專利請求項7 乃係藉由刨削、研磨之方式在磁磚條上形成凹凸、髮絲形狀等紋路，二者之技術手段不同；

就效用而言，又證據3 之磁磚金屬飾條係以圖層或烤漆層方式增加花紋，使其金屬飾條在不當受到外力撞擊後，不會呈現明顯之撞擊痕跡，以維持整體美觀之一致性，然系爭新型專利請求項7 乃係藉由刨削、研磨之方式在磁磚條上形成凹凸、髮絲形狀等紋，以降低金屬反光，二者之功效亦有不同云云。

證據2 為定基準線之角條領域，與系爭新型專利之領域不同，且證據2 及證據3 ，不論在所欲解決之問題、技術手段或其功能、作用上，亦均與系爭新型專利請求項7 不同，證據2 及證據3 自無組合動機，更無法藉由其證據之組合而輕易完成系爭新型專利請求項7 之創作（見上訴人105 年5 月3 日上訴理由狀第19至21頁）。

又，系爭新型專利請求項7 裝飾部之飾紋呈「髮絲形狀」，乃上訴人以特製顆粒較大之砂輪紙磨製而成，尚非一般砂輪紙所能達成。

蓋一般砂輪紙之顆粒較小，其磨製金屬之目的通常係為使該金屬在表面上更為光滑，因此帶有反光之作用，與系爭新型專利請求項7 之「髮絲紋」所呈現的降低視覺落差及反光效果，完全不同（見上訴人105 年9 月23日準備一狀第1-2 頁），並於105 年11月22日準備程序期日提出系爭專利產品與系爭新型專利申請時之習知產品實物各一件到院，主張由二者比對可知，系爭專利產品之「髮絲紋」所呈現的視覺落差、反光效果較習知「髮絲紋」產品為低云云（證物存卷，系爭專利產品及習知產品實物比對照片見本院卷第116- 118頁）。

惟查：①系爭新型專利請求項7 所依附之請求項5 ，乃擇一型式之請求項，其係依附於請求項2 、3 或4 中之任一請求項，而請求項3 、4 既為「該裝飾部之飾紋係由彩繪形成」及「該裝飾部具有一貼覆層，該貼覆層包裹於該裝飾部之外表面，以形成該飾紋」，故請求項7 並非僅限定於請求項2 之「飾紋係呈凹凸形狀」；

是以，系爭新型專利請求項7 之「飾紋係呈髮絲形狀且為間距不等之排列」得為請求項2 、3 或4 之「凹凸形狀」、「彩繪」或「貼覆層」的任一形式。

然系爭新型專利請求項3 之「彩繪之飾紋」為表面花紋的外觀裝飾，其並不影響新型專利之結構特徵，又系爭新型專利請求項4 之「貼覆層包裹於該裝飾部之外表面，以形成該飾紋」與引證3 「表面設有圖層或烤漆層」皆係於飾條表面設有一薄層，其二者於結構特徵上並無差異，故系爭專利請求項7 「飾紋係呈髮絲形狀且為間距不等之排列」與引證3 之差異僅係不影響其結構特徵之表面花紋差異。

再者，上訴人所稱系爭新型專利係「以特製顆料較大之砂輪紙磨製而成，尚非一般砂輪紙所能達成」並非系爭新型專利請求項7所界定之技術特徵，系爭新型專利之說明書亦無任何相關之記載；

反觀，上訴人於105 年11月22日準備程序所提出之系爭新型專利申請時之習知磁磚條產品，其已揭露了系爭新型專利請求項7 所界定之「磁磚條表面呈間距不等排列之髮絲形狀之飾紋」的技術特徵，反而證明了系爭新型專利於申請前已有「髮絲形狀之紋飾應用於磁磚條」先前技術存在之事實。

故上訴人所稱系爭新型專利之技術手段及功效與引證3 不同，尚無足採。

②又查，引證1 之「磁磚飾條」為一與系爭新型專利相同之產品，引證2 雖為定基準線之角條，然其亦兼具有「貼覆磁磚整平牆面時之外牆角外露飾面使用」之目的（詳參引證2 說明書第3 頁第18至19行），引證3 之金屬裝飾條則係「設置於施工壁面之邊緣處或是平整面，可修飾兩面相交邊緣處之銳利轉角或使外觀呈現特殊之美感」（詳參引證3 說明書第5 頁第[0011]段），該角條或裝飾條皆可用於修飾牆面，其彼此間具有功能或作用上具有共通性，而與系爭新型專利之磁磚條皆屬相關技術領域，故引證1 、2 、3 自具有組合之動機而得證明系爭專利請求項7 不進步性，上訴人主張引證2 、3 無組合之動機云云，尚不足採。

㈡引證2、3之組合是否足以證明系爭設計專利不具創作性？⑴經查，引證3 第11圖已揭露呈「ㄇ」形柱狀之金屬裝飾條，該裝飾條形狀與系爭設計專利為封閉矩形柱狀之本體輪廓形狀類似，其僅係就非視覺重點部位的飾條底部為簡易之修飾，引證2之 第9 圖則已揭露在角條表面上設有凹凸條紋之視覺效果，雖引證2 、3 與系爭設計專利磁磚條表面呈髮絲紋略有不同，惟查，將髮絲紋應用於金屬表面已屬相關金屬產品領域所廣泛運用的設計手法，系爭設計專利僅係將習知髮絲紋設計直接佈設於飾條表面上，而未加以任何在設計構成或排列上的變化修飾。

故系爭設計專利僅係就引證2 、3 之先前技藝為簡易之修飾並於表面上直接運用習知髮絲紋設計，其並無法使系爭設計專利之整體外觀產生明顯特異之視覺效果（系爭設計專利與引證2 、引證3 之整體比對如附圖七所示）。

是系爭設計專利為所屬技藝領域中具有通常知識者，於參酌引證2 、3 之先前技藝及相關金屬產品設計之通常知識，而能易於思及之創作，引證2 、3 之組合足以證明系爭設計專利不具創作性。

⑵上訴人雖主張，系爭設計專利為降低磁磚飾條之反光作用，係以特製顆粒較大之砂輪紙磨製較為粗糙之花紋，與習知拋光之紋路，視覺上效果顯不相同，非如原審所認定僅係表面紋路大小、粗細、花樣等單純之簡單變化，更非屬易於思及之線紋修飾，又引證2 、3 並無組合之動機云云（上訴人10 5年5 月3 日上訴理由狀第25-26 頁）。

惟按設計專利之創作性比對，係以該專利圖式為基礎，與先前技藝進行直接比對，而非就系爭專利之實施產品與先前技藝比對，再者，依系爭設計專利圖式中所揭露之設計內容，並無法明顯區別上訴人所稱系爭設計專利為「較為粗糙之髮絲紋路」與一般金屬產品表面所廣泛運用之髮絲紋路之差異所在，難謂其可產生明顯特異之視覺效果。

另由上訴人105 年11月22日準備程序期日提出系爭設計專利申請時之習知磁磚飾條產品，反足以證明系爭設計專利於申請前已有「將髮絲紋佈設於磁磚飾條」產品表面的設計手法。

故上訴人所稱系爭設計專利之髮絲紋非屬易於思及之創作，及其較一般習知產品有特殊視覺外觀的效果，不足採信。

又依引證2 說明書第3 頁第18至19行，及引證3 說明書第5 頁第[0011]段之記載，引證2 之角條及引證3 之裝飾條皆係應用於牆面並可產生修飾之效果，與系爭設計專利之磁磚飾條皆屬相關技藝領域，故引證2 、引證3 具有組合之動機，已如前述，故上訴人主張，引證2 、3 並無組合之動機，亦不足採。

五、綜上所述，被上訴人昇毅鑫公司之系爭產品雖落入系爭二專利權利範圍，惟系爭新型專利不具進步性，系爭設計專利不具創作性，均有應撤銷之原因，揆諸智慧財產案件審理法第16條第2項之規定，上訴人不得對被上訴人主張權利。

從而，上訴人依專利法第120條、同法第142條準用第96條第1、2 項、第97條第2項規定及公司法第23條第2項、民法第195條第1項後段規定，請求被上訴人昇毅鑫公司排除侵害及防止侵害，並請求被上訴人昇毅鑫公司、盧心怡連帶負損害賠償責任，及被上訴人昇毅鑫公司應將判決主文刊登報紙，均無理由，不應准許。

從而，原審所為上訴人敗訴之判決，及駁回其假執行之聲請，並無不合，上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

六、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊防禦方法及未經援用之證據資料，及本件其餘爭點，經本院斟酌後，認均不影響本判決之結果，爰不予一一論述，附此敘明。

七、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

中 華 民 國 105 年 12 月 29 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 李維心
法 官 蔡如琪
法 官 彭洪英

以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀 (均須按他造當事人之人數附繕本) ，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；
委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 105 年 12 月 29 日
書記官 郭宇修