智慧財產及商業法院民事-IPCV,105,民暫,10,20160809,1

智慧財產法院民事裁定
105年度民暫字第10號
聲 請 人 倪尚設計有限公司
法定代理人 曾裕隆
代 理 人 梁家豪律師
相 對 人 匯盛國際行銷有限公司
法定代理人 曾世甫
代 理 人 吳永發律師
上開聲請人與相對人間聲請定暫時狀態處分事件，本院裁定如下：

主 文

聲請人以新台幣肆萬玖仟伍佰元為相對人供擔保後，相對人於兩造間侵害商標權有關財產權爭議之本案訴訟判決確定前，禁止為行銷目的而於同一或類似商品或服務使用或授權他人使用相同或近似於註冊第01252424號、第01391306號商標之商標。

其餘聲請駁回。

聲請程序費用新臺幣壹仟元由相對人負擔。

理 由

一、聲請意旨略以：緣訴外人騰大生物科技有限公司（下稱騰大公司）於民國96年3 月1 日及99年1 月1 日分別取得註冊第01252424、01391306號商標（下稱系爭商標），騰大公司曾授權相對人使用系爭商標，惟授權期限已於104 年3 月31日屆滿，嗣於104 年9 月17日起騰大公司已專屬授權聲請人使用系爭商標。

詎相對人為達打擊及貶損系爭商標於市場上聲譽及價值之目的，竟持續於電子媒體、網路、其他實體及非實體銷售平台，以贈送方式行銷含有系爭商標之商品及服務，造成系爭商標於市場上價值之減損及聲請人之財產上損害。

此外，騰大公司前已於104 年11月10日獲臺中市政府衛生局就系爭商標所延伸之實體及非實體行銷宣傳廣告文宣資料之化粧品廣告核定，騰大公司對上開文宣資料中之產品照片（下稱系爭照片）應享有攝影著作之著作權，且騰大公司已授權聲請人使用系爭照片。

詎相對人竟未得聲請人之同意，而使用及重製使用系爭照片於商業行銷行為，實已侵害聲請人之著作權。

又相對人販賣「3Steps」品牌之果漾活性酵素皂商品時，其贈送使用系爭商標之「38G 晶緻霜」商品之行為，亦已違反公平交易法第23條規定。

因系爭商標商品係直接接觸人體皮膚，倘相對人所行銷宣傳、陳列、販賣、贈送之系爭商標商品不符合國家衛生檢測標準，則相對人繼續行銷宣傳、陳列、販賣、贈送系爭商標商品，除將造成系爭商標市場上價值之重大減損外，恐亦將造成消費者身體、健康權之嚴重損害，聲請人自得依商標法、公平交易法及著作權法之規定請求除去及防止侵害。

為此爰依民事訴訟法第538條第1項、智慧財產案件審理法第22條第2項規定，聲請本件定暫時狀態處分。

並聲明：㈠禁止相對人於商業文書、廣告、數位影音、電子媒體、網路、其他媒介物、商品包裝或容器使用或授權他人使用相同或近似於註冊第01252424號、第01391306號商標及「38G 」之文字或圖樣，若有使用並應除去。

㈡禁止相對人於電子媒體、網路、其他媒介物或其他實體及非實體銷售平台媒介陳列、販賣、贈送、輸出或輸入相同或近似於註冊第01252424號、第01391306號商標及「38G 」之文字或圖樣之商品或服務。

㈢禁止相對人於商業文書、廣告、數位影音、電子媒體、網路、其他媒介物、商品包裝或容器使用、重製或授權他人使用、重製相同或近似於註冊第01252424號、第01391306號商標及「38G 」之文字或圖樣所延伸之廣告、文宣、影片等實體及非實體電子方式所為文字、圖畫、影像、聲音等直接或間接相關之宣傳資料，若有使用、重製並應除去。

㈣程序費用由相對人負擔。

二、相對人則辯以：聲請人及騰大公司間之商標使用授權同意書並無專屬授權之約定，亦未約定排除騰大公司使用系爭商標，聲請人並非專屬被授權人，無權以自己名義為訴訟上之請求。

另依相對人及騰大公司簽訂之經銷商代理銷售契約書（下稱經銷契約）第6條第1項約定，合約期限雖至104 年3月31日止屆滿，然同條第2項約定有自動續約條款，故經銷契約迄今仍有效存續。

相對人並未造成系爭商標市場價值減損及聲請人之財產損害，且聲請人並未釋明系爭商標市場價值減損及聲請人有財產損害。

相對人雖以購買4 入果漾活性酵素皂即贈送系爭商標商品，惟聲請人並未能釋明相對人附送之贈品價額已逾主管機關限制之價值，公平交易委員會亦未認定相對人構成公平交易法不公平競爭行為，且聲請人並未證明第三人騰大公司為系爭文宣資料及照片之著作權人，聲請人復未釋明相對人如何有無法以金錢賠償之情事，難認聲請人有受無法彌補損害之可能。

鑑於聲請人日後本案訴訟顯無勝訴可能性，若駁回本件聲請，對於聲請人並無重大損害或急迫危險，及本件准駁對於公眾利益影響非鉅等情，應認聲請人並未釋明定暫時狀態假處分保全必要性。

並聲明：㈠聲請人之聲請駁回。

㈡聲請費用由相對人負擔。

三、按於爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分。

前項裁定，以其本案訴訟能確定該爭執之法律關係者為限。

而聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要之事實，應釋明之；

其釋明有不足者，法院應駁回聲請。

再者，法院審理定暫時狀態處分之聲請時，就保全之必要性，應審酌聲請人將來勝訴可能性、聲請之准駁對於聲請人或相對人是否將造成無法彌補之損害，並應權衡雙方損害之程度及對公眾利益之影響。

民事訴訟法第538條第1項、第2項及智慧財產案件審理法第22條第2項、智慧財產案件審理細則第37條第1項、第3項分別定有明文。

民事訴訟法第538條所謂爭執之法律關係，有定暫時狀態之必要者，係指因防止重大之損害或避免急迫之危險或因其他情事，有就爭執之法律關係定暫時狀態之必要者而言。

此必要之情事，即為定暫時狀態處分之原因，應由聲請該處分之人，提出相當證據釋明，苟不能釋明此種情事之存在，即無就爭執之法律關係，定暫時狀態之必要（最高法院105 年度台抗字第185 號裁定參照）。

又聲請人向本院聲請定其暫時狀態之處分者，應釋明爭執之法律關係存在及定暫時狀態處分之原因，如聲請人未為充分釋明，不應准供擔保以補釋明之不足，本院應逕駁回其聲請。

四、商標法部分：㈠兩造有爭執之法律關係存在：本件聲請人主張其自104 年9 月17日起業經騰大公司專屬授權使用系爭商標，未經其同意或授權相對人不得使用系爭商標。

相對人則辯稱其與騰大公司間之經銷契約迄今仍有效存續，而有權繼續使用系爭商標，並未侵害系爭商標權，是以兩造就相對人是否侵害系爭商標權乙節有所爭執，兩造間即有爭執之法律關係存在。

㈡聲請人於本案訴訟之勝訴可能性：⒈查系爭商標係由訴外人梁麗玲於96年3 月1 日及99年1 月1 日註冊取得，而梁麗玲為訴外人騰大公司之登記負責人，此有經濟部智慧財產局商標資料、經濟部公司及分公司基本資料附卷可按（見本院卷第250 至252 頁）。

此外，兩造曾先後於101 年4 月1 日、104 年9 月17日與訴外人騰大公司簽訂經銷契約或商標使用授權同意書，分別約定騰大公司授權相對人、聲請人使用系爭商標，且兩造均主張因上述契約而有使用系爭商標之權利，足見兩造就騰大公司有權使用及授權他人使用系爭商標乙節，並未爭執。

⒉按商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部指定地區為專屬或非專屬授權。

專屬被授權人在被授權範圍內，排除商標權人及第三人使用註冊商標。

商標權受侵害時，於專屬授權範圍內，專屬被授權人得以自己名義行使權利。

但契約另有約定者，從其約定。

商標法第39條第1 、5 、6 項分別定有明文。

所謂「專屬授權」，係指商標授權被授權人使用後，在被授權範圍內，由專屬被授權人取得完整的專用及排他權，並排除商標權人及第三人使用註冊商標，商標權受侵害時，專屬被授權人得以自己名義行使權利。

「非專屬授權」係指商標授權被授權人使用後，在被授權範圍內，商標權人除得繼續使用該商標外，並得再授權其他人使用商標，被授權人僅取得授權範圍之商標使用權。

而「獨家授權」，則係指商標僅授權一個被授權人使用，且於授權期間並不排除商標權人的使用，僅不得再授權第三人使用，故為非專屬授權。

本件聲請人主張其為系爭商標之專屬被授權人，並提出商標使用授權同意書及騰大公司聲明稿為證。

依聲請人與騰大公司所簽訂商標使用授權同意書第3條及第6條約定，騰大公司不得於已授權聲請人使用系爭商標之相同授權範圍內，另行授權他人使用，聲請人得於中華民國內使用系爭商標及銷售標示系爭商標之一切商品，並得行使用系爭商標所生之一切權利。

於商標授權使用之範圍內，第三人未經聲請人授權而使用系爭商標時，聲請人得不經騰大公司同意而對第三人主張一切民事及刑事上權利（見本院卷第16 頁反面）。

此外，依騰大公司所出具之聲明稿亦記載，該公司係專屬授權聲請人使用系爭商標，其本身及第三人均不得使用系爭商標（見本院卷第167 頁），是聲請人主張自104 年9 月17日起為系爭商標之專屬被授權人，於系爭商標權受侵害時，得以自己名義行使權利等情，尚非無據。

⒊依相對人與騰大公司所簽訂經銷契約第6條之約定，騰大公司與相對人之合約有效期間為101 年4 月1 日至104 年3 月31日，合約期滿時，除任一方已於期滿前1 個月通知他方不再續約或要求另訂新約外，視為自本合約期間期滿之翌日起續約1 年（見本院卷第13頁反面）。

經查，相對人之法定代理人曾世甫曾於103 年4 月24日以電子郵件附加續期合約書請求騰大公司於上開經銷契約期滿後另訂新約，此有電子郵件及續期合約附卷可參（見本院卷第169至176 頁），惟因騰大公司對續期合約內容不同意，而未簽訂續期合約，並已告知相對人於104 年3 月31日合約終止日後，雙方即不再具有合作關係，此有聲明稿在卷可參（見本院卷第167 至168 頁），是相對人所辯騰大公司未於104 年3 月31日前通知不再續約或要求另訂新約，故合約視為自動續約尚未終止，並得繼續販賣系爭商標商品云云，即非無疑。

至相對人另辯稱：騰大公司於104 年3 月31日後既未與相對人結清帳款及協議買回庫存商品，復仍繼續出貨銷售予相對人，足證經銷契約尚未終止乙節。

查騰大公司於104 年3 月31日之後，確實仍繼續販賣系爭商標商品予相對人迄104 年12月25日止，此有統一發票附卷可按（見本院卷第106 至110 頁反面）。

惟聲請人係於104 年9 月17日始與騰大公司簽訂商標使用授權同意書（見本院卷第17頁反面），是以自104 年4 月1 日起至同年9月16日止，騰大公司係有權販賣使用系爭商標商品予相對人。

至騰大公司於104 年9 月17日起已專屬授權聲請人使用系爭商標，其未經聲請人同意而仍販賣系爭商標商品予相對人乙節，則係騰大公司有無違反上開商標使用授權同意書之約定及聲請人是否對之求償之問題，尚無從憑此推斷上開經銷契約並未合法終止。

此外，依經銷契約第4條雖約定，契約屆期或因故終止而不再續約時，相對人有權逕行處理已入庫之庫存，或經由雙方協議後由騰大公司買回，惟上開約定條款並非終止契約之條件，而係契約終止後，相對人得依約行使之權利，相對人縱未依約行使上開權利，亦不影響經銷契約之終止。

⒋再則，相對人確有於104 年9 月17日後未經聲請人之同意而販賣系爭商標商品，並使用系爭商標於電子媒體刊登廣告行銷商品之事實，此有訂購商品之電子郵件、商品拆封影片截圖及網頁資料在卷可佐（見本院卷第18至37頁、第51至54頁），是聲請人業已釋明相對人有侵害系爭商標權之虞，則聲請人將來就上開爭議對相對人提起本案訴訟，並非無勝訴之可能性。

㈢聲請之准駁對於聲請人或相對人是否將造成無法彌補之損害、雙方損害之程度及對公眾利益之影響：聲請人主張系爭商標商品係直接接觸人體皮膚，倘相對人所行銷宣傳、陳列、販賣、贈送之商品不符合國家衛生檢測標準，除將造成系爭商標市場上價值之重大減損外，恐亦將造成消費者身體、健康之嚴重損害，且相對人以低於聲請人所訂銷售價格販賣系爭商標商品，擾亂系爭商標商品於市場上之正常價格，並使第三人誤認相對人為系爭商標之總代理，聲請人因而喪失交易機會，並造成損害乙節，業據其提出化粧品廣告申請核定表、網頁資料、消費者向聲請人洽詢紀錄、聲請人與相對人販賣系爭商標商品價格比較表為證（見本院卷第56至77頁反面、第159 至163 頁、第164 至第165 頁）。

按商標權之註冊取得與保護，旨在保護商標權人之財產權，並具有揭示商品或服務之來源、品質等重要交易訊息，以維護市場之公平競爭，進而保障消費者、工商企業或其他市場參與人之經濟利益。

是以消費大眾係因商標而認知及信賴附有商標商品之來源及品質，商標權人則因此產生累積公眾信賴之效果，並建立商標權人之營業信譽。

查相對人未經聲請人同意而使用系爭商標，已實際發生使消費者對系爭商標商品之來源及品質混淆誤認之結果，如許相對人繼續使用系爭商標將使消費者難以藉由系爭商標判斷商品來源，並不當侵奪聲請人就系爭商標商品之交易市場。

此外，相對人所販賣之系爭商標商品均係與臉部皮膚接觸之產品，具有清潔及保養皮膚之功能，此有相對人所提出之化粧品廣告申請核定表附卷可參（見本院卷第114 頁至137 頁反面），如相對人所販賣商品未符合系爭商標所表彰商品之品質，不僅將影響商標權人或其被授權人因使用系爭商標所建立之營業信譽，亦將損及消費者之權益。

再則，相對人自承系爭商標商品之存貨數量僅為49,500元（見本院卷第244 頁），準此，如准許聲請人之聲請，相對人僅受有49,500元之損害，反之，如駁回聲請人之聲請，相對人侵害系爭商標之行為，除將造成聲請人之財產上損害外，亦可能損及系爭商標之營業信譽及消費者之權益，其損害即難以彌補，經本院衡酌兩造損害及對公眾利益之影響後，應認本件確有為定暫時狀態處分之必要性。

㈣定暫時狀態處分之方法：按除別有規定外，關於假處分之規定，於定暫時狀態之處分準用之；

假處分所必要之方法，由法院酌定之，民事訴訟法第538條之4 、第535條第1項分別定有明文。

又定暫時狀態處分之方法，由法院酌量情形定之，不受聲請人聲請之拘束，但其方法應以執行可能者為限，不得悖離處分之目的而逾越其必要之程度（智慧財產案件審理細則第38條 第2項）。

次按，商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。

二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。

三、將商標用於與提供服務有關之物品。

四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。

前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同，商標法第6條定有明文。

是本院經審酌聲請人之聲明及執行可能性後，認於兩造間侵害商標權有關財產權爭議之本案訴訟判決確定前，禁止相對人於同一或類似商品或服務使用或授權他人使用相同或近似於系爭商標之商標，應足以達成本件定暫時狀態處分請求之目的。

㈤按聲請之原因雖經釋明，法院仍得命聲請人供擔保後為定暫時狀態之處分，智慧財產案件審理法第22條第3項定有明文。

又智慧財產案件定暫時狀態之假處分，於聲請人為適足之釋明後，應否命聲請人供擔保，法院有審酌之權利。

法院定擔保金額而為准許定暫時狀態之處分之裁定者，該項擔保係備供債務人因定暫時狀態處分所受損害之賠償，故法院定此項擔保額，應斟酌債務人所應受之損害為衡量之標準（最高法院48年台抗字第142 號判例參照）。

查聲請人聲請禁止相對人使用或授權他人使用相同或近似於系爭商標於同一或類似商品或服務，相對人自承可能因此受有49,500元之損害（見本院卷第244 頁），爰命聲請人提供擔保49,500元，以備供相對人因本件定暫時狀態處分所受損害之賠償。

㈥綜上，本院認聲請人就此部分定暫時狀態假處分之原因及保全必要性等事實，已盡釋明之責，準此，就聲請人聲請禁止相對人於兩造間侵害商標權有關財產權爭議之本案訴訟判決確定前，禁止相對人使用或授權他人使用相同或近似於系爭商標之商標於同一或類似商品或服務部分，應予准許，爰裁定如主文第1項所示。

五、公平交易法部分：㈠按公平交易法第23條規定：「事業不得以不當提供贈品、贈獎之方法，爭取交易之機會。

前項贈品、贈獎之範圍、不當提供之額度及其他相關事項之辦法，由主管機關定之。」

次按，依前開條文授權訂定之事業提供贈品贈獎額度辦法（下稱「贈品贈獎額度辦法」）第4條規定，事業銷售商品或服務附送贈品，商品或服務價值在一百元以上者，其贈品價值上限不得超過商品或服務價值之二分之一。

故事業辦理附送贈品之行為違反前開上限規定者，為以不當提供贈品之方法爭取交易機會之行為，即違反公平交易法第23條規定。

又上開規定所稱「贈品」係指事業為爭取交易之機會，以附隨、無償之方式，所提供具市場價值之商品或服務；

所稱「商品或服務價值」、「贈品價值」認定標準如下：一、商品或服務價值：事業辦理贈品促銷行為時，交易相對人面臨之合理市價。

二、贈品價值，得依下列標準依序認定之：㈠依辦理贈品促銷行為之事業所宣稱之贈品價值逕行認定。

㈡事業自製或以市場合理價格取得贈品者，該贈品價值以事業自製或取得該贈品之成本計算。

㈢事業以其他非價格交易條件取得贈品或無前目所述贈品取得成本者，其贈品價值以該項贈品之零售價格認定。

㈣其他合理認定標準。

贈品贈獎額度辦法第2條第1款、第7條第1款分別定有明文。

查相對人為爭取交易機會，推出購買「3Steps」品牌之果漾活性酵素皂商品，即贈送系爭商標商品「38G 晶緻露」，系爭商標商品即符合「贈品贈獎額度辦法」所規範之「贈品」定義。

另依相對人行銷商品之網頁資料顯示（見本院卷第184 至186 頁），其所販賣之「3Steps」果漾活性酵素皂商品之市價為1,880 元（3 入）、1,938 元（4 入），然其所贈送之系爭商標商品價值則為1,280 元，亦有聲請人行銷系爭商標商品之網頁資料可證（見本院卷第187 頁），是相對人即有違反公平交易法第23條規定之虞。

㈡次按，公平交易法第29條規定：「事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，被害人得請求除去之；

有侵害之虞者，並得請求防止之。」

又事業以贈品贈獎方式進行促銷之案件，其性質屬不公平競爭之範疇，行為人違反公平交易法之不公平競爭行為，其違法性主要表現在行為本身具有商業倫理非難性之不法內涵，與行為人之市場地位以及行為對於市場造成反競爭之效果較無關聯（公平交易法第23條規定立法理由參照）。

職是，第三人如主張事業以贈品贈獎方式進行促銷，致侵害其權益或有侵害之虞者，自應就此部分事實負舉證之責。

查聲請人雖主張相對人以贈品促銷「3Steps」商品之行為，已影響消費者向聲請人購買商品之意願，並導致聲請人之市場競爭力喪失、客戶流失等語，惟並未提出任何證據予以釋明，是聲請人就此部分聲請，並未釋明有何定暫時狀態處分之保全必要性，依首揭說明，該釋明之欠缺不應准供擔保以補釋明之不足，此部分聲請於法不合，不應准許。

六、著作權法部分：㈠按著作人於著作完成時享有著作權。

但本法另有規定者，從其規定。

受雇人於職務上完成之著作，以該受雇人為著作人。

但契約約定以雇用人為著作人者，從其約定。

依前項規定，以受雇人為著作人者，其著作財產權歸雇用人享有。

但契約約定其著作財產權歸受雇人享有者，從其約定。

出資聘請他人完成之著作，除前條情形外，以該受聘人為著作人。

但契約約定以出資人為著作人者，從其約定。

依前項規定，以受聘人為著作人者，其著作財產權依契約約定歸受聘人或出資人享有。

未約定著作財產權之歸屬者，其著作財產權歸受聘人享有。

著作權法第10條、第11條第1 、2 項、第12條第1 、2 項定有明文。

次按，著作財產權人得授權他人利用著作，其授權利用之地域、時間、內容、利用方法或其他事項，依當事人之約定；

其約定不明之部分，推定為未授權。

專屬授權之被授權人在被授權範圍內，得以著作財產權人之地位行使權利，並得以自己名義為訴訟上之行為。

著作財產權人在專屬授權範圍內，不得行使權利，著作權法第37條第1 、4 項分別定有明文。

㈡聲請人主張系爭照片係由騰大公司出資聘用龍門攝影社所拍攝，故騰大公司為系爭照片之著作權人，且騰大公司已將系爭照片之著作財產權專屬授權聲請人乙節，固據其提出系爭照片之原始檔案及商標使用授權同意書為證（見本院卷第16至17頁、第216 至221 頁）。

然查，聲請人並未提出任何證明釋明系爭照片係由騰大公司出資聘請第三人完成之著作，以及騰大公司與第三人間有關系爭照片著作權歸屬之約定，實難僅憑上開證據認定騰大公司為系爭照片之著作權人。

抑且，上開商標使用授權同意書第1條雖約定騰大公司同意授權聲請人使用系爭商標商品之廣告、文宣、影片之文字、圖畫、影像等宣傳資料（見本院卷第16頁），然查上開契約僅就系爭商標權有專屬授權之約定，惟未就系爭照片之著作財產權有何專屬授權之約定，依前揭規定，其約定不明之部分，應推定為未授權，是聲請人就此部分聲請，並未釋明有何定暫時狀態處分之保全必要性，依首揭說明，該釋明之欠缺不應准供擔保以補釋明之不足，此部分聲請於法亦有未合，亦不應准許。

七、依智慧財產案件審理法第22條第2項、第3項、民事訴訟法第95條、第79條，裁定如主文。

中 華 民 國 105 年 8 月 9 日
智慧財產法院第三庭
法 官 林欣蓉
以上正本係照原本作成。
如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,000 元。
中 華 民 國 105 年 8 月 9 日
書記官 鄭郁萱
附註：
一、定暫時狀態處分，自送達聲請人之日起30日內未起訴者，法院得依聲請或依職權撤銷之。
二、債權人依本裁定向地方法院提存所辦理提存後，應另行具狀並預繳執行費用，向地方法院民事執行處聲請執行。
三、債權人收受本裁定正本後已逾30日者，不得聲請執行。