智慧財產及商業法院民事-IPCV,107,民商訴,13,20190315,1

智慧財產法院民事判決
107年度民商訴字第13號
原 告 可若夫股份有限公司


法定代理人 王梓芳
訴訟代理人 謝秉原律師
被 告 黃星諺


黃雨晨



共 同
訴訟代理人 陳國華律師
莊文玉律師
複 代理 人 蘇夏瑩律師
上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議事件，經臺灣臺北地方法院以106 年度智字第24號裁定移轉管轄於本院，本院於中華民國108年2月1日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序方面：原告於判決確定前，得撤回訴之全部或一部，但被告已為本案之言詞辯論者，應得其同意，民事訴訟法第262條第1項定有明文。

則原告於民國107 年3月1日即言詞辯論前，具狀撤回原起訴聲明第2項【被告等不得繼續使用「洢蓮絲」、「依戀詩」等商標】（參本院卷第41頁正反面），與前揭規定，尚無不合，應予准許。

貳、實體方面：

一、原告主張：

（一）原告經訴外人可若夫生物科技有限公司（下稱可若夫生物公司）授權（原證1），自外國輸入ELLANSE皮下植入劑，並向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請取得第01754905號「洢蓮絲」、第01756707號「洢蓮絲」、第01766671號「依戀詩」、第01754906號「依戀詩」、第01756708號「依戀詩」商標之註冊（原證2 ，以下合稱系爭商標），故原告為合法之商標權人。

依105年5月20日網路新聞報載，知名醫美診所「雅美姬時尚診所」因涉嫌未經衛福部食藥署核准許可，擅自輸入、販售施打俗稱二代童顏針洢蓮絲植入劑，負責人黃星諺及總監黃雨晨遭檢警究辦（原證3 ）。

原告公司經警方通知到案說明，才發現被告等使用之ELLANSE 「洢蓮絲」、「依戀詩」皮下植入劑，並非自原告公司購得，來源不明。

但被告等在其經營之「雅美姬時尚診所」各店及網站，卻使用原告已經註冊商標之ELLANSE 「洢蓮絲」、「依戀詩」皮下植入劑，意圖混淆消費者當作是合法進口之醫材商品，藉以獲取不法之利益。

被告等在經營之雅美姬醫美診所網頁（原證4 ，下稱系爭網頁），使用「洢蓮絲」、「依戀詩」皮下植入劑名稱，作為行銷宣傳之用途，實已侵害原告之商標權。

經原告於105 年6 月19日委託言信法律事務所發函（原證5 ）通知被告等出面處理，但被告仍不為所動，置之不理。

目前被告經檢調查獲迄今已施打一百多針，施打費用一針3 萬5千元，不法所得超過新臺幣（下同）380 萬元（原證6 ）。

爰依民法第184條第1項、商標法第69條規定，請求被告等連帶負損害賠償責任。

（二）聲明：１、被告等應連帶給付原告380 萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。

２、願供擔保請准宣告假執行。

二、被告則抗辯如下：

（一）雅美姬時尚診所使用「洢蓮絲」、「依戀詩」標示並未侵害原告之商標權：因為雅美姬時尚診所使用之商品為正貨，並無侵害他人權利之情形，故於雅美姬時尚診所網站刊登「Ellanse 」商品之相關簡介，目的係向瀏覽人介紹「Ellanse 」商品之組成成分、作用機制、功效及安全性等，其中於原證4第5至9頁均使用「Ellanse」字樣，第10至11頁始以「Ellanse（洢蓮絲）」或「依戀詩Ellanse 洢蓮絲」字樣呈現，且雅美姬時尚診所並未於系爭網頁中單獨使用「依戀詩」或「洢蓮絲」字樣，而係與「Ellanse 」結合使用，由此可知，不論係被告等主觀意思，抑或相關消費者瀏覽系爭網頁之客觀認知，該字樣在整體網頁顯示功能，均係指「Ellanse」商品名稱，相關消費者不會特別將當中「依戀詩」或「洢蓮絲」中文字樣拆解出來並認為該字樣屬於與他人商品或服務相區別之表徵。

故自原告提出原證4 證據顯示「Ellanse（洢蓮絲）」或「依戀詩Ellanse洢蓮絲」字樣之實質內涵，其目的與方法係用以表示商品名稱，被告等並無使用原告商標之意圖，應屬通常使用，符合商標法第36條之規定，非商標法所稱之商標使用。

（二）雅美姬時尚診所係善意使用系爭字樣，目的係作為產品名稱之表徵，並無故意或過失侵害原告商標權：被告等主觀上認為自國外合法代理商【即可若夫醫療科技（香港）有限公司（下稱可若夫香港公司）】平行輸入「Ellanse 」商品正貨，不會造成消費者實際上混淆誤認之結果，亦無影響市場交易秩序之虞，故無侵害他人權利之情，始自代理商處合法購入正品後由雅美姬時尚診所銷售予消費者，被告等主觀上並無侵害他人商標權之意；

復從雅美姬時尚診所網站使用「洢蓮絲」、「依戀詩」字樣之呈現方式與內容觀之，雅美姬時尚診所僅係用以表示商品名稱，並非商標法所稱之商標使用；

再者，另以google搜尋引擎查詢「Ellanse」商品相關資訊，坊間早於104年間即使用「洢蓮絲」或「依戀詩」等字樣作為該產品之名稱，是雅美姬時尚診所僅係單純援用消費者早已熟悉之商品名稱，確實無從知悉原告嗣於105 年間就「洢蓮絲」、「依戀詩」分別申請商標權，主觀上並無故意或過失侵害原告商標權。

（三）被告使用「洢蓮絲」屬善意先使用：１、系爭商標係原告於104年8月6日申請註冊，並於105年2 月16日、105年5月1日公告註冊。

２、依證人馬淑娟於另案刑事偵查程序中之證詞，原告法定代理人王梓芳（按：與證人馬淑娟為配偶）一人成立可若夫生物公司，可若夫生物公司於104年2月10日取得「洢蓮絲植入劑」衛生福利部醫療器材許可證後，因當時尚未成立原告公司，故先由可若夫生物公司先行販售系爭洢蓮絲產品【參臺灣新北地方檢察署（下稱新北地檢署）105 年度偵字第16023 號偵查卷一第84至86頁】，並與諸多國內自然人、診所簽立「Ellanse 洢蓮絲年度採購合約」（參新北地檢署105年度偵字第16023號偵查卷三第71、72頁），於市場公開銷售並以洢蓮絲作為Ellanse 產品之中文代稱，因而，早自104年2月間起，「洢蓮絲」、「依戀詩」之系爭商標字樣已為國內社會大眾慣用並作為系爭產品之名稱。

３、而被告斯時陸續間接向已與可若夫生物公司簽訂洢蓮絲產品採購合約之自然人取得可若夫生物公司之洢蓮絲正品，此有訴外人陳靖彤於另案刑事偵查程序證稱：（問：雅美姬時尚診所南京西路店是否曾販售『洢蓮絲植入劑』（英文品名ELLANSE ）產品並提供該產品相關治療項目？）「有，從我104年7月中旬擔任店長時就有販售『洢蓮絲植入劑』（英文品名ELLANSE ）產品並提供治療，到我離職的時候都還有販售」可證（參新北地檢署105年度他字第2708 號偵查卷宗第25頁）；

復由雅美姬時尚診所內部通訊軟體的開會紀錄，足以證明被告至遲於104年7月間早已使用「洢蓮絲」、「伊蓮詩」等中文名稱作為系爭Ellanse 產品的稱呼，並將此稱呼用於醫學美容市場之顧客溝通上（參新北地檢署105年度偵字第16023號偵查卷三第117至122頁），均足以證明被告遠早於原告向智慧局申請「洢蓮絲」商標註冊日前即已使用「洢蓮絲」，且基於可若夫生物公司早於104年2月間對外銷售系爭Ellanse 產品均以「洢蓮絲」等中文名稱代稱之，被告使用「洢蓮絲」名稱僅係基於市場慣例且為取得系爭產品輸入許可證之原始廠商（即可若夫生物公司）於市場上向消費大眾所使用並建立之習慣中文代稱，被告延續該「洢蓮絲」名稱並無造成消費者混淆誤認之不正競爭意圖，更無從知悉王梓芳事後另成立原告公司並申請洢蓮絲商標註冊，因此，由上可知本件被告使用「洢蓮絲」適用商標法第36條第3項前段善意先使用。

（四）本件屬真品平行輸入，有商標法第36條第2項權利耗盡之適用：１、被告等使用之「洢蓮絲植入劑」來源有二，其一係國內可若夫生物公司所販售的產品，其二係被告直接將國外所販賣之「洢蓮絲植入劑」正品引進國內使用，雖被告等未事先取得我國衛福部許可輸入「洢蓮絲植入劑」醫療器材，仍無礙被告等取得者確為「洢蓮絲植入劑」正品之事實。

２、就前述來源一，訴外人莊英逸於刑事另案偵查程序證稱：（問：是否提供洢蓮絲植入劑（ELLANSE ）給雅美姬時尚診所？）「有，從104 年7、8月間開始…」、「…我或李學欣交付給雅美姬時尚診所的洢蓮絲植入劑（ELLANSE ）都是從林銘德那邊來」；

復相互稽核林銘德於刑事另案偵查程序證詞：（問：是否跟可若夫公司購買洢蓮絲植入劑（ELLANSE ）？）「有，我104年3月以昆城有限公司名義簽了一張1千萬元合約，要購買洢蓮絲植入劑（ELLANSE）835盒」、（問：是否有提供洢蓮絲植入劑（ELLANSE）給莊英逸或李學欣？）「我有提供給莊英逸，因我跟可若夫公司簽的合約期限是一年內要把洢蓮絲植入劑（ ELLANSE）用完，莊英逸有另一家康壹公司有需要洢蓮絲植入劑（ELLANSE ）跟我調貨，我就提供給莊英逸。」

等語（參新北地檢署105年度偵字第16023號偵查卷三第54、55頁），佐以訴外人馬淑娟所提供可若夫生物公司與林銘德間 104年3月5日所簽署之「Ellanse 洢蓮絲年度採購合約」（參新北地檢署105年度偵字第16023號偵查卷三第71、72頁），足以證明，被告所取得之系爭洢蓮絲產品，實係可若夫生物公司將洢蓮絲產品售與林銘德後，被告復透過莊英逸等人間接向林銘德所取得之正品無疑，基於商標權之「第一次銷售理論」，系爭產品既已於國內市場第一次銷售、流通，則系爭產品由林銘德、莊英逸等人再轉售予被告之過程自應存在商標之默示授權使用，故依照權利耗盡理論，原告即不得再主張其商標權。

３、就前述來源二，被告黃雨晨係透過香港友人Rei 直接將國外所販賣之洢蓮絲植入劑「正品」引進國內使用，此有被告黃雨晨於另案刑事偵查程序證述：「玻尿酸跟無中文標籤的洢蓮絲植入劑（英文品名ELLANSE ），我是透過一名香港友人Rei帶到國內的」等語可稽（參新北地檢署105年度偵字第16023 號偵查卷一第29頁），且經另案新北地檢署詳為調查後認定為事實，此屬真品之平行輸入，且無引起我國相關消費者混淆、誤認、受騙之虞，故此種情形亦應適用商標法第36條第2項本文權利耗盡，原告之主張無理由。

（五）損害賠償額：依臺灣新北地方法院107年度單聲沒字第277號刑事裁定所認定者，被告二人共同販賣未經許可擅自輸入之醫療器材洢蓮絲植入劑數量僅 12.5cc，並以每cc販售金額價格為2萬8千元計算，認定刑事扣案之現金334萬7 千元中僅有35萬元為被告二人之犯罪所得，至其餘扣案現金299萬7千元均非犯罪所得，因而裁定沒收被告二人犯罪所得共計35萬元。

即前揭新北地院裁定業已認定被告黃雨晨自香港友人輸入國內之洢蓮絲產品數量為「12.5cc」，與原告起訴主張施打數量為一百多針甚或產品數量高達410 支云云顯然有重大落差，原告請求損害賠償之計算基礎顯屬錯誤，是原告主張被告二人應賠償380萬元云云，當無可採。

（六）聲明：１、原告之訴與假執行之聲請均駁回。

２、如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

三、兩造不爭執之事實（參本院卷第96頁）：

（一）原告自可若夫生物公司授權自國外輸入洢蓮絲皮下植入劑（英文名稱：ELLANSE'，原證1 ，衛生福利部衛部醫器輸字第026659號醫療器材許可證），授權輸入日期為105年3月22日，並取得我國第01754905號「洢蓮絲」、第01756707號「洢蓮絲」、第01766671號「依戀詩」、第01754905號「依戀詩」、第01756708號「依戀詩」商標之註冊（原證2）。

（二）105年5月20日網路新聞報導「雅美姬時尚診所」因涉嫌未經核准許可，擅自輸入、販售、施打洢蓮絲植入劑（俗稱二代童顏針），負責人黃星諺與總監黃雨晨遭檢警究辦（原證3）。

（三）被告黃星諺、黃雨晨在其等經營之「雅美姬時尚診所」網頁上，有使用「洢蓮絲」、「依戀詩」皮下植入劑名稱，並引用原證1 衛生福利部衛部醫器輸字第026659號醫療器材許可證之輸入許可字號（原證4）。

（四）可若夫香港公司於104 年10月23日於香港公司註冊處登記註冊（原證10），並於105年獲得Sinclair Pharmaceuticals Limited公司授權。

四、本件爭點如下（參本院卷第97頁）：

（一）被告黃星諺、黃雨晨於「雅美姬時尚診所」使用之ELLANSE'皮下植入劑，是否係可若夫醫療科技（香港）有限公司（下稱可若夫香港公司）經Sinclair PharmaceuticalsLimited公司授權，而自可若夫香港公司平行輸入之真品？

（二）系爭網頁使用「洢蓮絲」文字，是否侵害原告第01754905號「洢蓮絲」、第01756707號「洢蓮絲」商標之商標權？有無商標法第36條第2項權利耗盡原則之適用？

（三）臺灣新北地方檢察署105年度偵字第16023號緩起訴處分書所載被告黃星諺、黃雨晨等遭扣案之皮下植入劑商品，是否為本案系爭產品？

（四）承㈡，如被告等有侵害原告之上開商標權，渠等有無故意或過失？

（五）原告請求被告黃星諺、黃雨晨應連帶給付原告380 萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息，有無理由？

五、得心證之理由：

（一）被告等在系爭網頁使用「洢蓮絲」、「依戀詩」標示之行為，構成商標使用：１、按商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。

二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。

三、將商標用於與提供服務有關之物品。

四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。

前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同，商標法第5條定有明文。

是商標之使用，應符合下列要件：⑴使用人係在從事行銷等商業交易過程而使用；

⑵需有使用商標之行為，即前揭法條所列之4 款行為態樣，有一即足；

⑶需足以使相關消費者認識其為商標，其使用並應符合一般商業交易習慣（最高行政法院103 年度判字第712 號判決意旨參照）。

申言之，商標之主要功能既在於識別商品或服務之來源，俾以保護商標權人之財產權，並維護市場之公平競爭，進而保障消費者或其他市場參與人之經濟利益。

是以，商標之使用，於交易過程中，使用人於主觀上自須基於表彰商品或服務來源之意圖，客觀上亦須使商品或服務之相關消費者，認識其係用以表彰商品或服務之來源，並藉以與他人之商品或服務區別，如使用人客觀上縱有將商標用於商品或服務之事實，惟審酌其使用方法，倘係以符合商業交易習慣之誠實信用方法，將商標用以表示商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，而不具有商標使用之意思者，相關消費者亦非將該標示作為商品或服務之辨識來源，即非屬商標之使用。

２、經查：⑴被告等確有在系爭網頁使用「洢蓮絲」、「依戀詩」標示之行為：被告黃星諺、黃雨晨在渠等經營之系爭網頁上，有使用「洢蓮絲」、「依戀詩」皮下植入劑名稱，並引用原證1 衛生福利部衛部醫器輸字第026659號醫療器材許可證之輸入許可字號之事實，為兩造所不爭執，並有系爭網頁之截圖照片在卷可稽（原證4），堪先認定。

⑵觀諸系爭網頁截圖照片所示關於Ellanse 「洢蓮絲」、「依戀詩」之標示，係同時伴隨著該商品能解決之問題、組成成分、作用機制、滿意度、Q&A 及使用前後之圖文說明，故依系爭網頁使用「洢蓮絲」、「依戀詩」標示之呈現方式與內容，可知被告使用「洢蓮絲」、「依戀詩」標示之行為，無非係為向網頁瀏覽者表達雅美姬時尚診所有販售、使用Ellanse 洢蓮絲商品，並提供注射之服務，且就該商品之品質、性質及特性等加以說明介紹。

因業者在官方網站上刊載所使用商品或服務之品牌，並詳為介紹，使消費者瞭解倘於該業者處消費，所獲得者，將係有品牌之商品或服務，此時常能有助於使消費者將對該品牌之信賴，轉而提升在該業者處消費之信心，而增加締約機會，此為現今網路行銷世代常見之行銷方式，亦符合一般商業交易習慣。

再者，在系爭網頁上登載Ellanse 洢蓮絲商品處，同時亦列載「BOTOX 肉毒、Dysport 肉毒、瑞得喜植入劑、HA玻尿酸、Anties玻尿酸、雅得媚、AQUAMID 長效型親水凝膠、艾麗膚真皮填補劑（水凝玻）、Sculptra舒顏萃」等多樣品牌商品介紹（參臺北地院106 年度智字第24號卷第20頁），明顯可知被告於主觀上係基於表彰商品或服務來源之意圖，且在系爭網頁上列載多樣品牌商品之結果，客觀上亦足使相關消費者認識其係用以表彰商品或服務之來源，並藉以與他人之商品或服務區別，依前揭規定及說明，顯已構成商標使用。

（二）被告等在系爭網頁使用「洢蓮絲」、「依戀詩」標示之行為，構成善意先使用：１、按在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，不受他人商標權之效力所拘束。

商標法第36條第1項第3款定有明文。

本款規範之目的在於平衡當事人利益與註冊主義之缺點，並參酌使用主義之精神，是主張善意先使用之人，必須於他人商標註冊申請前已經使用在先，並非以不正當之競爭目的，使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務，始不受嗣後註冊之商標效力所拘束。

而善意使用之認定時點，係以商標註冊申請日為判斷基準。

２、查原告就系爭商標之申請日期均在104 年8月6日，而獲准註冊之日分別在105年2月16日、105 年5月1日，此有智慧財產局商標註冊簿列印資料、中華民國商標註冊證各5 紙在卷可稽（參本院卷第158至162頁、原證2）。

３、被告於系爭商標註冊申請日前已有使用Ellanse 洢蓮絲商品之事實：⑴被告於系爭商標註冊申請日前已有購買Ellanse 洢蓮絲商品之事實：經查，依訴外人馬淑娟於另案刑事偵查程序中之證詞：可若夫生物科技有限公司是一人公司，可若夫股份有限公司有股東，兩家公司負責人都是我先生王梓芳（參新北地檢署105年度偵字第10623號卷一第85頁）；

可若夫公司與維格診所合約書，是我們與林銘德簽約的等語（參新北地檢署105年度偵字第10623號卷三第68頁）。

並參酌訴外人林銘德於偵查中之證述內容：我104年3月間以昆城有限公司名義簽了一張1千萬元合約，要購買洢蓮絲植入劑（ELLANSE）835盒；

我有把洢蓮絲植入劑（ELLANSE）提供給莊英逸，因我跟可若夫公司簽的合約期限是一年內要把洢蓮絲植入劑（ELLANSE）用完（參新北地檢署105年度偵字第10623 號卷三第55頁）；

及訴外人莊英逸於偵查中之證述內容：從104 年7、8月間開始，我應該陸續提供洢蓮絲植入劑（ELLANSE ）約50盒給雅美姬時尚診所；

我交付給雅美姬時尚診所的洢蓮絲植入劑（ELLANSE ）都是從林銘德那邊來的等語（參新北地檢署105年度偵字第10623號卷三第54頁）。

審酌前揭訴外人馬淑娟、林銘德、莊英逸之證述內容，就洢蓮絲植入劑（ELLANSE ）產品係由可若夫生物公司出貨予林銘德，復由林銘德出售予莊英逸之販售過程，大致相符，且有前揭104年3月5日「Ellans 洢蓮絲年度採購合約」、「莊英逸手寫交付時間、盒數紀錄」各1 紙在卷可佐（參新北地檢署105年度偵字第10623號卷三第37、71、72頁）。

故被告辯稱雅美姬時尚診所使用之洢蓮絲植入劑產品至遲於104年7月間起，即系爭商標註冊申請日前，已有間接購自可若夫生物公司之正品並銷售等情，應非虛佞，足堪採信。

⑵被告於系爭商標註冊申請日前已有使用Ellanse 洢蓮絲商品之事實：依訴外人陳靖彤於另案偵查及警詢中之證述：我於104年7月到12月間任職雅美姬時尚診所南西店；

雅美姬時尚診所5間診所都有使用ELLANSE（洢蓮絲植入劑），是黃星諺提供的；

從我104年7月中旬擔任店長時就有販售「洢蓮絲植入劑」產品並提供治療，到我離職的時候都還有販售（參新北地檢署105年度偵字第16023號卷一第103之1、103之2頁、105 年度他字第2708號卷第25頁）。

審酌訴外人陳靖彤於偵查中之證述內容業經具結擔保其可信性，應堪採信。

復參酌被告等經營之「雅美姬時尚診所」內部通訊軟體聊天紀錄，於104年7月20日至104年8月17日間，顯示有「一連絲我想賣35000」、「伊蓮絲原價35000，現在活動價33000，預購價28000已經結束了喲」、「伊蓮絲是33000唷」、「然後ellanse 會改成35000」、「29999 那欄有ellanse？」、「Ellanse 價錢改太多次了」、「依蓮詩0.5CC賣20000，可開一支做記號為散裝的賣」、「↗更新ELLANsE價格」等對話內容（參新北地檢署105年度偵字第16023 號卷二第117至124頁），以及被告在系爭網頁上亦確實有Ellanse 洢蓮絲商品之刊載，已足以相互勾稽證明被告至少於104 年7 月即系爭商標註冊申請日前已有使用Ellanse洢蓮絲商品之事實。

⑶綜上，本件縱採原告之意見認為「洢蓮絲」、「依戀詩」之標示，屬於商標之使用，因被告於系爭商標註冊申請日前已有使用Ellanse 洢蓮絲商品之事實，故依前揭規定及說明，亦屬善意先使用，而不受註冊在後之系爭商標效力所拘束。

（三）綜上，被告在系爭網頁上使用「洢蓮絲」、「依戀詩」字樣之標示，構成商標使用，且因於系爭商標註冊申請日前已有使用之事實，故構成善意先使用。

是本件並無原告主張其系爭商標遭被告等侵害之情形，應堪認定。

六、綜上所述，本件原告未能舉證證明被告等確有侵害原告系爭商標權之情事，故原告就本件訴之聲明之請求，並無理由，應予駁回。

又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失所附麗，應併予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘如系爭產品是否為真品平行輸入、本件有無權利耗盡原則適用等攻擊防禦方法及證據，核與判決之結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。

八、訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條。

中 華 民 國 108 年 3 月 15 日
智慧財產法院第三庭
法 官 蕭文學
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 108 年 3 月 20 日
書記官 蔣淑君