智慧財產及商業法院民事-IPCV,107,民商訴,39,20190325,1

智慧財產法院民事判決
107年度民商訴字第39號
原 告 祥雲工具股份有限公司


法定代理人 林大全
訴訟代理人 凃榆政律師
黃聖棻律師
朱仙莉律師
複代理人 施苡丞律師
被 告 雷歐工具有限公司


雷歐國際有限公司

兼 共 同
法定代理人 廖誼和
上 三 人
共 同
訴訟代理人 王翼升律師
廖泉勝律師
上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，經於108 年2月25日第一階段言詞辯論終結，現為中間判決如下：

主 文

原告關於被告雷歐工具有限公司因過失侵害原告商標權的主張成立。

事實及理由

一、本判決依民事訴訟法第384條之1第1項規定，合併記載事實及理由，並僅記載其要領。

二、判決緣由：㈠本案在書狀先行程序中，原告聲請命被告提出本案中相關銷售文書（原告代碼10739-3 書狀，本院卷三第215-218 頁）。

我先是命被告依法開示（本院卷三第225 頁），被告表示拒絕（被告答辯四狀第2-3 頁，本院卷三第240-241 頁），我又命兩造就被告應否因此受抗拒制裁，進行書狀先行程序（本院卷三第285 頁），被告即具狀表明：原告還沒有就其所主張被告侵害原告商標權的要件完整舉證，貿然開示相關銷售文書，將造成被告不可逆的財產損害（被告答辯五狀第5 頁，本院卷三第321 頁）。

㈡根據上述被告的疑慮，我認為有以中間判決確認原告有關被告侵害商標權的主張，以提升後續證據開示正當性的必要。

三、兩造爭執概要：原告主張其為多項「FORCE 」商標（下稱據爭商標）的商標權人，該商標指定使用於手動手工具等商品，被告未經原告同意，產製印有「Rock Force」商標（下稱系爭商標）的手工具組（下稱系爭產品），已實際使用相同於「FORCE 」的商標，或近似於「FORCE 」商標而造成相關消費者混淆誤認，被告並就此至少具有過失。

被告則抗辯：被告雷歐工具有限公司（下稱雷歐工具）所產製印有「Rock Force」字樣的系爭產品，並不會造成相關消費者混淆誤認，且其產製只是接受白俄羅斯商委託製造的代工行為，生產後全數運往約定國家或其他受指定地區，此種回銷行為，並不構成商標使用。

四、中間判決的判斷與理由針對以上爭執，經斟酌兩造全部辯論意旨及調查證據的結果，我認為：原告關於雷歐工具因過失侵害原告商標權的主張成立。

以下分別簡要說明我作成此項判斷的理由：㈠根據原告所提出警方搜索雷歐工具時所拍攝的照片顯示：系爭產品外殼上確實有使用系爭商標，其中系爭商標的「Rock」字體不但比「FORCE 」小，且「Rock」部分的顏色與外殼顏色完全相同，都屬於墨綠色，但「FORCE 」部分卻以對比明顯的白色呈現，以致於如果不注意看，就只會看到「FORCE 」字樣（原證21，本院卷一第555-557 頁，詳見本判決附圖）。

以此具體的使用樣態，可以認定系爭產品有於手工具商品，使用相同於據爭商標的商標，符合商標法第68條第1款所規定的商標權侵害形態。

㈡商標法第5條第1項第1 、2 款已明文規定：為行銷之目的，將商標用於商品之包裝容器，足以使相關消費者認識其為商標，而「輸出」該商品的，屬於商標之使用（引號為本判決所加，用以強調「輸出」也屬於商標使用的一種形態）。

這表示即使只有將使用相同於註冊商標的商品銷往境外，也構成商標的使用。

如果這樣的使用，沒有經過商標權人的同意，還是構成對商標權的侵害。

雖然以上規定將對商標權的保護擴大到境外市場，並因此可能限縮境內代工業者接取境外訂單的空間，但既然其規範對象是在境內代工而後往境外輸出的行為，則受規範行為發生地仍在境內，此項規定並沒有違反智慧財產權法律的屬地主義原則。

此外，對於商標權人及境內代工業者之間的保護衝突，這屬於立法政策問題，當法律將「輸出」也列為商標使用形態之一時，其實已經對此問題做出價值抉擇，法院在具體個案中，就應該尊重此立法決定而依法判決。

㈢被告抗辯：雷歐工具產製系爭產品只是接受白俄羅斯商委託製造的代工行為，生產後全數運往約定國家或其他受指定地區，這樣的抗辯等於是自認原告所主張被告輸出系爭產品的事實。

雖然被告又引用我院100 年度民商訴字第27號判決、102 年度民商上字第18號判決以及其他參考資料，進一步抗辯：受外國商標權利人委託代工而回銷代工產品，因為是受指示而為商標之附加標示，並不是基於行銷之目的，應不構成商標之使用；

然而：⒈接受他人委託代工，至少有將代工商品銷售給委託人的目的，不能說銷售給委託人就不算是為行銷之目的。

⒉就算銷售給代工委託人不算有行銷目的，但商標法第5條所規定的「為行銷之目的」，並沒有規定要為誰的行銷之目的，無論是為自己行銷，或為他人行銷，解釋上都包括在內。

否則，接受他人委託而代工產製持有仿冒商品，即可因沒有為自己行銷的目的，而不構成商標之使用，這很明顯地並不合理。

⒊被告所引用的兩則我院判決，其判決所憑事實，都是代工委託人為外國商標的合法註冊人。

但在本案中，經我命被告提出委託其代工的白俄羅商之外國商標註冊資料，被告提出的註冊資料，都是於2016年9 月2 日才提出申請（被證二至被證六，本院卷二第11-133頁），這已經是在警方搜索雷歐工具之後（原證21所示警方搜索照片，其上有標示日期為2016年7 月26日，本院卷一第555-557 頁），可見雷歐工具接受代工委託時，委託的白俄羅斯商根本沒有在外國有何註冊商標，跟被告所引判決的基礎事實顯然並不相同。

㈣被告另又抗辯：因為信賴白俄羅斯商在我國也有ROCK FORCE的註冊商標，才接受委託為其代工，已經善盡注意義務，而沒有故意過失。

然而，商標獲得註冊並不是絕對的權利，註冊後可能因異議、評定而遭到撤銷，這是因為商標註冊的審查沒有辦法百分之百地考慮到所有情形，商標註冊申請人本身必須擔保並不存在有法定不得註冊的情形，並要接受法定異議、評定的事後檢驗與挑戰，無法僅憑註冊本身就獲得絕對的權利保障。

商標註冊人本人尚且如此，其他受商標註冊人委託代工的第三人就更是如此。

本件中被告抗辯所憑的「ROCK FORCE」註冊商標，事後已經智慧財產局撤銷其註冊，此有原告所提出的商標評定書可證（原證13，本院卷一第123-130 頁），可見「ROCK FORCE」商標原本就存有法定不得註冊事由，本身無法作為被告的正當信賴基礎。

更重要的是，根據本判決前面所認定，雷歐工具受託產製系爭產品時，其商標的實際使用態樣，已可認為是使用於相同「FORCE 」商標，而「FORCE 」商標為早已註冊商標，可於公開資料中查得，所以可以認定雷歐工具至少存有過失。

㈤本案中有兩位被告，被告已抗辯：雷歐國際有限公司（下稱雷歐國際）與原告起訴所主張的事實並無關連（被告答辯三狀第2-3 頁，本院卷二第182-183 頁），原告對於被告此項抗辯並無回應，且根據原告所提出警方的搜索照片來看，確實有產製系爭產品的應該是雷歐工具沒錯，而與雷歐國際無關。

㈥綜上所述，原告關於雷歐工具因過失侵害原告商標權的主張成立，可以支持，故判決如主文欄所示。

至於原告就雷歐國際部分的主張，並不成立，此部分本已可為終局判決，但如此將造成本案割裂為兩部分進行（終局判決後將起動後續的送達、上訴程序），但以本案情形，應認為沒有強行割裂兩部分進行的必要。

所以此部分將留待終局判決中再為判決結果的諭知，本中間判決僅於理由欄記載此部分認定情形，不在主文欄有所諭知。

五、附帶說明事項㈠如不服本中間判決應俟終局判決後，於不服終局判決而提起上訴時，一併敘明不服本中間判決之理由。

㈡有關被告侵害原告商標權之其他攻防方法，於此中間判決前，已經提出，而未經本院於本中間判決論斷者，得請求本院於終局判決中補充一併論斷；

如尚未提出者，其應認已逾適當提出時期，除有正當事由外，均應受失權制裁，而不得再行提出。

㈢本中間判決結果，既認原告關於雷歐工具因過失侵害原告商標權的主張成立，兩造應依照先前諭知於108 年3 月26日即進入損害賠償之書狀先行程序，相關調取之證據資料，將開放原告閱覽，原告並應於108 年4 月15日前，提出準備書狀，其後至108 年5 月31日止，兩造得自由交換書狀，並請相互配合對造需求開示證據，如於開示證據請求遭遇困難，得依法向本院聲請強制命對造提出。

中 華 民 國 108 年 3 月 25 日
智慧財產法院第三庭
法 官 蔡志宏
以上正本係照原本作成。
本件不得上訴。
中 華 民 國 108 年 3 月 25 日
書記官 張君豪