智慧財產及商業法院民事-IPCV,109,民專訴,35,20210309,2

智慧財產法院民事判決
109年度民專訴字第35號
原 告 蔡烱容
訴訟代理人 陳國瑞律師
被 告 蘇純亮
訴訟代理人 張智學律師
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，本院於中華民國110年2月2日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、原告主張：原告自民國85年間即委託他人製作古式軟身媽祖椅，嗣原告轉由委託被告接手製作古式軟身媽祖椅，其間原告有拿椅子之尺寸及相片資料給被告製作，迄至101 年間雙方才終止合作。

惟被告於兩造終止合作後，竟仍持續製作、販賣原告上開古式軟身媽祖椅（下稱系爭產品），原告為保障自身權益因而申請取得中華民國證書號第D201956 號「古式媽祖椅之部分」設計專利（下稱系爭專利1 ）及第D186729 號「古式軟身媽祖椅」設計專利（下稱系爭專利2 ，系爭專利1 、2 合稱系爭專利）。

又系爭產品與系爭專利均係設置在廟宇處，以提昇廟宇之整體美觀及藝術感，故用途為相同，且系爭產品外觀上與系爭專利1 內容一致，而系爭產品與系爭專利2 不同者僅在系爭專利2 正面花肚具有雙鳳及一牡丹之雕飾，且其兩側面雕有卷草之花紋，然兩者整體外觀就直接觀察之視覺印象無實質差異，普通消費者在以肉眼直接觀察比對，並對商品施以一般注意力，會將系爭產品誤認為系爭專利2 而產生混淆之視覺印象，兩者外觀近似，因此，系爭產品業已侵害原告之專利權。

再原告取得系爭專利後，已寄發存證信函通知被告停止侵權，詎被告至今仍對外製造、販賣系爭產品，並在五湖四海宴公開要約販賣系爭產品，可證被告係故意侵害原告之專利權。

另系爭產品係純手工製作，只在購入木頭成本，無其他成本，但因被告未成立公司、行號，實無從取得其出售系爭產品之相關訂購單、送貨單、帳冊供參，爰依民事訴訟法第222條第2項規定，以被告侵權行為期間起訖時點為106 年11月21日至109 年3 月底（共29個月），大約每個月可賣出一座系爭產品，其毛利約為8 成，並以系爭產品單價新臺幣（下同）45,000元計算，酌定損害賠償額為1,044,000 元（計算式：45,000元×0.8×29個月＝1044,000元），並因被告惡意重大，酌處損害額一倍即2,088,000 元。

為此，爰依專利法第142條第1項準用同法第96條第2項、第97條第1項第2款規定提起本件訴訟，並聲明：㈠被告應給付原告2,088,000 元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。

㈡原告願供擔保請求宣告假執行。

二、被告則以：系爭產品為被告於99年間參考北港鎮朝天宮媽祖正殿老祖之神椅之改良創作，神椅形式為清朝即有工藝，為公共財產，並非兩造之原始創作。

原告於100 年間曾經委託被告製作系爭產品，被告製作圖說，並製作系爭產品交付予原告，且被告曾於105 年間參加慶中秋五湖四海宴展覽其所製作之「聖母軟身雕刻椅」，惟原告竟將被告製作之系爭產品據以申請系爭專利，取得系爭專利並非合法，且不具有新穎性及進步性。

又原告所提出損害計算並非實在，被告近8年來在朝天宮第三代祖媽轎，並無為他人製作系爭產品，亦無出售或是接受訴外人鄭○○或陳○○訂作系爭產品等語資為抗辯。

並聲明：㈠原告之訴及假執行之聲請均駁回。

㈡如受不利之判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

三、兩造不爭執事項（本院卷第329至330頁）㈠原告為系爭專利1 之專利權人，專利權期間自109 年1 月11日起至123 年8 月21日止。

㈡原告為系爭專利2 之專利權人，專利權期間自106 年11月21日起至121 年3 月30日止。

㈢訴外人陳○○出具其於106 年6 月向被告購入軟身媽祖椅（即系爭產品）之具結書，原告以系爭產品與系爭專利比對，作為侵權比對分析之判斷。

㈣原告於100 年至101 年間曾委託被告製作軟身媽祖椅，被告確曾製作過軟身媽祖椅。

四、得心證之理由原告主張其為系爭專利之專利權人，詎被告所製造、販賣之系爭產品，業已侵害原告之專利權，自應負損害賠償責任，則為被告所否認，並以前詞置辯。

是本件經整理並協議簡化爭點後（本院卷第330 頁），所應審究者為：㈠被告於原告106 年11月21日取得系爭專利2 、109 年1 月11日取得系爭專利1 後，是否仍有製作、販賣系爭產品？㈡原告用以比對系爭專利之系爭產品，是否為被告於106 年6 月間所售出與訴外人陳○○？㈢專利侵權部分：系爭產品是否落入系爭專利1 、2 之權利範圍？㈣專利有效性部分：被證1 是否足以證明系爭專利1 、2 不具新穎性或進步性？㈤原告依專利法第142條第1項準用同法第96條第2項，請求被告負損害賠償責任，有無理由？若有，其損害賠償金應如何計算？以若干為適當？茲分述如下：㈠原告取得系爭專利後，並無證據證明被告仍有製作、販賣系爭產品：⒈按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第277條前段定有明文。

本件原告固為系爭專利之專利權人，惟就原告取得系爭專利之專利權後，被告仍有製作、販賣系爭產品一事，則為被告所否認，自應由原告就該部分事實負舉證責任。

⒉證人陳○○於108 年10月8 日出具之具結書記載：「本人陳○○在中華民國106 年6 月向代購鄭○○、蘇純亮購入軟身媽祖椅物品，物品價值肆萬伍仟元，對方可能涉及到侵害專利權行為，誤導購入消費者，在此願出面具結，如有虛偽之事具結人願負法律上一切責任。」

（本院卷第75頁），而證人陳○○於本院言詞辯論時到庭具結證稱：具結書是我簽名的，其上所載之內容屬實，當初原告有寄一份存證信函到我朋友那，說有侵權問題，我朋友要我跟原告聯絡，所以原告要我簽這份切結書；

當初是鄭○○說他有朋友在做北港媽祖在坐的椅子，就透過鄭○○購買系爭產品，具結書中記載的106 年6 月是拿到貨的時間，購買前沒有去現場看過，後來因其有請媽祖去給被告整理，才有去過被告工作場所，去被告那裡沒有看到與系爭專利或系爭產品相同的椅子；

我只有透過鄭○○購買過1 次系爭產品，其認識的朋友也沒有跟被告訂作過系爭產品等語（本院卷第582 至584 頁），證人鄭○○亦於本院言詞辯論時具結證稱：當初陳○○要買軟身媽祖椅，因為我之前有看過1 次被告在做媽祖椅，所以我才知道可以跟被告買，陳○○是透過我介紹向被告購買系爭產品，好幾年了，就是陳○○具結書上寫的這件軟身媽祖椅，其只有幫陳○○買過這一次，在陳○○買完後其覺得成品很漂亮，沒多久我也訂作1 座系爭產品，是自己要收藏用的等語（本院卷第577 至581 頁），足見證人陳○○確有簽立上開具結書，並透過證人鄭○○於106 年6 月間向被告購買系爭產品，而證人鄭○○於106 年6 月後不久亦曾向被告購買系爭產品，且陳○○、鄭○○均僅有各購買過1 次系爭產品。

參酌原告取得系爭專利2 之時間為106 年11月21日，取得系爭專利1 之時間為109 年1 月11日，被告所製造、販賣系爭產品予陳○○、鄭○○之時間為106 年6 月間，斯時原告既尚未取得系爭專利之專利權，即難認被告於106 年6 月間販賣系爭產品予證人陳○○、鄭○○之行為，有何侵害原告專利權之情事。

⒊至原告雖主張被告參展之五湖四海宴有要約販賣之行為，且在網路上公開系爭產品等語。

惟查，被告所參與者為105 年第三屆笨港工藝慶中秋《笨港五湖四海宴》之展覽，有105年9 月18日雲林縣政府之感謝狀在卷可參（本院卷第335 頁），其所參展之時間為105 年，顯在原告取得系爭專利前，則原告主張被告在五湖四海宴有要約販賣之行為，已侵害原告之專利權，自屬無據。

又原告所提出被告在網路上公開系爭產品之時間為西元2017年（本院卷第455 頁），惟該照片公開之日期僅有年份，並無確切日期，自不足以認定被告在原告取得系爭專利後，仍有製造、販賣、要約系爭產品之行為。

⒋綜觀上述說明，原告所提出被告有製作、販賣或為販賣之要約系爭產品之證據，均在原告取得系爭專利前，尚不能證明被告於原告取得系爭專利後仍有製造、販賣系爭產品之行為，自難認被告有侵害原告專利權之情事。

㈡原告既不能證明被告於原告取得系爭專利後，仍有製造、販賣系爭產品之行為，則本件其餘爭點（原告用以比對系爭專利之系爭產品來源、專利侵權、系爭專利之有效性、被告應否負損害賠償責任、賠償金額應如何計算等），即無逐一論駁之必要，附此敘明。

五、綜上所述，原告不能證明被告於原告取得系爭專利後仍有製造、販賣系爭產品之行為，自難認被告有何侵害原告專利權之情事。

從而，原告依專利法第142條第1項準用同法第96條第2項、第97條第1項第2款之規定，請求被告應給付原告2,088,000 元及法定遲延利息，即為無理由，應予駁回。

又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失其依據，應併予駁回。

六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經本院審酌後，核與判決結果不生影響，爰不另逐一論述，附此敘明。

訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條。

中 華 民 國 110 年 3 月 9 日
智慧財產法院第三庭
法 官 林怡伸
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 110 年 3 月 9 日
書記官 鄭楚君