智慧財產及商業法院民事-IPCV,97,民專上易,2,20081126,2

智慧財產法院民事判決
97年度民專上易字第2號
上 訴 人 甲○○
元凱機械股份有限公司
法定代理人 乙○○
共 同
訴訟代理人 張致祥 律師
被上訴人 上志農業機械有限公司
法定代理人 丙○○
訴訟代理人 丁○○
上列當事人間請求專利權損害賠償事件，上訴人對於中華民國97年7 月1 日臺灣宜蘭地方法院95年度智字第1 號第一審判決提起上訴，經本院於97年11月12日辯論終結，判決如下：

主 文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

一、上訴人主張：

㈠原審就專利判斷有誤，明顯與前中央標準局之認定相違背：1.本件上訴人甲○○所有新型第139446號「減速機構之改良」專利（下稱系爭專利）重點為「蝸桿中心軸為中空狀而可導油，於止推軸承一側齒谷設一導油孔」，此有前經濟部中央標準局專利再審查審定書可稽。

本件專利初申請專利時，審查委員未慮及蝸桿導油之新穎性，而未核可專利申請，經再審議後，前中央標準局再審始核准給予專利，而再審核准給予專利之理由，即係「蝸桿中心軸為中空狀而可導油於止推軸承一側齒谷設一導油孔」，故原審認上開事由，僅係申請專利範圍附屬項之一云云，明顯與前中央標準局之認定不合，前中央標準局即是因該事由給予專利，故原審認定顯有違誤。

2.又即使如原審所認蝸桿中空，並在齒谷設一導油孔，係專利之附屬項之一，仍是專利保護範圍，被上訴人所製作之蝸桿中心軸呈中空狀可導油，且齒谷設一導油孔與上訴人甲○○之專利產品完全一致，怎無侵害專利。

3.上訴人於原審要求鑑定者，即為蝸桿專利部分，此有原審準備㈠狀可按，而原審未將上訴人要求聲請之專利項目鑑定，致生鑑定該部分未為鑑定，而有補鑑定之必要，既然工研院無法鑑定，仍有其他具專業能力之機構可鑑定，原審就專利之重點所在，未為鑑定即下判決，亦有率斷之嫌。

㈡本件之蝸桿為專利保護範圍，故被上訴人侵害上訴人之專利：1.若採我國舊專利法時代日本法系之立法原則，採一物一專利之觀點，則本件蝸桿若係進入了所謂一物之專利範疇，蝸桿即受專利保護；

若認蝸桿不受專利保護，則所謂減速器專利案，則根本與蝸桿無關，並無模糊之空間存在，惟既然專利公報上已將蝸桿載入專利項下，應認蝸桿係專利保護範疇。

2.既然蝸桿在專利保護範疇，則被上訴人之減速箱雖修正了減速箱內之潤滑油行徑，惟在蝸桿部分係完全一樣，若被上訴人之蝸桿未成中空狀或在蝸桿之齒谷未鑿一孔，則被上訴人之減速箱，與傳統減速箱之功能完全一致，因渠預留之油徑，根本不會有潤滑油充潤其中，故而蝸桿呈中空狀，且在齒谷鑿一孔，反而是本件專利之重點所在，此稽諸專利局之審查書，重點亦係放在蝸桿中空可導油，且齒谷鑿一孔，亦可見一斑。

3.若認所謂一物必須完全一致，則專利係保護創作之思想概念，而非如著作權係保護創作出來之成品，故準此以言，本案之重點在於專利之概念是否一致。

4.基於上述2 、3 之分析，既然蝸桿是上訴人專利保護重點所在，則本件減速器之改良之所以可獲專利，渠重點即在上訴人利用將蝸桿中空來導油，並將齒谷鑿一孔，使潤滑油溢出，而使溢出之潤滑油來潤滑機器，使其減少磨擦，而達到降低溫度之效果，延長機器之壽命，而本案，被上訴人減速器中之蝸桿設備與上訴人完全相同，蝸桿既在專利保護範疇，被上訴人產品雖油徑部分與上訴人不同，仍係侵害上訴人之專利。

5.若依美國及世界新近之專利立法原則，而不採用日本一物一專利之原則，則一個專利申請，可同時有數個專利點被保護，故本件既然蝸桿被侵害，即當然侵害專利，當屬無疑；

若採用傳統日本法系一物一專利之觀點，則蝸桿仍有解釋及爭議之空間存在，此亦係本件之爭執點所在，惟依92年修訂之專利法就專利保護範圍之認定已不採用傳統日本式一物一專利保護之原則，而係採用美國式專利多點保護原則，故本件蝸桿部分專利既在專利範圍，則受保護要屬灼然。

㈢被上訴人之行為有違反公平交易法：1.有關中耕機涉犯公平交易法部分，原審認定事實，有所違誤：本件減速器專利爭議，僅係指中耕機內減速器部分而言，至於上訴人元凱機械股份有限公司（下稱元凱公司）爭執被上訴人違反公平交易法部分，係中耕機外觀新式樣部分，本件上訴人元凱公司就中耕機之設計，販售至遲於82年9 月即已推出，而被上訴人將屬上訴人設計展售之中耕機於86年間向專利局取得新式樣專利，此與中耕機上之減速器設備無關，原審誤將減速器之專利申請時間與上訴人公司中耕機外觀新式樣部分，混為一談，而發生錯誤判斷故不足採。

另如認蝸桿部分與侵害專利無涉，則被上訴人模仿上訴人之蝸桿，參照最高行政法院94判字第479 號裁判之意旨亦是違反公平交易法之規定。

2.另就公平交易法而言，禁止不勞而獲搭便車之不公平交易行為存在，本件蝸桿中空並在齒谷鑿一孔，既係上訴人之創作物，而被上訴人未經上訴人同意，即逕予模仿，不用耗費心思及開發成本，本即有搭便車之行為，故依最高行政法院判決，應認有違反公平交易法之情形存在，而安裝減速器之整台中耕機，也是如蝸桿之情況，被上訴人將上訴人製造生產之中耕機，完全予以仿製，甚者更提出新式樣之專利申請，則渠仿冒，不公平之交易情形，更為顯著。

㈣並聲明求為判決：⒈原判決廢棄。2.被上訴人應給付上訴人甲○○新臺幣（下同）325,728 元，及自起訴狀送達翌日起，按年息5%計算利息。

3.被上訴人應給付上訴人元凱公司1,000,000 元，及自起訴狀送達翌日起，按年息5%計算利息。

4.願供擔保，請准宣告假執行。

二、被上訴人則以：

㈠由被上證㈠新式樣第060498號中華民國專利證書及被上證㈡之專利授權契約書中可證明，被上訴人公司早於86年11月30 日就取得新式樣第060498號第38類農機具中耕機之專利權，其中包括中耕機之造型、尺寸及減速構造，由上證可知，被上訴人公司並無仿襲上訴人公司之中耕機的造型、尺寸及減速構造之嫌，又被上訴人既生產、販賣在先，自無上訴人所謂違反公平交易法第20條、第24條之事實，上訴人依該法第31條規定，請求被上訴人負損害賠償之責，應屬無據。

㈡上訴人甲○○之「減速機構之改良」新型專利（新型第139446號專利），其專利範圍多為業界所習知之技術且與被上訴人先前申請之專利範圍相同：1.依被上證㈢新型第139065號中華民國專利證書，被上訴人公司所取得之「農業機械齒輪傳動箱㈠」專利，其申請專利範圍為：「一種農業機械齒輪傳動箱㈠其主要係設置，有兩相蓋合之殼體，於兩殼體間形成有一適當大小的空間，並於兩殼體之近一端處設置有一垂直於兩殼體並連動至馬達等輸出源之主動軸，於兩殼體之近另端處則設置有一垂直穿出於兩殼體之輸出軸…」，由上可知，軸承外覆殼體為業界所習用，且先前上志公司已取得該專利權。

2.依被上證㈣被上訴人公司於85年10月14日向經濟部中央標準局所提出之中耕機傳動結構新型專利申請文件，其內容第一圖、第二圖及第三圖中，已明確揭示出：「一蝸桿、二軸承、一止推軸承、一蝸輪及一外覆殼體所構成( 外覆殼體係設有透氣孔) 」，由上可知，上述之零件為業界所習用，且先前被上訴人公司早於85年10月14日已申請過。

3.依被上證㈤被上訴人公司申請之第85216048號中耕機之傳動結構專利，已經中央標準局審定認本案應不予專利，其審查委員陳俊明委員所駁之理由為：「科學圖書大庫之圖解農業機械(出版日期：中華民國69年10月6 日再版) 書中，第三節齒輪傳動，第三圖兩軸不在同一平面垂直相交時採用，已明確揭示出蝸桿、蝸輪為業界所習用。」

㈢被上訴人與上訴人之產品設計原理不同，並未侵害上訴人之專利：1.被上證㈥新型第M309628 號專利之第一圖及第二圖為被上訴人公司現今所生產之減速機構，一般的蝸輪機構多用於除草機等機械上，該主要的結構，如上訴人之新型第139446號專利「減速機構之改良」，其中揭露具蝸輪的減速機構之傳統結構，主要係由一蝸桿靠入前後兩端之軸承中，並設有一止推軸承，該蝸桿並傳動一蝸輪，由於此種傳統結構之後端軸承係緊靠於該減速機構之殼體內側固定，而蝸桿運轉時會導致潤滑油向前端擴散，使得位於後端之軸承後側之止推軸承無法受到潤滑油的潤滑，進而導致零件的磨損，故上訴人提出該新型改良，於殼體上設置有透氣孔，並於該透氣孔之上方近止推軸承之一側，設有一斜向導油孔，利用蝸桿與蝸輪旋轉時對潤滑油所產生之揚升力及潤滑油自身之黏度，讓潤滑油經導油孔流向止推軸承處，進而讓止推軸承或後方軸承獲得潤滑的效果。

2.惟上述專利案之結構在實際使用時，潤滑油並非一定可以確實的經由蝸桿與蝸輪旋轉時對潤滑油所產生之揚升力，提升至透氣孔之導油孔處，進而流向止推軸承或後端軸承來達到潤滑的效果，在潤滑油無法確實到達導油孔情形下，止推軸承等後端零件仍然十分容易因摩擦而損壞。

再者，潤滑油另扮演著零件降溫的角色，在潤滑油無法到達之軸承處，軸承將因為高速旋轉使得零件溫度上升，而再經由高溫的傳遞將十分容易導致機械整體零件上之損壞，使得蝸輪機構失去功能而無法使用。

3.被上訴人公司有鑑於上述結構具上述使用上之缺點，故積極從事改良，而獲得新型專利第M309628 號專利，該專利係提供一種可確實讓蝸輪中之零件獲得潤滑效果的蝸輪潤滑裝置，該減速器箱其潤滑方向是由下往上，而上訴人公司所生產之減速器箱，其潤滑方向則是由上斜向下，兩者是截然不同之設計原理，並經由宜蘭地方法院，送交工業技術研究院進行鑑定，其專利侵權鑑定報告之鑑定結論為：待鑑定物之減速器箱及蝸桿實物與新型第139446號專利減速機構之改良專利之申請專利範圍應不相同，被上訴人並無侵犯上訴人之專利。

㈣由拉刀製造商羽威實業股份有限公司之負責人鄭進豐所提供之拉刀設計需求基本資料及92年11月9 日之拉刀發票可證明：拉削範圍長度：20正負0.15. 其於車大孔徑為12.20 正負0.05.左側62mm→留20mm加工→左側再5mm 車大配合軸件，齒常20mm實屬合理，上述蝸桿內部呈中空狀態，為業者加工需要之設計，並無侵害上訴人之專利。

㈤依95年度全字第4 號准予證據保全，就被上訴人之無輪式中耕管理機內之減速器箱及蝸桿取樣一件予以保全，保全證據中之蝸桿並未侵害上訴人所申請之專利範圍：1.上訴人之專利範圍第二項中於齒谷設有一導油孔，依專利侵權鑑定報告第4 頁，待鑑定物之蝸桿齒谷部並未設置任何導油通孔。

2.於97年10月21日開庭時，經技術審查官、上訴人訴訟代理人張致祥律師及被上訴人訴訟代理人丁○○，當場查驗被查扣之蝸桿，確無齒谷之導油孔無誤，所以被上訴人公司並無侵害上訴人之專利權利。

㈥並聲明求為判決駁回上訴人之上訴。

三、本院查：

㈠按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第277條定有明文。

本件上訴人主張其已取得系爭新型第139446號「減速機構之改良」之專利，專利權期間自87年9 月1 日至96年12月21日止等事實，為兩造所不爭，且有各該專利證書、新型專利說明書及專利公報等文件在卷足憑，堪信為真實。

然上訴人主張被上訴人之「蝸輪潤滑裝置」侵害其前揭新型專利等情，則為被上訴人所否認，上訴人自應就被上訴人之侵害專利行為，負舉證之責。

㈡經原審依上訴人聲請，將系爭專利與被上訴人之「蝸輪潤滑裝置」送財團法人工業技術研究院（下稱工研院）鑑定，工研院依原審檢送之「減速器箱及蝸桿」樣品實物及專利證書新型第139446號「減速機構之改良」專利案之專利說明書與專利申請範圍，依「專利侵害鑑定基準」及判斷流程逐一比對，其鑑定結果認為：1.文義讀取分析：就「待鑑定物」與「系爭專利」之申請專利範圍，依據全要件原則進行構成要件分析比對，其要件分析比對結果如下：就前言部分，系爭專利為：『一種「減速機構之改良」主要亦係包括有一蝸桿、二軸承、一止推軸承、一蝸輪，及一外覆殼體所構成，其中該外覆殼體係設有透氣孔。』

，待鑑定物為：『一「減速機」主要係包括有一蝸桿、二軸承、一止推軸承、一蝸輪，及一外覆殼體所構成，其中該外覆殼體係設有透氣孔。』

，鑑定認為兩者相符。

就特徵部分，系爭專利為：『其特徵在於該透氣孔之上方近止推軸承之一側，設有一斜向導油孔，該導出位置，並恰於該後方軸承與止推之上方，因此當該減速機構動作時，由於潤滑油之向上擴展作用，將潤滑油藉透氣孔導入止推軸承或後方軸承中潤滑而可充分潤滑減速機構。』

，而待鑑定物為：『該殼體內部形成有容置空間，並於收容蝸輪與止推軸承之容置空間內壁處，設置有連通蝸輪與止推軸承容置空間之通孔，可使得潤滑油在蝸輪旋轉時，藉由蝸輪之旋轉帶動經通孔流向止推軸承處。」

鑑定認為兩者不符合，待鑑定物減速機之外覆殼體透氣孔並無設置與其連通之斜向導油孔。

依據上述針對「系爭專利」之專利申請範圍獨立項與「待鑑定物」之構成要件分析比對結果，「待鑑定物」與「系爭專利」申請專利範圍獨立項之元件限制要件（Limitations ）部分不符合，因此，「待鑑定物」與「系爭專利」之申請專利範圍獨立項相較，應不符合「文義讀取」；

依鑑定流程與要點，需再就專利均等論作比較。

2.均等論分析：就系爭專利之申請專利範圍構成與待鑑定物品之構成比較，系爭專利為「外覆殼體透氣孔之上方近止推軸承之一側，設有一斜向導油孔，該導出位置，並恰於該後方軸承與止推軸承之上方。」

，待鑑定物為「外覆殼體上於收容蝸輪與止推軸承之容置空間內壁處，設置有連通蝸輪與止推軸承容置空間之通孔。」

。

就下列三者比較：

⑴技術手段（way）：

①系爭專利採與外覆殼體透氣孔連通之斜向導油孔，其潤滑油藉透氣孔、經斜向導油孔，向下流入後方軸承與止推軸承；

而待鑑定物之外覆殼體透氣孔上並未連通任何潤滑油導油孔，其係採於蝸輪與止推軸承容置空間內壁設連通孔，藉蝸輪之旋轉帶動，將潤滑油經通孔流向止推軸承處，二者潤滑油之流道配置結構特徵及潤滑油流向與帶動方式之技術手段，應不相同。

②將蝸輪蝸桿傳動機構運用減速機係屬習用。比較結果認為實質不同。

⑵功能（Function）：系爭專利藉透氣孔、斜向導油孔可作為提供後端軸承或止推軸承二者之潤滑油流道；

而，待鑑定物之蝸輪與止推軸承容置空間內壁設置之連通孔，主要應僅提供作為止推軸承潤滑流道用。

因此，二者技術手段達成之實質功能，應屬不相同。

⑶達成效果（Result）：系爭專利與透氣孔連通之斜向導油孔，其相對傾斜角度需配合潤滑油產生之揚升力及潤滑油自身黏度而調整，亦即，系爭專利結構及技術手段對於油品特性差異〈使用劣化及溫升造成之黏度改變〉及斜孔加工之角度精度偏差之影響性較待鑑定物之結構敏感，其潤滑效果之變異應較大。

因此，二者技術手段達成之實質效果，應屬不相同。

3.依前述均等論分析比較結果，待鑑定物與系爭專利案兩者整體之實質技術手段應為不相同，並且兩者技術手段達成之實質功能與效果，亦為不同；

據此，待鑑定物與系爭專利應不符合均等論之成立要件，待鑑定物與系爭專利之申請專利範圍應不相同。

亦即，被上訴人之「蝸輪潤滑裝置」應未落入系爭專利案之申請專利範圍。

因此，應認被上訴人未侵害上訴人前揭新型專利。

㈢上訴人對於上開鑑定結果認不侵害系爭專利申請專利範圍第1項獨立項並不爭執，惟主張系爭專利申請專利範圍第2項附屬項「蝸桿中心軸為中空狀且可導油，具有充分潤滑功效」，亦為系爭專利保護範圍；

被上訴人以完全相同之「蝸桿中心軸為中空狀且可導油」構造之蝸桿，用於其產品中，有侵害系爭專利申請專利範圍第2項附屬項云云。

惟查：1.「蝸桿中心軸為中空狀且可導油，具有充分潤滑功效部分」為系爭專利之申請專利範圍附屬項之一，附屬項係依附於獨立項而存在，專利侵權比對時必須與獨立項一併來看，不能單獨就附屬項進行比對，並且因為附屬項係依附於獨立項而存在，故以獨立項之保護範圍為最大，上開鑑定結果既認未侵害系爭專利申請專利範圍第1項獨立項，亦應未侵害系爭專利申請專利範圍第2項附屬項。

2.系爭專利申請專利範圍第2項附屬項之內容為：「如申請專利範圍第1項所述之減速機構之改良，其中該蝸桿中心軸係為中空狀而可導油，並於近止推軸承之一側之齒谷設有一導油孔，使該潤滑油可於該機構內充份循環者。」

經本院準備程序當庭勘驗上訴人聲請證據保全之被上訴人之蝸桿一具及原審命兩造各自提出之蝸桿各一具，結果被上訴人之蝸桿並無齒谷之導油孔，與系爭專利申請專利範圍第2項附屬項「並於近止推軸承之一側之齒谷設有一導油孔」者並不相同（見本院卷第58、59頁），上揭鑑定報告亦已分析二者之結構及導油方式均不相同，故被上訴人之「蝸輪潤滑裝置」應未侵害系爭專利申請專利範圍第2項附屬項，上訴人所主張核不足採。

㈣上訴人復以被上訴人販售之中耕管理機外殼、蝸桿、蝸輪，仿襲上訴人之中耕機，有違公平交易法第20條或第24條之規定云云。

惟查：1.被上訴人公司曾於85年10月18日向前中央標準局申請第85216048號中耕機之傳動結構專利，其內容第一圖、第二圖及第三圖中，已明確揭示出：「一蝸桿、二軸承、一止推軸承、一蝸輪及一外覆殼體所構成（外覆殼體係設有透氣孔) 」，經前中央標準局87年12月14日（87 )台專（參）02017 字第145116號審定書審定認較習用中耕機不具進步性應不予專利，該審定書並檢附「科學圖書大庫圖解農業機械」（財團法人臺北市徐式基金會民國69年10月6 日再版) 書中，第39頁第三節齒輪傳動，第三圖兩軸不在同一平面垂直相交時採用，已明確揭示出蝸桿、蝸輪構圖，認蝸桿、蝸輪為業界所習用（見原審卷第68至71頁、本院卷第126 至129 頁）。

而該書圖揭示之蝸桿、蝸輪，與被上訴人之蝸桿、蝸輪構件並無不同。

且被上訴人復提出臺隆書店出版之「標準機械設計圖表便覽」一書（69年10月10日八版），其中第16-4頁已揭示呈中空狀之蝸桿、蝸輪構圖。

故被上訴人辯稱中空之蝸桿、蝸輪構件係屬習知技術，並非仿自上訴人之系爭專利及其中耕機，應屬可採。

而蝸桿、蝸輪、軸承外覆殼體保護，亦屬中耕機之習用結構，被上訴人辯稱並無仿效上訴人之中耕機外殼，亦屬可採。

故上訴人上開主張不足採信。

2.訴外人即被上訴人訴訟代理人薛宗明復已於85年10月18日向前中央標準局申請取得新式樣第060498號第38類農機具中耕機專利（專利權期間自86年11月1 日至95年10月17日止），其中包括中耕機之造型、尺寸、減速構造，並於86年11月30日授權被上訴人代理、製造實施等專利權利之事實，業據被上訴人提出專利證書及專利授權契約書等為證（見原審卷第20至40頁、本院卷第77至97頁）。

上訴人自陳上訴人元凱公司係於88年間獲得上訴人甲○○授權，係在丁○○取得新式樣第060498號第38類農機具中耕機專利及授權被上訴人之後，則被上訴人既生產、販賣在先，上訴人主張被上訴人之中耕機係仿襲上訴人之中耕機，有違反公平競爭秩序，亦不足採信。

3.復按公平交易法第20條第1項規定：「事業就其營業所提供之商品或服務，不得有左列行為：一、以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品之表徵，為相同或類似之使用，致與他人商品混淆，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項表徵之商品者。

二、以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵，為相同或類似之使用，致與他人營業或服務之設施或活動混淆者。

三、於同一商品或同類商品，使用相同或近似於未經註冊之外國著名商標，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項商標之商品者。」

前二款均以「以相關事業或消費者所普遍認知」、第三款亦以「外國著名商標」為要件。

本件上訴人並未舉證證明其中耕機為「相關事業或消費者所普遍認知」，亦非「外國著名商標」，即泛言主張被上訴人違反公平交易法第20條規定，自非可採。

另被上訴人並無仿襲上訴人中耕機之外殼、蝸桿、蝸輪等，前已詳述，上訴人主張被上訴人仿襲其中耕機有公平交易法第24條規定之「足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為」，亦不足採信。

故上訴人元凱公司，依公平交易法第31條規定，請求被上訴人負損害賠償之責，應屬無據。

四、綜上所述，上訴人主張被上訴人之「蝸輪潤滑裝置」侵害其專利，且被上訴人販售之中耕管理機仿襲上訴人之中耕機，有違公平交易法第20條或第24條之規定云云，均無可採。

故上訴人甲○○依民法第184條及專利法第84條等規定、被上訴人元凱公司依公平交易法第20條、第24條及第31條等規定，請求被上訴人應給付上訴人甲○○325,728 元，及自起訴狀送達翌日起，按年息5%計算利息；

暨請求被上訴人應給付上訴人元凱公司1,000,000 元，及自起訴狀送達翌日起，按年息5%計算利息，均無理由，不應准許。

其假執行之聲請失所附麗，亦不應准許。

原審本同一見解，駁回上訴人在原審之訴及假執行之聲請，核無不合。

上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

五、本件待證事實已臻明瞭，兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，對判決之結果已不生影響，爰不一一審酌，併此敘明。

六、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

中 華 民 國 97 年 11 月 26 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳 國 成
法 官 蔡 惠 如
法 官 陳 忠 行
以上正本證明與原本無異。
不得再上訴。
中 華 民 國 97 年 11 月 28 日
書記官 蔡 錦 輝