智慧財產及商業法院民事-IPCV,97,民專訴,24,20081112,2

智慧財產法院民事判決
97年度民專訴字第24號
原 告 甲○○
訴訟代理人 丙○○
被 告 昱偉棉織實業有限公司
兼法定代理人 乙○○
共 同
訴訟代理人 許哲嘉律師
上列當事人間請求專利權損害賠償事件，本院於97年10月29日辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、程序方面：㈠按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但經被告同意者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第1款定有明文。

查原告原起訴請求㈠被告應給付新臺幣（下同）600,000 元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按週年利率5%計算之利息。

㈡被告應將本案關於認定侵權專利權情事之判決內容以五號字體刊登於中國時報、聯合報、自由時報、蘋果日報各乙日，費用由被告負擔（見臺灣雲林地方法院97年度智字第1 號民事卷第4 頁）。

嗣於97年10月8 日當庭就第1項聲明追加請求被告「連帶」給付，就第2項聲明補充更正為「被告應『連帶將本案關於認定侵害專利權情事之原告勝訴確定判決書當事人欄、案由欄、主文欄之內容』，以五號字體刊登於中國時報、聯合報、自由時報、蘋果日報各乙日，費用由被告『連帶』負擔」（見本院卷第45至46頁），業經被告表示同意（見本院卷第46頁），依首揭規定，自應予准許。

㈡次按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定，智慧財產案件審理法第16條第1項定有明文。

查原告主張被告侵害系爭專利而提起本件訴訟，被告於訴訟繫屬中，抗辯系爭專利有不符新穎性及進步性之專利要件（見本院卷第15頁），揆諸前揭規定，本院應就此專利權有效性抗辯有無理由自為判斷，合先敘明。

二、原告聲明求為判決：㈠被告應連帶給付原告600,000 元，及自起訴狀繕本送達翌日（即97年9 月26日）起至清償日止按週年利率5 % 計算之利息。

㈡被告應連帶將本案關於認定侵害專利權情事之原告勝訴確定判決書當事人欄、案由欄、主文欄之內容，以五號字體刊登於中國時報、聯合報、自由時報、蘋果日報各乙日，費用由被告連帶負擔。

㈢就第1項聲明，願供擔保，請准宣告假執行。

並主張：㈠原告開發蛋糕狀毛巾，獲得經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）准予第M301861 號「蛋糕毛巾包裝型式」新型專利權（下稱系爭專利）在案，且經「技術報告」之審核認定具有新穎性、進步性（代號6 ）。

詎被告仿製與原告專利品幾乎相同之產品（下稱涉案物品），售予雀巢股份有限公司（下稱雀巢公司）隨同其咖啡產品一併在全家便利商店股份有限公司販售，經原告通知後，現今仍繼續大肆產銷中。

爰依專利法第108條準用第84條第1項、第85條第1項第2款，及公司法第23條規定，請求被告連帶給付600,000 元，依專利法第108條準用第89條，及公司法第23條規定，請求被告刊登本案勝訴判決。

㈡被告銷售涉案產品予雀巢公司，每月8,000 個，雀巢公司再經由全家便利商店全國2000個店銷售，迄今3 個月，每個價格30元，故以60萬元計為賠償額（8,000X3X30=720000 ）。

㈢被告所提出之2 件日本專利案，乃其片面之詞，未經智慧財產局判定，不足採信。

又關於新型專利之比對，係比較「構造、組合、技術功效」，雖然兩造之材料文字（文義）名稱有所不同，惟原告專利權之「油力士紙」即「紙板、底板」，乃是設成「將毛巾包覆於八角立體紙板，外周束合腰帶，再置於油力士紙（等同於底板）上」之結構。

而被告之產品亦是「將毛巾包覆於多角形立體紙板，外周束合腰帶，再置於底板」之結構，該「底板」等同於「油力士紙板」，皆是「供承置毛巾」，係屬等效結構，符合「均等論」。

被告以「人造果、刺繡裝飾」比較，係以「新式樣專利（比較外觀、顏色、花樣）」論點，不符新型專利之要旨。

三、被告聲明求為判決：原告之訴駁回。㈠原告之訴及其假執行之聲請駁回。

㈡如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

並抗辯：㈠依日本國公開實用新案公報所載之2 份文獻，原告之系爭新型專利於申請前已見於刊物上，且屬原告於其所屬技術領域中依上開日本國文獻所公開之技術顯能輕易完成，故不得取得新型專利。

㈡就系爭專利與被告所製造之涉案物品比對結果如下，足證被告並無侵害原告專利權之情事：⒈涉案物品並未置放於油力士紙杯之上，且係以人造果裝飾置於素色毛巾之態樣呈現，與系爭專利之技術特徵明顯不同，故不符合全要件原則。

⒉涉案物品並無油力士紙杯之元件，且待鑑定物係人造果作為毛巾裝飾，與系爭專利係以刺繡圖案作為毛巾樣式亦不相同，足見二者之實質技術手段應不相同，無均等論之適用。

又觀諸系爭新型專利說明書中文新型摘要，及新型說明，「油力士紙杯」僅用以裝飾蛋糕毛巾，作為整體造型之用，使蛋糕毛巾看似真品，完全無法窺得「油力士紙杯」有等同於「紙板、底板」之支撐功能存在。

再依日本國公開實用新案公報所載文獻2 份之圖說，蛋糕毛巾下方除均放置有類似原告使用之油力士紙造型外，下方均另有一台座（等同於裝放被告產品之黑色塑膠底座），足見油力士紙乃系爭蛋糕毛巾之裝飾品，與所謂底板、底座或台座根本不同。

㈢被告昱偉公司銷售涉案物品每個售價28元，訂購數量為7,512 個，全部所得僅為220,852 元（含稅），扣除每個成本22.8元，實際獲利僅有39,062元（5.2 ×7,512=39,062），並非原告所稱之60萬元。

㈣製造銷售系爭蛋糕毛巾者乃被告昱偉公司，非被告乙○○，縱原告專利權有受到侵害，亦與被告乙○○無關。

四、經查下列事實：㈠原告前於95年1 月4 日以「蛋糕毛巾包裝型式」向智慧財產局申請新型專利，經准予專利，並於同年12月1 日公告，發給新型第M301861 號專利證書（下稱系爭專利），嗣後原告向智慧財產局申請新型專利技術報告，就請求項第1 至3 項之比對結果代碼為「6 」。

㈡被告於97年2 月19日銷售「毛巾蛋糕」（下稱涉案物品）7,512 個予雀巢公司），每個售價28元，含稅總價220,852 元。

有兩造均不爭執之專利證書、專利公報、專利說明書、訂單附卷可稽（見臺灣雲林地方法院97年度智字第1 號民事卷第7 至20頁，本院卷第35頁），自堪信為真實。

五、得心證之理由：本件兩造所爭執之處，在於㈠原告之系爭專利是否具專利法第94條第1項第1款及第4項所定之新穎性及進步性專利要件？有無應撤銷之原因？㈡原告得否依專利法第108條、第84條第1項、第85條第1項第2款及公司法第23條規定，請求被告連帶賠償損害600,000 元？⒈被告公司是否侵害原告系爭專利權？亦即被告系爭產品是否落入系爭專利之申請專利範圍？⒉原告得否請求被告公司賠償600,000 元？⒊原告得否依公司法第23條規定，請求被告連帶負損害賠償責任？㈢原告得否依專利法第108條、第89條及公司法第23條規定，請求被告連帶刊登本案勝訴確定判決？㈠系爭專利權有效性之判斷：⒈查系爭專利係於95年1 月4 日申請，經審定准予專利後，於同年12月1 日公告，是系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時有效之92年2 月6 日修正公布之專利法（即現行專利法）為斷。

⒉按凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：申請前已見於刊物或已公開使用者，申請前已為公眾所知悉者；

又新型雖無具專利法第94條第1項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時，仍不得依本法申請取得新型專利，同法第94條第1項第1款及第4項定有明文。

⒊系爭專利之技術內容：系爭專利之申請專利範圍共3 項，其中第1項為獨立項，其餘為附屬項（見臺灣雲林地方法院97年度智字第1 號民事卷第16頁）。

其中請求項第1項：「一種『蛋糕毛巾』，主要包括一小方毛巾為主產品之立體包裝結構，其特徵在於：將小方毛巾包覆八角結構立體紙板，再以環形邊腰帶圍住，最後置於油力士紙杯之上。」

（相關圖式見附圖1 ）⒋被告所提之舉發證據：⑴被告就系爭專利權有效性抗辯，提出2 項證據：一為平成3 年（西元1991年）4 月16日公告之日本公開實用新案公報平3-39488 號「裝飾タオル地製品」（下稱引證一，見本院卷第33頁）；

二為平成3 年（西元1991年）3 月8 日公告之日本公開實用新案公報平3-22795 號「タオルハンカチによる小ケ－キ形飾り物」（下稱引證二，見本院卷第34頁）。

⑵引證一之技術特徵係以毛巾捲曲折疊成型，表面並以各種飾物裝飾成西點（洋果子）的形狀，周圍以透明膜圍之（第1 圖之2 ）或束以緞帶（第2 及3 圖之6 ），並置於包裝箱（第1 圖之5 ）或台座（第3 圖之7 ）之上。

（相關圖式見附圖2 ）⑶引證二之技術特徵係將方形小毛巾手帕等幅折疊捲曲成細長形折疊體，並於長邊中央繫以緞帶造花，並以形似花草、蕾、果實等飾品裝飾，整體成一蛋糕狀，並置於一底坐（台皿）（第3 圖之5 ），上以合成樹脂材質之圓頂形（dome）蓋子罩之。

（相關圖式見附圖3 ）⒌系爭專利具新穎性及進步性：⑴請求項第1項部分：①關於系爭專利申請專利範圍第1項與引證一、二之技術比對如附圖4 所示，其構成元件並非完全相同。

引據一及二雖均利用毛巾製成狀似西點或蛋糕形狀之結構，惟兩者係以捲曲或折疊成形，與系爭案申請專利範圍第1項批覆在八角結構立體紙板而成形，且表面成平面狀者完全不同。

故引證一及二之結構、形狀均與系爭專利申請專利範圍第1項明顯不同，自無從以引證一及二認定系爭專利之「蛋糕毛巾」立體包裝結構，於原告95年1 月4 日申請前即已見於刊物或已公開使用，自無法證明系爭專利不具新穎性。

②經整體技術特徵比對，系爭專利與引證一及二之構造元件並不完全相同，且引證一及二並無任何教示或隱喻可使該技術領域中具通常知識者可輕易完成系爭專利申請專利範圍第1項之結構，故系爭專利申請專利範圍第1項具進步性。

⑵系爭專利申請專利範圍第2項及第3項附屬項均依附於獨立項第1項，而獨立項第1項具有新穎性及進步性，各該附屬項即具新穎性及進步性。

⒍從而，經比對整體技術特徵，系爭專利與引證一及二並不相同，具有新穎性及進步性。

故被告辯稱系爭專利有違專利法第94條第1項第1款及第4項規定，而有應予撤銷之理由云云，即屬無據。

㈡被告之涉案物品並未落入系爭專利之申請專利範圍：⒈按新型專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之；

被侵害人並得於勝訴判決確定後，聲請法院裁定將判決書全部或一部登報，其費用由敗訴人負擔（專利法第108條、第84條第1項、第89條規定參照）。

⒉原告主張系爭專利權遭被告侵害云云，惟此為被告所否認，是原告應就被告之涉案物品落入系爭專利之申請專利範圍之有利事實負舉證之責。

然查：⑴涉案物品係一種「蛋糕毛巾」，主要包括一小方毛巾為主產品之立體包裝結構，其特徵在於：將小方毛巾包覆十角結構立體紙板（此經拆解立體紙板後得知其係十角結構），再以環形邊腰帶圍住，最後置於方形塑膠底座之上。

（相關照片見附圖5 ）⑵全要件原則之判斷：①系爭專利申請專利範圍第1項之構成元件分別為：A 、一種「蛋糕毛巾」, 主要包括一小方毛巾為主產 品之立體包裝結構，其特徵在於：B、將小方毛巾包覆「八角結構」立體紙板，C、再以環形邊腰帶圍住，D、最後置於「油力士紙杯」之上。

②涉案物品之構成元件分別為：A 、一種「蛋糕毛巾」, 主要包括一小方毛巾為主產 品之立體包裝結構，其特徵在於：B、將小方毛巾包覆「十角結構」立體紙板，C、再以環形邊腰帶圍住，D、最後置於「方形塑膠底座」之上。

③經逐一比對系爭專利申請專利範圍第1項與涉案物品之構成元件後，其中第B 、D 項並不相同，故依全要件原則，涉案物品並不構成系爭專利權之侵害。

⑶均等論之判斷：①於文義讀取上，涉案物品之結構與系爭專利間之各項構成元件並非完全相同，不適用全要件原則，即應以均等論分析其功能、方法、結果是否實質相同。

②構成元件B 部分：系爭專利係將小毛巾包覆「八角結構」立體紙板，而涉案物品則為「十角結構」立體紙板。

二者結構雖不完全相同，但皆採用以立體結構之紙板使毛巾表面平整並撐起毛巾呈立體狀之手段，以達成形似圓形蛋糕之功能，且觀諸系爭專利之圖式及涉案物品之實體，二者均呈圓形蛋糕狀，固然各該成品形狀將與毛巾之厚度、材質相關，惟二者所達成之結果並無不同。

故就構成元件B 部分，涉案物品與系爭專利，於手段、功能及結果悉屬相同，即二者實質相同。

③構成元件D 部分：Ａ、按新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形 狀、構造或裝置之創作，專利法第93條定有明文。

準此，於判斷均等論之際，即應考量上開新型有關 物品之形狀、構造或裝置之創作的基本定義。

查系 爭專利申請專利範圍第1項指明係：「一種『蛋糕 毛巾』，主要包括一小方毛巾為主產品之立體包裝 結構，其特徵在於：將小方毛巾包覆八角結構立體 紙板，再以環形邊腰帶圍住，最後置於油力士紙杯 之上。」

且於新型摘要及新型說明中，均強調小方 毛巾「形成蛋糕主體，放置於油力士紙杯上，成為 蛋糕造型之小方毛巾」、「創造討喜之包裝外型」 等（見臺灣雲林地方法院97年度智字第1 號民事卷 第11、13頁），故將毛巾（蛋糕主體）置於油力士 紙杯上，以形成蛋糕造型之構造創作，乃系爭專利 之重要特徵。

Ｂ、系爭專利與涉案物品之構成元件D 固均使「蛋糕毛 巾」之整體結構外觀近似真正蛋糕之包裝，其功能 雖屬相同，惟系爭專利係將蛋糕狀毛巾本體置於油 力士紙杯，而涉案物品則置於塑膠方形底座之上， 所採用之技術手段即屬有別，且蛋糕狀毛巾分別置 於油力士紙杯及塑膠方形底座上所形成之外觀，觀 其整體形狀明顯有所差異，故其結果亦實質不同。

④綜上，就構成元件D ，涉案物品之手段及結果與系爭專利實質並不相同。

故涉案物品並未落入系爭專利之申請專利範圍，是原告主張被告有侵害系爭專利權之情事云云，即屬無據。

㈢從而，系爭專利具有新穎性及進步性，並無應予撤銷之原因，惟涉案物品未落入系爭專利之申請專利範圍，故被告並未侵害原告系爭專利權，則原告請求被告連帶給付600,000 元，及自起訴狀繕本送達翌日（即97年9 月26日）起至清償日止按週年利率5 % 計算之利息，及被告應連帶將本案關於認定侵害專利權情事之原告勝訴確定判決書當事人欄、案由欄、主文欄之內容，以五號字體刊登於中國時報、聯合報、自由時報、蘋果日報各乙日，費用由被告連帶負擔，均無理由，應予駁回。

而其假執行之聲請即失所依據，應併予駁回。

㈣至兩造其餘之攻擊或防禦方法，及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。

另原告雖主張縱被告銷售涉案物品之全部所得僅以220,852 元計算，原告改依專利法第85條第1項第2款及第2項規定，請求被告賠償3 倍損害額之賠償即600,000 元云云。

然本件已於97年10月8 日經兩造協議簡化爭點（見本院卷第48至49頁），原告復於同年月20日，未附任何正當理由，就600, 000元請求部分變更其請求權基礎（見本院卷第58至59頁），不應准許，併此述明。

六、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。

中 華 民 國 97 年 11 月 12 日
智慧財產法院第二庭
法 官 蔡惠如
以上正本係照原本作成
如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提出上訴狀。
中 華 民 國 97 年 11 月 12 日
書記官 林佳蘋