智慧財產及商業法院民事-IPCV,97,民商上易,4,20090312,2

智慧財產法院民事判決
97年度民商上易字第4號
上 訴 人 甲○○
被上訴人 星半島股份有限公司
法定代理人 乙○○
訴訟代理人 趙君宜律師
上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國97年11月28日第一審判決（臺灣臺北地方法院96年度智字第99號）提起上訴，本院於98年2 月26日辯論終結，判決如下：

主 文

原判決關於命上訴人給付新臺幣壹拾叁萬元及自民國96年11月23日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息部分，及該部分假執行之宣告，並訴訟費用之裁判（除確定部分外）均廢棄。

上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及其假執行之聲請均駁回。

第一審（除確定部分外）、第二審訴訟費用，均由被上訴人負擔。

事實及理由

一、程序方面：被上訴人原起訴請求上訴人損害賠償新臺幣（下同）500,000 元，及自民國94年11月1 日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，經原審判命上訴人應給付原告130,000 元及自96年11月23日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，並駁回原告其餘請求。

嗣經上訴人就其敗訴部分提起上訴，被上訴人並未提起上訴，故本件上訴審理範圍僅限於原審判命上訴人應賠償被上訴人損害130,000 元及法定遲延利息部分，其餘部分即告確定在案，合先敘明。

二、上訴人聲明求為判決：㈠原判決不利於上訴人部分廢棄。㈡上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。

其陳述除與原判決記載相同者，茲予引用外，補稱略以：㈠上訴人於94年10月底刪除半島飲食行之招牌上「半島冷熱飲、COFFEE、CAFE」等文字：偵查卷所附照片，為94年10月底廣告商幫上訴人設計的招牌。

94年11月底之前，上訴人以黑色膠布遮蓋招牌上「咖啡」2 字，之後再刪除「冷熱飲」3 字，前後一共更改3 次招牌，被上訴人完全未能提出上訴人自95年1 月後仍繼續使用系爭商標之證據。

被上訴人將「半島咖啡館」之經營權移轉予上訴人後，仍在原地址登記「星半島公司」，並對外招募加盟店，經上訴人發現後要求遷出，被上訴人遲未遷出，上訴人始不付商標使用費而終止契約，上訴人極欲撇清與被上訴人及其商標之關係，何來意圖攀附被上訴人商標信譽或製造混淆之犯意？上訴人承接「半島飲食行」其營業項目為一般小吃店，當然包括簡餐、火鍋、咖啡、冷熱飲，故被告在招牌上有上述文字，亦無何不妥。

上訴人雖未付商標使用費，但受讓取得半島飲食行經營1 年，自得繼續經營，並非當然違反商標法。

㈡上訴人並無故意侵害系爭商標權之行為：⒈被上訴人所營事業並無「咖啡」事業或批發，亦從未生產「半島」咖啡產品。

而被上訴人行業類別為30，係餐飲業，兩者屬不同類別。

⒉「COFFEE、CAFE」係飲料名稱文字，並非商標，任何人均可使用，卻被原判決認構成「使用相同或近似商標」之侵權，有違社會通念。

㈢被上訴人不得依商標法第63條第1項第1款前段規定，請求上訴人賠償130,000 元：⒈上訴人於94年10月1 日終止「半島咖啡館商標使用權協議書」後，即未再使用系爭商標，至其後發生侵害商標之爭議，案情輕微，上訴人純屬善意，不應再判令負民事賠償責任。

⒉被上訴人應舉證其損失為何，蓋因系爭商標沒有任何連鎖或加盟店，系爭商標並無價值。

㈣被上訴人違約不輔導，應自賠償金中予以抵銷扣除45,000元：「半島咖啡館經營移轉協議書」（下稱經營移轉協議書）及「半島咖啡館商標使用權協議書」（下稱商標使用權協議書）簽訂時，口頭約定附有輔導之條件，但被上訴人收取450,000 元及每月商標使用費10,000元後，從未派員駐店輔導，上訴人得主張扣抵輔導金45,000元。

三、被上訴人聲明求為判決：駁回上訴人之上訴。其陳述除與原判決記載相同者，茲予引用外，補稱略以：㈠上訴人自94年11月1 日起至95年11月30日止，故意侵害系爭商標權，臺灣高等法院96年度上易字第2091號刑事判決關於侵權期間之認定顯有違誤。

㈡上訴人於被上訴人終止系爭商標使用協議契約後，未經被上訴人同意，使用相同及近似被上訴人系爭商標之商標，則被上訴人至少受有授權金之損害，是以，被上訴人以兩造間協議之使用費為標準計算損害賠償金，亦屬合理。

㈢商標權使用協議書並未附有輔導條件之記載，而林玉燕雖口頭承諾到店輔導上訴人，但未約定輔導金，且林玉燕亦依約到店輔導並探視上訴人之經營情形。

四、兩造不爭事項：㈠被上訴人以如附表所示之商標（下稱系爭商標），指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第30類之「麵包、餅乾、糖果、巧克力糖、蜂蜜、可可、咖啡、茶葉、咖啡豆」商品，向經濟部中央標準局（嗣於88年1 月26日正式改制為智慧財產局）申請註冊，經核准列為註冊第00801453號商標，專用期限自87年4 月16日至107 年4 月15日止（見本院卷第38頁之商標登記資料）。

㈡半島飲食行係於86年8 月15日，在臺北市中山區○○○路○段12號1 樓設立，並向臺北市政府建設局辦理營利事業登記。

其後訴外人林玉燕、謝月卿、王敏潔於91年3 月30日簽訂「合夥契約書」，約定合夥經營半島飲食行，推由林玉燕擔任負責人，經營小吃店業，並於同年4 月16日辦理營利事業變更登記。

嗣於94年3 月21日，林玉燕與上訴人簽訂「半島咖啡館經營權移轉協議書」（下稱經營權移轉協議書），約定自94年4 月1 日起將半島飲食行之經營權移轉予上訴人，於第㈠條載明移轉標的為「半島飲食行（半島咖啡館）」；

並於同日，兩造簽訂「半島咖啡館商標使用權協議書」（下稱商標使用權協議書），約定上訴人自是日起至95年3 月31日止，每月支付商標使用費10,000元，得於半島咖啡館內使用系爭商標（見本院卷第28至30頁之半島咖啡館經營權移轉協議書、半島咖啡館商標使用權協議書、合夥契約書，臺灣臺北地方法院檢察署95年度偵字第23010 號偵查卷《下稱偵查卷第2 冊》第7 頁之臺北市政府建設局辦理營利事業登記卡）。

㈢上訴人自簽訂經營權移轉協議書及商標使用權協議書之後，即開始經營半島咖啡館，並於其廣告招牌、餐巾紙、名片（外頁印製有系爭商標圖樣及半島咖啡館之地址、電話，內頁印製有銷售之各式產品、價格及營業時間，內頁下端並印製有「COFFEE PEN.LAND CAFE」之文字）等，而使用系爭商標圖樣（含中文「半島」、外文「PEN. LAND 」及橢圓形設計圖樣）（見臺灣臺北地方法院檢察署95年度他字第2282號偵查卷《下稱偵查卷第1 冊》第10頁之照片，偵查卷第2 冊第11 頁 反面之「半島咖啡館」餐巾紙、「半島咖啡館」名片）。

㈣上訴人持續支付商標使用費至94年10月31日止，自同年11月1 日起拒絕支付並表明不再使用系爭商標，被上訴人即於同年月25日發函通知上訴人自同年10月1 日起終止系爭商標之授權，並請求於同年11月底完全拆除並停止使用有關之招牌、印刷物品（例如壓克力燈、招牌燈、看板、海報板、POP架、銅製立體金字及圖案、紙杯、菜單及內容項目、名片及內容項目）（見偵查卷第1 冊第7 頁之信函）。

五、經兩造協議簡化爭點如下（見本院卷第43至44頁）：㈠被上訴人得否依商標法第61條第1項、第63條第1項第1款前段、民法第184條第1項前段規定，請求上訴人負損害賠償責任130,000 元？⒈上訴人於半島飲食行之招牌上使用「半島冷熱飲、COFFEE、CAFE」等文字之行為時間為何？將其中「冷熱飲、COFFEE、CAFE」等文字刪除之時間究為95年12月間、同年1 月初、或94年10月底？⒉上開行為是否故意侵害系爭商標權？亦即是否於同一或類似商品或服務，使用相同或近似於系爭商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞？⒊上訴人得否依商標法第63條第1項第1款前段規定，請求被上訴人公司賠償130,000 元？㈡上訴人得否以被上訴人應返還輔導金45,000元之債權，與本件損害賠償債務，主張抵銷？⒈上訴人得否向被上訴人請求返還輔導金45,000元？

六、本院之判斷：㈠上訴人自94年11月1 日起無權使用系爭商標：按終止契約，應向他方以意思表示為之（民法第263條準用同法第258條規定參照）。

經查上訴人自94年11月1 日起拒絕支付並表明不再使用系爭商標，被上訴人即於同年月25日發函通知上訴人自同年10月1 日起終止系爭商標之授權，已於前述。

雖被上訴人於上開信函中記載終止商標授權之日為同年10月1 日，然上訴人既已支付商標使用費至同年10月31日止，則應認兩造間商標使用權協議書係於同年10月31日終止，故自同年11月1 日起上訴人即無權再繼續使用系爭商標。

㈡上訴人於半島飲食行之名片及招牌上使用「半島冷熱飲、COFFEE 、CAFE 」等文字至95年11月底：被上訴人主張上訴人使用系爭商標至95年12月間云云，惟此為上訴人所否認，辯稱自94年10月底即將招牌上半島商標予以卸除，同年11月底之前即以黑色膠帶遮蓋招牌上「咖啡」2 字，之後再移除「冷熱飲」3 字，前後共更改3次 招牌云云（見本院卷第55頁）。

經查：觀諸被上訴人於95年3 月23日對上訴人提起刑事告訴時所提出之名片及照片，該名片外頁印製有未經設計之印刷字體「半島餐廳」、「PEN.LANDCAFE RESTARANT」之名稱、地址及電話，內頁印製有銷售之各式產品（每日特餐、早餐、冰品飲料、熱茶飲（壺）、餐點、手工現煮咖啡、各式點心）、價格及營業時間（見偵查卷第1 冊第8 頁）；

照片所攝為上訴人懸掛於店門之招牌為由左至右橫書「簡餐」、「半島」、「飲食行」、「咖啡」等文字，其下方為由左至右橫書「迴旋圖案」、「簡餐‧火鍋‧冷熱飲」、「迴旋圖案」等文字及圖案，設置於店門前方之招牌燈由左至右之橫書「半島」、直書「飲食行」等文字，其下方為由左至右橫書「簡餐‧火鍋‧冷熱飲」等文字，最下方為由左至右橫書「COFFEE」、「CAFE」等文字（見偵查卷第1 冊第12頁）。

其後上訴人於同年5 月26日於臺北市政府警察局中山分局偵查隊製作筆錄時，提出當時所使用之店招照片，其上文字及圖案與前開被上訴人於同年3 月23日所提出之照片內容相同（見偵查卷第1 冊第22頁）。

上訴人復於同年11月29日檢察官訊問期日，提出當時所使用之店招照片及名片，其內容均與被上訴人於同年3 月23日所提出之照片及名片的內容相同（見偵查卷第2 冊第11頁），上訴人並當庭應允將招牌上咖啡之英文字及名片內頁之咖啡項目刪除（見偵查卷第2 冊第5 頁）。

足見上訴人至少於95年11月29日仍使用上開店招及名片，故上訴人辯稱伊自94年10月底即將招牌上半島商標予以卸除，同年11月底之前即以黑色膠帶遮蓋招牌上「咖啡」2 字云云，顯無足取。

㈢上訴人於半島飲食行之名片及招牌上使用「半島冷熱飲、COFFEE 、CAFE 」等文字，非屬商標之使用行為：⒈商標法第61條第2項規定：「未經商標權人同意，而有第29條第2項各款規定情形之一者，為侵害商標權。」

同法第29條第2項規定：「除本法第30條另有規定外，下列情形，應得商標權人之同意：於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者。

於類似之商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。

於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」

⒉次按凡因表彰自己之商品或服務，欲取得商標權者，應依商標法申請註冊；

又商標法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標，同法第2條、第6條分別定有明文。

準此，商標之使用應具備下列要件：⑴使用人基於行銷商品或服務之目的，而以商標表彰自己之商品或服務；

⑵有標示商標之積極行為；

⑶商標之標示足以使相關消費者認識其為商標。

而判斷是否作為商標使用，應綜合審酌其利用之方式及態樣，非謂將商標圖樣之全部或一部標示於商品、服務、有關物件或媒介物，即當然構成商標之使用。

⒊如附表所示之系爭商標圖樣，係由墨色橢圓形內有類似英文字母Ｐ之白色圖樣、其下為由左至右單純印刷字體之外文「PEN.LAND」及最下方由左至右略微設計之中文「半島」所構成（見本院卷第38頁之商標登記資料）。

⒋兩造間之商標使用權協議書固於94年10月31日終止，上訴人自同年11月1 日起無權繼續使用系爭商標，惟上訴人與林玉燕間之經營權移轉協議書仍有效存在，亦即上訴人合法受讓半島飲食行（半島咖啡館）之經營權，得為小吃店業之經營。

關於上訴人於94年11月1 日起至95年11月底之期間，所使用第六㈡項所述之名片及店招，茲分述如下：⑴該名片外頁僅印有「半島餐廳」、「PEN.LAND CAFERESTARANT 」，均為未經設計、字體大小相同之印刷字體，而「半島」為「半島飲食行」之特取部分，「CAFE」、「RESTARANT 」2 字均為習用之外文，有「咖啡館」、「餐廳」之意，故上訴人僅在表彰上訴人所經營之半島飲食行的中英文名稱。

該名片內頁記載上訴人所銷售之各式產品，僅於各類產品項目以較大字體呈現，其餘產品細項均為較小字體，其中雖有「手工現煮咖啡80-130」乙項，其下有「經典咖啡」、「曼巴咖啡」、「拿鐵咖啡」、「極品藍山咖啡」、「各式精品咖啡」、「冰沙咖啡」、「拿鐵冰咖啡」、「冰咖啡」等類咖啡飲品，惟其字型、字體、尺寸均與其他產品相同，並無二致，足見上訴人於該名片上就「半島」、「咖啡」之使用情形，顯非以行銷「半島」「咖啡」為其目的，亦無從使消費者辨識係將「半島」2 字使用於「咖啡」之商品，故此名片非屬商標之使用，上訴人即無違反商標法第29條第2項第3款規定。

⑵上訴人既係經營「半島飲食行」，以小吃店業為其所營事業，則其於招牌、招牌燈上使用「半島飲食行」、「簡餐」、「火鍋」、「冷熱飲」、「COFFEE」、「CAFE」等文字，縱使其上「半島」2 字之字體較其他文字為大，惟此乃「半島飲食行」之特取部分，則該店招均僅表示所經營小吃店（餐廳）之名稱及所販售之商品，而咖啡為一般飲食行、小吃店或餐廳通常銷售之物，縱使被上訴人將系爭商標指定使用於「咖啡」之商品，未經其同意，不得將系爭商標使用於同一或近似之商品或服務（商標法第29條第2項規定參照），然商標權非謂被上訴人得毫無限制地排除第三人依一般通常情形使用「咖啡」、「COFFEE」、「CAFE」之用詞，否則逾越商標權之權利外延，顯非商標法第1條所定「保障商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展」之立法目的。

故此店招純為上訴人所營事業之名稱標示，並非基於行銷之目的，將「半島」用於任何商品、服務、有關物件或媒介物，而足使相關消費者認識「半島」為其商標。

⒌綜上所述，上訴人於半島飲食行之名片及招牌上所使用之情事，並未構成系爭商標之使用。

㈣綜上所述，上訴人自94年11月1 日起所為，非屬商標之使用。

從而，被上訴人主張上訴人侵害系爭商標權，依商標法第61條第1項、第63條第1項第1款前段、民法第184條第1項前段規定，請求上訴人損害賠償500,000 元，及自94年11月1 日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，為無理由，應予駁回。

除確定部分外，原審所為上訴人敗訴判決並為假執行宣告，自有未洽。

上訴意旨就此部分指摘原判決不當，聲明廢棄改判，為有理由，應由本院將原判決此部分廢棄，改判如主文第2項所示。

七、據上論結，本件上訴為有理由，依民事訴訟法第450條、第78條，判決如主文。

中 華 民 國 98 年 3 月 12 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳國成
法 官 曾啟謀
法 官 蔡惠如
以上正本係照原本作成。
不得上訴。
中 華 民 國 98 年 3 月 12 日
書記官 林佳蘋