設定要替換的判決書內文
智慧財產法院民事判決
97年度民專訴字第31號
原 告 華豐橡膠工業股份有限公司
法定代理人 甲○○
訴訟代理人 張益隆律師
丙○○
被 告 建大工業股份有限公司
法定代理人 乙○○
訴訟代理人 楊承彬律師
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，本院於98年2 月25 日辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴及其假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、原告方面：㈠原告起訴主張：原告享有中華民國新式樣第D122419 號「胎邊裝飾片」專利權（下稱系爭專利），專利權期間自西元2008年4 月11日至2019年4 月12日，原告於民國97年5 月15日發現訴外人「愛迪王國際股份有限公司」銷售之摺疊腳踏車，使用被告建大工業股份有限公司（下稱建大公司）製造銷售之輪胎產品，該輪胎產品有侵害原告之上開新式樣專利權，此由該輪胎胎邊拓印顯示「KENDA 」商標，尺寸16 X1.50，車胎花紋代號為K193-02 ，生產序號為0208041700，確係被告建大公司製造之產品無訛，原告另於97年5 月27日向訴外人「慶昇車業有限公司」購得輪胎，其商標亦同樣顯示係被告建大公司製造，已侵害原告之上開新式樣專利權。
原告於97年7 月1 日委由律師發函，促請被告停止一切製造、販售侵害上開新式樣專利權之行為，惟被告仍繼續製造、銷售該輪胎產品，為此爰依專利法第129條準用同法第84條第1項、第85條第1項第1 、2 款及民事訴訟法第244條第4項規定，僅表明其全部請求之最低金額，而暫以最低金額新台幣（下同）100 萬元為本件之請求。
又被告係故意侵害原告享有之專利權，依專利法第85條第3項規定，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。
被告乙○○則係建大公司之負責人，該公司侵害原告專利權而為輪胎之製造、銷售等行為，應係執行被告建大公司之業務，且違反專利法，故被告乙○○依公司法23條第2項規定應與建大公司負連帶賠償責任。
並聲明：⑴被告應連帶給付原告100 萬元，暨自起訴狀繕本送達之翌日起，至清償日止，按年息百分之五計算之利息；
⑵原告願供擔保，請准宣告假執行。
㈡對被告抗辯之陳述：⒈財團法人塑膠工業技術發展中心97年11月14日之兩份委託試驗報告（097A011-F312264 、097A11-F312266），就原告享有系爭專利之輪胎胎邊裝飾片及被告製造之輪胎胎邊片，分別就正面、切割面以一千倍、五百倍電子顯微分析照片，其外觀均屬相同或近似，顯見被告侵權甚明。
⒉被告雖辯稱系爭專利僅將一般大眾常見之碳纖維材質花紋直接運用於輪胎胎邊做為飾片，惟查，從未有任何一文獻記載可以將「碳纖維材質」硬性規定為必需具備有長方格條紋相互錯開、漸層等特徵，而有這些特徵也未必就是碳纖維材質。
再者，系爭輪胎之國際分類編號為D12D15，而訴外人丁○○享有之上開輪圈專利則為B60B1/04，既然國際分類已將其歸納為不同，又何來相同或近似物品之說，況且專利審查基準2.4.2 記載物品的相同、近似判斷亦有「物品的相同或近似判斷，尤其是用途相近之物品，應考量商品產銷或使用的實際情況，並得參酌國際工業設計分類」等之規定，故被告所陳，顯與事實不符。
又系爭專利之裝飾品係以布面經印刷處理後，才能產生有數條以長方格組成之條狀紋，訴外人丁○○上開專利所示之複合件則選用碳纖維編織材料或功夫龍編織材料或碳纖維、功夫龍混編（經、緯線交錯）之編材，其二者存有相當大的差異。
因唯有利用印刷處理，才能在長方格中均形成由深漸淺之漸層紋之系爭專利，而訴外人丁○○上開專利，雖能在混編後再進行染色，但因為其一次只能染出同一種顏色，所以根本就做不出漸層之視覺效果，又何來與系爭專利相同之說。
況且，系爭專利之長方格是採用首尾順次連續接設之形態延伸，與訴外人丁○○上開專利係以側邊相錯開排列，大不相同，被告所辯，顯與事實不符。
⒊原告於97年5 月15日寄發存證信函，嗣於97年7 月1 日再委由律師發函，兩次促請被告應即停止一切製造、販售侵害上開新式樣專利權之行為。
被告明知已侵害原告之專利權，竟仍繼續製造、銷售該輪胎產品，此有原告於97年8 月20日之購物發票可證。
被告係故意侵害原告享有之專利權，依專利法第85條第3項規定，鈞院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。
⒋經濟部智慧財產局專利舉發審定書狀，已詳述該案舉發人所提出第92213100號專利案所揭示之胎邊裝飾片為編織材料之斜向錯開形成之斜紋，與系爭專利胎邊裝飾片之「相鄰之長方格係相互錯開，且各長方格中於同一邊中都設有由深漸淺之漸層紋」條紋特明顯不同。
至於2008 BIKE SOLUTIONS產品目錄所揭示之條紋為片狀黑色碳纖維材質所形成之「交織」花紋，圖片上所顯示之黑白效果，為光影效果，並非黑色碳纖維材料所形成之花紋，而系爭專利之胎邊裝飾片，係於平面條帶狀表面呈現「相鄰之長方格係相互錯開，且各長方格中於同一邊中都設有由深漸淺之漸層紋」之條紋特徵，亦與系爭專利之條紋及其構成明顯不同，並無被告所稱未說明理由之情事，則被告稱該審定書有重大明顯瑕疵云云，實不可採。
⒌被告所提出被證5 、6 ，原告否認其形式、實質之真正，退而言之，縱認屬實，該雨刷之外型，係運用空氣力學原理，突破造型限制，強化其基本功能；
結構係採巢化結構及強肋設計，完全與本件專利之形狀特徵在於「本體形狀概呈一長條帶狀，沿著帶體方向設有數條以長方格組成之條狀紋，該相鄰之長方格係相互錯開，且各長方格中於同一邊中都有由深漸淺之漸層紋，其漸層紋具有反光效果。」
大不相同，況系爭輪胎之國際分類編號為D12D15，與雨刷之分類為B60 並不相同，故被告稱系爭專利不具創作性云云，顯不可採。
二、被告則抗辯以：㈠原告雖主張被告所產銷之輪胎產品侵害系爭專利，惟對於被告所產銷之輪胎是否確有落入原告系爭專利之事實，原告則未舉證以實其說。
原告提出其委託財團法人塑膠工業技術發展中心所做之委託試驗報告，無非係以顯微分析照片，顯現兩造輪胎之細部材質而已，與被告所製造、銷售輪胎在整體外觀上，是否相同或近似於系爭專利圖樣，而落入系爭專利範圍之判斷無關。
此外，原告對於被告有侵權行為之故意或過失，應負舉證之責任。
㈡按「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。
前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。」
智慧財產案件審理法第16條定有明文。
次按，「凡可供產業上利用之新式樣，無下列情事之一者，得依本法申請取得新式樣專利：一申請前有相同或近似之新式樣，已見於刊物或已公開使用者。
二申請前已為公眾所知悉者。」
、「新式樣雖無第一項所列情事，但為其所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及者，仍不得依本法申請取得新式樣專利。」
專利法第110條第1項及第4項分別定有明文，又違反上開規定者，依據同法第128條第1項第1款之規定，應予撤銷其新式樣專利權。
⒈按「新式樣，指對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。」
，專利法第109條第1項定有明文，系爭專利係一將長方格狀條紋印刷於輪胎側邊用以裝飾，而為物品之花紋之新式樣專利申請案，是以系爭專利是否具有可專利性，即應以上開長方格狀條紋所顯現於外之花紋，是否具有「新穎性」及「創作性」為斷，而與原告如何製作出上開花紋之方法無關。
⒉就本件而言，系爭專利無非係將一般大眾常見之碳纖維材質花紋，直接運用於輪胎胎邊做為飾片而已，並不具有創作性，且依據93年10月1 日公告由訴外人丁○○申請取得之新型第M245073 號「自行車輪圈」專利及96年2 月28日發刊之「2008 BIKE SOLUTIONS 」型錄中諸多外觀顯現碳纖維花紋之產品，可證將碳纖維花紋運用於輪胎胎邊貼片，以提供美觀效果之技術，早於原告系爭專利申請日前即已揭露，是以原告系爭專利不具有創作性。
⒊原告雖主張系爭專利之長方格條紋，係採首尾順次連續接設而成，與引證1 專利所揭露之側邊相錯開排列，亦即長方格條紋互相垂直交錯排列者不同云云，惟縱係如此，原告系爭新式樣專利所揭露者，亦為「其所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及者」，仍不具有「創作性」。
⒋就被告日前認本件原告之系爭專利不具有「新穎性」及「創作性」，而向經濟部智慧財產局提出舉發乙事，被告日前乃接獲經濟部智慧財產局所為「舉發不成立」之審定書，核其理由係以：被告所提出「2008 BIKE SOLUTIONS 」產品型錄上之圖片所顯示之黑白效果為光影效果，並非黑色碳纖維材質所形成之花紋，故為舉發不成立之審定。
惟凡點、線、面或色彩所表現之裝飾構成均可稱為花紋，而碳纖維材質之所以能呈現「黑白效果」或「光影效果」，其前提當然係因其上有由深淺色彩長方型格狀之花紋相接排列所呈現，否則，若無花紋又豈能呈現出視覺效果，今經濟部智慧財產局之審定理由，竟謂上開產品型錄上之碳纖維或「非花紋」、或「無花紋」，實令人錯愕，而有重大明顯之瑕疵。
⒌為求明確，被告乃再提出一曾於88年12月21日獲台灣精品證書，而遲至於西元2004年生產、製造外銷美國之具碳纖維外觀的雨刷，做為原告系爭專利不具創作性之證據，茲說明如下：⑴按「審查創作性時，應就申請專利之新式樣與先前技藝進行比對，若該新式樣的整體或主要設計特徵顯然係模仿自然界形態、著名著作或直接轉用其他習知之先前技藝，整體設計並未產生特異之視覺效果者，應認定該新式樣為易於思及，不具創作性。」
此有經濟部智慧財產局訂定之專利審查基準第3-3-23頁內容可參。
⑵此雨刷上所揭露之碳纖維材質花紋即為：「相鄰之長方格係相互錯開，且各長方格中於同一邊中都設有由深漸淺之漸層紋」之特徵，而與原告系爭專利上之花紋，完全相同，是原告系爭專利上之花紋，顯然係直接轉用自常見之碳纖維花紋無誤，參照上開專利審查基準，自不具有創作性㈢被告於97年7 月2 日接獲原告97年7 月1 日所發之律師函後，為維護彼此間之商譽，即已停止製造、販售系爭輪胎，至於原告主張於97年8 月20日購得之輪胎，除未能進一步確定是否確為被告所製造之輪胎外，縱係被告所製造之輪胎，亦應係客戶本身之庫存，絕非被告於97年7 月2 日以後所製造、銷售之輪胎，原告依專利法第85條第3項規定，請求損害賠償，並無理由。
㈣並聲明：⒈原告之訴駁回；
⒉如受不利之判決，被告願供擔保，請准免為假執行。
三、本件兩造不爭執之事實（見本院卷第151頁、第215頁）：㈠原告於96年4 月13日向經濟部智慧財產局申請「胎邊裝飾片」新式樣專利，經該局編為第096302018 號進行審查核准專利後，發給第D122419 號專利證書（下稱系爭專利），專利權期間自97年4 月11日起至108 年4 月12日止。
㈡原證二之輪胎（車胎花紋代號：K193-02 ，生產序號：0208041700，規格16x1.5）係原告於97年5 月15日向訴外人愛迪王國際股份有限公司購買；
原證四之輪胎（規格26x1 .75）係原告於97年5 月27日向訴外人慶昇車業有限公司以新台幣650 元購買；
原證六之輪胎（生產序號：0528071700號，規格26x1.75 ）係原告於97年8 月20日向訴外人坤聖兩輪館以800 元購買，上開輪胎均有浮凸之KENDA 字樣（上述輪胎以下均稱系爭輪胎），且均為被告製造及販賣予上開廠商。
㈢被告於97年7 月1 日接獲原告委託律師所寄發之原證五通知函。
㈣被告確有販賣系爭輪胎予附表二所示之廠商，其中規格26x1.75 輪胎平均售價為306 元，總銷售數量為1,924 條，總銷售金額為588,744 元，規格16 x1.5 輪胎平均售價為184 元，總銷售數量為420 條，總銷售金額為77 ,280 元，合計總銷售金額為666,024 元，銷售金額之百分之九十為生產系爭輪胎之必要費用及成本（販賣時間詳如被告98年1 月5 日陳報狀附表二及被證三）。
四、本件經本院與兩造整理並協定簡化之爭點如下（見本院卷第215-216頁）：㈠93年10月1 日公告之申請號第92,213,100號新型專利（下稱引證1 ）及西元2007年2 月公開之2008 BIKE SOLUTIONS產品型錄（下稱引證2 ）組合，或被證5 、6 西元2004年販賣的雨刷是否已揭露系爭專利之花紋，而使系爭專利不具有創作性？㈡被告所製造、販賣之系爭輪胎是否落入系爭專利範圍？㈢被告於97年7 月1 日接獲原證五之通知函後是否仍繼續製造、販賣系爭輪胎？㈣被告所製造販賣之系爭輪胎倘落入系爭專利之範圍，則原告得否請求被告等連帶賠償所受損害？損害賠償金額為若干？原告請求依專利法第85條第3項酌定損害額三倍之賠償是否有據？
五、得心證之理由：㈠查系爭專利係於96年4 月13日提出申請，其為一薄片長條帶狀之胎邊裝飾片，延著帶體方向設有數條以長方格組成之條狀紋，該相鄰之長方格並係相互錯開，且各長方格中於同一邊中都設有由深漸淺之漸層紋，供裝設於汽、機車之輪胎側邊，其特徵在於俯視面之花紋設計為明暗漸層之長方格條紋接續橫向排列（如附圖一所示），引證1 為93年10月1 日公開之中華民國第92213100號「自行車輪圈」專利公報，其請求項第1項內容為：「一種自行車輪圈，其輪圈包含有金屬材質製成之框圈以及複合件，其特徵為：框圈於內緣面或/及兩側設有若干適當深度之容載區，利用該容載區可令一相對形狀之複合件鑲嵌於其內，以提供美觀及具減輕重量之效果者。」
，請求項第3項之內容為：「如申請專利範圍第1項所述之自行車輪圈，其中，複合件係選自碳纖維編織材或功夫龍編織材或碳纖維、功夫龍混編之織材者。」
，是以依引證1 之申請專利範圍所示，其輪圈主體包含框圈及鑲嵌於框圈內之複合件，該複合件可為碳纖維編織材、功夫龍編織材或兩者混編之織材，其圖式所呈現之花紋設計為矩形單元縱橫交錯排列，而類似一般之藤編花紋（如附圖二所示），系爭專利與引證1 所示之花紋排列方式不同，系爭專利為「明暗漸層之長方格條紋接續橫向排列」，引證1 為類似藤編之「矩形單元縱橫交錯排列」，且無明暗漸層之呈現，是以兩者整體視覺效果不同亦不近似。
而引證2 則為96年2 月28日發行之「2008 BIKE SOLUTIONS 」型錄中具有碳纖維花紋之產品（見本院卷第154 頁），該圖片所揭示之花紋為片狀黑色碳纖維材質所形成之條紋，其長方格之顏色與長方格之間距底色雖有深淺對比差異，然其各長方格本身並無明暗漸層效果，兩者整體視覺效果不同亦不近似，從而系爭專利非所屬技藝領域中具有通常知識者由引證1 及引證2 之組合而易於思及，尚難證明系爭專利不具創作性。
㈡次查，被證5 為台灣精品證書影本一紙，被證6 為雨揚股份有限公司Arista Dual Wiper System雅視雙雨刷系統碳纖維系列之網頁資料及庭呈之碳纖維系列雨刷實物一支，依被告庭呈之雨刷實物包裝所示，該產品包裝上印有台灣精品標誌（symbol of excellence winner ）（見本院卷第210 、211 頁），而雨揚股份有限公司所生產之通用型自調式加壓雙雨刷係於88年12月21日獲准使用台灣精品標誌，亦有被證5 之台灣精品證書影本附卷可參（見本院卷第206 頁），另參以依原告所呈「台灣精品獎的肯定與榮耀」一文之內容所示：「Arista Dual Wiper System雅視雙雨刷系統」、「碳纖維系列是運用最新液體轉印(fluid trans-print) 的技術所塗佈。
…讓花色附著在雨刷的表面上，而形成碳纖維的外觀。」
等語（見本院卷第222 、223 頁），該文所附照片之雨刷表面花紋，經對照於被證6 所載「Arista Dual WiperSystem雅視雙雨刷系統」（如附圖三所示）及庭呈實物樣品之表面花紋，三者所示之花紋幾近相同，均係相互錯開接續橫向排列之長方格，且各長方格中於同一邊中都設有由深漸淺之漸層紋，足證Arista Dual Wiper System雅視雙雨刷系統之表面花紋於88年12月21日之前即已公開使用。
至於系爭專利為「胎邊裝飾片」，雖其國際工業設計分類為12-15 之「車輛輪胎和防滑鏈」，而雨刷則為12-16 之「其他類未包括的車輛零件、設備和附件」，兩者分類並不相同，惟兩者同屬車輛附屬產品，且就創作性之審查，先前技藝的領域並不侷限於所申請標的之技藝領域。
申請專利之新式樣的整體或主要設計特徵係直接轉用其他技藝領域中之先前技藝者，應認定該新式樣為易於思及。
系爭專利為一矩形薄片上設明暗漸層之長方格條紋接續橫向排列花紋，該矩形薄片為習知形狀，其花紋則已見於被證6 及庭呈實物樣品，系爭專利之花紋係直接轉用被證6 所示之花紋，故整體設計為該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者簡易即可思及者，不具創作性。
六、綜上所述，被告所提出之被證5 、6 足以證明系爭專利不具創作性，而有專利法第128條第1項第1款之撤銷原因，則依智慧財產案件審理法第16條第2項規定，原告於本件民事訴訟中自不得以系爭專利權對於被告主張權利。
從而，原告主張被告建大公司所製造並販售之系爭輪胎已落入系爭專利之範圍而侵害系爭專利，依專利法第129條規定準用同法第84條第1項、第85條第1項第1 、2 款規定請求被告建大公司賠償所受損害，暨依公司法第23條規定請求被告乙○○與被告建大公司負連帶賠償責任，而請求如訴之聲明所示，為無理由，均應予駁回。
原告之訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所依附，應併予駁回。
七、因本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，經本院斟酌後，認與判決結果不生影響，均毋庸再予論述，附此敘明。
八、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。
中 華 民 國 98 年 3 月 18 日
智慧財產法院第一庭
法 官 林欣蓉
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
中 華 民 國 98 年 3 月 18 日
書記官 周其祥
還沒人留言.. 成為第一個留言者