智慧財產及商業法院民事-IPCV,97,民抗更(一),1,20081117,1

智慧財產法院民事裁定
97年度民抗更(一)字第1號
抗 告 人 台灣東洋藥品工業股份有限公司
法定代理人 林榮錦
訴訟代理人 黃三榮 律師
訴訟代理人 胡元禎 律師
訴訟代理人 陳貞妤 律師
兼
送達代收人 范曉玲 律師
相 對 人 美國禮來大藥廠公司Eli Lillyand Company法定代理人 Robert A. Armitage
送達代收人 邵瓊慧 律師
上列抗告人與相對人間假扣押事件，抗告人對於中華民國九十七年一月二十五日臺灣桃園地方法院九十七年度裁全字第四六七號裁定提起抗告，經臺灣高等法院於九十七年七月二十一日以九十七年度抗字第八九一號裁定駁回相對人之聲請，相對人不服，提起再抗告，經最高法院於九十七年十月二日以九十七年度台抗字第六三九號廢棄臺灣高等法院上開裁定，發交本院，本院裁定如下：

主 文

抗告駁回。

第二審及發交前第三審抗告訴訟費用由抗告人負擔。

理 由

一、按用作侵害他人發明專利權行為之物，或由其行為所生之物，得以被侵害人之請求施行假扣押，於判決賠償後，作為賠償金之全部或一部，專利法第86條第1項定有明文。

上開條文所謂用作侵害他人發明專利權行為之物，係指用來作為侵害他人發明專利權之器具或原物料，而所謂由其行為所生之物，不以該所生之物有侵害他人專利權為必要，例如利用他人方法專利權所製造出來之物，該利用過程所使用之器具或原物料，以及因此所製造出之完成品，均得為假扣押之標的，此與該完成品是否為專利權權利範圍無關。

是專利法上開規定，其性質與民事訴訟法第五百二十二條第一項係為保全未來金錢請求目的並不完全相同。

而就侵害專利權行為之物或所由生之物有無為假扣押之必要者，其考量因素在於是否確有用作侵害他人專利權行為之物或其行為所生之物存在，及該物是否有日後不能強制執行或甚難執行之虞，倘符合上開要件，即無不許被侵害人請求實施假扣押之理。

縱然侵權行為人並無「浪費財產、增加負擔或就財產為積極之不利益處分、將成為無資力之狀態，或將移往遠地、逃匿無蹤、隱匿財產」等行為，仍得依專利法上開規定聲請就用來侵害他人專利權行為之物，或由其行為所生之物，為假扣押之實施。

蓋專利法上開規定主要實施標的既為侵害專利權之物，則侵權行為人自身之資力如何，即不在考量之列。

準此，民事訴訟法第五百二十六條所謂「請求及假扣押之原因，應釋明之。」

規定，於依專利法上開規定聲請假扣押時，其釋明之內容應係就「是否確有用作侵害他人發明專利權行為之物或由其行為所生之物」存在及「該物是否有日後不能強制執行或甚難執行之虞」之情形，提出得即時調查之證據供法院審酌，而非在於釋明侵權行為人是否有「浪費財產、增加負擔或就財產為積極之不利益處分、將成為無資力之狀態，或將移往遠地、逃匿無蹤、隱匿財產」等行為，上開差異，乃專利法中就假扣押之特別規定所使然，不可不辨，合先敘明。

二、本件相對人於原裁定法院聲請意旨略以：伊為中華民國第66262 號、第110476號、第109978號發明專利（以下合稱系爭發明專利）之專利權人，該發明專利係與合成吉姆賽它賓（Gemcit ibine）有關之方法專利。

抗告人自民國（下同）九十二年間起，由大陸地區進口吉姆賽它賓，加水後作成吉姆賽它賓注射劑即「健仕注射劑」，並於同年十一月十二日向行政院衛生署申請查驗登記。

伊雖已對抗告人提起排除侵害之訴訟（經臺灣臺北地方法院以九十三年度智字第七七號判決後，現由臺灣高等法院九十六年度智上更㈠字第五號審理中），並聲請定暫時狀態假處分，亦獲准許（臺灣臺北地方法院九十五年度智裁全字第一六號及臺灣高等法院九十五年度抗字第八一九號裁定），惟行政院衛生署仍於九十五年三月六日核發藥品許可證予抗告人。

近聞抗告人積極向各醫療院所促銷上開藥品，非但嚴重違反假處分，且有日後不能強制執行或甚難執行之虞。

為免損害繼續擴大，伊願供擔保，請准予假扣押等語。

原裁定法院則以：相對人之主張經核尚無不符，爰裁定准相對人以新臺幣（下同）三千萬元或同面額之華南商業銀行復興分行無記名可轉讓定期存單、或華南商業銀行復興分行所出具之保證書為抗告人供擔保後，得對於在該院轄區內之抗告人用作侵害相對人所有之系爭發明專利權行為之物、或由其行為所生之物，在八千萬元之範圍內予以假扣押。

三、抗告人對原裁定法院上開准許相對人提供擔保為假扣押之裁定不服，提起抗告，經臺灣高等法院裁定廢棄原裁定法院之裁定，並駁回相對人上開聲請，其理由略謂：相對人僅泛稱抗告人近來已積極向各大醫療院所促銷侵害相對人系爭發明專利之健仕注射液，有日後不能強制執行或甚難執行之虞云云，並未提出任何可為即時調查之證據，以為釋明；

且抗告人促銷其業經向行政院衛生署申請查驗登記之藥品，乃正常之營業行為，縱有違反假處分情事，僅屬侵權損害有無擴大之範疇，尚難認係積極浪費財產，增加負擔，或就財產為積極之不利益處分，將成為無資力之狀態，或將移往遠地、逃匿無蹤、隱匿財產等符合假扣押原因之行為。

況抗告人為資本額逾九億元之上櫃公司（公司變更登記表附本院卷第一三四頁），重大資產之處分尚須經股東會之決議始得為之，相對人既未提出具體事證，難認已就假扣押之原因盡釋明之責，其聲請自不符假扣押之要件等語。

四、經查：㈠本件相對人前起訴請求抗告人不得使用系爭發明專利、為販賣之要約、販賣及進口吉姆賽它賓或進口含有吉姆賽它賓之藥品部分，業經臺灣高等法院以九十四年度智上字第二六號判決抗告人不得使用系爭發明專利及除為研究、教學或試驗實施其發明，而無營利行為者外，不得使用、為販賣之要約、販賣及進口以系爭發明專利之方法製造之含有吉姆賽它賓之藥品，此有上開判決可供參照。

又相對人前對抗告人提起排除侵害之訴訟，經臺灣臺北地方法院以九十三年度智字第七七號判決後，現由臺灣高等法院九十六年度智上更㈠字第五號審理中，相對人並對抗告人聲請定暫時狀態假處分，亦獲臺灣臺北地方法院九十五年度智裁全字第一六號及臺灣高等法院九十五年度抗字第八一九號裁定准許在案，此亦有上開判決影本附卷可考，均堪認為真正。

而抗告人對於其由大陸地區進口吉姆賽它賓，加水後作成吉姆賽它賓注射劑即「健仕注射劑」藥品，已經行政院衛生署於九十五年三月六日核發藥品許可證，其近來確有向各醫療院所促銷上開藥品等節，亦不否認，此部分事實亦堪確認。

雖抗告人表示，相對人無權禁止抗告人販賣、為販賣之要約、使用或進口「非」以系爭發明專利所製成之吉姆賽它賓藥品云云，惟細觀抗告人於歷次審理過程中，對於其所進口之吉姆賽它賓藥品究竟係使用何種方法製成，均未提出證據證明，而製造方法專利所製成之物品在該製造方法申請專利前為國內外未見者，他人製造相同之物品，推定為以該專利方法所製造，此為專利法第87條第1項所明定，抗告人既未提出反證證明其所進口之吉姆賽它賓藥品「非」以系爭發明專利所製成，則依上開規定，抗告人所進口之吉姆賽它賓藥品即有推定為侵害相對人系爭專利之嫌，相對人依專利法第八十六條第一項聲請對抗告人用作侵害系爭專利權行為之物，以及其行為所生之物為假扣押，即非毫無依據。

㈡本件抗告人前經臺灣臺北地方法院九十五年度智裁全字第一六號及臺灣高等法院九十五年度抗字第八一九號裁定為定暫時狀態假處分在案，明令抗告人在臺灣臺北地方法院九十三年度智字第七七號民事判決確定前，除為研究、教學或試驗實施其發明而無營利行為者外，不得為⒈使用系爭專利；

⒉使用、為販賣之要約或販賣以上述發明專利之方法直接製造之吉姆賽它賓或含有以上述發明專利之方法直接製造之吉姆賽它賓之藥品；

⒊為使用、販賣之要約或販賣之目的而進口以上述發明專利之方法直接製造之吉姆賽它賓或含有以上述發明專利之方法直接製造之吉姆賽它賓之藥品。

然依相對人所提出行政院衛生署衛署藥證藥製第047872號網頁影本（參聲證十一）及財團法人臺灣基督教門諾會醫院九十六年四月二七日基門醫文字第96-0712 號致臺灣台北地方法院函（參聲證一三），可知抗告人於上開判決及定暫時狀態假處分之後，仍有進口吉姆賽它賓藥品，並將上開藥品製成注射劑販售之情形，非但並未遵守上開定暫時狀態假處分之裁定，且因其繼續販售吉姆賽它賓藥品之製劑，若現時未予假扣押，則日後對於已賣出之吉姆賽它賓藥品之製劑，即無法強制執行。

是相對人就本件假扣押請求之原因及假扣押之原因，自已為相當之釋明。

㈢另抗告人一再爭執所謂「方法專利權」其保護範圍不及於「物品專利權」，並指相對人於原審此部分請求業經臺灣高等法院以九十四年度智上字第二六號民事判決駁回，相對人並未上訴，已經確定，是縱然相對人有所謂方法專利權，亦不能禁止抗告人使用物品即本件系爭吉姆賽它賓藥品云云。

惟查本件抗告人就其所進口之吉姆賽它賓藥品究竟係採用何種方法製成，抗告人迄今仍無法提出證據證明一節（抗告人雖又主張其已更換吉姆賽它賓之供應商，並提出訴外人台灣神隆股份有限公司出具之不侵權擔保函件，惟對於究竟該公司係使用何種方法製造出吉姆賽它賓藥品仍未說明），依專利法第87條第1項，即應推定係以相對人之系爭方法專利所製造。

抗告人上開爭執，於審酌本件相對人假扣押之聲請有無理由時，並無影響。

另抗告人謂相對人並未說明何以對抗告人享有八千萬元之債權，即主張對抗告人上開範圍內之財產為假扣押，顯然亦未盡釋明之責云云。

關於債權金額部分，相對人之請求究竟有無理由，須待兩造透過訴訟程序為必要之舉證後，始得確認，於假扣押程序中就此一爭議，尚難論斷。

相對人之請求於訴訟後經法院為不同數額之認定者，所在多有，端賴兩造於本案訴訟程序中舉證證明，若謂相對人於假扣押程序中尚未舉證證明損害額，即不得就所欲請求之金額聲請假扣押，顯然將假扣押程序誤為本案審理程序。

是本件相對人於本件假扣押之聲請固然未提出證據資料釋明其債權額之計算依據，惟其同意就其所主張之債權額提供擔保，自非法所不許。

至原裁定法院同意相對人提供三千萬元後就抗告人用作侵害其專利權行為之物，或由其行為所生之物，在八千萬元範圍內為假扣押，有關擔保金額之認定，乃法院之職權，而原裁定法院所裁定之上開擔保金額，已逾相對人請求之債權金額三分之一，與法院就類似案件所審酌之金額亦大致相當，並無顯著差異處，抗告人執此為辯，自有未洽。

五、綜上，本件抗告人既有購入吉姆賽它賓藥品並加工出售之行為，而相對人為製造吉姆賽它賓藥品之方法專利權人，抗告人與相對人間就侵權行為有無爭議事件尚繫屬於法院審理，未有定論，相對人對抗告人復已取得定暫時狀態假處分之裁定，抗告人上開繼續購入吉姆賽它賓藥品加工出售之行為，自仍有侵害相對人專利權之嫌，相對人依專利法第八十六條第一項規定請求對抗告人用作侵害專利權行為之物，或由其行為所生之物，在八千萬元範圍內為假扣押，依上開說明，即屬有據，應予准許。

原裁定法院為准許相對人假扣押聲請之裁定，認事用法並無違誤，抗告人仍執陳詞為辯，據以對原裁定聲明不服，不能認為有理由。

六、據上論結本件抗告為無理由，爰裁定如主文。

中 華 民 國 97 年 11 月 17 日
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李得灶
法 官 林欣蓉
法 官 汪漢卿
以上正本係照原本作成。
如不服本裁定而提起抗告，應於裁定正本送達後10日之不變期間內向本院提出抗告狀，並應表明抗告理由。
中 華 民 國 97 年 11 月 17 日
書記官 蕭筆花