臺灣高等法院高雄分院民事-KSHV,97,上易,92,20090325,2

臺灣高等法院高雄分院民事判決 97年度上易字第92號
上 訴 人 甲○○
訴訟代理人 王國論律師
被 上 訴人 逸錞企業有限公司
法定代理人 丙○○
訴訟代理人 乙○○
上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國97年3 月6日 台灣高雄地方法院94年度鳳訴字第4 號所為第一審判決，提起上訴，本院於民國98年3 月11日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

一、本件被上訴人法定代理人原為陳國維，嗣因辦理解散，並進行清算，選任丙○○為清算人，且報經臺灣高雄地方法院准予備查，有該院函在卷可稽，是可見被上訴人公司尚未清算終結，在清算之必要範圍內，視為存續，故其於本件訴訟仍有當事人能力，丙○○自為其法定代理人，其於本院審理中聲明承受訴訟，核無不合，先予敍明。

二、上訴人起訴主張：上訴人係「新型第223303號水溝蓋之改良」（下稱系爭專利）之專利權人，專利期間自民國（下同）93 年5月1 日起至104 年5 月18日止，專利範圍在於以玻璃纖維成型之中空殼體，在該殼體內橫置鐵管，並填充有混凝土其底板可黏固設殼底面，成一封閉之水溝蓋。

被上訴人明知上訴人為系爭專利之專利權人，竟在未獲上訴人同意下製造與上訴人上開申請專利範圍實質相同之水溝蓋並出售與訴外人高雄縣大寮鄉公所，上訴人發現後旋即於94年3 月間寄發存證信函要求被上訴人停止製造、販賣，惟未獲置理。

而被上訴人所出售與高雄縣大寮鄉公所之水溝蓋，經上訴人委由中國生產力中心進行鑑定結果與上訴人所享有之新型專利實質相同。

被上訴人雖抗辯其製造販賣之水溝蓋，其殼體內填充樹脂與砂子，樹脂之黏固性較好而混凝土之黏固性較差，實質效果並不相同，實質技術手段亦不相同，故與系爭專利範圍不同。

但樹脂代替混凝土，對於技術領域中具有通常知識而言，只是一種簡易替代手法，達到之結果實質相同。

被上訴人有侵害上訴人專利權之事實極為明確。

而上訴人係以新台幣（下同）30萬元出售水溝蓋與高雄縣大寮鄉公所，依專利法第85條第1項第2款規定，請求被上訴人賠償上訴人20萬元。

次查訴外人丁○○於另案94年度鳳簡字第1312號確認專利權共有事件中，自承並提出93年間銷售水溝蓋之發票為據，被上訴人對上訴人主張水溝蓋之銷售金額為97萬4401元，並不爭執，爰擴張請求被上訴人應賠償上訴人97萬4401元。

並聲明：㈠被上訴人應給付上訴人97萬4401元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。

㈡訴訟費用由被上訴人負擔。

㈢願供擔保，請准宣告假執行。

三、被上訴人則以：㈠上訴人主張被上訴人所製造、販賣之水溝蓋，侵害其享有之系爭專利，無非以其經中國生產力中心鑑定結果：待鑑定物品落入系爭專利之申請專利範圍，認為被上訴人侵害其專利權，然該鑑定物之取樣是否為被上訴人所生產、販賣之產品，亦欠缺取樣之客觀性，被上訴人否認之。

㈡系爭專利自始即為被上訴人之原法定代理人陳國維之父丁○○耗費鉅資及技術心血完成之創作，上訴人自始不曾參與，然於系爭專利水溝蓋開發完成，申請專利權時，丁○○好意邀請上訴人，如願意協助申請專利費用，共享專利權益，上訴人竟以其擅長業務及行銷，將此智慧結晶以付費聲請取得法律地位，用以傷害合作夥伴。

丁○○就此已提起確認專利共有權訴訟。

㈢又中國生產力中心鑑定結果亦認為待鑑定物為玻璃纖維殼體內之鋼筋與由樹脂及砂子混合之充填物與系爭專利範圍敘述之鐵管及混凝土文義不同，不符合專利範圍文義讀取、兩者不相同，雖其又以待鑑定物利用充填物樹脂及砂子混合物與系爭專利以混凝土混合砂子不完全相同，但此不同對於所屬技術領域中具有通常知識者而言，只是一種簡易替代手法，且待鑑定物品利用之方式、功能、達到之結果與系爭專利利用鐵管、混凝土之方式、功能、達到結果實質相同，兩者均等成立，惟中國機械工程學會鑑定結果則認定待鑑定物有一項要件與系爭專利之構造特徵不符合，依據全要件原則，待鑑定物並未落入系爭專利申請專利範圍之全要件限制內，於專利均等論中亦認為殼體內填充有樹脂及砂子之混合填充物與混凝土為不同之材料，兩者實質技術不同，實質效果不同，因而認定待鑑定物與系爭專利不同。

且被上訴人係依據丁○○之新型248811號專利製造成品銷售，從而被上訴人並未侵害上訴人之專利權，上訴人依侵權行為之法律關係，請求被上訴人賠償損害，自屬無據等語資為抗辯。

並聲明㈠上訴人之訴及假執行聲請均駁回；

㈡訴訟費用由上訴人負擔。

㈢如受不利判決願供擔保，請准免為假執行。

四、原審判決上訴人之訴及假執行之聲請均駁回。訴訟費用由上訴人負擔。

上訴人不服，於本院聲明：㈠原判決廢棄。

㈡被上訴人應給付上訴人97萬4401元，及自原審起訴狀繕本送達被上訴人之翌日起，至清償日止，按年息百分之5 計算之利息。

㈢第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。

被上訴人答辯聲明：上訴駁回。

五、上訴人主張之上開事實，固據其提出新型專利223303號專利證書、專利公報、新興郵局第5032號存證信函、中國生產力中心鑑定報告書各一件為證，被上訴人則以前揭情詞為辯，故本件爭點為㈠上訴人送鑑定所採之樣品是否為被上訴人所製造？㈡被上訴人所製造之水溝蓋是否有侵害上訴人之專利權？

六、本院之判斷：㈠上訴人送鑑定所採之樣品，是否為被上訴人所製造？經查，被上訴人對於販賣水溝蓋給高雄縣大寮鄉公所乙節並不爭執，復有上訴人提出之被上訴人販賣水溝蓋之統一發票影本附卷可稽，而高雄縣大寮鄉公所曾於94年7 月25日以大鄉建設字第0940014597號函告被上訴人稱：貴業所販售之FRP 水溝蓋，經投訴有侵犯專利權，請妥為處理，如造成本所損害應負賠償責任，有該函影本附卷可參，足證被上訴人確有販售水溝蓋予高雄縣大寮鄉公所無異。

又證人中國生產力中心職員徐德和於原審到庭證稱：待鑑定物之水溝蓋是由上訴人帶同至大寮鄉公所瞭解，再到現場鳳林二路與新厝路口取樣拍照存證等情甚詳，而鳳林二路與新厝路口排水溝溝蓋被竊或補修，為顧及人民身家安全，係由各村村長至鄉公所洽領緊急處理等情，有高雄縣大寮鄉公所96年12月21日大鄉建設字第0960024192號函附卷足稽，綜上各情以觀，足見上訴人帶中國生產力中心人員所採樣之待鑑定物為被上訴人製造販售者無誤，被上訴人辯稱，非其所製造、販售云云，不足採信。

㈡被上訴人所製造之水溝蓋是否有侵害上訴人之專利權？⒈經查，本件被上訴人法定代理人陳國維之父丁○○對上訴人提起之確認專利權共有事件，業經原審法院駁回確定在案，此業經原審調閱該院94年度鳳簡字第1312號卷查明屬實，故被上訴人抗辯，系爭上訴人之專利係上訴人與丁○○共有一情，尚非可採。

⒉次查，中國生產力中心鑑定結果雖認為「待鑑定物品（即被上訴人生產之水溝蓋）之玻璃纖維殼體內之鋼筋與由樹脂及砂子混合之填充物與系爭專利（即上訴人之專利）申請範圍之鐵管及混凝土文義不同，待鑑定物不符合申請專利範圍之文義讀取，兩者呈不同，但依均等論分析，待鑑定物品利用之充填物材質（樹脂混合砂子）與本專利（水泥混合砂子）不完全相同，但此不同，對所屬技術領域中具有通常知識者而言，只是一種簡易替代手法，且待鑑定物品利用之方式、功能、達到之結果與本專利利用鐵管、混凝土之方式、功能、達到之結果實質相同，故兩者均等成立，視為相同」等語。

惟中國機械工程學會鑑定結果，則認為，「依全要件原則分析，系爭專利填充物為混凝土，待鑑定物之填充物為由樹脂與砂子混合成之複合物，二者並不相同，故待鑑定物，並未落入系爭專利申請專利範圍之全要件限制內，所以必須就專利均等論再做均等技術之考量，即就全要件不符合之項目進行均等技術比對分析，必須在基於當時一般同業人士所處之技藝環境下，構成技術之手段（way） 、功能（function）及達成之效果（result）三者皆為實質（substantial） 之均等時，方能稱待鑑定物構成專利均等論所定義之侵害，就實質效果而言，因待鑑定物殼體內充填樹脂與砂子，樹脂與玻璃纖維製成之殼體之黏固性較好，不易脫落，而混凝土與玻璃纖維製成之殼體黏固性較差，容易脫落，故兩者實質效果不同，且二者實質技術手段不相同，故待鑑定物與系爭專利範圍不同」等語。

復據被上訴人所生產販賣之水溝蓋其原始製作人丁○○（即被上訴人之原法定代理人陳國維之父）供稱，伊從事製造與玻璃纖維有關之產品約有30年，伊知道水泥無法跟玻璃纖維結合，故伊所製作之水溝蓋不用水泥而用樹脂，樹脂幾分鐘就乾掉，水泥需要好幾天才乾，且與玻璃纖維無法結合，伊是用樹脂、碎玻璃（玻璃沙）、砂石一起攪拌灌在裡面，碎玻璃由廢棄物回收而來，對環保有幫助，樹脂與玻璃纖維同材質，所以結合度較好，但成本較高，水泥價錢較低，製造過程比較長等語，另被上訴人所生產之水溝蓋，並因「省資源、可回收」而獲得行政院環保署認證屬環境保護產品第二類產品，有證明書在卷可稽（見本院卷第154 頁），且上訴人亦自承迄今並未依其申請之專利以混凝土填充物製造水溝蓋成品，故丁○○所稱，水泥填充物與玻璃纖維之結合度較差，製作過程（成型之時間）較久，應屬可採，故被上訴人所生產之水溝蓋其實質效果顯然優於依系爭專利權所製造之水溝蓋。

又，丁○○顯因多年從事製造與玻璃纖維有關之產品，才會選擇與系爭專利不同之填充物，故尚難認此為簡易之替代手法。

是此種情形，若認被上訴人侵害上訴人之系爭專利權，反不利於社會之進步發展，故本院認以上開中國機械工程學會之鑑定較為可採。

故被上訴人抗辯未侵害上訴人之系爭專利權應屬可取。

七、綜上所述，上訴人依侵權行為法律關係請求被上訴人賠償其損害，即無理由，原審連同其假執行之聲請予以駁回，並無不當，上訴意旨求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

八、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

中 華 民 國 98 年 3 月 25 日
民事第四庭
審判長法官 蔡文貴
法 官 謝靜雯
法 官 黃科瑜
以上正本證明與原本無異。
本件判決不得上訴。
中 華 民 國 98 年 3 月 26 日
書 記 官 邱麗莉