臺灣屏東地方法院民事-PTDV,96,簡上,74,20071107,2

臺灣屏東地方法院民事判決 96年度簡上字第74號
上 訴 人 甲○○
被上訴人 丙○○
訴訟代理人 乙○○
上列當事人間，請求侵權行為損害賠償事件，上訴人對於中華民國96年5 月4 日本院95年度潮簡字第566 號第一審判決提起上訴，本院於民國96年10月24日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

一、上訴人主張：㈠伊係新式樣第Ｄ102745號專利（新式樣名稱：果實套袋 (二)， 下稱系爭專利）之專利權人，專利權期間自西元2005年2 月1 日至2016年3 月30日止，依專利法第123條規定專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭專利物品之權。

詎被上訴人竟未經上訴人同意，擅自公開販售仿冒系爭專利之果實套袋（原審卷第11頁即證物二，下稱系爭產品），經上訴人發現後，購得被上訴人所販賣之系爭產品，並於民國94年10月15日、26日先後向屏東縣內埔分局龍泉派出所報案，由該所員警2 人陪同至被上訴人所經營之「大眾行」檢查，第一次發現該行內擺放有46件紙箱，第二次發現約28件紙箱，每件紙箱內各有2,000 只果實套袋，共計有92,000只及56,000只仿冒系爭專利之果實套袋產品。

上訴人將被上訴人所販售之系爭產品送交「財團法人金屬工業研究發展中心」，請求作成專利侵害鑑定報告，其鑑定結果為：該鑑定物落入新式樣第D102745 號專利案之專利範圍，可見被上訴人之販賣果實套袋行為已對上訴人之專利權構成侵害。

被上訴人雖辯稱其所販售之果實套袋有新型第167546號專利權，惟上開專利權已於93年3 月19日經智慧財產局審查作成撤銷專利權之處分，專利權人乙○○雖提起行政救濟，惟業於94年11月24日經最高行政法院駁回其上訴確定在案。

㈡原審法院囑託財團法人臺灣經濟科技研究院所為之鑑定結果並不可採，蓋其判定系爭產品未落入系爭專利範圍之理由，無非以系爭專利申請過程中對其新式樣專利在圖樣所表現的新穎性上主張該二凹口所形成之兩個ㄩ字形狀與習知技術中已揭露的單一凹口形成的單一ㄩ字形狀存在有實質差異，且為專利專責機關所認同並據以為系爭專利取得專利之依據，並藉此判定系爭產品未侵害系爭專利，原審法院以此判決上訴人敗訴。

系爭產品之背面袋口雖為單一ㄩ字形凹口，而系爭專利背面袋口為二ㄩ字形凹口，惟於視覺正面上已與系爭專利構成近似，上訴人復未於申請專利時特別強調提出二ㄩ字形凹口之主張，鑑定機關並無可資認定前述單一ㄩ字形凹口及二ㄩ字形凹口具有實質上差異之依據。

系爭產品已侵害系爭專利，致上訴人受有損害，爰依專利法第129條第1項準用同法第84條第1項規定提起本件訴訟，原審判決顯有違誤，為此提起上訴等語。

並聲明：㈠原判決廢棄；

㈡被上訴人應給付上訴人損害賠償新台幣13萬元。

二、被上訴人抗辯：被上訴人所販售之系爭產品，與上訴人系爭專利之產品不同，系爭產品早於88年間即已取得新型第167546號專利權，並由專利權人乙○○授權被上訴人販售。

關於新型第167546號專利權遭舉發撤銷專利權一案，目前仍在進行再審之行政救濟程序，並由臺北高等行政法院審理中，於再審程序終結前，上開專利權仍有效存在，況上開撤銷專利權處分並非以上訴人所有系爭專利權為舉發證據而作成。

又被上訴人販賣之系爭產品早在上訴人申請系爭專利之前，既已由曄慶企業有限公司製造並販售，且曄慶企業有限公司對於所生產之果實套袋，亦有向申請智慧財產局多件專利在案，並經中華民國專利公報公告，其公告日期亦早於系爭專利申請日，足認上訴人申請專利前，已有相同或近似之新式樣公開使用，上訴人取得系爭專利不符專利法第110條第1項取得新式樣權利之要件。

上訴人因原審法院囑託財團法人臺灣經濟科技發展研究院所為之鑑定報告結果不利於其，遂謂鑑定結果不可採，然選任前開鑑定機關亦經上訴人同意，系爭鑑定報告結果實為正確等語，並聲明：上訴駁回。

三、本件不爭執事項：

㈠、上訴人為系爭專利之專利權人，專利權期間自西元2005年2月1 日至2016年3 月30日止。

（原審卷第5 頁）

㈡、上訴人主張被上訴人販賣系爭產品之事實，業據其於原審提出系爭產品一件為證，而為被上訴人所不爭執。

（原審卷第11頁）

㈢、本件經原審法院囑託財團法人臺灣經濟科技發展研究院所為之鑑定報告結果為：系爭單凹槽套袋與系爭專利之申請專利範圍不一致（即二者構成不近似），因而不構成對系爭專利之侵權。

（鑑定報告書第8 頁）

四、本件爭點：被上訴人販售系爭產品是否侵害上訴人專利？本案經送原審法院囑託財團法人臺灣經濟科技發展研究院為鑑定，鑑定結果為系爭單凹槽套袋與系爭專利之申請專利範圍不一致，此為兩造所不爭執，惟上訴人則以該鑑定不公等語置辯，茲分述如下：

㈠、按新式樣專利侵害之鑑定流程分為兩階段：㈠解釋申請專利之新式樣範圍、㈡比對解釋後申請專利之新式樣範圍與待鑑定物品，包括下列步驟：⑴解析待鑑定物品之技藝內容：以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準，先就待鑑定物品之技藝內容進行解析，並排除功能性設計。

⑵判斷待鑑定物品與申請專利之新式樣物品是否相同或近似：以普通消費者之水準，判斷解析後待鑑定物品與解釋後申請專利之新式樣物品是否相同或近似。

如是，則進入⑶之判斷；

如否，則未落入專利權範圍。

⑶判斷待鑑定物品與申請專利之新式樣的視覺性設計整體是否相同或近似：以普通消費者之水準，判斷解析後待鑑定物品與解釋後申請專利之新式樣的視覺性設計整體是否相同或近似。

如是，則進入⑷之判斷；

如否，則未落入專利權範圍。

⑷若待鑑定物品與申請專利之新式樣的視覺性設計整體相同或近似，判斷使其相同或近似之部位是否包含申請專利之新式樣的新穎特徵：以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準，判斷待鑑定物品是否包含申請專利之新式樣的新穎特徵。

如是，則進入⑸之判斷；

如否，則未落入專利權範圍。

⑸若待鑑定物品包含新穎特徵，且被上訴人主張適用「禁反言」或「先前技藝阻卻」時，應再判斷待鑑定物品是否適用「禁反言」或適用「先前技藝阻卻」。

（被上訴人可擇一或一併主張適用禁反言或先前技藝阻卻，判斷時，兩者無先後順序關係。

）若待鑑定物品適用「禁反言」或「先前技藝阻卻」二者或其中之一，則應判斷待鑑定物品未落入專利權範圍。

若待鑑定對象不適用「禁反言」，且不適用「先前技藝阻卻」，則應判斷待鑑定物品落入專利權範圍。

而第一階段「解釋申請專利之新式樣範圍」中，可用於解釋的證據包括內部證據與外部證據。

內部證據包括圖說及申請歷史檔案。

圖說包括物品名稱、創作說明、圖面說明及圖面。

申請歷史檔案係自專利申請至維護專利權過程中，申請時原圖說以外之文件檔案，如申請、舉發或行政救濟階段之補充、修正文件、更正文件、申復書、答辯書、理由書或其他相關文件等。

（專利侵害鑑定要點第47、48、50 、51 頁參照）

㈡、次按新式樣，指對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作，專利法第109條第1項訂有明文。

系爭新式樣專利之創作特點為：於方形袋體底部之中央處，裁切出三道斷裂線及一摺痕線，以形成一長方形掀片，且對應於掀片部位之袋體內面，貼附有一透明塑膠紙，而成一觀察用視窗。

又於袋體背面之袋口處，裁切出兩ㄩ字型之凹口。

再袋體底部係以兩道等長之長條狀樹脂黏著段予黏合，並於其間同時黏著有形成袋口處兩凹口之尾料，另於兩黏著段與袋體兩側之間，形成有三道排水孔。

配合於袋體右上方埋置有一與袋口幾成平齊之封口鐵線，以構成本件專利之果實套袋。

而系爭產品由整體外觀觀之，為方形之袋體，袋體中央有一可掀開長方形構成觀察窗，袋體底部另有兩排水孔，袋口右上方有一平齊袋口之鐵絲，且在袋體之背面有一ㄩ字形之凹口。

㈢、系爭產品是否落入系爭專利之範圍而構成侵害？按解釋申請專利之新式樣範圍時，可使用之內部證據包括圖說及申請歷史檔案，而申請歷史檔案係指自專利申請至維護專利權過程中，申請時原圖說以外之文件檔案，如申請、舉發或行政救濟階段之補充、修正文件、更正文件、申復書、答辯書、理由書或其他相關文件等，業如前述。

解釋申請專利之新式樣範圍（scope） 應限制在申請時（filing），以申請前之先前技藝為基礎確認新穎特徵（不包含功能性設計）（見專利侵害鑑定要點第50頁）。

按系爭產品僅有一ㄩ字型凹口，經本院囑託財團法人臺灣經濟科技發展研究院鑑定之結果，認以系爭專利在申請過程中對於其新式樣專利在圖樣所表現的新穎性上主張該二凹口所形成之兩個ㄩ字形狀與習知技術中已揭露的單一凹口形成的單一ㄩ字形狀存在有實質之差異，且為專利專責機關所認同並據以為系爭專利取得權利之依據，是故在判斷系爭產品僅具有單一之ㄩ字形狀時，其與系爭專利所主張之兩個ㄩ字形狀之間應形成一明顯的界線。

即使系爭產品在判斷上與專利所主張之視覺性設計相差無幾而有近似之可能，亦不應違反專利取得過程中專利權人所以主張在視覺性設計與先前技術之差異認知，而再將其認定為近似等語，而認定系爭產品與系爭專利在整體外觀及後視圖外觀之視覺性設計上，不構成近似，系爭產品因而不構成對系爭專利之侵害。

（見卷附鑑定報告第40頁至第41頁）上訴人雖以其於提出專利時，並未特別提出此一主張，而認上開鑑定報告未依任何文件或證據而為判斷，有失公允等語，惟系爭專利圖示及創作說明之內容，在「凹口」外觀呈現上，係以一種「二凹口」的方式呈現，此係為系爭專利對於其權利範圍之認定，亦構成某種程度上之限制，其限制程度之高低，則視其在系爭專利圖示上是否容易成為視覺焦點以及是否為創作之新穎特徵而定。

再者，系爭專利於94年間曾受有一舉發案，經經濟部智慧財產局專利審定為舉發不成立，其主要係以先前技術中所揭露的「單一凹口形成的單一ㄩ字形狀」為主要判斷依據，可知系爭專利與先前技術間之主要差異即在於此，故該先前技術並未具有足以使系爭專利喪失專利要件之技術揭露，卻可形成對於系爭專利內容之限制。

㈣、上訴人以系爭產品為單一ㄩ字形凹口，與舉發案中習知技術為單一半圓形凹口不同，且系爭專利與引證案之相異處並非只有凹口部分數量不同；

另鑑定報告就「視覺正面」所為觀察，應指前視圖，蓋消費者於使用時無法看到後面云云，主張鑑定報告結果不可採。

惟查，系爭專利於前舉發案及訴願案中，舉發人主張：「被舉發案純粹僅是於凹口數目改變，且於形狀稍做修飾（即由半圓形修飾呈習知ㄩ形）而已，純為簡單幾何圖形之改變，其於整體外觀設計上並未有特異視覺效果」、「於使用狀態下，更無法看到被舉發案之兩凹口... 故兩案於使用狀態時之視覺正面相同」等語，上訴人則答辯以：「至於舉發人所稱..... 普通消費者根本無法分辨出與被舉發案的不同，以及袋體背面之凹口為功能性設計，不屬新式樣審究範圍，且在使用狀態下更無法看到凹口，... 等說詞，則全屬舉發人憑空想像臆測之詞，且不免予人有故意視而不見，藐視果實套袋普通消費者視力之譏，故明顯無法成立」，由是可知，上訴人於舉發案中業已主張系爭專利應由六面視圖所揭露之圖形，共同構成系爭專利範圍，而非僅由前視圖觀察所謂「視覺正面」。

揆諸前揭說明，上訴人自不能再為相反之主張，而謂應忽略後視圖所顯示之視覺差異。

由該先前技術之內容可知，類似果實套袋之基本型態及開口之單一數量的設計，系爭專利與先前技術間主要差異之一亦在於此，上訴人自不得再主張單一凹口之果實套袋亦落入其專利範圍內，上訴人所辯，皆不可採。

㈤、末按，上訴人主張被上訴人所有之新型第167546號專利權遭最高行政法院撤銷專利權，並提出最高行政法院94年度判字第1806號判決為證，惟本件係審酌被上訴人有無侵害上訴人之專利權，至被上訴人之專利權有無被撤銷與本件無涉，併此敘明。

五、綜合上述，被上訴人系爭產品並未落入上訴人系爭專利權利範圍，而無侵害上訴人享有之系爭新式樣專利權，從而，上訴人本於專利權受侵害、民法侵權行為及不當得利之法律關係，請求被上訴人給付130,000 元為無理由，應予駁回。

原審因而為上訴人敗訴之判決，經核尚無不合。

上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，非有理由，應予駁回。

六、結論：本件上訴人之訴為無理由，依民事訴訟法第436條之1第3項、第449條第1項、第78條，判決如主文。

中 華 民 國 96 年 11 月 7 日
民事第二庭 審判長 法 官 阮世賢
法 官 羅森德
法 官 吳思怡
正本係照原本作成。
不得上訴。
中 華 民 國 96 年 11 月 7 日
書記官 王秋淑