臺灣高等法院臺中分院民事-TCHV,103,智上,1,20150526,1

臺灣高等法院臺中分院民事判決 103年度智上字第1號
上訴人 陳公正
訴訟代理人 陳居亮 律師
複代理人 翁 瑋 律師
被上訴人 星聯峰股份有限公司
法定代理人 胡厚飛
訴訟代理人 吳梓生 律師
上列當事人間確認契約有效存在事件，上訴人對於中華民國102年12月20日臺灣臺中地方法院102年度智字第9號第一審判決提起上訴，本院於104年5月12日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

壹、被上訴人主張：兩造於民國（下同）99年1月22日簽署原判決附件所示之授權合約（下稱系爭合約），由上訴人將該合約附件A所示之專利（下稱系爭專利），及任何從該專利所延伸之專利修改、改版均授權予被上訴人，授權期間至117年10月18日。

就系爭合約授權產品之合作方式為：上訴人指定被上訴人應向宜瑪工具股份有限公司（負責人為上訴人，下稱宜瑪公司）採購，而宜瑪公司之供應商為台耀科技股份有限公司（下稱台耀公司），三方同意被上訴人直接向台耀公司下單，採購單同時傳宜瑪公司，台耀公司出貨時經由宜瑪公司計算數量及授權金後，再由宜瑪公司出貨給被上訴人。

被上訴人依約履行後，突接獲上訴人於102年1月4日所發之存證信函，主張依系爭合約第5條之約定，以：「被上訴人就系爭專利進行異議、舉發，且就該專利所延伸之專利為申請」為由，終止系爭合約。

惟被上訴人未曾就系爭專利進行異議及舉發，系爭合約亦不禁止被上訴人申請新專利，且上訴人未履行系爭合約第5條B項所定「規勸要求改正」之程序，上訴人終止權之行使不生效力。

惟此除為上訴人所否認外，並發函警告台耀公司與被上訴人繼續合作恐有觸法之虞，且要求被上訴人公司之客戶勿購買被上訴人公司之產品以免侵權。

爰提起本件確認之訴，聲明：確認兩造於99年1月22日所簽系爭合約為有效（按即系爭合約之關係存在）。

貳、上訴人則以：系爭合約簽訂後，被上訴人6度以劉文斌及胡厚飛（被上訴人公司之負責人）之名義，透過明德專利事務所申請與系爭專利構造幾乎相同之專利，違反系爭契約第1條、第7條A、B兩項之約定；

另以Jiun Wei Chang、林裎洧之名義，對上訴人在德國、台灣兩地之系爭專利進行舉發，亦已違反兩造系爭合約第7條A項之約定。

為此上訴人於102年1月4日以存證信函（及同年10月17日、18日言詞、存證信函）為終止系爭合約之表示，兩造之系爭合約既經合法終止，上訴人請求確認系爭合約有效，即無理由等語，資為抗辯。

聲明：被上訴人之訴駁回。

參、原審判決確認兩造系爭合約關係存在（主文記載「合約有效」），上訴人全部聲明不服提起本件上訴，求為判決：㈠原判決廢棄。

㈡被上訴人在第一審之訴駁回。

被上訴人則聲明：上訴駁回。

肆、經查：一、被上訴人主張：兩造簽署系爭合約，合約授權之期間自99年1月22日起，至上訴人之德國專利期限屆滿日之117年10月20日止。

而上訴人於102年1月4日以存證信函向被上訴人為終止合約之表示等各節，均為上訴人所不爭，並有系爭合約（原審卷㈠第8頁）及存證信函（原審卷㈠第31頁）在卷可稽，自屬真實可信。

二、上訴人之德國專利，於99年11月2日遭Jiun Wei Chang舉發；

另上訴人在臺灣之專利，於100年8月18日遭林裎洧舉發，此均為上訴人所不爭：㈠Jiun Wei Chang對上訴人之德國專利提出舉發，地址雖載為「Taichung」（臺中），惟僅憑地址「Taichung」（臺中）之記載，難認與被上訴人有何關係。

另本院函受任辦理舉發之新加坡商飛任顏特舒拉股份有限公司，據該公司函覆：「客戶委託本所在德國進行專利申請案、專利舉發異議案或訴訟時，當事人（客戶）是無須提供本所中文姓名、身分證統一編號及中文所在地資訊，此Jiun-WeiChang案亦同，因此，本所無法提供貴院要求提供之相關中文資訊」，有該公司函在卷可稽（本院卷第66頁）。

上訴人聲明裁定命該公司提出文書（本院卷第162頁），惟未依民事訴訟法第346條第3項之規定釋明，該公司執有文書之事由，及該公司有提出之義務，於法自有未合。

㈡林裎洧於100年8月18日對上訴人之臺灣專利提出舉發，其地址固為明德專利事務所「臺中市○區○○路000號16樓之2」，惟明德專利事務所既係承辦專利商標案件之專業事務所，其客戶當非僅被上訴人公司或胡厚飛一人。

而被上訴人利用經濟部智慧財產局中華民國專利系統，以「代理人林殷世」（明德專利事務所專利代理人）及「公開/公告日1974年1月1日至2012年8月11日」為檢索條件，檢索結果共3,184件（原審卷㈠第203至204頁），再以「申請人胡厚飛」、「代理人林殷世」及「公開/公告日1974年1月1日至2012年8月11日」為檢索條件，檢索結果為291件（原審卷㈠第205至206頁）。

可知胡厚飛於上開期間內，委任明德專利事務所之專利申請案，僅占該事務所同期間總案件量之9.14%，足徵胡厚飛僅是明德專利事務所之客戶之一，自難逕認由明德專利事務代理提出之舉發，均與胡厚飛或被上訴人有關。

至於上訴人以明德專利事務所之地址「公益路367號16樓之2」及「系統資料範圍63年1月1日至101年8月11日」為檢索條件，檢索結果共92件，其中以胡厚飛為申請人之專利案件占85件（原審卷㈠第127至131頁），惟此僅能說明胡厚飛申請專利時，或有以代理之專利事務所地址作為申請人地址之習慣，尚難因此即認明德專利事務所申請之專利案件，均為胡厚飛所申請者。

另上訴人聲請函查之林裎洧之勞工保險投保資料明細表（本院卷第121頁）、綜合所得稅各類所得資料清單（本院卷第139至141頁），亦均無法證明被上訴人以林裎洧之名義提出舉發。

三、系爭合約第7條第D項約定：「若任一方在此合約有效期內開發出新型之快速開口專利（不同於附件(A)所述之專利），秉持雙方互信互利之合作模式，將比照此合約之精神重新訂定合約繼續合作」，足見系爭合約並未限制兩造申請不同系爭專利之專利，如兩造中之一方申請獲新專利，則須重新訂定合約繼續合作，是為取得重新議約之有利地位，兩造中之任何一方開發並申請不同於系爭專利之專利，並無不可：㈠上訴人並未提出確切證據證明被上訴人藉由劉文斌之名義提出專利之申請；

依上訴人之聲請函查之勞工保險被保險人投保資料明細（本院卷第122頁）、綜合所得稅各類所得資料清單（本院卷第144至145頁），亦無法證明劉文斌與被上訴人有何關聯；

又胡厚飛固於99年4月30日申請「往復扳動之開口扳手」（原審卷㈠第124頁，發明公開公報），惟胡厚飛於原審陳稱：伊是有提出專利申請，是將系爭專利，再附加一些功能之後才提出申請等語（原審卷㈠第219頁正反面），足認胡厚飛將系爭專利附加一些功能加以改良後，已屬不同於系爭專利，因而提出申請，並未違反系爭合約，況胡厚飛於99年4月30日所提出之申請，倘經智慧財產局審查獲准取得新專利，則該新專利顯不同系爭專利，如胡厚飛之申請不具新穎性及進步性，則自無法取得新專利權，凡此均無違系爭合約之約定，自無所謂隱瞞上訴人而私下進行專利申請、違反誠實信用原則之可言。

㈡至於系爭合約第1條第1項所定：「申請案號如附件(A)，任何專利從附件(A)所延伸之專利修改、改版皆屬於此合約之專利範圍」等語，係就上訴人授權被上訴人之專利範圍為約定，亦即自系爭專利之專利修改、改版，亦屬上訴人授權被上訴人之範圍。

該項約定，無法認係限制被上訴人申請新專利規定。

上訴人主張：被上訴人不得以系爭專利為基礎，再申請新專利云云，難認有理。

四、綜上所述，上訴人未舉證證明被上訴人對系爭專利進行舉發、胡厚飛99年4月30日之專利申請，亦未違反系爭合約 之約定，上訴人所為終止系爭合約之表示，不生終止之效力。

被上訴人訴請確認兩造於99年1月22日所簽訂之系爭合約關係仍屬存在，於法有據，應予准許。

原審因而為被上訴人勝訴之判決，於法並無違誤，上訴意旨指摘原審判決不當，為無理由，應予駁回。

本件判決之基礎已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，核均與判決結果不生影響，爰不逐一論述，附此敘明。

伍、據上論結：本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

中 華 民 國 104 年 5 月 26 日
民事第三庭審判長法 官 翁芳靜
法 官 宋富美
法 官 王 銘
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於收受判決送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院提出上訴理由書（須按他造人數附具繕本）。
上訴時應提出委任律師為訴訟代理人之委任狀。
具有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項之情形為訴訟代理人者，另應附具律師及格證書及釋明委任人與受任人有該條項所定關係之釋明文書影本。
書記官 張惠彥

中 華 民 國 104 年 5 月 26 日