最高行政法院行政-TPAA,105,判,546,20161026,1

最 高 行 政 法 院 判 決
105年度判字第546號
上 訴 人 美商自行車工具組成公司
代 表 人 艾利克‧漢金斯
訴訟代理人 桂齊恒 律師
被 上訴 人 經濟部智慧財產局
代 表 人 洪淑敏
參 加 人 林永明
上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國104年11月20日智慧財產法院104年度行專訴字第48號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

一、本件被上訴人經濟部智慧財產局之代表人原為王美花，嗣於民國105年7月1日改由洪淑敏擔任，玆據新任代表人具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許。

二、緣上訴人前於93年5月17日以「自行車工具組」向被上訴人申請發明專利，申請專利範圍計5項，經其編為第00000000號審查准予專利後，發給發明第I241970號專利證書（下稱系爭專利）。

嗣參加人以系爭專利請求項1至5不符核准時專利法第22條第4項之規定，對之提起舉發，案經被上訴人審查，於103年10月16日以(103)智專三(三)05048字第10321437010號專利舉發審定書為請求項1至4舉發成立應予撤銷、請求項5舉發不成立之行政處分（下稱原處分）。

上訴人不服請求項1至4舉發成立應予撤銷之行政處分提起訴願，經決定駁回，上訴人不服，遂向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟，聲明訴願決定及原處分關於系爭專利請求項1至4舉發成立應予撤銷之部分均撤銷。

因原審認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，爰依職權命其獨立參加訴訟。

嗣經原審判決駁回後，上訴人不服，提起上訴。

三、上訴人起訴主張：㈠經比對系爭專利請求項1與引證1、引證3之技術內容，引證1、引證3之結構配置明顯不同於請求項1界定保護之自行車工具組，且引證1、引證3未揭露請求項1中所界定「於基板兩端之兩側邊上分別設有一突伸之穿桿」之技術特徵，系爭專利能夠透過該穿桿由兩端分別向外延伸能夠無限制地增加組裝手工具的數量；

引證1、引證3揭露之技術內容，顯然無法啟發、建議或教示所屬技術領域中具通常知識者輕易完成相同或類似系爭專利所界定保護之技術特徵及達成功效，故請求項1具備進步性。

又系爭專利請求項2至4均係直接或間接依附於請求項1之附屬項，基於解釋請求項2至4時應包含請求項1之所有技術特徵，引證3既無法證明請求項1不具進步性，自亦無法證明請求項2至4不具進步性。

㈡經比對系爭專利請求項1與引證4之技術內容，引證4、引證5之結構配置明顯不同於請求項1界定保護之自行車工具組，引證4、引證5未揭露請求項1所界定「於基板兩端之兩側邊上分別設有一突伸之穿桿，穿桿之自由端設有外徑較大之擋緣」之技術特徵，且系爭專利透過該穿桿由兩端分別向外延伸能夠無限制地增加組裝手工具之數量，及可透過外徑較大之擋緣形成阻擋效果，使組裝後之手工具不會脫落；

引證4、引證5顯無法啟發、建議或教示所屬技術領域中具通常知識者輕易完成相同或類似系爭專利所界定保護之技術特徵及達成功效，且引證5之兩側板12會成為限制手工具設置數量之障礙，故請求項1具進步性等語，求為判決撤銷訴願決定及原處分關於系爭專利請求項1至4舉發成立應予撤銷之部分。

四、被上訴人則以：㈠比對系爭專利請求項1與引證1之結構及依專利說明書所載可知，系爭專利屬於手工具之技術領域，與引證1相同，又引證1之使用單一或多數平板，已揭示系爭專利使用單一基板之技術特徵，另引證1之穿桿114亦已揭示系爭專利之穿桿結構，故引證1可證明請求項1不具進步性。

㈡比對系爭專利請求項1與引證3之結構及依引證1之說明書第2欄第18至22行記載可知，工具組之使用單一或多數平板為通常知識，又引證3突伸之軸桿30已揭示系爭專利之穿桿結構，故引證3可證明請求項1不具進步性。

㈢比對系爭專利請求項1與引證4之結構及系爭專利說明書所載可知，系爭專利屬於手工具的技術領域，與引證4相同，又引證4於主體兩端之兩側邊上分別設有一突伸之樞軸13，亦揭示系爭專利之穿桿結構，故引證4可證明請求項1不具進步性。

㈣比對系爭專利請求項1與引證5之結構可知，工具組之使用單一或多數平板為通常知識，又引證5於主體兩端之兩側邊上分別設有螺栓24、31，已揭示系爭專利之穿桿結構，故引證5可證明請求項1不具進步性。

㈤系爭專利之突塊係用於擋止各手工具之自由端，引證3第3圖及第4圖揭示隔板12位於平板11之中段，與軸桿同向，用於擋止各手工具20之自由端，則引證3之隔板1 2與系爭專利之突塊在結構、所欲解決之問題及達成之功效均相同，故引證3之「隔板12」已揭露系爭專利請求項2「突塊」之技術特徵等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人在原審之訴。

五、參加人未於原審言詞辯論期日到場，僅以書狀說明其所主張之請求，皆已充分揭露於專利舉發申請書上等語。

六、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠將系爭專利請求項1與引證1進行比對，系爭專利之「狹長形之基板」、「穿桿」、「擋緣」、「手工具」及「墊片」技術特徵，已揭露於引證1之「狹長形平板(102)」、「樞轉銷(112、126)」、「樞轉銷之擋緣」、「扳手(116、118)」及「扣件(132、136)」技術內容，兩者差異在於系爭專利為自行車工具組，且其穿桿上依序套設手工具、墊片；

而引證1為折疊式手工具組，其扣件、扳手依序套設於樞轉銷，故引證1亦可作為自行車零件之緊固及拆卸使用。

依系爭專利說明書第5頁所載系爭專利之發明屬於手工具之技術領域，且系爭專利亦可當一般手工具使用，故系爭專利為手工具製造業所屬技術領域中具有通常知識者可輕易改變即轉換引證1之折疊式手工具組為自行車專用之手工具組，並具有相同之緊固、拆卸零件的功效。

另系爭專利僅界定「於穿桿上依序套設有手工具、墊片」，又依系爭專利說明書第7頁第15至17行記載之內容。

可知系爭專利說明書係以墊片鄰接螺栓擋緣，再穿設手工具，最後再經螺栓與穿桿之適度螺固而結合，顯然系爭專利並未特別限定手工具或墊片鄰接於穿桿擋緣之技術特徵，故系爭專利之穿桿上依序套設手工具、墊片，已相當於引證1之扣件、扳手依序套設於樞轉銷之技術內容。

再者，請求項1並未特別界定手工具之型式，自可涵蓋其他類型之手工具，且自行車之零組件甚多，並非僅限定在六角、內六角扳手或螺絲起子等工具，故系爭專利自當包含如引證1之開口扳手等各種類型之手工具，上訴人將請求項1之手工具不當限制為六角、內六角扳手或螺絲起子等類型，自有未洽。

又一般工具組同樣可使用於自行車零件之緊固或拆卸，且自行車修護所屬技術領域中具有通常知識者係可簡易將自行車專用工具組與一般工具組相互轉用，係屬可輕易思及，尚難因國際專利分類之技術領域不同而造成兩者無法相互運用之問題，故系爭專利與引證1均可用於自行車零組件的緊固、拆卸，具有使用目的相同之技術領域。

另請求項1所界定之「於基板兩端之兩側邊上分別設有一突伸之穿桿」的技術特徵，已揭露於引證1之平板兩端之兩側邊上分別設有樞轉銷的技術內容，系爭專利雖稱可透過穿桿兩端能夠無限制地增加組裝手工具的數量，惟請求項1並未就如何增加組裝手工具的數量作進一步之結構界定，故具有通常知識者僅須簡單改變引證1之樞轉銷長度，即能輕易達成增加手工具的數量之結果。

㈡將系爭專利請求項1與引證3進行比對，系爭專利之「穿桿」、「擋緣」、「手工具」及「墊片」技術特徵，已揭露於引證3之「螺栓30」、「螺栓之擋緣」、「扳手」及「墊片」技術內容，兩者差異在系爭專利為自行車工具組，且設有一狹長之基板；

而引證3係為折疊式手工具組，設有由兩兩平行側壁11所構成之一本體，依其說明書第1欄第21至23行揭示該手工具組之使用者特別是自行車者可用於修理自行車，故兩者皆具有相同之使用用途。

另手工具組採用一單一基板將多個手工具穿設於該基板兩側，或以複數平板將多個手工具穿設於兩個平板內側而形成一外覆式工具組，係為手工具製造業所屬技術領域中具有通常知識者可由引證3及參酌申請時的通常知識依使用需求自行選用手工具組之組裝型式（兩片分離或單一結合之等型式），並經簡易改變，即能達成與系爭專利實質相同之結構及相同之緊固、拆卸零件的功效，故系爭專利之狹長基板，僅為引證3兩平行狹長平板之簡易改變。

再者，引證3雖為兩平行平板（側壁）11與分隔板12結合而形成一本體，惟其兩側壁之兩端係以螺栓及螺帽互相螺合而緊固，具有通常知識者可知有無分隔板並不影響扳手及墊片穿設於螺桿上，即可達到手工具組整體穩固之功效；

至於引證3可能使扳手擢傷手指部分，只要簡易改變引證3側壁結構（如兩端較寬，中間部分較窄），讓使用者由側壁之中間部分取用扳手，可使扳手不會擢傷手指而達到與請求項1實質相同之功效。

又手工具組採用一單一基板或複數基板，係手工具製造業所屬技術領域中具有通常知識者可依通常知識由使用需求自行選用而得，故引證3之結構配置雖與請求項1有差異，其差異僅屬通常知識之簡單選用；

另請求項1並未就如何增加組裝手工具的數量作進一步之結構界定，故具有通常知識者僅須簡單改變引證3之螺栓長度，即能輕易達成增加手工具的數量之結果。

其次，原處分理由第九（七）2項以引證1說明書第2欄第18至22行所載先前技術即美國第1,402,373號專利案，說明手工具組有關單一平板及複數平板之技術演進過程，以認定系爭專利之「狹長形之基板」技術特徵係屬申請時的通常知識，進而認定熟悉該項技術者由引證3參酌申請時的通常知識即能完成系爭專利請求項1，雖被上訴人就此通常知識，於舉發階段宜予上訴人及參加人有陳述意見之機會，有待日後改進，但尚無訴外審查之情事。

㈢將系爭專利請求項1與引證4進行比對，系爭專利之「穿桿」及「手工具」技術特徵，已揭露於引證4之「樞軸13、15」及「扳手」技術內容，兩者差異在系爭專利為自行車工具組，穿桿上設有墊片，且穿桿之自由端設有外徑較大之擋緣；

而引證4為多套筒扳手，樞軸未揭示墊片，且樞軸一端亦無外徑較大之擋緣，可用於不同螺帽及螺栓之緊固或拆卸，自亦能用於自行車之零件修理，故系爭專利為手工具製造業所屬技術領域中具有通常知識者可輕易改變，使引證4之多套筒扳手作為自行車專用手工具組，並具有相同之緊固、拆卸零件的功效。

另對系爭專利穿桿上設有墊片，由系爭專利第5圖習用現有外覆式自行車手工具組亦已揭露穿桿60上依序套設有手工具61、墊片62，且工件間設有墊片亦為一般機械之通常知識，故系爭專利設有墊片為習知技術之運用，未有無法預期之功效。

再者，引證4之細長主體於兩端與套筒扳手相互平行而結合，於使用時亦以細長主體為施力處；

兩者施力位置相同，同樣可達成自行車零件的緊固或拆卸之功能，其操作使用方式不同係扳手與零件緊固或拆卸方式間之配合型式的差異，僅為習知技術之運用，故系爭專利與引證4為使用功效實質相同之結構；

系爭專利所稱可透過穿桿兩端能夠無限制地增加組裝手工具的數量，惟請求項1並未就如何增加組裝手工具的數量作進一步之結構界定，故具有通常知識者僅須簡單改變引證4之樞軸長度，即能輕易達成增加手工具的數量之結果。

㈣將系爭專利請求項1與引證5進行比對，系爭專利之「穿桿」、「擋緣」、「手工具」及「墊片」技術特徵，已揭露於引證5之「螺栓24、31」、「螺栓之擋緣」、「各種工具21、22、301、302」及「華司23」技術內容，兩者差異在系爭專利為自行車工具組，且設有一狹長之基板；

而引證5係為一具多種角度定位之工具，工具本體10由一橫板11兩側分別結合側板12所組成，可用於不同螺帽及螺栓之緊固或拆卸，自亦能用於自行車之零件修理，故系爭專利為手工具製造業所屬技術領域中具有通常知識者可輕易改變，使引證5之具多種角度定位之工具作為自行車專用手工具組，並具有相同之緊固、拆卸零件的功效。

另引證5之結構配置雖與請求項1有差異，其差異僅屬通常知識之簡單選用，系爭專利雖稱可透過穿桿兩端能夠無限制地增加組裝手工具的數量，惟請求項1並未就如何增加組裝手工具的數量作進一步之結構界定，故具有通常知識者僅須簡單改變引證5之螺栓長度，即能輕易達成增加手工具的數量之結果。

㈤由系爭專利說明書第8頁第7至12行記載「各手工具(30)之自由端係搭設擋止於基板(10)之突塊(12) (13)．．．使整個手工具組之外型呈平整狀」之內容，可見系爭專利設置突塊係為使手工具組收合後之外型可呈平整狀，與引證3所具有之分隔壁設置於本體兩側壁中間，亦可達到引證3扳手收合後使外型呈現平整之功效，故請求項2「基板中段兩側分別設有與穿桿同向突出之突塊」之附屬技術特徵，相當於引證3之兩側壁中段兩側設有與穿桿同向之分隔壁之技術內容；

次由同段落記載「外徑較厚之手工具(30)組裝於較薄之突塊(13)該側，而外徑較小之手工具(30)則搭設於較厚之突塊(12)該端」之內容，可見系爭專利之突塊厚度不同係配合手工具大小所作的尺寸調整，而系爭專利之凸塊尺寸之簡單改變係屬手工具製造業所屬技術領域中具有通常知識者為配合不同厚度之手工具自然能輕易思及之技術手段，簡易調整引證3分隔壁之結構（如形狀、位置等），即能達成相同之結果，並未有無法預期之功效；

再由引證3第2圖所示，可見請求項4「基板兩端分別設有一貫穿之穿孔，所述之穿桿的桿體係穿置於穿孔內，穿桿之其中一端設為外徑較大之擋緣」附屬技術特徵，已揭露於引證3之本體兩側板兩端分別設有一貫穿之孔10a、18，螺桿31的桿體穿置於孔內，螺桿之其中一端設有外徑較大擋緣之技術內容；

而請求項4「另一端凹設有螺孔，另設有螺設於螺孔之螺栓，螺栓之螺栓頭即形成另一擋緣」附屬技術特徵，雖其穿桿另一端設有螺孔可與螺栓相螺合而形成一擋緣，惟系爭專利之螺栓、螺孔與引證3之螺帽、螺紋之螺合皆為物件螺固所慣用之技術手段，係一般具有通常知識者即可輕易思及，並簡易改變即可達到相同之螺固功效。

綜上，引證1、3、4、5可分別證明系爭專利請求項1不具進步性、引證3可證明系爭專利請求項2、3、4不具進步性等語，因而將原處分關於「請求項1至4舉發成立應予撤銷」部分及訴願決定均予維持，駁回上訴人之訴。

七、本院按：㈠「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定。

」為專利法第71條第3項本文所明定，其立法理由謂：「核准發明專利權之要件係依核准審定時之規定辦理，其有無得提起舉發之情事，自應依審定時之規定辦理，始為一致，爰予明定。」

查系爭專利申請日為93年5月17日，被上訴人於94年9月1日准予發明專利，嗣參加人於102年6月27日提出舉發，被上訴人於103年10月16日作成「請求項1至4舉發成立應予撤銷」、「請求項5舉發不成立」之處分，是本件提出舉發及審定均在現行專利法102年1月1日施行後，自應依現行法之規定審理，則依前引專利法第71條第3項本文規定，發明專利權得提起舉發之情事，自應以核准審定時所適用之92年2月6日修正公布、93年7月1日施行之專利法（下稱核准時專利法）規定為斷。

㈡次按利用自然法則之技術思想之創作，且可供產業上利用之發明，得依核准時專利法第21條、第22條規定申請取得發明專利。

又發明為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，不得依同法申請取得發明專利，同法第22條第4項定有明文。

而發明有違反第22條第4項規定之情事者，任何人得附具證據，向專利專責機關提起舉發；

專利專責機關接到舉發書後，應將舉發書副本送達專利權人，專利權人應於副本送達後1個月內答辯，除先行申明理由，准予展期者外，屆期不答辯者，逕予審查（同法第67條第1項第1款、第2項、第69條規定參照）。

準此，系爭專利有無違反同法第22條第4項所定情事而應撤銷其發明專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，專利權人亦得答辯，供專利專責機關審查，倘舉發人所附之證據足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定，自應為舉發成立之處分。

㈢原判決關於引證3可證明系爭專利請求項1、2、3、4不具進步性之事實，以及上訴人所主張如何不足採等事項均詳予以論述，是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形；

至於其餘關於原判決所載引證3、4、5均可分別證明系爭專利請求項1不具進步性之爭點及攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，勿庸逐一論述，併此敘明。

㈣上訴意旨以：原處分既認單獨以引證3不足以證明系爭專利請求項1不具進步性，卻引用引證1有關美國1922年1月3日公告之US0000000號專利案結合引證3，而謂系爭專利不具進步性，此顯與專利審查基準4.4.2規定職權審查之態樣不合，應屬違法云云；

惟按舉發時專利法即現行專利法第75條規定：「專利專責機關於舉發審查時，在舉發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據，並應通知專利權人限期答辯；

屆期未答辯者，逕予審查。」

專利審查基準對何情形發動職權審酌固有規定（專利審查基準4.4.2），但專利審查基準所載，應僅係例示，應不得僅限於其所規定之情形，更不應解釋為限制其他有發動職權審酌必要之情形，否則即違反本法規定專利專責機關職權審酌之法定義務，上訴意旨主張專利專責機關發動依職權審酌僅限於審查基準所規定之情形云云，即非可採。

㈤況查，本件原處分在說明引證3與系爭專利請求項1差異時，係以舉發人所提引證1及其先前技術之美國第1,402,373號專利案所揭露之單一平板技術皆屬通常知識所涵蓋之範圍，而認系爭專利不具進步性一節，經查，在舉發審查階段，對於結合二以上證據，是否係屬舉發人未提出之新證據，不應與智慧財產案件審理法第33條「新證據」作相同解釋（現行實務認引證案之結合關係屬該條之「新證據」），除法條文字不同，一為當事人...就同一撤銷或廢止理由提出之「新證據」（審理法第33條第1項），另一則為舉發人「未提出之理由及證據」（專利法第75條），自得作不同之解釋。

再者，審理法第33條對新證據採限縮解釋，係因該新證據並未經智慧財產專責機關先行判斷，當事人突於行政訴訟程序中提出，對於對造當事人之程序及權利保障不周，但在舉發審查階段，應強調專利專責機關之專業及其職權調查之能事，未提出之理由及證據之範圍，自不能太過限縮，更無與行政訴訟階段之「新證據」同視。

是以，若係存在之多數引證案，其中之如何結合關係，基於職權調查之職權，不應限縮，自係屬已提出之理由及證據，專利專責機關當然應予以判斷。

所以，本件舉發案該引證1及其先前技術係舉發人於舉發程序中所已提出之證據，並非「舉發人未提出之理由及證據」，專利專責機關本得依其調查證據之職權，並斟酌雙方當事人陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則作判斷，尚與專利法第75條規定無涉。

玆本件既與專利法第75條規定無涉，自無依該條規定通知專利權人限期答辯程序之適用。

更何況，本件究是否屬二舉發證據之結合，或僅係如原判決所認定係審定理由就其依其調查證據之論理與經驗法則說明而已，尚非無疑，附此敘明。

是以，上訴意旨又以：依專利審查基準4.4.3有關通知專利權人答辯義務之規定，被上訴人依職權審查而引用舉發人未提出之證據前，應通知專利權人答辯，此並為被上訴人之義務；

惟被上訴人未為通知，即有重大程序違誤，原審未予糾正，有判決不適用法規之違法云云，自非可採。

㈥末查，引證3固未揭露系爭專利請求項3所附屬之「其中一突塊的厚度較厚，另一突塊之厚度較薄」技術特徵，但查引證3已可證明系爭專利請求項3所依附之請求項2不具進步性，再由系爭專利說明書第8頁第7至12行記載「外徑較厚之手工具(30)組裝於較薄之突塊(13)該側，而外徑較小之手工具(30)則搭設於較厚之突塊(12)該端」之內容，可知系爭專利之突塊厚度不同係配合手工具大小所作的尺寸調整，而系爭專利之凸塊尺寸之簡單改變，係屬手工具製造業所屬技術領域中具有通常知識者，為配合不同厚度之手工具當然能輕易思及之技術手段，簡易調整引證3分隔壁之結構(如形狀、位置等)，即能達成相同之結果，並未有無法預期之功效。

故原判決以：系爭專利請求項3界定「其中一突塊的厚度較厚，另一突塊之厚度較薄」之技術特徵為簡單之尺寸變化，系爭專利並未產生新功效為由，認引證3可證請求項3不具進步性，並無不合；

上訴意旨以：前述技術特徵並未見於引證3，原審誤認引證3可證請求項3不具進步性，亦未說明其理由，有判決不備理由之違法云云，係重述其在原審業經主張而為原判決摒棄不採之陳詞，並非可採。

㈦從而，上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

八、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 105 年 10 月 26 日
最高行政法院第四庭
審判長法官 林 茂 權
法官 鄭 忠 仁
法官 吳 東 都
法官 帥 嘉 寶
法官 劉 介 中

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異
中 華 民 國 105 年 10 月 26 日
書記官 張 雅 琴