最高行政法院行政-TPAA,106,判,651,20171122,1

最 高 行 政 法 院 判 決
106年度判字第651號
上 訴 人 鑫茂機械工業股份有限公司
代 表 人 劉金源
訴訟代理人 陳文郎律師
張東揚律師
被 上訴 人 經濟部智慧財產局
代 表 人 洪淑敏
參 加 人 陳裕坤
上列當事人間新型專利舉發事件，上訴人對於中華民國106年2月9日智慧財產法院105年度行專訴字第71號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

一、緣參加人前於民國102年10月4日以「電動刨刀刀具座結構改良」向被上訴人申請新型專利（申請專利範圍共6項，第1項為獨立項，其餘請求項為附屬項），經被上訴人形式審查後，於102年11月27日核准專利，嗣參加人繳納證書費及第1年專利年費後，被上訴人於103年1月11日公告並發給第M469998號專利證書（下稱系爭專利）。

上訴人於103年8月14日以系爭專利違反100年12月21日修正公布、102年1月1日施行之專利法（下稱核准時專利法）第120條準用第22條第2項及第26條第2項之規定，對之提起舉發，經被上訴人審查，於105年3月22日以(105)智專三(三)05053字第10520338300號專利舉發審定書為「請求項1至6舉發不成立」之處分（下稱原處分）。

上訴人不服，提起訴願，經決定駁回。

上訴人仍未甘服，遂向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟。

經原審依職權命參加人獨立參加本件被上訴人之訴訟，並判決駁回後，上訴人仍不服，遂提起本件上訴。

二、上訴人起訴主張：㈠系爭專利請求項1所界定之側接面係位於兩個相鄰平面即外緣面之間之凹弧面，刀座界定為6個時，其外緣面111之數量為6個，側接面應係2倍之12個，惟依系爭專利說明書實施例所揭露之內容，其側接面112數量僅有6個，故系爭專利明顯不為說明書及圖式所支持，違反核准時專利法第120條準用第26條第2項規定。

㈡依請求項差異原則，系爭專利請求項4已限縮「刀座可以等角度間隔設置」，即表示系爭專利請求項1並未限制刀片相對於本體之軸線的角度，其所界定之複數刀座可涵蓋證據2之刀座沿刀軸本體之軸線平行角度間隔設置，及證據3之刀座相對於本體之軸線呈螺旋狀的角度間隔設置。

又系爭專利之側接面是在兩外緣面間形成刀槽，目的在於方便排屑，而與證據2圖8兩安裝面31間之凹弧面、證據3圖4兩固定座11間之螺紋溝10結構相同，原處分認為證據2、3未揭露系爭專利之「刀座係以角度間隔地從該本體徑向等距凸伸設置」及「各該刀座具有一外緣面及二側接面，該側接面係於該外緣面的兩端側設置，該側接面遠離該外緣面的一端側係與該本體的表面連接」之技術特徵，實係以系爭專利之圖3、4不當限縮系爭專利請求項1之範圍。

㈢系爭專利請求項1應涵蓋在同一軸線上包括不同刀座，且在同一時間有不同刀座的數片刀片同時接觸待刨物表面的範圍，而已為證據5所揭露。

原處分認「系爭專利具有在同一軸線上之刀座的刀片，係在同一時間僅有一個刀座的刀片接觸待刨削表面，藉此以縮小與待刨削表面的接觸面積，而且本體轉完一圈，恰約略等於本體的長度等優點及功效」，顯有違誤。

㈣系爭專利請求項1與證據2之間的差異僅在於：縮小刀片長度及改變刀片排列位置，然證據7、8及9已揭露縮小刀片長度之技術內容，證據3已揭露將刨刀尺寸縮小，且一螺紋平台上鎖固數鉋刀，以及不同螺紋平台上的該等刨刀沿軸向呈螺旋狀排列之技術內容，證據5已揭露改變刀片排列位置之技術內容，故證據2分別與證據3、5、7、8及9或系爭專利先前技術組合，均可證明系爭專利請求項1不具進步性。

㈤證據3與系爭專利請求項1的差異僅在於：加長刀片13的長度，並使用數螺栓螺鎖在刀座11上，以及改變刀片13的排列位置，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者欲解決證據3存在一鉋刀2僅使用一螺絲14鎖固，而存在穩固性不佳之問題時，依據證據7、8及9所揭露的前述技術內容，並參酌系爭專利申請時的通常知識（即證據5），可輕易改變鉋刀的尺寸與排列位置，並將證據3鉋刀2長度加長，使用數螺絲鎖固在固定座11上，且使該等鉋刀2沿滾筒1的軸線呈螺旋狀排列，以預期獲得與系爭專利請求項1相同的刀具座結構及功效，故證據3單獨或分別與證據7、8及9的結合，均可證明系爭專利請求項1不具進步性。

㈥系爭專利請求項2至6均不具進步性之理由，援引舉發理由書之記載等語，求為判決原處分與訴願決定均撤銷，及被上訴人對於系爭專利，應作成請求項1至6舉發成立之處分。

三、被上訴人則以：㈠系爭專利之側接面係指外緣面兩側邊向下之圓弧，並非如上訴人所稱之相鄰二外緣面111之間整個凹弧部分，否則僅須以二外緣面11之間形成凹弧或是凹槽結構敘述即可，無須以側接面112表示。

是以，系爭專利之描述與圖式所示之數量相互對應，自無違反核准時專利法第120條準用第26條第2項規定可言。

㈡證據2、3、5、7、8及9與系爭專利說明書中所載之先前技術，均未揭露系爭專利：⑴該等刀座係以角度間隔地從該本體徑向等距凸伸設置；

⑵刀座具有二側接面；

⑶該側接面112係於該外緣面111之兩端側設置，該側接面112遠離該外緣面111之一端側係與該本體1之表面連接；

⑷該二刀軸12於該本體1轉完一圈之後，對該待刨物之表面刨除之寬度係約略等於該本體之長度等技術特徵。

證據2之平鉋機刀軸裝置為系爭專利習知技術所謂之一刀片對應一刀具座之態樣；

證據3之滾筒式鉋刀構造為系爭專利習知技術所謂之刀片尺寸縮小且於單一刀座上間接設置複數刀片，其一刀片用一螺絲鎖合之態樣；

證據5之螺旋鉋刀裝置係同時有至少兩個刀片同時接觸待刨削平面，而有接觸面積過大之問題。

系爭專利之刀片係直接鎖固於刀座上，不需依靠其他刀片壓板或承靠面，例如：證據2之刨刀固定板4、證據3之靠牆12或證據5之抵靠面451，即可準確定位於刀座，具有於同一軸線上之刀座刀片，係於同一時間僅有一個刀座之刀片接觸待刨削表面，藉此以縮小與待刨削表面的接觸面積，而且本體轉完一圈，恰約略等於本體之長度等優點及功效。

證據7、8及9所揭露者均為刀片具有兩個鎖孔及螺旋鉋刀裝置，該刀片係藉由數螺栓鎖固於螺旋鉋刀裝置之刀架等技術結構，故證據2分別與證據3、5、7、8及9與系爭專利說明書中所載之先前技術之組合，證據3或證據3分別與證據7、8及9之組合，均不足以證明請求項1不具進步性。

㈢系爭專利請求項2至6均屬進一步說明或限定獨立項即請求項1之技術特徵者，自當不足以證明其附屬項不具進步性等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之訴。

四、參加人則以：系爭專利係結合螺旋刀之優點而與上訴人所舉之引證均不同，如上訴人認為系爭專利不具進步性，自無於105年11月11日向被上訴人申請類似於系爭專利之M531893號專利之理，是系爭專利應具進步性，且相較於先前技術簡單便宜，並聲明駁回上訴人之訴。

五、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠由系爭專利說明書可知，複數刀座是由本體徑向等距凸伸，致使每一刀座形成具有外緣面與側接面的凸伸結構，而相鄰刀座間即為原本體（未凸伸）的表面部份，亦即連接該複數刀座的即為本體的表面，此與請求項的記載並無二致。

是該創作所屬技術領域中具有通常知識者，對於系爭專利請求項所記載「各該刀座具有一外緣面及二側接面」的內容，並不會無法理解而有不明確之虞，故系爭專利未違反核准時專利法第120條準用第26條第2項規定。

㈡證據2、3均未揭露系爭專利請求項1「使得該二刀軸帶動該本體轉動時，係可使在不同之該刀座上的該等刀片刨除不同位置的一待刨物表面」之技術特徵，證據2、3之組合無法證明請求項1至6不具進步性。

㈢證據5之刀盤並不等同於系爭專利之刀座，故證據5並未具體揭露系爭專利請求項1「可使在不同之該刀座上的該等刀片刨除不同位置的一待刨物表面」之技術特徵，故證據2、5之組合無法證明請求項1至6不具進步性。

㈣證據7、8之刀片排列方式，其於轉動時仍無法達成系爭專利不同刀座上的刀片刨除不同位置的結果，而均未揭露系爭專利請求項1「使得該二刀軸帶動該本體轉動時，係可使在不同之該刀座上的該等刀片刨除不同位置的一待刨物表面」之技術特徵，證據2、7或證據2、8之組合均無法證明請求項1至6不具進步性。

㈤證據9僅揭露不同尺寸刀片的態樣，並未揭露系爭專利請求項1「使得該二刀軸帶動該本體轉動時，係可使在不同之該刀座上的該等刀片刨除不同位置的一待刨物表面」之技術特徵，故證據2、9之組合並不足以證明系爭專利請求項1至6不具進步性。

㈥系爭專利之先前技術並未具體記載是否可達到如同系爭專利鉋刀於轉動時不同刀座上的刀片刨除不同位置的結果，故證據2與系爭專利先前技術之組合亦不足以證明系爭專利請求項1至6不具進步性。

㈦證據3、7、8及9均未揭露系爭專利請求項1「使得該二刀軸帶動該本體轉動時，係可使在不同之該刀座上的該等刀片刨除不同位置的一待刨物表面」之技術特徵，故證據3或證據3、7之組合、證據3、8之組合、證據3、9之組合均不足以證明系爭專利請求項1至6不具進步性。

因將原決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴。

六、本院按：㈠本件案件繫屬於本院時，上訴人之代表人已由陳彬漢變更為劉金源，茲經其聲明承受訴訟，核無不合，應予准許。

㈡按「新型專利權得提起舉發之情事，依其核准處分時之規定。」

為專利法第119條第3項本文所明定，查系爭專利申請日為102年10月4日，經被上訴人於102年11月27形式審查核准專利，並於103年1月11日公告。

其間，專利法雖於102年6月11日修正公布第32、41、97、116及159條條文，惟本件專利舉發事由所涉專利法第120條準用第22條第2項及第26條第2項規定均未修正，則系爭專利有無撤銷之原因，即應以核准處分時所適用之100年12月21日修正公布、102年1月1日施行之專利法（即核准時專利法）規定為斷，原判決雖以102年6月13日施行之專利法為判斷基準時法，然就本件專利舉發事由所涉條文內容並無不同，合先敘明。

㈢查系爭專利請求項共計6項，其中第1項為獨立項，其餘為附屬項，茲分述如下：⒈第1項：一種電動刨刀刀具座結構改良，其包含：一刀具座本體，該刀具座本體為一長桿體；

複數刀座，該等刀座係以角度間隔地從該本體徑向等距凸伸設置，各該刀座具有一外緣面及二側接面，該外緣面更分別設置有複數螺孔，該側接面係於該外緣面的兩端側設置，該側接面遠離該外緣面的一端側係與該本體的表面連接；

兩刀軸，係分別與該本體之兩端同軸地連接；

複數刀片，係具有複數個定位孔，該等定位孔係相對應該刀座的該等螺孔設置，該刀片係透過若干螺絲穿經該等定位孔而與相對應的該等螺孔螺合固定在該刀座的該外緣面；

其中，使得該二刀軸帶動該本體轉動時，係可使在不同之該刀座上的該等刀片刨除不同位置的一待刨物表面，且在該本體轉完一圈之後，對該待刨物之表面刨除的寬度係約略等於該本體的長度。

⒉第2項：據請求項1所述的一種電動刨刀刀具座結構改良，其中該刀座之數量可為六刀座，其各刀座之間分別間隔一適當夾角。

⒊第3項：據請求項1所述的一種電動刨刀刀具座結構改良，其中該刀座之數量可為八刀座，其各刀座之間分別間隔一適當夾角。

⒋第4項：據請求項1所述的一種電動刨刀刀具座結構改良，其中該刀座更可以等角度間隔地設置。

⒌第5項：據請求項1所述的一種電動刨刀刀具座結構改良，其中該刀座之外緣面可為一平切面。

⒍第6項：據請求項1所述的一種電動刨刀刀具座結構改良，其中該刀座之側接面可為一弧面。

㈣按利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作，且可供產業上利用者，得依核准時專利法第104條、第120條準用第22條第1項規定，申請取得新型專利。

新型如係所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，不得申請取得新型專利。

原判決依其調查證據及辯論結果所確定之事實，認定系爭專利並未違反核准時專利法第120條準用第26條第2項規定，以及證據2分別與證據3、5、7、8、9及系爭專利先前技術之組合、單獨證據3或證據3分別與證據7、8及9之組合均不足以證明系爭專利請求項1不具進步性，因系爭專利請求項2至6均係限縮請求項1之申請專利範圍，上開證據自亦不足以證明系爭專利請求項2至6不具進步性，業如上述，經核並無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。

㈤上訴意旨雖以：系爭專利請求項1之申請範圍並未對其所請結構之組裝方法為任何限制，如限制刀座之組裝方式、刀座必須是一體成型之結構等，原判決以證據5之「螺旋刨刀裝置」之組裝方式，判斷證據5之技術內容與系爭專利請求項1存有差異，顯未依申請專利範圍解釋而不當限縮系爭專利請求項1之錯誤，應不符合專利法第120條準用第58條之規定，而構成適用法規不當之違法。

惟按，申請專利之新型，必須係利用自然法則之技術思想，而具體表現物品之形狀、構造或組合之創作。

所稱「構造」，係指物品內部或其整體之構成，實質表現即為各組成元件間之安排、配置及相互關係。

查系爭專利請求項1於構造上，其複數刀座係以角度間隔地從該本體徑向等距凸伸設置，刀片係透過螺絲直接螺合固定在該刀座之外緣面。

而證據5則因先前技術之螺旋鉋刀之構造係於刀軸之外周面沿軸向呈螺旋狀排列多數鎖塊，且刀片係以螺栓鎖入安裝於該等鎖塊，惟直接在刀軸製造出該等鎖塊較困難、費時，故有製造成本較高的缺點（見證據5專利說明書之先前技術）。

為解決上開技術問題，證據5於構造上係設置多數刀盤40，每一刀盤40係套置於傳動軸20，且刀盤40具有自該外環面42朝向該內環面42設置的凹槽44，及分別位於該凹槽44兩側的一環塊45與一鎖塊46，刀片50則係分別鎖置固定於該等刀盤40的鎖塊46並抵靠該等刀盤40的環塊45，再透過定位件70使刀盤定位於傳動軸20（見證據5專利說明書之新型內容及申請專利範圍之請求項1）。

是以，系爭專利請求項1之刀座與證據5之刀盤於構造上顯有不同。

原判決據此認定證據5係將刀片設於刀盤上，再將刀盤套置組裝於傳動軸，而與系爭專利係將刀片設於刀座，刀座係由本體徑向等距凸伸的技術顯然不同，是以證據5的刀盤並不等同於系爭專利的刀座，故證據5並未揭露系爭專利請求項1「可使在不同之該刀座上的該等刀片刨除不同位置的一待刨物表面」之技術特徵，並無不當限縮系爭專利請求項1之錯誤，上訴意旨執前詞主張原判決適用法規不當，並無可採。

㈥按審查進步性時，如涉及複數引證（即先前技術）之技術內容的結合，應考量該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容，而完成申請專利之發明，尚不得以複數引證之技術內容恣意加以拼湊，即謂該發明為所屬技術領域中具有通常知識者依先前技術所能輕易完成，以免後見之明。

判斷該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容時，應綜合考量複數引證間之技術領域是否具有關連性，彼此間所欲解決技術問題，抑或技術內容所產生之功能、作用是否具共通性，以及相關引證之技術內容是否已明確記載或實質隱含結合不同引證之技術內容之教示或建議等因素。

如複數引證間之技術領域完全不具有關連性，通常即難以認定該發明所屬技術領域中具有通常知識者具有動機能結合複數引證之技術內容。

反之，如複數引證間之技術內容的技術領域雖具有關連性，仍須進一步判斷所欲解決問題或所產生功能或作用之共通性，或有無教示及建議等事項，始得認定該發明所屬技術領域中具有通常知識者有無動機能結合複數引證之技術內容。

原判決已說明：證據2係揭示一種平鉋機刀軸裝置之技術，證據2之刀座與系爭專利刀具座本體的外型結構觀之，兩者僅係單純地形狀差異，是證據2與系爭專利請求項1之差異僅在於：證據2鉋刀係整片長度的安裝於鉋刀安裝面上，於轉動時不同刀座上的刀片會重覆刨除相同位置，因此無法達成系爭專利不同刀座上的刀片刨除不同位置的結果，故未揭示系爭專利請求項1「使得該二刀軸帶動該本體轉動時，係可使在不同之該刀座上的該等刀片刨除不同位置的一待刨物表面」之技術特徵。

惟證據5的刀盤並不等同於系爭專利的刀座，故證據5並未揭露系爭專利請求項1「可使在不同之『該刀座上』的該等刀片刨除不同位置的一待刨物表面」之技術特徵。

證據5的螺旋鉋刀既係以複數刀盤（刀盤上鎖固刀片）套置於傳動軸上組合而成，而與系爭專利請求項1或證據2係將刀片直接鎖固於刀座上的技術並不相同，即無可能將證據5的刀盤結構以證據2之刀座結構置換，亦無理由將證據2的刀座結構改為證據5的刀盤結構，二者雖屬鉋刀技術相關領域，惟在技術組合上缺乏明顯的教示或建議，仍難謂具有容易組合的動機等語，經核其認定並未違反前述判斷進步性之法則，上訴意旨主張：原判決認定證據2、5之組合無法證明系爭專利請求項1不具進步性之理由，顯有違反經驗法則，判決亦不備理由云云，亦不足採。

㈦關於申請專利之發明是否具有進步性，實務上係依下列步驟進行判斷：⑴確定申請專利之發明的範圍；

⑵確定相關先前技術所揭露之內容；

⑶確定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準；

⑷確認該發明與相關先前技術所揭露之內容間的差異；

⑸該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，是否能輕易完成申請專利之發明。

一般而言，與發明相關之先前技術內容，包括：發明所記載之先前技術或舉發證據資料等，均得作為確定上開技術水準之客觀證據。

至於如何在個案中客觀確定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準，必須依據個案之具體證據作為基礎進行論證。

此外，由於判斷專利有無進步性之相關事實，往往涉及專門知識，而專利權人、舉發人或其等訴訟代理人、專利專責機關之代理人等，多係具有發明所屬技術領域之相關知識或技能者，是以當事人就「具有通常知識者」及其於申請日之技術水準之認定加以爭執時，自應提出證據加以證明，並具體指明該事實涵攝於個案之先前技術組合後，對於進步性之決定究有何影響。

如當事人已於事實審就系爭專利與舉發證據所揭露之內容間有何差異，參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，是否能輕易完成申請專利之發明加以辯論，應認當事人已就該發明所屬技術領域中具有通常知識者及其於申請日之技術水準進行辯論。

當事人對於原判決就有無進步性之決定不服，而提起上訴，如仍泛言原判決未說明「具有通常知識者」，或未就「具有通常知識者」進行辯論，而未提出證據具體說明「具有通常知識者」及其於申請日之技術水準為何，暨自該「具有通常知識者」於申請日之技術水準加以判斷，進步性之決定有何不同之具體理由，即難認對原判決有何違背法令已有具體之指摘。

查本件當事人已於原審就系爭專利請求項1至6與證據2、3、5、7、8及9所揭露之技術內容間有何差異，以及參酌上開技術內容，是否能輕易完成系爭專利之創作進行辯論，原判決並已說明系爭專利具有進步性決定之理由，上訴意旨仍主張：原判決未說明「所屬技術領域中具有通常知識者」所指為何，或具有通常知識者於系爭專利申請日前之技術水平為何，而構成行政訴訟法第243條第2項第6款之違背法令云云，自非可採。

㈧又智慧財產案件審理法第8條規定：「法院已知之特殊專業知識，應予當事人有辯論之機會，始得採為裁判之基礎。

審判長或受命法官就事件之法律關係，應向當事人曉諭爭點，並得適時表明其法律上見解及適度開示心證。」

上開規定，依同法第34條第1項規定，於有關智慧財產權之行政訴訟，準用之。

揆其立法意旨，旨在避免造成突襲性裁判及平衡保護訴訟當事人之實體利益及程序利益，以保障當事人之聽審機會及使其衡量有無進而為其他主張及聲請調查證據之必要。

承上所述，當事人既已於原審就作成進步性決定之相關事實進行辯論，其聽審權即已受到保障，而無突襲性裁判之問題。

上訴意旨主張：原審就系爭專利所屬領域中具有通常知識者是否具有組合證據2、5之動機並未開示，亦未使雙方當事人有充分辯論之機會，顯不符上開智慧財產案件審理法之規定，判決不適用法規云云，即屬無據。

㈨綜上，上訴論旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

七、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 106 年 11 月 22 日
最高行政法院第三庭
審判長法官 吳 東 都
法官 黃 淑 玲
法官 鄭 小 康
法官 姜 素 娥
法官 林 欣 蓉

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異
中 華 民 國 106 年 11 月 22 日
書記官 劉 柏 君