最高行政法院行政-TPAA,107,判,518,20180906,1

最 高 行 政 法 院 判 決
107年度判字第518號
上 訴 人 謝承海
訴訟代理人 徐偉峯 律師
尤彰澤 律師
被 上訴 人 經濟部智慧財產局


代 表 人 洪淑敏
參 加 人 大鵰生技股份有限公司


代 表 人 温錦洲
上列當事人間商標廢止註冊事件，上訴人對於中華民國105年12月9日智慧財產法院105年度行商訴字第34號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

一、緣參加人前於民國84年3月6日以「黑金剛及圖（一）」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第33類之各種酒（啤酒除外）商品，向當時之中央標準局（88年改制為智慧財產局）申請註冊，經該局審查，准列為註冊第0O711914號商標（下稱系爭商標，如附圖所示），權利期間自85年3月16日起至110年7月31日止。

嗣上訴人以系爭商標有違商標法第63條第1項第4款之規定，於103年2月26日申請廢止其註冊。

案經被上訴人審查，於104年7月21日以中台廢字第L01030089號商標廢止處分書為「廢止不成立」之處分（下稱原處分）。

上訴人不服，提起訴願，由經濟部以104年12月22日經訴字第10406319140號為駁回之決定。

上訴人不服訴願決定，遂向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟。

因本件判決之結果，倘認訴願決定應予撤銷，並命被上訴人為一定處分，參加人之權利或法律上之利益將受損害，是原審依職權命參加人獨立參加本件被上訴人之訴訟。

嗣經原審判決駁回後，上訴人猶未服，提起上訴。

二、上訴人起訴主張：㈠依商標法第63條第1項規定，上訴人於訴願階段已提出系爭商標同時違反商標法第63條第1項第4款及同項第5款之規定，且其原因事實同一，被上訴人及訴願機關皆未審酌，自屬程序違法不當。

㈡「黑金剛」係金門酒廠實業股份有限公司（下稱金酒公司）出產之第一代陳年特級高粱酒。

業經各縣市政府機關、法院、銷售酒品同業持續普遍廣泛之使用，並經電視、報章雜誌、媒體及網路文章介紹與報導。

是「黑金剛」已成為公眾、新聞媒體、政府機關用以表示或指稱「陳年特級高粱酒」之通用名稱。

㈢參加人於84年3月6日搶先將系爭商標申請註冊，導致金酒公司無法以其釀造技術創造之「黑金剛」名稱加以註冊保護，而喪失專用權利。

參加人雖擁有系爭商標「黑金剛」，然未積極產製「黑金剛料理米酒」，將「黑金剛」發揚光大，參加人行徑實有掠奪公共財產之嫌，而損害同業權益、公眾及全金門縣民之權益，系爭商標顯違反商標法第63條第1項第4款規定。

是系爭商標圖樣之「黑金剛」已成為陳年特級高粱酒之通用名稱，若任其註冊存在，將嚴重影響同業及公眾權益。

㈣「黑金剛」並非參加人所創用，參加人主觀上並無積極廣泛使用維護系爭商標權益之意圖，具有拋棄其商標權之意思，亦無積極使用系爭商標具有「後天識別性」。

因此，被上訴人核准系爭商標之註冊，違反商標法第63條第1項第4款之規定。

另系爭商標圖樣實際使用時有致公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞，亦違反同法第63條第1項第5款之規定等語，求為判決⒈撤銷訴願決定及原處分。

⒉被上訴人應作成對系爭商標為廢止之處分。

三、被上訴人則以：㈠參加人早於100年3月31日即有販售系爭「黑金剛及圖（一）」商標商品之事實，且其所開具之統一發票，開立日期在102、103年間，足認參加人有以系爭商標積極使用於料理米酒商品之事實，且足以使相關消費者辨識其商品來源，並無怠於維護其商標識別性之情事。

㈡依上訴人檢送之證據資料，至多僅能認「黑金剛」為金酒公司出產之黑色紙盒包裝之陳年特級高粱酒之稱呼，無法得知該一文字已成為業者作為其酒類商品所通用之名稱。

又消費者對於「黑金剛」在酒類商品之認知，係指特定來源金酒公司所出產黑色紙盒包裝之陳年特級高粱酒之情形下，亦無法僅以「黑金剛」一詞即認知為非屬特定來源之酒類商品名稱，自難謂「黑金剛」已為相關業者普遍廣泛之使用，而成為通常用以表示酒類商品之通用名稱。

是系爭商標之註冊，自無商標法第63條第1項第4款規定之適用。

㈢上訴人另於訴訟階段追加主張系爭商標有違商標法第63條第1項第5款規定部分，其與同條項第4款規定，二者之規範目的、原因事實及構成要件均不相同，上訴人此部分之主張，應屬另案問題，尚難於本案中審究等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人在原審之訴。

四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠本件審理範圍及訴訟標的：上訴人於本件起訴前之申請廢止註冊階段，其所持申請廢止系爭商標之事由為商標法第63條第1項第4款之規定，及至訴願階段，始於訴願理由書一併指陳有同條項第5款之廢止事由，並於原審審理中一再爭執，上訴人亦自承係於訴願階段，始提出同條項第5款之主張。

然上訴人關於同條項第5款廢止事由之主張，既未經被上訴人為第一次判斷，上訴人亦非不能循法定程序提出申請，卻以此為由攻擊原處分及訴願決定之適法性，請求原審併予斟酌，揆諸商標法第63條第1項規定、權力分立原則，即非適法。

又行政機關固有依職權調查證據之法定義務，然此究無從推導出行政機關必須在行政爭訟程序中擴大其答辯範圍至尚未經申請並為第一次判斷之事項。

據上，本件之審理範圍及訴訟標的，應僅限於原處分判定上訴人以商標法第63條第1項第4款申請廢止註冊不成立，以及訴願決定維持原處分，是否違法？另智慧財產案件審理法第33條第1項規定對於新證據之提出，緩和了必須由行政機關進行第一次判斷原則，但仍以同一撤銷或廢止理由為限，而未擴及不同廢止事由，是上訴人亦不能據此請求併將新廢止事由，列入原審審理範圍及訴訟標的，併此敘明。

㈡系爭商標是否有商標法第63條第1項第4款之情形：系爭商標是否有符合商品通用化條款之情形，即應判斷系爭商標即「黑金剛及圖（一）」在一般消費者心目中認識的主要意義是否即為其所指定之商品即各種酒（啤酒除外）之通用名稱？此所謂「各種酒（啤酒除外）」之通用名稱，並無須「黑金剛及圖（一）」本身成為各種酒類之代名詞，即使僅為某特定種類之酒品，亦足當之。

依本院104年度判字第488號判決意旨，其仍必須為某種類酒品之通用名稱，而不能是特定商品來源之名稱，畢竟如為特定商品來源之名稱，即無「通用名稱」可言。

依上訴人所提相關證據資料，僅能認定「黑金剛」乃是金酒公司所生產特定酒品即「陳年特級高梁酒」之坊間俗稱或別名，無從認為「黑金剛」已成為某種類酒品之通用名稱。

且依該等證據所示，黑金剛均是在連結指稱金酒公司所生產之「陳年特級高粱酒」，除此之外，根本未見還有其他品牌的黑金剛或陳年特級高粱酒。

又依上訴人之陳述，足見在一般消費者心目中所認知之「黑金剛」乃用以指稱金酒公司所生產之特定產品即「陳年特級高粱酒」，亦即其為特定商品之來源指示，而非某種類酒品之通用名稱。

另依上訴人所陳，可知「陳年特級高梁酒」僅有金酒公司生產，故而其特別釀造方法、特殊口感，已與其商品來源為金酒公司，合而為一，無法將「陳年特級高梁酒」或其坊間俗稱之「黑金剛」與金酒公司分離而獨立成為某種類酒品之通用名稱。

如此又何能謂「黑金剛」僅在指稱特別釀造方法、特殊口感之酒類商品，而非指涉特定商品來源？再者，關於上訴人主張參加人無積極使系爭商標有後天識別性，而具有拋棄商標權之意等情，經核均非對於系爭商標如何有符合商標通用化條款之情形而為論述，自無從為其有利之認定。

㈢綜上所述，被上訴人所為「廢止不成立」之處分，以及訴願決定予以維持，其理由與原判決雖不完全相同，但結果並無二致等語，因將訴願決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴。

五、上訴意旨略以：㈠原判決認定「黑金剛」一詞是指特定商品來源，但對於「黑金剛」一詞的由來為何是特定商品來源，未見判決書中有任何證據。

亦即為何可以認定社會大眾使用「黑金剛」一詞，是指「金酒公司」此一特定商品來源，而非指「陳年特級高粱酒」，原判決未引用任何明確的證據，僅泛稱因目前「陳年特級高粱酒」僅有金門酒廠生產，故「黑金剛」一詞是指特定商品來源，且將上訴人於原審所提證據全數否定，更對上訴人所提出的證據，為何不能認定「黑金剛」為通用名稱，未提出任何反駁的理由，屬判決不備理由之違法。

㈡上訴人於訴願理由書中，已主張系爭商標有商標法第63條第1項第5款應予廢止之情形。

被上訴人於該時即已知悉，卻未依職權主動調查，顯違反行政程序法第36條規定。

又被上訴人認商標法第63條第1項第4款、第5款之構成要件不同，屬另案問題，拒絕依職權審理，顯無端浪費行政及司法資源，實屬於法無據。

原判決在審查有無商標法第63條第1項第4款事由時，肯認被上訴人以系爭商標之黑金剛係「特定商品來源」為由，反駁上訴人之主張。

卻於審查同條項第5款事由時，又謂系爭商標之黑金剛是否為「特定商品來源」，未經被上訴人第一次判斷。

判決理由邏輯怪異，無法律依據，實屬違法判決等語。

六、本院查：㈠智慧財產案件審理法第33條第1項規定：「關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。」

本條既規定「就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之」，於行政訴訟案件審理期間，僅得提出新證據，不得提出新理由。

而關於評定、異議之各款事由（商標法第29、30條各款事由、第65條規定），廢止之各款事由（商標法第63條），係屬智慧財產案件審理法第33條規定之「理由」，是以申請廢止人所另提廢止審定處分所依據條款外之其他事由，是為新理由，自不得於行政訴訟審理期間提出。

另外，所謂「同一撤銷或廢止理由」，應指向商標專責機關於撤銷、廢止商標註冊之原處分機關所提關於撤銷、廢止商標註冊之同一理由而言，受理訴願審議機關僅係行政自我省查行政救濟程序之一，縱於訴願機關受理時追加提起之關於撤銷、廢止商標註冊事由，仍非智慧財產案件審理法第33條規定於智慧財產法院提起新證據之「同一撤銷或廢止理由」。

以上係智慧財產案件審理有效性行政訴訟法案件，關於同一撤銷或廢止理由及新證據之特別規定，自應依此規定辦理，究與行政機關第一次裁決無涉，先此敘明。

㈡經查，上訴人於本件起訴前之申請廢止註冊階段，其所持申請廢止系爭商標之事由為商標法第63條第1項第4款之規定，並未及其他款項，及至訴願階段，始於訴願理由書一併指陳有同條項第5款之廢止事由，並於原審法院審理中一再爭執系爭商標有同條項第5款之廢止事由，此為原審所認定之事實，上訴人亦自承係於訴願階段，始提出同條項第5款之主張，堪認為實。

且被上訴人之原廢止審定既未就商標法第63條第1項第5款事由為任何記載，上訴人就商標法第63條第1項第5款之廢止事由，是為新理由，自不得於行政訴訟審理期間提出。

至於商標法第63條第1項條文雖有「依職權」廢止之文字，但既是商標專責機關之職權，申請廢止人自無據此提起行政訴訟請求行政法院判命行政機關為商標廢止行政處分之權。

上訴人執此主張再予爭執，核屬其一己主觀之見，要難謂原判決有違背法令之情事。

㈢再按商標法第63條第1項第4款規定，其中所稱通用標章者，係指業者就特定商品或服務所共同使用之標誌；

所稱通用名稱或形狀，係指業者通常用以表示商品或服務之名稱或形狀而言。

本條款規範意旨在於商標註冊後，倘因怠於維護其商標之識別力，致其成為商品或服務的通用標章、通用名稱或形狀，已不具有指示特定商品或服務來源的識別性時，即失去商標的基本功能，基於公益及識別性之考量，應由商標專責機關廢止其註冊。

至商標名稱通用化之判別標準，以該商標名稱（即該作為商標之詞彙）在一般消費者心目中認識的主要意義為判準，申請廢止商標者對於上開事實應負舉證責任。

廢止申請人必須能證明絕大多數消費者對於該詞彙之用法係作為商品之通用名稱使用，而非作為商品之來源名稱使用，始能廢止其商標之註冊。

㈣經查，原判決依上訴人所檢送之證據資料觀之，認定系爭商標「黑金剛」並非某種類酒品之通用名稱，亦說明縱依上訴人所提證據資料，僅能認定「黑金剛」乃是金酒公司所生產特定酒品即「陳年特級高梁酒」之坊間俗稱或別名，無從認為「黑金剛」已成為酒品之通用名稱，顯不足證明一般消費者之主要認知為商品名稱而非商品來源之商標等情，並詳述其事實認定之依據及得心證之理由，核與卷內事證並無不符；

經核並無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。

上訴意旨係就原審所為論斷或駁斥其主張之理由，泛言原判決不適用法規或適用不當，無非就原審取捨證據、認定事實之職權行使，任意指摘原判決有違背法令情事，並非可採。

㈤從而，上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

七、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 107 年 9 月 6 日
最高行政法院第四庭
審判長法官 鄭 小 康
法官 林 文 舟
法官 帥 嘉 寶
法官 林 樹 埔
法官 劉 介 中

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異
中 華 民 國 107 年 9 月 6 日
書記官 劉 柏 君