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最 高 行 政 法 院 判 決
107年度判字第673號
上 訴 人 張玲綺即維新法律事務所
訴訟代理人 黃捷琳 律師
上 訴 人 經濟部智慧財產局
代 表 人 洪淑敏
被 上訴 人 黃瑞賢
訴訟代理人 徐嶸文 律師
上列當事人間商標異議事件，上訴人對於中華民國106年12月27日智慧財產法院106年度行商訴字第16號行政判決，提起上訴，本院判決如下：
主 文
上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、緣被上訴人於民國101年12月20日以「維新」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第45類「代理國內外智慧財產權之申請及有關事務之處理；
代理國內外專利之申請及有關事務之處理；
代理國內外商標之申請及有關事務之處理；
代理國內外著作權之申請及有關事務之處理；
代理國內外智慧財產權之租讓授權及有關之諮詢；
代理國內外專利之租讓授權及有關之諮詢；
代理國內外商標之租讓授權及有關之諮詢；
代理國內外著作權之租讓授權及有關之諮詢；
著作權管理；
智慧財產監視服務；
代理網域名稱註冊之法律事項服務；
法律服務；
各種訴訟代理及法律諮詢顧問；
訴訟服務；
調解；
法律事項公證服務；
民刑訴訟、軍法辯護、行政訴訟、國貿糾紛、海事案件、僑外投資、技術合作等有關法律事項之代理、諮詢或顧問；
法案及公共政策之評估及研究；
法律諮詢顧問；
仲裁服務；
法律研究調查；
代理工商登記；
代辦地政登記；
尋人調查」服務，向上訴人經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請註冊。
經上訴人智慧局審查，於103年9月1日核准公告為註冊第1664264號商標（下稱系爭商標）。
嗣上訴人張玲綺即維新法律事務所（下稱上訴人張玲綺）於103年10月7日以其法律事務所先使用「維新」商標（下稱據以異議商標）而主張系爭商標有違商標法第30條第1項第12款規定，對之提起異議。
案經上訴人智慧局審查，核認系爭商標有商標法第30條第1項第12款規定之適用，以105年6月29日中台異字第G01030723號商標異議審定書為系爭商標指定使用於「代理國內外智慧財產權之申請及有關事務之處理；
代理國內外專利之申請及有關事務之處理；
代理國內外商標之申請及有關事務之處理；
代理國內外著作權之申請及有關事務之處理；
代理國內外智慧財產權之租讓授權及有關之諮詢；
代理國內外專利之租讓授權及有關之諮詢；
代理國內外商標之租讓授權及有關之諮詢；
代理國內外著作權之租讓授權及有關之諮詢；
著作權管理；
智慧財產監視服務；
代理網域名稱註冊之法律事項服務；
法律服務；
各種訴訟代理及法律諮詢顧問；
訴訟服務；
調解；
法律事項公證服務；
民刑訴訟、軍法辯護、行政訴訟、國貿糾紛、海事案件、僑外投資、技術合作等有關法律事項之代理、諮詢或顧問；
法案及公共政策之評估及研究；
法律諮詢顧問；
仲裁服務；
法律研究調查；
代理工商登記；
代辦地政登記」部分服務之註冊應予撤銷，其餘指定使用之「尋人調查」部分服務之註冊異議不成立之處分（下稱原處分）。
被上訴人就異議成立部分之處分不服，提起訴願，經決定駁回，被上訴人仍未甘服，遂向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟。
原審依職權命上訴人張玲綺獨立參加本件上訴人智慧局之訴訟，並判決撤銷原處分關於異議成立部分及訴願決定後，上訴人張玲綺不服，遂提起本件上訴。
二、被上訴人起訴主張：㈠上訴人張玲綺與前手張政雄律師、林義雄分屬不同權利主體，前手使用事務所名稱效力不及於上訴人張玲綺。
上訴人張玲綺所提出之招牌照片並無拍攝日期，無法證明招牌於系爭商標申請前已架設，招牌之字體及版面編排有明顯差異，與據以異議商標字體明顯不同，顯見其僅表示營業主體，非作為識別商品或服務來源之用，且除非特意站在該建築物下方觀看，實難以發現，且商標使用不得與營業主體之表彰並存，故上訴人張玲綺所檢附各項證據，並無以「維新」二字行銷其所提供法律服務之目的，客觀上亦未使消費者認識其為表彰服務來源之標識，並非商標使用。
㈡上訴人張玲綺長達40餘年未曾註冊據以異議商標，迄至102年1月11日始申請註冊，可認其已放棄申請註冊取得商標權保護，自無商標法第30條第1項第12款適用。
㈢系爭商標並非上訴人張玲綺或其前手之獨創文字，自56年迄今有高達75件「維新」字樣之商標申請案，被上訴人選定「維新」二字作為事務所名稱並提出申請，非搶先註冊，亦無仿襲之意圖。
況被上訴人多為處理涉外智慧財產權相關案件，而上訴人張玲綺似未將智慧財產權訴訟及非訟業務作為其業務重心，二者事務所規模、案源亦大不相同，足證被上訴人並無意圖仿襲而搶先申請註冊之主觀要件。
㈣被上訴人與上訴人張玲綺或其前手從無任何契約關係或業務上之往來，現今法律事務所數目眾多且法律分工專業精細，就連設立於鄰棟之同業名稱均不一定能知悉，原處分及訴願決定憑藉地緣關係即推論被上訴人必定知悉上訴人張玲綺事務所之名稱，顯然無據。
又依台北律師公會相關規定，事務所名稱並非完全相同皆可准予登錄，且非所有法律事務所皆會將事務所名稱主要部分當商標使用並申請註冊。
商標法第30條第1項第12款之「其他關係」為概括條款，適用應為謹慎。
上訴人智慧局未考量律師行業之生態，律師執行業務及推展、廣告行銷均受有限制，僅以同業競爭，逕論被上訴人知悉據以異議商標存在，意圖仿襲而搶先申請註冊，實無理由等語，求為判決訴願決定及原處分關於異議成立部分均撤銷。
三、上訴人智慧局則以：㈠系爭商標係左右橫書中文「維新」2字單獨構成，與據以異議商標均有引人注意之相同或相似「維新」2字，若標示在相同或類似的服務上，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認二服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，近似程度極高。
㈡上訴人張玲綺自58年起，即經營各種訴訟代理及法律諮詢顧問服務等相關法律服務至今超過40年，且自80年起刊載之營業地址及電話至今皆一樣。
觀諸其所檢附之新舊招牌照片、製作招牌之收據及經濟部依職權調查Google街景服務歷年存檔畫面，可證新招牌於98年8月10日起開始使用至今，該等新舊招牌使用態樣皆突顯「維新」2字，已予相關消費者寓目印象，為其表彰法律服務來源的標識，並具有指示及區別服務來源的功能，堪認系爭商標申請註冊前，上訴人張玲綺已有先使用據以異議商標於各種訴訟代理及法律諮詢顧問服務等相關法律服務之事實。
㈢據以異議商標中文「維新」固為既有字詞，非上訴人張玲綺獨創，然與使用於相關法律服務並無關聯，消費者會直接將其視為指示及區別服務來源之標識，具有相當識別性。
㈣系爭商標指定使用之服務（異議成立部分）與據以異議商標先使用之相關法律服務性質相同或相近，在服務內容、用途、提供者及消費族群等因素上具有共同或關聯之處，如標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使相關消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，二者應屬同一或類似程度不低之服務。
㈤依上訴人張玲綺檢附之證據可知，被上訴人在94年任職於台灣國際專利法律事務所，101年轉任職連邦國際專利商標事務所之事實，復依Google網頁地圖資料顯示，被上訴人曾經任職之地址及其經營事務所之地址，均與上訴人張玲綺設立之地址皆在臺北市中山區，相隔不遠，具有非常接近之地緣關係，再依台北律師公會名錄資料得知，被上訴人（自97年始出現於台北律師公會名錄）與上訴人張玲綺於97至101年均登錄於台北律師公會，且同為登錄在台北之執業律師，具有競爭同業之關係，依一般經驗法則，被上訴人縱非直接知悉上訴人張玲綺先使用商標之存在，亦因同業競爭關係或地緣關係而得間接知悉據以異議商標之存在，以及據以異議商標為上訴人張玲綺先使用之事實。
是被上訴人未徵得上訴人張玲綺之同意，仍於其後以近似程度極高之系爭「維新」商標申請註冊，並指定使用於前述同一或類似程度不低之服務，實難諉為巧合，尚難謂被上訴人無意圖仿襲而搶先申請註冊之情事。
㈥被上訴人檢附之資料或無日期或晚於據以異議商標使用日期，或使用態樣為「維新國際專利法律事務所Wisdom International Patent & Law Office及圖」，並非系爭商標之使用，自無法證明系爭商標有先使用之事實等語，資為抗辯，求為判決駁回被上訴人之訴。
四、上訴人張玲綺則以：㈠系爭商標與據以異議商標使用於各種訴訟代理及法律諮詢顧問服務等相關法律服務屬同一或類似之服務，為被上訴人所不爭執。
㈡上訴人張玲綺確於系爭商標申請日前使用據以異議商標超過40年，並有主觀行銷之意思。
提供法律服務之法律事務所使用商標與營業主體之表彰通常並存發生而無法區別，上訴人智慧局核准以事務所全銜註冊商標已逾百件，可證同時兼具商標使用與事務所名稱使用，故以事務所全銜註冊之商標實際使用於網頁、招牌來達到表彰其服務之目的，亦符合商業習慣，應為使用商標。
㈢被上訴人曾任職之事務所曾寄發賀年卡予上訴人張玲綺之維新法律事務所，顯見二事務所曾有業務往來關係，被上訴人於96年加入台北律師公會後，與上訴人張玲綺同時列名於律師公會會員名錄，而具有法律競爭同業之其他關係，被上訴人應知悉據以異議商標之存在。
被上訴人明知「維新」二字已由上訴人張玲綺先使用多年，竟積極刻意創造其使用系爭商標之證據，顯見其非僅仿襲更具惡意。
㈣商標使用並非單純以文字未經設計及字體大小相同認定，縱商標權人實際使用之商標與註冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一性者，應認有使用其註冊商標。
被上訴人主張上訴人張玲綺在提供服務有關之物品、商業文書使用不同字體及設計，且與招牌設計及字體均不相同，顯非商標使用，顯無理由等語，求為判決駁回被上訴人之訴。
五、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠系爭商標與據以異議商標均使用「維新」二字，此外，別無其他足以區別之文字、圖案，可認系爭商標相同於據以異議商標。
㈡依上訴人張玲綺提出其所使用之對外招牌照片顯示，該招牌懸掛於外牆，全文內容為：「維新法律事務所」，其中「維新」兩字字體較大，且與「法律事務所」分列上下兩行，顯然有凸出「維新」兩字以表彰其服務之主觀意思，以及客觀上作為指示服務來源之效果，確屬商標使用。
此外，上訴人張玲綺已提出支付招牌製作收據，其上日期為98年8月10日，與訴願機關調查之西元2009年12月Google街景照片比對，確可辨識98年間即有上開招牌存在，相較於系爭商標於101年12月20日始申請註冊，據以異議商標確實為先使用之商標。
又系爭商標指定申請類別為代碼45之服務，包括：法律服務、各種訴訟代理及法律諮詢顧問，與據以異議商標使用於法律事務所相較，可認為其使用之服務為同一或類似。
從而，據以異議商標確為上訴人張玲綺先使用於同一或類似服務之商標。
㈢被上訴人將系爭商標使用於法律服務相關之類別，並自陳係以國外著名企業委託專利、商標申請為其主要業務，則以其商標申請專業而言，於申請前會進行必要之既有商標搜尋，且搜尋包含已註冊商標及已經實際使用之未註冊商標，故可合理推論被上訴人於申請註冊系爭商標前已知悉據以異議商標存在，且此項知悉係基於商標所用之服務類別相同或類似，未來將有同業競爭關係所致，亦可認定符合防止搶註條款所要求之其他關係。
㈣「維新」兩字，係歷史文化中之既有語詞，近現代史亦有很多事件以維新為名，以維新兩字註冊商標者，在各使用類別亦所在多有，從而不能排除被上訴人係因自身緣故選用系爭商標註冊，而非出於意圖仿襲。
被上訴人又主張其曾與日本有相當淵源，此對照上訴人張玲綺提出之被上訴人學經歷介紹並引為攻防之基礎，當屬可信，應認被上訴人選用系爭商標，確有其自身緣由，而非意圖仿襲據以異議商標。
㈤據上說明，原處分認被上訴人註冊系爭商標，就異議成立部分有違商標法第30條第1項第12款規定，因而撤銷該部分之註冊，訴願決定予以維持，均非適法等語，乃判決撤銷原處分關於異議成立部分及訴願決定。
六、本院按：㈠本件上訴人張玲綺係原審依行政訴訟法第42條規定參加訴訟之獨立參加人，因不服原審所為對其不利之判決，提起上訴，其利害關係與原審被告即智慧局一致，依本院97年5月份第2次庭長法官聯席會議決議意旨，本件應併列智慧局為上訴人。
㈡按異議商標之註冊有無違法事由，除第106條第1項及第3項規定外，依其註冊公告時之規定，現行商標法第50條定有明文。
系爭商標之申請日為101年12月20日，註冊公告日為103年9月1日，上訴人張玲綺於103年10月7日提起異議，經上訴人智慧局於105年6月29日作成原處分，本件註冊及異議審定均在商標法100年5月31日修正條文於101年7月1日施行後，並無同法第106條第1項及第3項規定之適用，故本件關於系爭商標是否有異議事由，應否作成異議成立處分之判斷，應依系爭商標註冊公告時即100年6月29日修正公布、101年7月1日施行之商標法為斷。
㈢按相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊，商標法第30條第1項第12款定有明文。
本款規範意旨，係將因與他人有特定關係，而知悉他人先使用之商標，非出於自創加以仿襲註冊，顯有違市場公平競爭秩序情形，列為不得註冊之事由。
從而，適用本款之要件，除包括：(一)相同或近似於他人先使用之商標。
(二)使用於同一或類似商品或服務。
(三)申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在。
(四)未經他人同意申請註冊等要件外，尚須申請人具有仿襲之意圖。
至於申請人是否基於仿襲意圖所為，自應斟酌契約、地緣、業務往來或其他等客觀存在之事實及證據，依據論理法則及經驗法則加以判斷。
原判決業已論明：系爭商標係相同於據以異議商標，且依上訴人張玲綺提出之照片、招牌製作收據，以及訴願機關職權調查之西元2009年12月Google街景照片等證據，足以認定上訴人張玲綺確有先使用據以異議商標於法律事務所之服務，且與系爭商標所指定使用之服務為同一或類似。
復因被上訴人自陳係以國外著名企業委託專利、商標申請為其所經營事務所之主要業務，故可合理推論被上訴人於申請註冊系爭商標前已知悉據以異議商標存在，且此項知悉係基於商標所使用之服務類別相同或類似，未來將有同業競爭關係所致，亦可認定符合商標法第30條第1項第12款所要求之「其他關係」。
然因「維新」兩字，係歷史文化中之既有語詞，近現代史亦有很多事件以維新為名，且被上訴人曾與日本有相當淵源，參酌其所提出之自由時報電子報資料，足認被上訴人選用系爭商標，確有其自身緣由，而非意圖仿襲據以異議商標等情，是原審已依調查證據及辯論結果，本於論理及證據法則判斷事實而為判決，並明確論述其事實認定之依據及得心證之理由，尚無所謂判決不適用法規或適用不當等違背法令及判決理由不備之情形。
況證據之取捨與當事人所希冀者不同，致其事實之認定亦異於該當事人之主張者，不得謂為原判決有違背法令之情形。
原判決已詳述其認定被上訴人申請註冊系爭商標並不具有仿襲意圖之理由，業如前述，上訴意旨主張：「維新」二字係屬歷史文化中之既有語詞，因此要取得過去或近期與「維新」二字有關之事件或新聞，或提出任何使用「維新」二字之發想理由，實屬易事，原審竟以被上訴人曾留學日本，且申請註冊當時有「日本維新會」之新聞而認定非意圖仿襲，有違商標法第30條第1項第12款之本旨云云，洵無足採。
㈣我國商標法採取註冊主義，而非使用主義，是以欲取得商標權而排除他人之競爭使用，即須依法向主管機關提出註冊之申請，縱其使用在先，倘其未申請註冊，原則上即不受商標權之保障。
惟商標法除以保障商標權人及消費者利益為目的外，亦寓有維護市場公平競爭秩序及促進工商企業正常發展之功能，故於86年5月7日修正新增本條款規定，其立法理由係以：申請人為先使用人之代表人、代理人、代理商等關係，未得商標或標章所有權人之承諾而為申請註冊者，或以其他背於善良風俗之方法襲用他人商標或標章而為申請註冊者，有礙商場秩序須加以規範。
是本條款旨在避免剽竊仿襲他人創用之商標或標章而搶先註冊，基於民法上的誠實信用原則、防止消費者混淆及不公平競爭行為，而例外賦予先使用商標者救濟之權利。
至於申請人申請註冊商標時，是否已實際使用商標，暨先使用商標嗣後有無申請註冊，則非所問。
此外，先使用商標者，如具有相當聲譽，而較易為競爭同業或相關消費者所知悉者，於判斷「申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在」要件時，固得為先使用商標者有利之認定，惟原判決已論明：基於未來同業競爭關係，本件可合理推論被上訴人於申請註冊系爭商標前已知悉據以異議商標存在等情，而已就此事實為有利於上訴人之認定，上訴人即不得就此部分再為爭執。
上訴意旨以：上訴人張玲綺（含維新法律事務所之前手）已先使用據以異議商標於法律服務40多年，而有相當聲譽，上訴人張玲綺對系爭商標提出異議時，被上訴人尚未使用系爭商標，據以異議商標申請註冊日距被上訴人申請註冊系爭商標僅相差22天，原審漏未斟酌上開重要事證，實有判決理由不備及理由矛盾之違法云云，即非可採。
㈤綜上所述，原判決並無上訴人所指有違背法令之情形，上訴意旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。
七、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段、第104條，民事訴訟法第85條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 107 年 11 月 15 日
最高行政法院第三庭
審判長法官 吳 明 鴻
法官 鄭 忠 仁
法官 黃 淑 玲
法官 姜 素 娥
法官 林 欣 蓉
以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異
中 華 民 國 107 年 11 月 15 日
書記官 劉 柏 君
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