最高行政法院行政-TPAA,108,判,566,20191212,1

最 高 行 政 法 院 判 決
108年度判字第566號
上 訴 人 美商蘋果公司（APPLE INC.）


代 表 人 湯瑪斯‧拉斐爾（Thomas R. La Perle）
訴訟代理人 陳玲玉 律師
邵瓊慧 律師
趙國璇 律師
被 上訴 人 經濟部智慧財產局


代 表 人 洪淑敏

上列當事人間商標註冊事件，上訴人對於中華民國107年11月1日
智慧財產法院107年度行商訴字第52號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文
原判決廢棄。
訴願決定及原處分均撤銷。
被上訴人就上訴人申請案號104012162號「SAN FRANCISCO」商標申請案，應依本判決之法律見解作成決定。
第一審及上訴審訴訟費用由被上訴人負擔。

理 由
一、上訴人於民國104年3月6日以「SAN FRANCISCO」商標（下稱系爭商標），指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表類之第9類「電腦軟體；
可下載之印刷字體」及第16類「鉛字；
印刷鉛字及印刷鉛字模」商品，向被上訴人申請註冊。
經被上訴人審查，認系爭商標違反商標法第29條第1項第1款之規定，以106年10月23日商標核駁第0383767號審定書為核駁之處分（下稱原處分）。
上訴人不服，循序向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟，聲明：⒈訴願決定及原處分均撤銷；
⒉被上訴人應就系爭商標作成准予註冊之處分，經原審判決駁回後，上訴人仍不服，提起本件上訴。
二、上訴人起訴主張及被上訴人原審答辯，均引用原判決所載。
三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠系爭商標圖樣係由未經設計之橫書外文「SAN FRANCISCO」所構成，依網路字典查詢結果係表「舊金山」之英文地名之意。
另依維基百科所載，矽谷（Silicon Valley），是高科技事業雲集的美國加州聖塔克拉拉谷（Santa Clara Valley）的別稱，位於加州北部、舊金山灣區南部。
矽谷的主要部分位於舊金山半島南端的聖塔克拉拉郡（Santa Clara County），主要是該郡下屬的帕羅奧圖市（Palo Alto）到郡府聖荷西市（San Jose）一段長約25英哩的谷地；
而總範圍一般還包含西南舊金山灣區。
而舊金山（San Francisco）是北加州與舊金山灣區的核心都市，當地住有很多藝術家、作家和演員，在20世紀及21世紀初一直是美國嬉皮士文化和近代自由主義、進步主義的中心之一。
舊金山是受歡迎的旅遊目的地，以其涼爽的夏季、多霧、綿延的丘陵地形、混合的建築風格，以及金門大橋、纜車、惡魔島監獄及中國城等景點聞名。
此外，舊金山也是5大主要銀行及許多大型公司、機構的總部所在，其中又以網際網路產業為最，包括蓋璞、太平洋瓦電公司、Yelp、Dropbox、Pinterest、Twitter、優步、愛彼迎、Mozilla、維基媒體基金會、克雷格列表、Salesforce.com等。
因此，廣義之舊金山灣區或舊金山半島即包含矽谷在內，網路上常稱舊金山矽谷一帶，消費者之旅遊行程亦常將二者一併規畫，不只矽谷有眾多矽半導體業公司，即舊金山市內亦有眾多網際網路公司，而該眾多公司即為電腦及程式軟體相關產品之開發生產製造者，或者無法脫離電腦及程式軟體相關產品之使用者，故上訴人以「SAN FRANCISCO」作為系爭商標圖樣，申請指定使用於「電腦軟體、可下載之印刷字體、鉛字及印刷鉛字及印刷鉛字模」商品，易予消費者聯想為該商品之製造地、生產地、設計地或使用地係在舊金山之有關說明，而非作為區別商品來源之標識。
因此被上訴人認為系爭商標依商標法第29條第1項第1款之規定，應不准註冊，尚無違誤。
㈡上訴人主張系爭商標業經其廣泛使用於iPhone、iPad等行動通訊設備，已足使消費者認識其為表彰上訴人商品之標識，而取得後天識別性等語。
惟觀諸上訴人於原處分、訴願中及原審所檢送之使用資料，其中西元2017年全球最大500家公司排行榜、2016年全球品牌價值榜、2016年第三季行動通訊設備市場數據分析中iphone及ipad於我國市占率及我國被授權之第三方軟體開發者列表等資料，並非系爭商標實際使用之具體證據；
另蘋果字型相關報導、2015年全球軟體開發者年會中介紹「SAN FRANCISCO」字型之影片、2014年至2017年有關上訴人使用「SAN FRANCISCO」字型之網路討論資料，其中部分報導、影片及討論係使用外文，非屬我國之行銷資料，且上訴人使用方式係將「SANFRANCISCO」作為行動通訊設備所設定之字體字型名稱，並非作為區別商品來源識別標識，消費者僅得知悉其為可選擇之字體字型之一，尚難認為表彰電腦軟體等商品來源之識別標識。
此外，上訴人亦未檢附系爭商標使用於電腦軟體、鉛字等指定商品之銷售量、營業額或廣告額等具體證據資料為證，要難遽認系爭商標業經上訴人在我國國內廣泛行銷使用，在交易上已成為上訴人商品之識別標識，而取得後天識別性，尚難依商標法第29條第2項規定，排除同條第1項第1款規定之適用。
㈢各國註冊的證明乃後天識別性之證明方法之一，並非可做為先天識別性之證明，亦不得僅憑提出其他國家之註冊資料即證明有後天識別性，故上訴人僅提出上揭外國註冊資料欲以之主張系爭商標具有識別性云云，自無可採。
再者，各國有關商標註冊之立法例不盡相同，各國商標審查標準亦有別，且外國相關消費者所持觀念及其所處社會文化、經濟環境，與我國截然不同，復以各國對商標是否具有識別性之判斷，亦會隨其產業發達之狀況、人民消費之習慣、教育普及之程度乃至於對各類文字之熟悉程度而有不同，同一商標未必於一國註冊，即能於他國獲致註冊。
上訴人既欲於我國申請商標註冊，自應以我國相關消費者對於系爭商標圖樣外文「SAN FRANCISCO」所理解的一般而直接的含義是否為所指定使用商品的相關說明，作為先天識別性有無之判斷標準，故上訴人所舉各國及我國准予地理名稱為商標註冊之案例，其涵攝之考量因素與本案有所不同，尚不得以之作為本案應准予註冊之依據等語，駁回上訴人在原審之訴。
四、本院按：
㈠商標法第18條規定：「（第1項）商標，指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。
（第2項）前項所稱識別性，指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者。」
第29條第1項規定：「商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊：一、僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者。
二、僅由所指定商品或服務之通用標章或名稱所構成者。
三、僅由其他不具識別性之標識所構成者。」
商標的主要功能在於識別商品或服務來源，若一標識無法指示及區別商品或服務的來源，而不具有識別性，即不具商標功能，自不得核准註冊。
而地理名稱係指地球上地理區域的名稱，包括國家、省、縣市、街道等人為的地理區劃，及海洋、河流、湖泊、山岳、沙漠等自然的地貌。
地理名稱使用於商品或服務，給予消費者的印象，通常只是商品或服務與該地理區域有所關聯的說明，用以表示商品的製造地、生產地、設計地；
商品或服務的商業來源地；
或服務的提供地，而非識別來源的標識。
如地理名稱以特定商品之生產或特定服務之提供聞名，則消費者更容易產生地名與來源地之聯想，而將之視為產地說明，應屬地理名稱之描述性使用，不具先天識別性。
惟地理名稱若與指定商品或服務間沒有任何關連，且消費者不會認為該地名是商品產地、服務提供地，或商品或服務與該地點有關的說明，則屬地理名稱之任意使用，具有先天識別性。
㈡第9類商品部分：
⒈經查，系爭商標圖樣係由未經設計之英文「SAN FRANCISCO」所構成，中文譯為「舊金山」，其地理位置係位於美國加州北部，而為舊金山灣區之重要都市。
此外，舊金山市內設有眾多網際網路或電腦軟體公司總部，包括Yelp、Dropbox、Pinterest、Twitter、Uber（即優步）、Airbnb（即愛彼迎）、Mozilla、Wikimedia Foundation（維基媒體基金會）、Craigslist（即克雷格列表）、Salesforce等，為原判決確定之事實，則上訴人以系爭商標指定使用於「電腦軟體、可下載之印刷字體」商品，即易予消費者聯想為該商品之製造地、生產地、設計地在舊金山或源自於設於舊金山之公司的說明，而為描述性之地理名稱，即非作為識別商品來源之標識，原判決據此而認定系爭商標指定使用於「電腦軟體、可下載之印刷字體」商品部分，不具先天識別性，並無違誤。
至於電腦軟體及字型縱有以其他國家都市命名之情形，然其他地理名稱若與指定商品或服務間沒有任何關連，本即屬任意性地理名稱，而具有先天識別性，核與本案情形有別。
況商標是否具備先天識別性，應考量個案的事實及證據，就商標與指定使用商品或服務的關係、競爭同業使用情形及申請人使用方式與實際交易情況等客觀參酌因素，綜合判斷之，則某一商標如具有商品或服務的強烈說明意涵，即使尚無競爭同業使用，亦不能改變其說明性本質，仍不具先天識別性。
又系爭商標雖於美國、歐盟或其他國家核准註冊，惟系爭商標所使用之地理名稱是否產生商品說明之聯想，仍應以我國消費者之認知為準，況依歐盟智慧財產局之資料顯示，關於「SAN FRANCISCO」商標是否取得識別性（Acquireddistinctiveness）乙節，則記載「NO」，且該商標係經異議程序（opposition proceedings）始獲准註冊，則上訴人據此主張上開資料足證系爭商標指定使用於「電腦軟體、可下載之印刷字體」部分，應具有先天識別性，亦非有據。
原判決復已就上訴人於原審主張系爭商標在美國、歐盟及其他國家已獲准註冊，而具備先天識別性之主張，如何不足採，說明其理由，則上訴意旨：原審忽視地理名稱之任意使用仍具有識別性，而電腦軟體及字型之名稱本即任意命名，並常以國家都市為字型之命名，舊金山並非以電腦軟體或字型聞名於世，系爭商標之標示並不會使消費者對於產品之品質、特性或來源產生聯想或誤認，且系爭商標非競爭同業通常使用之標識，故核准系爭商標之註冊，並不會影響市場之公平競爭，原審亦未考量系爭商標已於世界多個國家獲准註冊，故原判決違反商標法，且顯屬理由不備云云，洵非可採。
⒉商標法第29條第2項規定：「有前項第1款或第3款規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。」
是描述性或其他不具先天識別性之標識，如經申請人於市場使用後，相關消費者已經將其視為指示及區別一定來源的標識，則該標識取得後天識別性，而得准予註冊。
判斷申請商標是否取得後天識別性，應就申請人提出之證據資料，審查是否作為指示商品或服務來源之使用，並衡酌個案實際交易市場的相關事實綜合審查，是否已使我國消費者將商標與商品或服務產生來源之連結。
原判決已敘明：上訴人所提出之2017年全球最大500家公司排行榜、2016年全球品牌價值榜、2016年第三季行動通訊設備市場數據分析中iphone及ipad於我國市占率及我國被授權之第三方軟體開發者列表等資料，並非系爭商標實際使用之具體證據。
另蘋果字型相關報導、2015年全球軟體開發者年會中介紹「SAN FRANCISCO」字型之影片、2014年至2017年有關使用「SAN FRANCISCO」字型之網路討論資料均係使用外文，而非屬在我國行銷之資料，至上訴人雖將「SAN FRANCISCO」作為行動通訊設備所設定之字體字型名稱，消費者僅得知悉其為可選擇之字體字型之一，而非用以表彰商品來源識別標識等情，經核與卷證並無不符。
況上訴人所銷售電子產品中可選用之字型，部分亦非源自上訴人之設計產製，尚無從僅因其將名稱為「SAN FRANCISCO」之字型安裝於以其他商標行銷之電子終端產品，即謂消費者可資識別該字型之電腦軟體或可下載之印刷字體商品係源自上訴人。
上訴意旨以：上訴人於原審業已提出諸多證據，證明系爭商標已長期使用於上訴人所有通訊設備、電腦系統及電腦軟體之字體，證明消費者得以清楚判定系爭商標所欲表彰之商品產製者與來源均為上訴人，故系爭商標已依商標法第29條第2項規定取得後天識別性，原判決未予審酌，有判決不備理由之違法云云，核無可取。
㈢第16類商品部分：
⒈系爭商標指定使用於第16類商品部分，原判決雖以位於舊金山灣區南部之矽谷高科技事業雲集，且舊金山市為5大主要銀行及許多大型公司、機構的總部所在，其中又以網際網路產業為最，而認定系爭商標亦容易使消費者聯想為「鉛字及印刷鉛字及印刷鉛字模」商品之製造地、生產地、設計地或使用地在舊金山之有關說明等情。
惟查，原處分僅泛稱：舊金山是北加州與舊金山灣區的商業與文化發展中心，是受歡迎的旅遊目的地，也以眾多網際網路公司而聞名，又是許多大型公司的總部所在，因此，系爭商標使用於指定商品，為商品產地或相關特性之說明云云，而未具體說明系爭商標與「鉛字、印刷鉛字或印刷鉛字模」商品之關連，且依上開原判決認定之事實，亦無從證明舊金山給予消費者之印象為「鉛字、印刷鉛字或印刷鉛字模」商品之製造、生產、設計或相關服務之商業來源地或服務提供地，自難認與指定商品間有何關連，是上訴人申請系爭商標指定使用於「鉛字、印刷鉛字或印刷鉛字模」商品，應屬地理名稱之任意使用，依首揭說明，應具有先天識別性，則原判決認此部分亦不具識別性，而違反商標法第29條第1項第1款規定，即非適法。
⒉又商標申請案之審定固採全案准駁，而不得為部分准駁，惟商標法第31條規定：「（第1項）商標註冊申請案經審查認有第29條第1項、第3項、前條第1項、第4項或第65條第3項規定不得註冊之情形者，應予核駁審定。
（第2項）前項核駁審定前，應將核駁理由以書面通知申請人限期陳述意見。
（第3項）指定使用商品或服務之減縮、商標圖樣之非實質變更、註冊申請案之分割及不專用之聲明，應於核駁審定前為之。」
是商標註冊申請案，經商標專責機關審查結果，若僅部分指定使用之商品或服務不具識別性或與在先權利相衝突，經商標專責機關將核駁理由以書面通知申請人後，申請人得於核駁審定前以減縮該商品或服務之方式加以排除，或透過申請案分割之方式，以先取得部分商品或服務之註冊。
本件系爭商標之申請係指定使用於第9類「電腦軟體；
可下載之印刷字體」及第16類「鉛字；
印刷鉛字及印刷鉛字模」商品，雖經被上訴人於104年10月5日以(104)慧商40104字第10490852970號核駁理由先行通知書通知上訴人，惟其係說明系爭商標使用於指定商品為商品地或相關特性之說明，不足以使商品之相關消費者認識其為表彰商品之標識，致上訴人無從依上開通知書之內容於審定前為減縮指定商品或分割本件申請案之決定，為保障申請人之權益，被上訴人自應重行踐行核駁理由通知之程序。
㈣綜上，原處分之作成既有上開違法情事，原判決未加糾正而予維持，即有適用法規不當之違背法令情事。
從而，上訴人指摘原判決違背法令求予廢棄，為有理由，應由本院將原判決廢棄，並由本院依原審確定之事實，撤銷原處分及訴願決定，惟上訴人就系爭商標是否申請減縮指定商品或分割申請案，以及指定使用於第16類商品部分有無其他不准註冊事由，其事證均未明確，自應由被上訴人就上訴人申請案號104012162號「SAN FRANCISCO」商標申請案，依本判決之法律見解作成決定。
五、據上論結，本件上訴為有理由。
依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第256條第1項、第259條第1款、第263條、第200條第4款、第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 108 年 12 月 12 日
最高行政法院第三庭
審判長法官 吳 明 鴻
法官 蕭 惠 芳
法官 曹 瑞 卿
法官 高 愈 杰
法官 林 欣 蓉

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異
中 華 民 國 108 年 12 月 12 日
書記官 劉 柏 君