最高行政法院行政-TPAA,111,徵,2,20221006,2

最高行政法院提案裁定
111年度徵字第2號
上 訴 人 義大利商法倫提諾公司（Valentino S.p.A.）



代 表 人 嘉瑞利‧波樂西（Gabriele Borasi）
訴訟代理人 陳長文 律師
蔡瑞森 律師
被 上訴 人 經濟部智慧財產局


代 表 人 洪淑敏
參 加 人 優尼士國際股份有限公司


代 表 人 沈宏海
上列當事人間商標異議事件，上訴人對於中華民國109年11月26日智慧財產法院109年度行商訴字第55號行政判決，提起上訴（本院110年度上字第138號），本庭就下列法律問題，經評議後擬採之法律見解與本院先前裁判歧異，經徵詢其他各庭意見後，見解仍有歧異，爰依法提案予本院大法庭裁判：
本案提案之法律爭議
商標法第30條第1項第11款後段所述之著名商標，其著名程度應否解釋為超越相關消費者而達一般消費者普遍知悉之程度，始有該後段規定之適用？

理 由

一、本案基礎事實訴外人英籍安娜貝拉范侖鐵諾前於民國l06年5月3日以「GIO-VANNI VALENTINO ITALY」商標（嗣變更商標：名稱及圖樣為「GIOVANNI VALENTINO」），指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第24類之「布料，薄絹，紡織製掛毯，紡織製壁掛，家具套，盥洗清潔用手套，桌墊，電話絨布套，馬桶蓋套墊，面紙盒套，被褥，棉被，絲、被，被套，毛巾被，太空被，尼龍被，床單，床罩，枕套，枕頭罩，毛毯，毛巾毯，蚊帳，床毯，家庭寵物用毯，裝飾用床罩，裡布用棉布，棉織布，鴨絨被套，床墊罩，衣服及服飾用棉布，裝飾用枕頭巾，泡茶用毛巾，毛毯套，毛巾，擦碗毛巾，浴巾，餐巾，桌巾，手帕，枕巾，椅巾，擦澡巾，紡織品製旗，紡織品製標籤，窗簾，門簾，摺簾，舞台幕簾，粘布標籤，布製廣告牌，布製鍋用隔熱墊，棉布製個人餐墊」商品，向被上訴人經濟部智慧財產局(下稱被上訴人)申請註冊，並於107年2月7日申請變更申請人為參加人優尼士國際股份有限公司(下稱參加人)，被上訴人審查後，准列註冊第1920292號商標（下稱系爭商標）。

嗣上訴人義大利商法倫提諾公司(下稱上訴人)以該商標有商標法第30條第1項第10款及第11款規定情形，對之提起異議。

被上訴人審查後，以108年11月26日中台異字第G01070605號商標異議審定書為「異議不成立」之處分(下稱原處分)。

上訴人不服，提起訴願，經訴願決定駁回，上訴人仍不服，循序提起行政訴訟，並聲明：⒈訴願決定及原處分均撤銷。

⒉被上訴人應作成系爭商標之註冊應予撤銷之處分。

智慧財產法院（110年7月1日更名為智慧財產及商業法院，下稱原審）認為本件判決結果，如認為訴願決定及原處分應予撤銷，參加人的權利或法律上利益將受有損害，故依職權命參加人獨立參加本件被上訴人的訴訟。

經原審109年度行商訴字第55號行政判決（下稱原判決）駁回其訴後，提起本件上訴。

二、本院先前裁判(106年度判字第607號、第608號、第609號、107年度判字第446號、109年度上字第982號判決)所持之法律見解採取肯定說。

即商標法第30條第1項第11款後段規定，所稱「著名商標」係指有客觀證據足以認定已廣為一般消費者所普遍認知者。

該規定所述之著名商標，其著名程度應解釋為超越相關消費者而臻一般消費者普遍知悉之程度，始有該後段規定之適用。

理由如下：商標法第30條第1項第11款前段規定之目的在於避免相關公眾對於商品或服務之來源產生混淆誤認之虞，保護之對象為相關消費者，而所稱之相關消費者，則指該商標所使用之商品或服務之消費者而言（商標法施行細則第31條參照）；

至該規定後段之規範目的則在於避免著名商標之識別性或信譽於一般消費者主觀認知中遭受減損之虞，保護之對象為該著名商標，不以該商標所使用之同一或類似商品或服務類別為限，兩者保護之對象及範圍並不相同。

又商標之保護具有使其壟斷並排除他人使用某一文字、圖形、記號或其聯合式之效果。

是以，倘商標僅在某一類商品或服務之相關消費者間具有著名性，對於不同類別商品或服務之其他消費者不具著名性者，自不宜使其在不同類別之商品或服務取得壟斷或排他使用之權利，否則將造成市場不公平競爭之結果，明顯與商標法第1條規定有違。

準此，該規定後段所述之著名商標，其著名程度應解釋為超越相關消費者而臻一般消費者普遍知悉之程度，始有本規定後段規定之適用，與本規定前段規定僅限於相關消費者不同。

質言之，本規定前、後段就著名商標之著名程度，應為不同之解釋，前段應解釋為僅在相關消費者著名之商標，後段則應解釋為不僅止於相關消費者，而須達一般消費者均知悉之商標，始符立法目的，同時平衡保護消費者及商標權人，維護市場公平競爭。

故商標法施行細則第31條針對「著名」之定義規定，應為目的性之限縮解釋，而不適用於本規定後段所稱之「著名商標」〔本院105年11月份第1次庭長法官聯席會議決議（下稱105年決議）可資參考〕。

基此，判斷商標註冊是否違反現行商標法第30條第1項第11款後段規定時，所稱「著名商標」係指有客觀證據足以認定已廣為一般消費者所普遍認知者，而不適用商標法施行細則第31條規定。

三、本庭徵詢擬採否定說之法律見解，即商標法第30條第1項第11款後段規定，所稱「著名商標」係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，無須達一般消費者普遍知悉之程度，始有該後段規定之適用。

理由如下：

(一)商標法第30條第1項第11款規定，「商標有下列情形之一，不得註冊：……相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。

但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。」

商標法施行細則第31條規定：「本法所稱著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。」

業已明定於有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知之程度即屬商標法所稱著名商標，並未再就商標法第30條第1項第11款前段、後段所稱之著名商標分別作不同界定。

(二)依商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準3.2適用商標淡化保護之商標明訂，「第30條第1項第11款後段有關商標淡化保護之規定，其對商標著名程度之要求應較同款前段規定為高。

……商標著名程度若高至一般公眾所普遍認知的程度，就較有可能適用第30條第1項第11款後段規定」。

依上開審查基準規定，亦無要求商標法第30條第1項第11款後段所述之著名商標，其著名程度應解釋為超越相關消費者而達一般消費者普遍知悉之程度，始有該後段規定之適用。

(三)商標法於92年增訂商標淡化規定，依其立法理由記載：「（十二）第十二款為現行條文第七款修正後移列。

說明如下：世界智慧財產權組織（WIPO）於一九九九年九月公布關於著名商標保護規定共同決議事項，該決議明確指明對著名商標之認定，應考量以商品或服務之相關公眾之認識 ，而非以一般公眾之認知判斷之；

又除防止與著名商標產生混淆誤認之虞外，並應避免對著名商標之減損（dilution）產生 ，基於ＡＰＥＣ於八十九年三月決議會員國應遵守WIPO該決議，爰將『公眾』修正為『相關公眾』，並增訂有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊。」

依商標法增訂有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊規定之立法意旨，亦無將減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者之商標著名程度，提高至一般消費者普遍知悉之程度，始有不得註冊規定適用之意涵。

(四)世界智慧財產權組織（WIPO）於1999年9月公布關於著名商標保護規定共同決議事項(Joint Recommendation Concern-ing Provisions on the Protection of Well-KnownMarks.)第2條規定，會員國決定商標是否為著名商標(Determination of Whether a Mark is a Well-Known Mark in a Member State)……[不得要求的因素] (a)作為決定商標是否為著名商標的條件，會員國不得要求：……(iii)該商標為該會員國中一般公眾所普遍知悉((3) [Factors Which Shall Not Be Required] (a) A Member State shall not require, as a condition for determining whether a mark is a well-known mark:……(iii) that the mark is well known by the public at large in the Member State.)。

又於該共同決議事項第4條(1)(ii)規定，商標的使用可能會以不正當的方式減損或淡化著名商標的識別性特徵的目的，會員國可要求該著名商標必須一般公眾所普遍知悉( for the purpose of applying paragraph (1)(b)(ii) and (iii), a Member State may require that the well-known mark be well known by the public at large.)。

因此，依世界智慧財產權組織（WIPO）於1999年9月公布關於著名商標保護規定共同決議事項，關於著名商標減損或淡化著名程度是否要求達一般公眾所普遍知悉程度係可由會員自行決定。

而我國於商標法於92年增訂商標淡化規定，依前述立法理由記載，以及商標法施行細則第31條規定：「本法所稱著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。」

均無要求商標法第30條第1項第11款後段所述之著名商標，其著名程度應達一般消費者普遍知悉之程度，始有該規定適用之意涵。

(五)肯定說係以目的性之限縮解釋，認商標法施行細則第31條針對「著名」之定義規定，不適用於商標法第30條第1項第11款後段所稱之「著名商標」。

但如依該目的性限縮之法學方法解釋，至多只能得出商標法施行細則第31條針對「著名」之定義規定，不適用於商標法第30條第1項第11款後段所稱之「著名商標」，仍不能得出商標法第30條第1項第11款後段所述之著名商標，其著名程度應達一般消費者普遍知悉之程度，始有該規定適用之結論。

因此，要求商標法第30條第1項第11款後段所述之著名商標，其著名程度應達一般消費者普遍知悉之程度，亦即提高商標著名程度之要求，才能獲得商標法第30條第1項第11款後段之保護。

在商標法及商標法施行細則均無該提高條件限制要求之規定，經由判決解釋要求須超越相關消費者而達一般消費者普遍知悉之程度，而與同條前段規定之著名程度作差別處理，將不符立法意旨，而有損害商標權人財產權保護之虞。

(六)從而商標於有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知，依商標法施行細則第31條規定即屬商標法第30條第1項第11款後段規定所稱「著名商標」。

至於是否有減損著名商標之識別性或信譽之虞，則應參酌商標著名之程度、商標近似之程度、商標被普遍使用於其他商品/服務之程度、著名商標先天或後天識別性之程度及系爭商標權人是否有使人將其商標與著名商標產生聯想的意圖之其他等因素(商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準3.3判斷有無減損商標識別性或信譽之虞的參酌因素參見)綜合判斷。

參酌前述審查基準所載商標法第30條第1項第11款後段有關商標淡化保護之規定，對商標著名程度之要求較同款前段規定為高，商標著名程度若高至一般消費者所普遍認知的程度，較有可能適用商標法第30條第1項第11款後段規定，但並無須達一般消費者普遍知悉之程度，始認有該後段規定之適用。

四、經徵詢其他各庭，第一庭同意本庭見解，第二庭不同意本庭見解（建議提請大法庭討論）、第三庭不同意本庭見解。

第二庭回復書略以：

(一)商標法第30條第1項第11款後段規定係有關商標淡化之規定。

商標淡化保護係用來解決在傳統混淆之虞理論的保護範圍下，仍無法有效保護著名商標本身之識別性或信譽遭受損害的情況。

因此當二商標之商品／服務之市場區隔有別，且營業利益衝突並不明顯，消費者不會誤以為其係來自相同或相關聯之來源，但如允許系爭商標之註冊，可能會使據爭商標之識別性或信譽遭受損害，此即為商標淡化所要解決的問題。

由於保護這樣的商標，已跨越到營業利益衝突不明顯的市場，對自由競爭影響很大，並有造成壟斷某一文字、圖形、記號或其聯合式等之危險，為降低這樣的傷害與危險，商標淡化保護應限於保護著名程度較高之商標。

是以，第二庭認為商標法第30條第1項第11款後段有關商標淡化保護之規定，其對商標著名程度之要求應較同款前段規定為高。

徵詢書對此，似乎並無不同見解，而僅是認為並非著名程度一定要達到「一般消費者普遍知悉之程度」才能受到商標淡化規定之保護。

惟徵詢書前開文字表述，容易使人誤以為本院係因認為商標混淆之虞與商標淡化規定，二者對於商標著名程度之要求相同，而要變更105年決議。

(二)固然商標法第30條第1項第11款後段有關商標淡化保護之規定，其對商標著名程度之要求，本應較同款前段規定為高。

而本院105年決議文字，則認為商標之著名程度一定要達到「一般消費者普遍知悉之程度」，才能受到商標淡化規定之保護，於個案適用上未免較欠彈性。

徵詢書則認為，商標於有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知，依商標法施行細則第31條規定即屬商標法第30條第1項第11款後段規定所稱「著名商標」。

至於是否有減損著名商標之識別性或信譽之虞（按即商標淡化保護），則應參酌商標著名之程度、商標近似之程度、商標被普遍使用於其他商品/服務之程度、著名商標先天或後天識別性之程度及系爭商標權人是否有使人將其商標與著名商標產生聯想的意圖之其他等因素(商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準3.3判斷有無減損商標識別性或信譽之虞的參酌因素參見)綜合判斷。

參酌前述審查基準所載商標法第30條第1項第11款後段有關商標淡化保護之規定，對商標著名程度之要求較同款前段規定為高，商標著名程度若高至一般消費者所普遍認知的程度，較有可能適用商標法第30條第1項第11款後段規定，但並無須達一般消費者普遍知悉之程度，始認有該後段規定之適用（見徵詢書第6頁）。

此等見解適用於個案中，較有彈性，但判準模糊，操作不易，因此有必要透過大法庭之裁定，將適用商標淡化理論之商標著名程度標準，予以更清楚之界定，方屬妥適。

第三庭回復書略以：

(一)商標法第30條第1項第11款前段規定在避免相關消費者對商品/服務來源產生混淆誤認之虞，後段規定在防止著名商標與特定商品/服務來源間之聯繫能力減弱，而弱化著名商標之識別性或使著名商標之信譽遭受損害。

第30條第1項第11款前段與後段規定各有其不同的理論基礎與立法意旨。

(二)商標淡化保護係用來解決在傳統混淆之虞理論的保護範圍下，仍無法有效保護著名商標本身之識別性或信譽遭受損害的情況。

因此，當兩造商標之商品/服務之市場區隔有別且營業利益衝突並不明顯，消費者不會誤以為其係來自相同或相關聯之來源，但如允許系爭商標之註冊，可能會使據爭商標之識別性或信譽遭受損害，此即為商標淡化保護所要解決的問題。

(三)因此種脫離商標法原本保護消費者免於混淆誤認之虞規範理念的稀釋、不正當利用規定，可能不當擴大對著名商標的保護而引發不公平競爭或不當限制合理使用商標等疑慮。

保護這樣的商標已跨越到營業利益衝突不明顯的市場，對自由競爭影響很大，並造成壟斷某一文字、圖形、記號或其聯合式等之危險，為降低這樣的傷害與危險，商標淡化保護應限於保護著名程度較高之商標，是以，第30條第1項第11款後段有關商標淡化保護之規定，其對商標著名程度之要求應較同款前段規定為高。

(四)一般而言，對於稀釋防止規範的適用，有要求其僅以相關消費者普遍認知為已足者，例如歐盟商標法制關於稀釋防止規範的適用，即僅要求相關消費者普遍認知即可；

相對於此，美國商標法制則要求其著名程度必須達到為一般消費者所普遍認知時，方可適用稀釋防止規範。

(五)我國在92年商標法增訂商標淡化規定，然商標法施行細則第31條未併同修正，則一體適用同法施行細則第31條規定之定義判斷，並不能區分商標法第30條第1項第11款前、後段之商標著名程度高低。

五、本庭除徵詢時之理由外，另補充理由如下：

(一)商標法第70條第2款規定，「未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：……(第2款)明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者。」

關於著名商標視為侵害商標權之情形，包括有致相關消費者混淆誤認之虞，或減損該商標之識別性或信譽之虞情形。

就有致相關消費者混淆誤認之虞，或減損該商標之識別性或信譽之虞對象均為「著名商標」同一用語，亦可說明商標法對著名商標民事侵害有致相關消費者混淆誤認之虞，或減損該商標之識別性或信譽之虞，有關著名商標之定義並無分別界定之立法意旨。

因此，如就民事侵害著名商標權，包括有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞之情形，關於該「著名商標」之定義係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知之商標。

而本院105年決議，則認商標法施行細則第31條針對「著名」之定義規定，應為目的性之限縮解釋，而不適用於本規定後段所稱之「著名商標」。

顯與商標法第70條第2款規定對於民事侵害著名商標權有致相關消費者混淆誤認之虞，或減損該商標之識別性或信譽之虞，就著名商標之定義並無分別界定產生衝突。

造成著名商標民事訴訟請求減損該商標之識別性或信譽之虞保護，與行政訴訟請求他人減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞之商標不得註冊之保護，就「著名商標」定義規定採取不同解釋之歧異情形。

(二)依前所述，商標法及商標法施行細則就商標法第30條第1項第11款所稱之「著名商標」定義，並未與同法其他相同「著名商標」用語作不同界定。

如依本院105年決議見解，認關於商標法施行細則第31條針對「著名」之定義規定，應為目的性之限縮解釋，而不適用於該規定後段所稱之「著名商標」，後段就著名商標之著名程度，應解釋為不僅止於相關消費者，而須達一般消費者均知悉之商標，始符立法目的，將提高「著名商標」定義之要求標準，此要求標準的提高係增加著名商標權人請求依商標法第30條第1項第11款後段保護之限制條件。

本院判決如經由解釋要求商標法第30條第1項第11款後段所稱之「著名商標」定義，須超越相關消費者而達一般消費者普遍知悉之程度，而與同條前段規定之「著名商標」定義作差別界定，將有增加法律所無之限制，使達到「有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知」之著名商標權人，都無法因減損其著名商標之識別性或信譽之虞而可請求獲得商標法第30條第1項第11款後段之保護，致有損害該著名商標權人憲法上所保障財產權保護之虞，採此見解之本院判決後續亦可能有裁判憲法訴訟之問題。

(三)關於第二庭所指採本庭見解有判準模糊，操作不易問題。因本庭所採見解，係就商標法第30條第1項第11款後段所稱之「著名商標」定義規定，與商標法其他所稱「著名商標」用語，基於同一用語同一內涵之法理，均採同一界定，即「著名商標」係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知之商標，並無判斷標準模糊問題。

另商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準亦載明：「無論商標著名程度高低為何，只要商標所表彰之識別性與信譽已廣為『相關消費者』所普遍認知，便足以認定該商標為著名商標。

是以，本法所稱之著名，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言(商施31)，其與WIPO關於著名商標保護規定聯合備忘錄一樣，均認為只要商標所表彰之識別性與信譽已廣為『相關』事業或消費者所普遍認知，便足以認定該商標為著名，而得依商標法保護著名商標之相關規定獲得保護。」

(商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準2.1.1參見)。

至於就商標法第30條第1項第11款後段有關商標淡化保護之規定，對商標著名程度之要求較同款前段規定為高，商標著名程度若高至一般公眾所普遍認知的程度，較有可能適用第30條第1項第11款後段規定，係指參考商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準3.3判斷有無減損商標識別性或信譽之虞的參酌因素，於審查是否有減損著名商標之識別性或信譽之虞該當情形時，應參酌商標著名之程度、商標近似之程度、商標被普遍使用於其他商品/服務之程度、著名商標先天或後天識別性之程度及系爭商標權人是否有使人將其商標與著名商標產生聯想的意圖之其他等因素，說明於個案審查時，商標著名程度愈高，愈有可能適用商標法第30條第1項第11款後段規定之情形而言。

關於判斷有無減損商標識別性或信譽之虞的參酌因素，包括商標著名之程度、商標近似之程度、商標被普遍使用於其他商品/服務之程度、著名商標先天或後天識別性之程度及系爭商標權人是否有使人將其商標與著名商標產生聯想的意圖之其他等因素。

該等參酌因素之審查操作方式，與判斷有無混淆誤認之虞之8項參考因素類似，商標審查實務業已實施操作多年，並無操作不易問題。

(四)關於第三庭所指一體適用商標法施行細則第31條規定之定義判斷，並不能區分商標法第30條第1項第11款前、後段之商標著名程度高低問題。

就商標法第30條第1項第11款後段有關商標淡化保護之規定，對商標著名程度之要求較同款前段規定為高，應係於判斷是否該當商標法第30條第1項第11款後段「有減損商標識別性或信譽之虞」要件時，就其中參酌因素「商標著名之程度」之審查階段予以區分，而非於審查商標法第30條第1項第11款後段所稱「著名商標」定義要件時予以區分。

(五)綜上所述，商標法第30條第1項第11款後段規定，所稱「著名商標」係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。

至於是否有減損著名商標之識別性或信譽之虞，則應參酌商標著名之程度、商標近似之程度、商標被普遍使用於其他商品/服務之程度、著名商標先天或後天識別性之程度及系爭商標權人是否有使人將其商標與著名商標產生聯想的意圖之其他等因素綜合判斷。

但並無須達一般消費者普遍知悉之程度，始認有該後段規定之適用。

六、本庭指定庭員蔡如琪法官為大法庭之庭員。

中 華 民 國 111 年 10 月 6 日
最高行政法院第四庭
審判長法官 陳 國 成
法官 王 碧 芳
法官 簡 慧 娟
法官 蔡 紹 良
法官 蔡 如 琪

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異
中 華 民 國 111 年 10 月 6 日
書記官 徐 子 嵐