最高行政法院行政-TPAA,112,上,170,20230518,1

最 高 行 政 法 院 裁 定
112年度上字第170號
上 訴 人 劉玉麟



訴訟代理人 沈曉玫 律師
被 上訴 人 經濟部智慧財產局


代 表 人 廖承威
上列當事人間發明專利申請事件，上訴人對於中華民國111年12月28日智慧財產及商業法院111年度行專訴字第32號行政判決，提起上訴，本院裁定如下：

主 文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

一、被上訴人之代表人已由洪淑敏變更為廖承威，茲據新任代表人具狀聲明承受訴訟，核無不合。

二、依智慧財產案件審理法第32條規定對行政判決提起上訴者，除法律有特別規定外，依同法第1條規定，應適用行政訴訟法關於上訴審程序相關規定。

又對於高等行政法院判決之上訴，非以其違背法令為理由，不得為之，行政訴訟法第242條定有明文。

依同法第243條第1項規定，判決不適用法規或適用不當者，為違背法令；

而判決有同條第2項所列各款情形之一者，為當然違背法令。

是當事人對於智慧財產及商業法院行政判決上訴，如依行政訴訟法第243條第1項規定，以判決有不適用法規或適用不當為理由時，其上訴狀或理由書應有具體之指摘，並揭示該法規之條項或其內容；

若係成文法以外之法則，應揭示該法則之旨趣；

倘為司法院大法官解釋、憲法法庭裁判意旨，則應揭示該解釋、裁判之字號或其內容。

如以行政訴訟法第243條第2項所列各款情形為理由時，其上訴狀或理由書，應揭示合於該條項各款之事實。

上訴狀或理由書如未依此項方法表明，或其所表明者與上開法條規定不合時，即難認為已對智慧財產及商業法院行政判決之違背法令有具體之指摘，其上訴自難認為合法。

三、上訴人前於民國108年3月22日以「單機單筒海水浮力推引發電機多機串成人造水道連結深海重力場及海平面下海水泵室藉海水泵運轉的排空創造黑洞效應引動重力場的海水向海面噴流推動水道內各發電機發電的裝置」向被上訴人申請發明專利，申請專利範圍共7項，經被上訴人編為第108110292號申請案(下稱系爭申請案)審查後，於110年10月29日以(110)智專三(一)05017字第11021058630號專利再審查核駁審定書為「不予專利」之處分（下稱原處分），上訴人不服，循序提起行政訴訟，聲明：訴願決定及原處分均撤銷，請求判命被上訴人核准系爭申請案。

經原審判決駁回，遂提起本件上訴。

四、上訴人對原判決提起上訴，主張略以：㈠上訴人就系爭申請案請求項1至7之標的、特點、組裝說明、製造流程、功能性敘述、技術特徵，詳加敘明，用語清楚易懂，得以界定其真正意涵，可明確讓所屬技術領域中具有通常知識者能夠瞭解、判斷，然原審未敘明何以通常知識者無法單獨由請求項之記載內容明確瞭解其範圍，未就通常知識者加以定義，亦未說明判決基礎，也未公開調查證據，僅單憑個人臆斷，有適用法規顯有錯誤、判決理由不備之違法。

㈡系爭申請案所載發明可供產業上利用之方式，可參說明書【實施方式】第【0025】段，上訴人已就單筒海水浮力推引發電機之技術特徵、可供產業上利用方式，詳實記載於說明書內。

原判決未敘明不採之理由，未就產業利用性加以定義。

且被上訴人依熱力學第一定律為推論依據：輸入多少能量、輸出能量不可能大於輸入能量，然此僅適用於核能發電及火力發電，不適用本案水力發電，原審判決所憑基礎理論錯誤，有認定事實未憑證據及判決不備理由之違法。

又原審對系爭申請案請求項1至7記載內容不明確、不具產業利用性，未行使闡明權，亦未對上訴人為適當之揭露，即遽為判決，顯對上訴人造成突襲，有應調查未調查、理由不備及適用法規不當之違法。

五、經查，原判決已敘明：㈠本件應以110年7月2日修正本為審查基礎，且上訴人已表明希望由原審直接審查毋庸發回，原審自得逕依110年7月2日修正本審查系爭申請案是否符合專利法第26條第2項、第4項、第22條第1項前段之規定。

㈡系爭申請案請求項1至7違反專利法第26條第2項之規定，請求項1至5違反同條文第4項之規定：⒈系爭申請案請求項1記載「垂直面與水平面的誤差須在標準值內，全總成與單筒外殼組裝後靜平衡與動平衡均須在標準值內」，惟並未記載誤差值、標準值之數值，致使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，單獨由請求項1之記載內容無法明確瞭解其範圍，故請求項1記載內容不明確，違反專利法第26條第2項之規定。

又上開請求項1之內容係以3個句點加以區分，亦違反專利法第26條第4項及同法施行細則第6項「獨立項或附屬項之文字敘述，應以單句為之」之規定。

⒉系爭申請案請求項2具有2個標的，其內容係以2個句點加以區分；

請求項3具有3個標的，其內容係以2個句點加以區分；

請求項4具有4個標的，其內容係以2個句點加以區分；

請求項5具有4個標的，其內容係以2個句點加以區分，均違反專利法第26條第2項規定，亦違反專利法第26條第4項及同法施行細則第6項規定。

系爭申請案請求項6具有5個標的，請求項7具有4個標的，均違反專利法第26條第2項規定。

㈢系爭申請案請求項1至7違反專利法第22條第1項前段規定：⒈按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，得依專利法第21條及第22條第1項前段之規定申請取得發明專利。

所謂產業利用性，係指申請專利之發明在產業上能被製造或使用；

能被製造或使用，則係指解決問題之技術手段於產業上有被製造或使用之可能性；

理論上可行但實際上顯然不能被製造或使用之發明，仍不具產業利用性。

審查產業利用性時，應考量發明之本質或說明書中記載該發明可供產業上利用之方式。

⒉系爭申請案請求項1至3均包含單筒海水浮力推引發電機之技術特徵，其所載該發明可供產業上利用之方式，可參見說明書【實施方式】第【0025】段。

上訴人並另主張：深層海水被引動，會引發深層海水的水壓與海水泵儲水槽的巨大壓差，形成另一組經進水管、人工水道及溢流管迅速流入海水泵儲水槽的主要補充水流之一，全機達滿載運轉正常滿載發電後，即可將驅動變頻海水泵的廠內用電電源匯流排，改切為本機所發出的電源匯流排，作為驅動變頻馬達的電源，以自持方式運轉云云。

惟查，當海水泵室儲水槽滿水位時，人工水道內亦應充滿海水，此時海水泵室儲水槽壓力與儲水槽周圍海水壓力應已相同，系爭申請案所述半速啟動第一部變頻海水泵時，海水泵並無法同一時間將海水泵室儲水槽與人工水道內之海水排空，因此，變頻海水泵排空多少海水泵室儲水槽海水，人工水道即補充多少海水進入海水泵室儲水槽。

故當海水泵室儲水槽滿水位時，系爭申請案半速啟動第一部變頻海水泵，由人工水道連接海水泵室儲水槽處補充進入海水泵室儲水槽之海水壓力，已與海水泵室儲水槽之海水壓力相差不大，該壓力差顯然無法達到一開始海水泵室儲水槽與人工水道並無海水時之噴流狀態，縱使後續使用3台海水泵抽水，亦無法同一時間將海水泵室儲水槽與人工水道內之海水排空，雖能使海水流經人工水道進行發電，惟依熱力學第一定律，該發電量並不會大於使用3台海水泵抽水之用電量，理論上無法達成系爭申請案說明書所述改切由自產電源供給、可24小時連續發電、以自持方式運轉之目的，故請求項1至3本質或說明書中記載該發明可供產業上利用之方式，在產業上不能被使用，請求項1至3不具產業利用性，違反專利法第22條第1項前段之規定。

⒊系爭申請案請求項4係依附請求項1至3，請求項5、6、7均係依附請求項3，請求項1至3不具產業利用性，則請求項4至7亦不具產業利用性等情。

上訴意旨雖以原判決違背法令為由，惟核其上訴理由，無非執其一己主觀見解，就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘其為不當，並就原審已論斷者，泛言未論斷或論斷違法，而非具體表明合於不適用法規、適用法規不當、或行政訴訟法第243條第2項所列各款之情形，難認對原判決之如何違背法令已有具體之指摘。

依首開規定及說明，應認其上訴為不合法。

末查，系爭申請案請求項是否違反專利法第26條第2、4項規定，系爭申請案是否違反專利法第22條第1項前段規定，業據原審列為本案爭點曉諭兩造說明及辯論，並經兩造為事實上及法律上適當完全之辯論（原審卷第386頁、第452至453頁、第475至479頁），未造成突襲性裁判之結果。

上訴人就此所為指摘，不無誤會，附此敘明。

六、據上論結，本件上訴為不合法。依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第249條第1項前段、第104條、民事訴訟法第95條、第78條，裁定如主文。

中 華 民 國 112 年 5 月 18 日
最高行政法院第四庭
審判長法官 陳 國 成
法官 王 碧 芳
法官 簡 慧 娟
法官 蔡 紹 良
法官 蔡 如 琪

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異
中 華 民 國 112 年 5 月 18 日
書記官 林 郁 芳