最高行政法院行政-TPAA,88,判,3538,19990923

行 政 法 院 判 決 八十八年度判字第三五三八號
原 告 美商．寶鹼公司
代 表 人 甲○○○○○○
訴訟代理人 陳長文律師
馮博生律師
被 告 經濟部智慧財產局（承受原經濟部中央標準局業務）

右當事人間因發明專利申請事件，原告不服行政院中華民國八十七年八月二十七日台
八七訴字第四二二○○號再訴願決定，提起行政訴訟。
本院判決如左︰

主 文
原告之訴駁回。

事 實
緣原告於八十三年九月十四日以其「化妝品組合物及其製法」係水相中含有一種水可分散之顏料，油相含一種油可分散之顏料之彩妝用油包水或油水形之乳液組合物等情，向原處分機關經濟部中央標準局申請發明專利。
案經編為第00000000號審查，不予專利。
原告修正申請專利範圍，申經再審查結果，仍不予專利，發給台專（玖）○一○六四字第一三二七六七號專利再審查審定書。
原告不服，提起訴願、再訴願，遞遭決定駁回，遂提起行政訴訟。
茲摘敍兩造訴辯要旨如次：原告起訴意旨略謂︰一、原經濟部中央標準局（下稱中央標準局）對於專利再審查認有不予專利之情事者，應於審定前完整且明確告知申請人其擬拒予專利之各項論點及據以論斷之證據資料，俾利申請人適時對所有論點申復其意見並提出反證。
倘因中央標準局未具體闡明其理由或據以論斷之證據資料，致申請人無從探知中央標準局之本意而未配合其意旨提呈滿足中央標準局之申復及反證，依前開法條賦予申請人於再審查審定前對所有中央標準局擬不予專利之理由均可適時申復之權利，中央標準局依法應另行明確通知申請人再為申復，方符專利法第四十條第二項之立法意旨及正當程序之原則（due process of law），不得逕為不利申請人之審定，否則即有違該法條之規定，屬違法之審查。
中央標準局於其再審查理由書中所列否准本案專利之唯一理由如下：「申請專利範圍第１項所請「組合物」籠統過廣，未具體界定組成分之種類，不符專利要件，又申復理由書中強調本案之顏料係經由親水性聚合物進行表面處理，申請專利範圍中亦未界定該親水性聚合物之成分種類，不符專利要件」及「申請專利範圍第４、５項之申請標的與所依附之獨立項標的不符」。
經濟部維持中央標準局拒予本案專利處分之訴願決定理由中復稱，「原處分機關．．．其第二項理由已明確要求申請專利範圍第１項中應『明定所用物質各成分種類及組作比例』，但訴願人僅於八十六年七月九日將申請由『方法』改為『組成物』，其實質內容未作任何變更．．．」。
行政院於再訴願決定書中亦採相同理由。
由前述訴願決定理由可知，針對中央標準局審定理由，原告確已對申請專利範圍提出修正，且原告欲陳明者，中央標準局於八十六年五月十日再審查核駁理由先行通知書中之審查意見，係針對本案申請專利範圍第１項所請之「方法」所言，並非針對修正後所請之「組合物」所言。
由於審查「方法」及「組合物」所適用之審查基準不同，故其所使用之核駁理由亦當然不同，即，原再審查核駁理由先行通知書中所提關於「方法」理由，並不適用於嗣決定本案所請「組合物」是否為可予專利。
經濟部暨行政院竟認同中央標準局以原審定「方法」不予專利之理由審定本發明「組合物」不予專利為合理，實有用法不當之情事。
事實上，在原告將原申請專利範圍第１項之方法請求項刪除後，關於中央標準局對方法請求項之核駁理由顯然已被克服。
而原告認為修正後之申請專利範圍第１項（即原申請專利範圍第項）所請組合物已清楚界定所請組合物之成分種類及比例，若認為本案經修正後申請專利範圍第１項所請組合物之範圍有再修正之必要，按前述專利法第四十條第二項之立法意旨，中央標準局對於專利再審查認修正後申請專利範圍第１項有不予專利之情事者，仍應於審定前完整且明確告知申請人其擬拒予專利之各項論點及據以論斷之證據資料，俾利申請人適時對所有論點申復其意見並提出反證，準此，中央標準局自應再以再審查核駁理由先行通知書通知原告就該第１項作進一步修正。
但該局於專利再審查審定書中卻逕以本案所請「組合物」籠統過廣為由，未予先行通知，致未予原告申覆說明或修正之機會，即審定不予本案專利，實有違專利法第四十條第二項之規定。
況且，在再審查核駁理由先行通知書中之理由僅言「申請專利範圍第項所請組成分籠統過廣，未明確界定組成分之成分種類及組成比例，不符專利要件」，其完全未明確告知原告如何作適當之修正，中央標準局核駁意見所述僅能為提示或建議，而非明確或具體告知，僅在程序上虛應專利法第四十條第二項之規定。
二、專利法第四十四條第四項明定「依第一項第三款所為之補充或修正，除不得變更申請案之實質外，如其修正係在發明專利審定公告之後提出者，並須有下列各款情形之一者始得為之：一、申請專利範圍範圍過廣。
．．．」由此等規定之意旨可知，在未變更申請案實質之情況下，如修正說明書單純因申請專利範圍範圍過廣之情事，於發明專利案審定公告後，仍得提出，即應就所提出之修正本實質上予以審查，是否合於發明專利要件。
原告修正本案申請專利範圍（於再訴願將申請專利範圍第１項中之油可分散顏料及水可分散顏料分別作進一步縮限，將申請專利範圍第４及５項之標的修正為組合物，及刪除申請專利範圍第６項，修正後之申請專利範圍）雖在本案審定之後，然所為修正因符合上開規定，應非法所不許，有重新斟酌之必要。
為此請求撤銷原處分及一再訴願決定等語。
被告答辯意旨略謂︰一、本案之申請專利範圍原始申請標的（八十三年九月十四日）本即為「組合物」，經被告於八十四年十一月十七日以（）台專（玖）三二一一一字第一五一二二四號函指出本案所請範圍未依實施例所述明確界定其中各成分之種類及比例範圍，原告乃於八十五年一月十六日將申請標的改為「方法」，經本局於八十六年五月十日以台專（玖）○一○六四字第一一八○五二號再審查核駁理由先行通知書指出本案所請範圍未明確界定各步驟之操作條件及所用物質之各成分種類與組成比例，原告乃於八十六年七月九日將申請標的再次改為「組合物」，合先敘明。
二、本案所請籠統過廣，本局前於八十六年五月十日即依專利法第四十條第二項之規定「經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復」，以台專（玖）○一○六四字第一一八○五二號再審查核駁理由先行通知書函請原告提出申復、修正及補充，其中理由第二項即已要求訴願人應明確界定申請專利範圍第１項中「所用物質之各成分種類與組成比例」，原告於八十六年七月九日所提之申請專利範圍雖將申請標的由「方法」改為「組合物」，惟其實質內容及技術特徵則完全相同，仍屬同一技術範圍，原告未依指示修正，被告依法予以審定不予專利，並無不當。
三、本案所請之組合物對於最基本的組成分之成分種類範圍皆未予界定，其所述內容僅為一種概念，而非一實質之組成物，任何熟知此類技術之人士皆可由該申請專利範圍所述輕易看出本案所請籠統過廣之事實，被告於前述再審查核駁理由先行通知書之理由第二項即已要求原告應明確界定申請專利範圍第１項中「所用物質之各成分種類與組成比例」，且所用的文字明瞭淺顯，於文可證，而原告竟謂「卻仍未說明中央標準局所要求之適當修正究竟為何﹖」，並非事實。
四、起訴理由述及原告於再訴願階段願提出申請專利範圍修正本乙節；
依專利法第四十四條第一項中規定「專利專責機關於審查時，得依職權或依申請限期通知申請人或異議人為下列各款之行為．．．三、補充或修正說明書圖式。」
，同條第四項中亦明定「依第一項第三款所為之補充或修正，除不得變更申請案之實質外，如其補充或修正係在發明專利案審定公告之後提出者，並須有下列各款情事之一始得為之．．．一申請專利範圍過廣．．．。」
，其已明確規定任何補充或修正皆應於審查期間或審定公告之後始得為之。
本案之修正係於再訴願階段提出，並非於被告之專利審查階段，自不符專利法第四十四條第一項之規定，又專利法第四十四條第四項規定之適用乃指「係在發明專利案審定公告之後提出者」，亦即經審查核准專利且依專利法第三十九條第一項之規定予以公告者，本件自初審審定書，再審查審定書皆為被告審定應不予專利，既從未經核准專利，自不曾有過公告之事實，故其自然亦不符專利法第四十四條第四項之規定，故原告所謂之修正本係於再審查審定之後始行提出，即未經被告審查，自不應於行政救濟程序中受理審究，請求判決駁回原告之訴等語。

理 由
按專利法第二十條第一項規定，凡可供產業上利用之發明，無該項所列三款情事之一者，得申請取得發明專利。
依上開規定之反面解釋，若不能供產業上利用，自不得申請取得發明專利。
又申請發明專利之說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施。
申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點，復為同法第二十二條第三項及第四項所明定。
本件原告以其化妝品組合物及其製法係水相中含有一種水可分散之顏料，油相含一種油可分散之顏料之彩妝用油包水或油水形之乳液組合物等情，向被告申請發明專利，經被告審查結果，不予專利。
原告訴稱被告逕以本案所請組合物籠統過廣，未予其申覆或修正、說明之機會，有違專利法第四十條第二項規定；
本案之內容包括彩妝組合物之組成分、組成比例、所添加之顏料及其所經處理及比例、製備方法等，已揭示於說明書，具產業利用性，可准予專利云云。
惟查被告已於八十六年五月十日以台專（玖）○一○六四字第一一八○五二號專利再審查案核駁理由先行通知書函請原告提出申復，其中第二項理由即已明確要求申請專利範圍第一項應明定所用物質各成分種類及組成比例，但原告僅於八十六年七月九日將申請專利範圍由方法改為組成物，其實質內容未作任何變更，即本案申請專利範圍第一項之各成分種類未予界定，其所述僅為一種概念，而非一實質組成物；
油包水或油水形乳液乃為一種習知技術觀念，本案申請專利範圍第一項未界定組成分之成分種類，無法界定本案之技術內容，亦無法與習知之技術區別，且說明書亦無任何相關說明資料及實施例支持所請，則被告以本案所請組合物籠統過廣，難謂可供產業上之利用，應不予專利，並無不當。
又本案之申請專利範圍原始申請標的（八十三年九月十四日）本即為「組合物」，經被告於八十四年十一月十七日以（）台專（玖）三二一一一字第一五一二二四號函指出本案所請範圍未依實施例所述明確界定其中各成分之種類及比例範圍，原告乃於八十五年一月十六日將申請標的改為「方法」，經被告於八十六年五月十日以台專（玖）○一○六四字第一一八○五二號再審查核駁理由先行通知書指出本案所請範圍未明確界定各步驟之操作條件及所用物質之各成分種類與組成比例，原告乃於八十六年七月九日將申請標的再次改為「組合物」，其實質內容及技術特徵則為相同，仍屬同一技術範圍。
原告就其申請之標的，無論是組合物或方法，均已知悉被告所持之見解，被告自無庸將申請標的為組合物之核駁理由，於再審查時再通知原告。
被告未為上開通知，尚難謂有違專利法第四十條第二項之規定。
再者，本案所請之組合物對於最基本的組成分之成分種類範圍皆未予界定，其所述內容僅為一種概念，而非一實質之組成物，任何熟知此類技術之人士皆可由該申請專利範圍所述輕易看出本案所請籠統過廣之事實，被告於再審查核駁理由先行通知書之理由第二項即已要求原告應明確界定申請專利範圍第１項中「所用物質之各成分種類與組成比例」，且所用的文字明瞭淺顯，原告訴稱被告未明確告知如何作適當之修正云云，要屬無稽。
至於原告於再訴願階段願提出申請專利範圍修正本乙節，依專利法第四十四條第一項中規定「專利專責機關於審查時，得依職權或依申請限期通知申請人或異議人為下列各款之行為．．．三、補充或修正說明書圖式。」
，同條第四項中亦明定「依第一項第三款所為之補充或修正，除不得變更申請案之實質外，如其補充或修正係在發明專利案審定公告之後提出者，並須有下列各款情事之一始得為之．．．一申請專利範圍過廣．．．。」
，其已明確規定任何補充或修正皆應於審查期間或審定公告之後始得為之。
本案之修正係於再訴願階段提出，並非屬於被告之專利審查階段，自不符專利法第四十四條第一項之規定，又專利法第四十四條第四項規定之適用乃指「係在發明專利案審定公告之後提出者」，亦即經審查核准專利且依專利法第三十九條第一項之規定予以公告者，本件自初審審定書，再審查審定書皆為被告審定應不予專利，既從未經核准專利，亦不曾有過公告之事實，自不符專利法第四十四條第四項之規定。
原告請求被告重行斟酌，亦屬無據。
原告所訴各節，均不可採。
是原處分，並無不合，一再訴願決定遞予維持，亦無違誤。
原告起訴意旨，非有理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第二十六條後段，判決如主文。
中 華 民 國 八十八 年 九 月 二十三 日
行 政 法 院 第 三 庭
審 判 長 評 事 曾 隆 興
評 事 蔡 進 田
評 事 鄭 淑 貞
評 事 徐 瑞 晃
評 事 張 瓊 文
右 正 本 證 明 與 原 本 無 異
法院書記官 路 南 玲
中 華 民 國 八十八 年 九 月 二十七 日