最高行政法院行政-TPAA,90,判,177,20010202,1

最 高 行 政 法 院 判 決 九十年度判字第一七七號
原 告 甲○○
訴訟代理人 乙○○
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 陳明邦

右當事人間因新型專利舉發事件，原告不服行政院中華民國八十八年六月八日台八十
八訴字第二二五六八號再訴願決定，提起行政訴訟。
本院判決如左：

主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。

事 實
本件關係人葉麗琴於民國八十二年十二月十五日以其「光學閱讀機之導光板及燈管固定構造」申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利，公告期滿，發給新型第九○五三二號專利證書。
嗣原告以本案係運用申請前之技術或知識，且未具增進功效，有違專利法第九十八條第二項規定，檢具第00000000號「反射式—透射式掃描器轉換器」新型專利案（下稱引證案）說明書影本，對之提出舉發。
案經被告審查，為「本案舉發不成立」之審定，發給八十七年八月十一日台專（判）○四○二四字第一二六六六九號專利舉發審定書。
原告不服，一再訴願，遞遭決定駁回，遂提起行政訴訟。茲摘敘兩造訴辯意旨如次：
原告起訴意旨略謂：查兩段式之申請專利範圍寫法，其保護範圍應涵蓋舊元件及「其特徵在：」以後之新元件。
我國申請專利範圍寫法，規定於現行專利法施行細則第十六條中，該條第三項規定「附屬項應包括所依附（指獨立項）項目之全部技術內容，並敘明所依附項目外之技術特點。」
本案之兩段式寫法又稱傑普生式申請專利範圍（Jepson claim），特別適用於簡單改良之創作，藉「其特徵在：」之特殊用語，將舊元件寫在前面，而把新元件寫在後面，整體之範圍，包含所有新舊元件之組合，我國實務上亦採此種見解，因此本案申請專利範圍第一項係屬獨立項，第三項則為依附在第一項或第二項之附屬項，依據專利法施行細則之規定，可把本案與引證案之元件等同比對。
次查進步性之判斷應建立在申請專利當時，熟習該項技術者之既有技術或知識水平，而藉以判斷申請專利範圍，並非用來判斷非屬申請專利範圍之處。
再訴願決定再三強調本案與引證案，兩者用途、領域及技術均不同，並特別提出「內外擋板呈Ｌ型」兩者結構技術明顯不同，顯然置「熟習該項技術者」之技術知識水平於不顧，復對獨立項與依附項之解釋觀念不清所致。
按我國自七十五年以來為世界上生產掃描器最多國家之一。
本案與引證案之用途、領域與技術在熟習該項技術者眼中，自無特殊之處。
本案創作說明第二頁第三列至第五列敘述：「光學閱讀機係常用之裝置，其中有一種底片檢視機係如第一圖及第二圖所示（習知技術），由前蓋及後蓋以若干螺絲鎖固定形成外殼。」
第三頁第十一列至第十四列敘述：「本創作之光學閱讀機之基本構造係與前述者相同，亦包括前蓋、開口窗、墊板、後蓋，請參考上文之說明及第一至二圖，不另重述。」
亦即被舉發人承認其創作專利範圍依所述之「具開口窗之前蓋，即可卸式固設於該前蓋後面之後蓋」之「可卸式固設」即螺絲鎖固方式，乃為熟習該項技術者之領域，故於說明書本文略過不提，如再論兩者用途、領域不同，顯非用熟習該項技術者之水平來衡量，而有速斷之嫌。
況「內外擋板呈Ｌ型」乃前開比對表下附加與轉用，豈可與申請專利範圍第一項混為一談。
再查，說明書之記載本身不具直接確定專利保護範圍之作用，而應以申請專利範圍優先參酌。
我國專利法第一百零三條第二項規定：「新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。
必要時，得審酌說明書及圖式。」
學者謝銘洋在其著作「智慧財產權之制度與實務」第一三九至一四○頁強調「在新專利法第五十六條第三項規定下，發明專利權範圍以說明書所載之申請專利範圍為準，必要時，得審酌說明書及圖式，亦即在確定專利範圍時，主要係以申請專利範圍為依據，說明書中之其他記載及圖式均是在解釋認定申請專利範圍時，用以輔助說明、了解申請專利範圍之內容，其本身並不具有直接確定專利保護範圍之作用。」
另學者蔡明誠亦在其著作「發明專利法研究」第二○二頁主張「我國法明定『必要時得審酌說明書及圖式』，此何謂『必要時』，可否解為其指申請專利範圍優先參酌，說明書次之，而圖式屬於最後考量。」
是本案之申請專利範圍第一項為獨立項。
根據專利法施行細則第十六條第二項：「獨立項應載明申請專利之標的、構成及其實施必要技術內容、特點。」
換句話說，獨立項必須載明必要技術內容及特點，以避免發生「申請專利範圍」解釋不清、範圍不明、以及涵蓋習知技術之不合理現象。
經濟部訴願審議委員會既已依據本案之專利特徵「其中該內、外擋板係以一體成形於前蓋背面者，並且該內、外擋板係呈Ｌ型者」來駁回引證案之證據力，亦即表示原訴願審議委員會同意若欠缺此一必要專利特徵，則本案即與引證案係屬大同小異而不具進步性。
另按凡對於物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，得依法申請新型專利，固為專利法第九十七條所規定；
惟申請前已見於刊物或公開使用，或有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者，或運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，依同法第九十八條第一項第一款、第二款及第二項之規定，即非新型，仍不得申請新型專利。
而所謂「申請前已見於刊物或已公開使用」並不以兩物品之形狀、構造或裝置完全同一為必要，茍兩物之創作目的、構造、技術即功效之主要部分相同，而其所不同之附屬部分僅係習用技術之轉換，為一般業者所易想到者，即難謂新型，行政法院八十年度判字第一二○二號判決可參酌。
是本案申請專利範圍第一項理應限縮至一體成形於前蓋背面之Ｌ型內、外擋板，俾突顯其創作特徵或可具有新穎性與進步性。
倘未限縮申請專利範圍第一項，亦即至少把申請專利範圍第一項至第三項合併成第一項之前提下，則由比對表明顯可知早在本案申請前不但已見於刊物且根本不具進步性。
原處分及訴願、再訴願決定，對申請專利範圍之解釋誤判在先，復以新穎性與進步性錯認在後，爰請求判決撤銷一再訴願決定及原處分等語。
被告答辯意旨略謂：查本案為一光學閱讀機，係由一具開口窗之前蓋、一可卸式固設於前蓋後面之後蓋及導光板、燈管組成。
而引證案由說明書可知係一反射式掃描器增加透射式掃描功能之轉換器，其外殼並無揭露本案可卸式殼體，兩者構造不同，引證案尚難證明本案不具專利要件。
次查異議審定書第二項「本案藉內側擋板‧‧‧引證案則無此類設計」，其中有關內、外擋板與導光板、燈管之間之連接關係，係本案申請專利範圍內所記載之專利特徵，而本案在後蓋設突起之構造雖在申請專利範圍未有描述，然在說明書及圖式中均有詳細描述，將其與引證案比較，係為了加強說明引證案之構造確實與本案不同。
且縱然不比較後蓋之構造，本案與引證案亦不相同，並不影響最後之結果。
又本案申請專利範圍已明確描述其專利範圍，並不會如原告所認為無法認定本案之真正有效專利範圍，其起訴理由不足採信，請判決駁回其訴等語。
理 由
按稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，為專利法第九十七條所規定。
又核准專利之新型，任何人認有違反專利法第九十七條至第九十九條規定，應撤銷其新型專利權者，依同法第一百零五條準用第七十二條第一項規定，得附具證據向專利專責機關舉發之。
從而有無應撤銷新型專利權之情事，依法應由舉發人附具證據供查。
本件被告以本案包括具開口窗之前蓋，可卸式固設於前蓋後面之後蓋及介於前蓋與後蓋間可由前蓋開口窗均勻透出光線之導光板及燈管；
特徵在於前蓋背面緊鄰導光板處設置內、外擋板，藉相對向之兩內側擋板夾持固定導光板，並藉相對向之兩外側擋板夾持固定燈管，內、外擋板呈Ｌ形，一體成形於前蓋背面，內、外擋板間寬度恰能套合燈管之端部。
而引證案特徵在於含外殼、光源、電源供應器、導光板等組件，導光板上方覆蓋保護層，導光板與保護層靠近光源之側端形成下方銳角上方鈍角之斜形。
引證案係使反射性掃描器增加透視式掃描功能之轉換器，本案係觀察底片顏色及明暗分佈狀態，兩者用途、領域及特徵均不同。
且引證案外殼非如本案為可卸式殼體，亦不包含如本案由前蓋及可卸式後蓋之組成。
本案藉內側擋板由四個隅角將導光板作上下部位之縱橫方向夾固，藉縱向相對向之外側擋板使整支燈管不致上下左右移動，以內、外側擋板間之間隙對燈管端部作特別固定，後蓋前面浮凸設置數個突起，使前後蓋組合時避免導光板及燈管朝垂直於前蓋之方向晃動，為引證案所未見之設計。
引證案不具證據力，本案無違專利法第九十八條第二項規定，乃為本案舉發不成立之審定。
原告以本案與引證案之比對範圍脫離申請專利範圍，擴及創作說明，顯有失當云云。
訴經經濟部訴願決定，以引證案申請專利範圍為一種反射式—透射式掃描器轉換器，含外殼，具平坦上表面，上設掃描窗；
光源，固定於外殼；
電源供應器，以提供光源所需電源；
導光板，固定於外殼掃描窗部分，可將光源發出光線均勻分佈於一平面。
其中光源係裝置於導光板一側下方之燈管，導光板與保護層靠近光源之側端，係形成下方銳角，上方為鈍角之斜形，或光源係置於導光板一側端之燈管，或置於導光板二側端之二燈管。
本案申請專利範圍所載特徵在於前蓋背面緊鄰導光板處設置內、外擋板，藉相對向之兩內側擋板夾持並固定導光板，並藉相對向之兩外側擋板夾持並固定燈管，其中內、外擋板呈Ｌ形，一體成形於前蓋背面。
兩案結構特徵明顯不同，遂駁回其訴願。
再訴願決定除持相同之論見外，並以本案構造與引證案明顯不同，本案應用四個隅角之內、外擋板呈Ｌ形設計，且一體成形於前蓋背面，具結構簡單、導光板及燈管組裝容易之優點，與引證案不具同一性，引證案亦不能證明本案不具進步性。
原處分及原決定均依本案申請專利範圍，參酌說明書及圖式綜合整體解讀，確認本案主要技術特徵，以之與引證案比對異同，並無比對失據情事。
所訴本案第一項未載明實施之必要技術內容特點云云，與事實不符，而駁回再訴願。
核與經濟部於訴願、再訴願階段送請財團法人工業技術研究所光電工業研究所審查意見之相符，該所係學術研究機構，所陳意見並無違反法令或論理原則，自堪採納。
原告猶執陳詞主張本案係運用引證案技術云云，並無足採。
本案申請專利範圍方式，與本案和引證案是否相同技術之認定無何影響。
專利法第一百零三條第二項規定「新型專利權範圍以說明書所載之申請專利範圍為準，必要時，得審酌說明書及圖式。」
本案在後蓋設突起之構造雖在申請專利範圍未有描述，然在說明書及圖式中均有詳細描述，原處分為加強說明引證案之構造確實與本案不同，而將其與引證案比較，與上開規定無違。
且依申請專利範圍所載有關內、外擋板與導光板、燈管之間之連接關係等特徵，即顯示本案與引證案之技術內容不同，故縱然不比較後蓋之構造，本案與引證案亦非相同，所引謝銘洋、蔡明誠等著作關於專利權範圍之見解，與本件無關。
至本院八十年度判字第一二○二號判決與本件案情有間，且非經採為判例，無從援用。
又本案申請專利範圍已明確描述其專利範圍，合於專利法施行細則第十六條第二項規定，並無原告所指「申請專利範圍」解釋不清、範圍不明以及涵蓋習知技術情形。
原告所訴各節均非有理由，原處分為舉發不成立之審定，一再訴願決定遞予維持，均無違誤，原告訴請撤銷，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法施行法第二條、行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。
中 華 民 國 九十 年 二 月 二 日
最 高 行 政 法 院 第 一 庭
審 判 長 法 官 黃 綠 星
法 官 彭 鳳 至
法 官 蔡 進 田
法 官 黃 璽 君
法 官 廖 宏 明
右 正 本 證 明 與 原 本 無 異
法院書記官 邱 彰 德
中 華 民 國 九十 年 二 月 二 日