最高行政法院行政-TPAA,97,判,624,20080626,1

最 高 行 政 法 院 判 決
97年度判字第624號
上 訴 人 南亞塑膠工業股份有限公司
代 表 人 甲○○
訴訟代理人 卲瓊慧律師
倪伯萱律師
被 上訴 人 經濟部智慧財產局
代 表 人 王美花
上列當事人間有關專利事務事件，上訴人不服中華民國95年9月7日臺北高等行政法院94年度訴字第3993號判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

一、上訴人前於民國（下同）94年5月10日對其獲准之證書號第127812號（申請案號第00000000號）「異收縮超細纖維假撚加工紗的製造方法」發明專利案，向被上訴人提出更正申請專利範圍之申請。

經被上訴人審查，以系爭專利業經被上訴人於93年1月12日以（93）智專三㈢05055字第09320038220號及於93年9月24日以（93）智專三㈢05055字第09320880330號專利舉發審定書審定舉發成立，應撤銷專利權之處分在案，故所請系爭專利更正案已無標的，爰以94年6月23日（94）智專一㈡15033字第09441103340號函為系爭專利更正案應不予受理之處分。

上訴人不服，循序提起訴願及行政訴訟，均遭駁回後，乃提起本件上訴。

二、上訴人於原審主張略以：專利法第73條第2項規定係行政程序法第110條第1項及第118條規定之特別規定，該特別規定係以撤銷行政處分之「確定」作為撤銷法律效果發生之時點，而非自撤銷行政處分送達、通知或使相對人或利害關係人知悉時起，即生效力，依特別法優於普通法之法理，自應優先適用該特別規定。

且自立法史而言，33年5月29日制定公布之專利法第63條原規定「專利權經撤銷者，專利權之效力，視為自始不存在」，專利法於83年1月21日修正公布為「發明專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始不存在」，並於同條第1項增訂「撤銷確定」之定義。

足見自83年1月21日以後，專利權須經「撤銷確定」，始屬消滅或歸於無效。

立法者既刻意區別專利權經「撤銷」及經「撤銷確定」之不同，在專利權經「撤銷」後，該撤銷尚未「確定」前，專利權仍屬有效，與一般行政處分於撤銷後，即生實質上拘束力者不同。

行政處分之實質上拘束力或存續力係基於憲法信賴保護原則之要求而來，故屬行政處分對「國家」之拘束力，惟訴願決定竟扭曲為對「上訴人」之拘束力，殊無可採。

揆諸最高法院93年度台上字第1073號判決意旨，亦同此見解。

又訴外人李秋榮與遠東紡織股份有限公司（下稱遠紡公司）先後二次針對系爭專利提出舉發，被上訴人先後作成「舉發成立並撤銷專利權」之處分。

倘依被上訴人見解，被上訴人第1次作成「舉發成立並撤銷專利權」之處分後，為何不以已無撤銷之標的為由，不受理第2次舉發，反而第2次作成「舉發成立並撤銷專利權」之處分。

被上訴人就該舉發案與上訴人申請更正案，竟採取兩套不同標準，並作成不同認定，互相牴觸，益證其主張上訴人已無申請更正之標的，並無理由。

是系爭專利之專利權在撤銷「確定」前，仍有效存續，被上訴人自不得拒絕受理上訴人之更正申請。

原處分及訴願決定違反專利法第73條規定，且與被上訴人先前所為第2次撤銷系爭專利之見解迥不相牟，故屬違法、不當，應予撤銷。

況且上訴人申請更正專利範圍，係屬申請專利範圍之減縮，並未超出原說明書或圖式所揭露之範圍，亦未實質擴大或變更申請專利範圍，符合專利法第64條規定，應准予更正。

另原審法院91年度訴字第3757號及第4216號判決之基礎事實與系爭案不同，無適用於本件之餘地；

而最高法院93年度台上字第1073號判決意旨與當時（90年10月24日修正公布之）專利法第74條（現行專利法第73條）第2項之文義、立法目的及行政法法理相符，就其確認當時專利法第74條（現行專利法第73條）第2項內涵及專利權是否有效存續之點而言，與本件實無二致，自得適用於本件等語，爰求為判決撤銷訴願決定及原處分。

三、被上訴人於原審則略以：專利權人對已取得專利權之專利說明書固依法得提出更正申請，惟必以該專利仍合法繫屬存在始可為之。

倘該請准之專利遭舉發，且尚在被上訴人審查中，因專利權仍存續，專利權人所提更正申請尚得併案審查；

若其專利業經審定舉發成立，應撤銷其專利權者，因已發生實質上之法律效果，倘受理其更正申請並經核准公告，溯自申請日生效，則影響原舉發審定之法律安定性，故縱該審定於行政救濟程序中尚未確定，仍應不受理其更正申請。

本件上訴人於94年間對系爭專利，向被上訴人申請更正申請專利範圍，因系爭專利早於93年間業經被上訴人審定舉發成立，撤銷專利權在案，並據上訴人提起行政訴訟中。

系爭專利既未繫屬於被上訴人，被上訴人自無從受理其更正申請，且專利舉發事涉專利權人及舉發人之權益，舉發成立並撤銷其專利權者，因已生實質上之拘束力（實質上之存續力），倘受理其更正申請並經核准公告，溯自申請日生效，則影響原舉發審定之法律安定性，為免影響原舉發審定之法律安定性，在未經行政爭訟程序將原處分撤銷前，系爭更正案申請應不予受理，此一見解亦為原審法院91年度訴字第3757號及第4216號判決所採。

另最高法院93年度台上字第1073號判決係針對侵害專利權損害賠償事件，適用當時專利法第74條第2項規定，針對專利權經撤銷確定時，有關專利權效力所為之判決，與被上訴人應受被上訴人所作成處分之實質存續力所拘束，無法再另行受理更正申請之情無涉。

系爭更正案因申請案程序不合法，則實體部分是否符合專利法第64條規定，被上訴人自毋庸再加以審究等語，資為抗辯，爰求為判決駁回上訴人在原審之訴。

四、原審審酌全辯論意旨及調查證據之結果，略以：按專利法第64條第1項、第2項及第4項規定，對已取得發明專利權之專利，其發明專利權人固得依法提出更正申請，惟必以該專利仍合法存在繫屬被上訴人始可為之；

倘該請准之專利遭舉發，且尚在審查中，因專利權仍存續，專利權人所提更正申請尚得併案審查；

若其專利業經審定舉發成立，應撤銷其專利權者，因已發生專利權自始不存在之法律效果，若受理其更正申請並經核准公告，溯自申請日生效；

是以，為免影響原異議或舉發審定之法律安定性，縱該審定於行政救濟程序中尚未確定，仍難再向專利專責機關申請更正。

本件上訴人前於94年5月10日對系爭專利，向被上訴人提出更正申請專利範圍之申請。

經被上訴人審查，以系爭專利業經被上訴人於93年1月12日以（93）智專三㈢05055字第09320038220號及於93年9月24日以（93）智專三㈢05055字第09320880330號專利舉發審定書審定舉發成立，應撤銷專利權之處分，故被上訴人為本件專利更正案應不予受理之處分，揆諸上開規定及說明，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。

上訴人主張系爭專利雖遭舉發成立，應撤銷專利權之處分，惟已依法提起行政救濟中，系爭專利仍有效存在，原處分及訴願決定應予撤銷云云，乃屬個人主觀之見解，自非可採。

又專利法第73條第2項規定係針對於發明專利權之效力所為之規定，即發明專利權經撤銷確定者，專利權之效力溯及既往視為自始即不存在；

惟尚難遽論為發明專利權經撤銷尚未確定者，其專利權亦屬存在；

是以，上訴人主張基於特別法優於普通法之法理，不適用行政程序法第110條第1項規定云云，容有誤解，自不足採等由，乃駁回上訴人在原審之訴。

五、上訴意旨略以：㈠上訴人於原審主張，自立法史而言，33年5月29日制定公布之專利法第63條原規定「專利權經撤銷者，專利權之效力，視為自始不存在」，專利法於83年1月21日修正公布為「發明專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始不存在」，並於同條第1項增訂「撤銷確定」之定義。

足見自83年1月21日以後，專利權須經「撤銷確定」，始屬消滅或歸於無效等語。

惟原判決就上訴人此重要主張，卻未作何取捨及判斷，有判決不備理由之違法。

㈡上訴人於原審主張之前開「歷史解釋」方法，乃行政法上重要之解釋方法，亦係學術界及實務界所廣泛使用者，原審基於依法獨立審判之權限及責任，自有審酌之義務。

原判決意旨充其量僅能確定單憑「文義解釋」不足以支持上訴人主張之正確性，卻無法驟認上訴人之主張不正確。

此際，原審更應尋求其他法律解釋方法（包括「歷史解釋」），而非逕行駁回上訴人之訴，否則原判決即有邏輯上之謬誤，構成適用論理法則不當之違法。

㈢原判決若能考量專利法第73條第2項及行政程序法第118條間之體系關係，即可確認前者只可能有一種解釋，亦即發明專利權經撤銷後、撤銷尚未確定前，其權利仍有效存在；

否則只須適用後者即可，何須於前者增訂「確定」二字？原審捨此不為，並作成相反之認定，有適用論理法則不當之違法。

㈣上訴人於原審主張，訴願決定將行政處分之實質上拘束力，由為對「國家」之拘束力，扭曲為對「上訴人」之拘束力，另舉被上訴人就訴外人李秋榮與遠紡公司對系爭專利先後提出之舉發案，先後作成「舉發成立並撤銷專利權」之處分為證，惟原判決就上訴人此重要主張，卻未作何取捨及判斷，有判決不備理由之違法。

㈤原審在未善盡闡明義務，且未給與上訴人充分機會說明歷史解釋及體系解釋重要性之情形下，作成不利於上訴人之突襲判決，有判決不適用法規或適用不當之違法等語，爰求為判決廢棄原判決，並撤銷訴願決定及原處分。

六、本院按「（第1項）發明專利權經撤銷後，有下列情形之一者，即為撤銷確定：一、未依法提起行政救濟者。

二、經提起行政救濟經駁回確定者。

（第2項）發明專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始即不存在。」

為專利法第73條所明定。

次按提起行政訴訟，請求行政法院裁判，應以有權利保護必要為前提；

具備權利保護必要者，其起訴或上訴始有值得權利保護之利益存在。

又權利保護必要之要件為法院應依職權調查事項，因此，縱於高等行政法院言詞辯論終結時具備權利保護必要之要件，於上訴本院後，本院仍應依職權調查之，如發現上訴人欠缺該要件者，應認其上訴為無理由，而為其敗訴之判決。

經查，上訴人之系爭專利，經訴外人李秋榮於91年8月8日提起舉發，被上訴人於93年1月12日以（93）智專三㈢05055字第09320038220號專利舉發審定書審定「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，上訴人就該處分提起行政爭訟，遞經經濟部93年12月14日經訴字第09306232150號訴願決定駁回、臺北高等行政法院94年度訴字第348號判決駁回及本院97年6月19日97年度判字第611號判決駁回，而告確定在案。

是本院依職權調查結果，發現系爭專利之專利權經撤銷確定，揆諸首揭規定及說明，其專利權之效力，視為自始即不存在，本件上訴人已無申請更正申請專利範圍之標的，則其上訴之目的已無法達成，而無續行上訴之利益存在，核屬欠缺權利保護必要之要件，其上訴為無理由，應予駁回。

至於上訴人之實體主張，已無審酌之必要，併此敘明。

據上論結，本件上訴為無理由，依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 97 年 6 月 26 日
最高行政法院第五庭
審判長法官 劉 鑫 楨
法官 鄭 忠 仁
法官 黃 淑 玲
法官 劉 介 中
法官 吳 慧 娟
以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異
中 華 民 國 97 年 6 月 26 日
書記官 張 雅 琴