最高行政法院行政-TPAA,98,判,644,20090611,1

最 高 行 政 法 院 判 決
98年度判字第644號
上 訴 人 甲○○
訴訟代理人 陳威霖 律師
被 上訴 人 經濟部智慧財產局
代 表 人 王美花
參 加 人 乙○○
上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國96年5月23日臺北高等行政法院95年度訴字第2901號判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決廢棄，發交智慧財產法院。

理 由

一、參加人乙○○前於民國（下同）81年8月17日以「使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法」向經濟部中央標準局（88年1月26日改制為經濟部智慧財產局，即被上訴人）申請發明專利，經該局編為第00000000號審查，於82年4月27日審定准予專利，並於公告期滿後，發給發明第62816號專利證書（下稱系爭專利）。

本件系爭第00000000號「使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法」發明專利，其申請專利範圍共2項，第1項為獨立項，第2項為附屬項。

第1項係一種使浪板能避雨，隔熱，散熱與排氣之施工法，該方法於施工時將浪板覆蓋成上、下二層，上、下層間夾有橫條，使上，下層之浪板留有適當之空隙，以空氣之絕緣性，達成隔熱效果，又在上、下二層之浪板上留空氣對流孔，利用空氣之對流性質，達成避雨、隔熱、散熱、排氣等多重目標效果。

嗣上訴人以其違反當時專利法第2條第5款（其誤植第1項）之規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。

案經被上訴人審查，於94年10月5日以（94）智專三（三）06020字第09420921370號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分（下稱原處分）。

上訴人不服，提起訴願，經經濟部95年6月26日經訴字第09506171320號訴願決定駁回，上訴人仍不服，遂提起行政訴訟。

二、上訴人起訴主張：舉發理由書之工程合約「清宇環保實業公司：高雄廠房新建工程」，係於81年2月27日制定，由於廠房施工時，依法均須向當地主管機關申報工程合約書、施工圖說等資料，因而業主即清宇環保實業公司於81年間施工時，亦已向高雄縣政府建設局申報上開資料。

依據行政程序法第44條之規定，行政機關持有及保管之資訊以公開為原則，而一般大眾基於需要均可向高雄縣政府建設局調閱其所保存之前揭工程合約書、設計圖等文件（建物座落：高雄縣大寮鄉○○段潮州寮小段00000000地號，使用執照：（82）建局偵字第1553號），是屬於不特定人所能取得之刊物，而非原處分或訴願決定書所言屬私文書未經公開，應不具證據力。

又系爭專利第1項一方面要求「在上、下二層之浪板上留空氣對流孔」，然而其附屬項第2項卻述明「上、下層均不留空氣對流孔亦可上層留有空氣對流孔，下層不留」，第2項明顯並非對其依附之項目加諸進一步之限制，而係對其依附之項次減少限制，是以系爭專利第2項附屬項不故意記載必要之事項，致實施為不可能或困難，因而合致專利法第60條第3款之規定應予撤銷專利權。

原處分肯認第0000000號美國專利已經揭露「上下兩層間夾有橫條（即中間層或平行管狀），而上下兩層均無透氣孔」之結構。

配合中華民國專利公告第120744號之「金屬浪板之結構改良」所揭露之浪板結構與前述系爭專利申請專利範圍第2項之文字解釋，明顯發現申請專利範圍第2項包含中華民國專利公告第120744號之「金屬浪板之結構改良」與第0000000號美國專利組合所揭露之內容，即申請專利範圍第2項包含前案揭露之技術內容，是以申請專利範圍第2項喪失進步性等語，求為判決撤銷訴願決定與原處分，並命被上訴人作成舉發成立處分。

三、被上訴人則以：私文書係指該工程合約書，而該工程合約書係業主清宇環保實業公司與承包商一興營造股份有限公司間之合約，非屬公共工程之契約，並不保存於政府單位之建設局；

且依行政程序法第46條規定，並非不特定之第三者所能任意取得，故無法證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。

系爭專利適用75年12月24日修正公布之專利法，請求項記載形式是否符合規定，非屬可得舉發之理由；

而系爭專利之申請專利範圍第2項，係揭露上下層浪板分別有無透氣孔之狀況，亦即浪板是否具透氣孔之組合狀況，包括上層有透氣孔下層無、上下層均無透氣孔等之不同組合實施例，係為具體可行之實施態樣，並無專利法第60條第3款之情事。

又組合證據1至3之技術特徵，並未揭露系爭專利之上、下二層浪板，上、下層間夾有橫條，使上、下層之浪板留有適當空隙之施工方法，亦即中間層「橫」條之方向與長「直」向浪板之溝紋成垂直配置以及留有適當空隙之技術特徵，且系爭專利在上、下二層之浪板上留設有空氣對流孔，利用空氣之對流性質，達成避雨、隔熱、散熱、排氣等多功效，難謂系爭專利申請專利範圍第1、2項不具進步性等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之訴。

四、原審駁回上訴人在第一審之訴，係以：本件系爭專利係於81年8月17日申請，被上訴人係於82年11月4日核發本件之發明第62816號專利證書，而上開專利審查基準第1篇第3章第1節有關「構成之必要技術內容、特點」及「附屬項」等係於83年11月25日公告，則本件應無適用公告在後之專利審查基準之餘地。

依75年12月24日修正公布之專利法，須有該法第60條第1款至第4款之情事，方得為舉發，並非凡違反專利審查基準者，即得為舉發，本件系爭專利並無該條第1、2及4款之情事，至該條第3款規定之適用，以說明書或圖式故意不載明實施必要之事項，或故意記載不必要之事項，而使實施為不可能或困難為必要，本件系爭專利申請專利範圍第1項獨立項係記載：「…在上、下二層之浪板上留空氣對流孔，利用空氣之對流性質，達成『避雨、隔熱、散熱、排氣』等多重目標效果。」

第2項附屬項則記載：「…可上、下二層均不留空氣對流孔亦可上層留有空氣對流孔，下層不留，均可達成『隔熱』之方法。」

其第2項附屬項係記載達成隔熱之方法，其已載明實施必要之事項，亦未故意記載不必要之事項，並無實施不可能或困難等情事，應無首揭專利法第60條第3款規定之情事，且其包含系爭專利申請專利範圍第1項獨立項之技術內容，並無上訴人所稱擴增系爭專利權利範圍。

要之，系爭專利申請專利範圍第2項附屬項包含第1項之全部技術內容，舉發附件2、3及4既不能證明系爭專利申請專利範圍第1項獨立項不具進步性，自亦難證明其第2項附屬項不具進步性。

至上訴人舉發補充理由㈡書附件1之部分，查該臺灣高等法院92年度上易字第582號民事判決，係指明有關申請專利範圍之記載方式，惟依75年12月24日修正公布之專利法，須有該法第60條第1款至第4款之情事，方得為舉發，且系爭案申請專利範圍第2項附屬項並無首揭專利法第60條規定之情事已如前述，故該民事判決仍無法為上訴人有利之認定。

至上訴人聲請調閱高雄縣政府建設局保存之「清宇環保實業股份有限公司：高雄廠房新建工程」之相關合約暨工程圖資料，及請求勘驗清宇環保實業股份有限公司高雄廠房，其目的係為證明系爭工程合約、施工圖說等資料業已公開，以及該廠房業已揭露系爭專利之技術特徵。

然查：依專利審查基準2.2.1先前技術：先前技術應涵蓋申請日之前（不包括申請當日）所有能為公眾得知（available to thepublic）之資訊，所謂能為公眾得知，指先前技術處於公眾有可能接觸並能獲知該技術之實質內容的狀態。

負有保密義務之人所知悉應保密之技術不屬於先前技術，建管單位保有之建築設計圖說，為負有保密義務之人，非處於公眾有可能接觸並能獲知該技術之實質內容的狀態；

非有利害關係人證明文件之人，無法接觸並能獲知該技術之實質內容，就算是有利害關係人證明文件之人，也必須要有建號或申請文號，否則建管單位無法提供或調閱。

又該工程合約書係業主「清宇環保實業公司」與承包商「一興營造股份有限公司」間之合約，非屬公共工程之契約，依行政程序法有關資訊公開的部分，於第46條規定：「當事人或利害關係人得向行政機關申請閱覽、抄寫、複印或攝影有關資料或卷宗。

但以主張或維護其法律上利益有必要者為限。」

因此並非不特定之第三者所能任意取得。

故縱使該工程合約及工程圖資料於建設局保存，亦非屬公開之資料，再者，系爭工程為工廠，施工亦非處於公眾有可能接觸並能獲知該技術之實質內容之狀態，難認屬公開之技術，因此上訴人上述聲請調查之證據，核無調查之必要。

綜上所述，上訴人所提舉發證據尚不足證明系爭專利有違反首揭專利法第2條第5款及第60條第3款規定之情事，從而，被上訴人所為「舉發不成立」之處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合，因將原決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴等詞，為其判斷之基礎。

五、本院查：

㈠系爭案申請日為81年8月17日，並由被上訴人於82年4月27日審定准予專利，上訴人於現行專利法修正施行後93年10月12日提出舉發，被上訴人於修正施行後之94年10月5日為舉發審定。

因專利法規定之舉發，係第三人對於經核准審定取得之專利權，認有違反專利法之規定不應核准而給予專利，向專利專責機關提出撤銷該專利權所為之申請行政程序，是系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時有效之75年12月24日修正公布之專利法為斷。

按「凡新發明具有產業上利用價值者，得依本法申請專利」，為系爭專利核准時（即75年12月24日修正公布）專利法第1條所明定。

惟「本法所稱新發明，謂無左列情事之一者：…5、運用申請前之習用技術、知識顯而易知未能增進功效者。」

為同法第2條第5款所明定。

而對於獲准專利之發明，任何人認有違反首揭專利法第1條至第4條規定者，依法得附具證據，向專利專責機關提起舉發，亦為同法第60條第1款所規定（該條款關於違反進步性等專利要件列為舉發事由，迄現行專利法第67條第1項第1款仍有規定，僅作文字之修正；

另雖依程序從新原則，應適用現行專利法之舉發程序，但在本件並無爭執，故不贅論）。

系爭專利有無違反核准時專利法之情事而應撤銷其發明專利權，應由舉發人附具證據證明之。

㈡按上開關於進步性法條條款所謂之「申請前之習用技術、知識」，係指同條第1款所規定之申請前已見於刊物或已公開使用之技術知識，「已見於刊物」與已「公開使用」並不相同，「已見於刊物」乃以公開刊物所載之事項作為判斷之引證，「公開使用」乃公開應用其技術功能之使用行為，而所謂之「公開」係指先前技術處於公眾有可能接觸並能獲知該技術之實質內容的狀態而言。

是以建築施工圖之交付固非「公開使用」，但將該施工圖付諸建築施工，由於建築物或廠房施工時，並非處於封閉之狀態，工程師、建築工人、監工、工程包商人員甚或其他工程雜役等不特定人，均有知悉之可能而實際得知其施工技術，而不能期待其保密者，自應認已公開使用；

況系爭技術案係關於使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法之技術內容，並非高度精密之機器設備，應經拆解始能知悉其內部零件之技術內容者，是以本件上開技術內容在不特定人得出入之場所，而加以施工使用，即得認係公開。

㈢原判決認上訴人所主張：系爭合約書係用以證明系爭技術已公開使用於建築物而非已見於刊物，前揭工程合約雖屬私文書，仍可證明系爭專利申請前即已公開使用於一般建築物上，即便公眾無法真正得知該先前技術內容亦應如此，是以該工程合約於證明系爭專利技術已經公開使用應具有證據力，為不足採等情，固非無見。

㈣惟查，系爭案於81年8月17日申請發明專利，依舉發附件5之工程合約「清宇環保實業公司：高雄廠房新建工程」，係於81年2月27日訂定，另舉發補充理由書㈡附件2之中華民國建築師公會全國聯合會建師全聯（93）字第0832號函，亦說明：「根據強實企業有限公司總經理李偉成先生所提供之兩件如下之工程資料，其施工方法與乙○○之62816號專利內容相同，且施工日期均早在系爭專利申請日（81年8月17日）以前。

②清宇環保實業公司高雄廠房新建工程，合約日期80年12月27日。」

從以上證據顯示引證案之工程合約訂定日期均早於系爭案申請發明專利日期，更距系爭案申請日期有相當期間，若上開引證所指之工程施工日期在系爭專利申請日前，系爭專利之技術自屬已公開使用，應作為引證證據。

則上開引證所指工程之施工日期，自係比對系爭案具進步性與否、本件舉發案是否合於前揭專利法第60條第1款規定舉發事由之重要事項。

原判決僅以：工程合約及工程圖資料並非不特定之第三者所能任意取得，縱使該等資料於建設局保存，亦非屬公開之資料，另系爭工程為工廠，施工亦非處於公眾有可能接觸並能獲知該技術之實質內容之狀態，難認屬公開之技術等理由，但對上訴人所主張系爭專利申請前系爭專利之技術係已經公開使用等等法令適用之重要事項未予詳究，即遽爾駁回上訴人在原審之訴，其法令之適用，容有未洽，上訴意旨指摘原判決違背法令，為有理由。

原判決既有上揭可議之處，為明真相，自應由本院將原判決廢棄發交智慧財產法院，另為適法之裁判。

六、據上論結，本件上訴為有理由，依行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項，智慧財產案件審理法施行細則第5條第1項，判決如主文。

中 華 民 國 98 年 6 月 11 日
最高行政法院第四庭
審判長法官 劉 鑫 楨
法官 張 瓊 文
法官 黃 淑 玲
法官 劉 介 中
法官 曹 瑞 卿
以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異
中 華 民 國 98 年 6 月 12 日
書記官 張 雅 琴