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最 高 行 政 法 院 判 決
98年度判字第701號
上 訴 人 台達電子工業股份有限公司
代 表 人 甲○○
訴訟代理人 乙○○
被 上訴 人 經濟部智慧財產局
代 表 人 王美花
參 加 人 丙○○
訴訟代理人 丁○○ 律師
上列當事人間新型專利舉發事件，上訴人不服中華民國96年6月7日臺北高等行政法院95年度訴字第3285號判決，提起上訴，本院判決如下：
主 文
上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、上訴人於民國91年12月24日以「多段式散熱裝置」（下稱系爭案）向被上訴人申請新型專利，經被上訴人編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第220457號專利證書，專利範圍共有21項，第1項及第11項為獨立項，其餘為附屬項，依其申請專利範圍第1項所載係「一種多段式散熱裝置，包括：至少一風扇，設置於該複數個散熱器之表面或側邊；
以及一熱傳導元件，具有一高導熱係數且連接於該複數個散熱器之間」；
申請專利範圍第11項係以「一種多段式散熱裝置，用於將一發熱元件所產生之散熱逸至外界，包括：第一散熱器，貼附於發熱元件之一表面；
第二散熱器，耦合於第一散熱器；
至少一風扇，設置於該第一散熱器和該第二散熱器之表面或側邊；
以及一熱傳導元件，其具有一高導熱係數且連接於該第一散熱器和該第二散熱器之間。」
（其餘詳見原處分卷NO1第385頁至387頁系爭案申請專利範圍）。
嗣參加人於93年6月25日以西元2001年7月6日公開之日本特開0000-000000號專利案（下稱引證1）；
93年1月11日公告之第00000000號「高散熱功效散熱模組」新型專利案（下稱引證2）；
91年11月21日公告之第00000000號「散熱裝置」新型專利案（下稱引證3）；
91年11月1日公告之第00000000號「散熱裝置」新型專利案（下稱引證4）；
西元1999年10月6日公告之大陸地區第00000000.X號「中央處理器散熱裝置」實用新型專利案（下稱引證5）；
90年8月11日公告之第00000000號「導熱管集熱端」新型專利案（下稱引證6）；
90年1月21日公告之第00000000號「風扇轉速控制電路」新型專利案（下稱引證7），認其違反核准時專利法第98條第1項第1款、第2項及第98條之1規定，對之提起舉發。
嗣被上訴人以94年8月12日（94）智專三㈡04087字第09420743420號函知上訴人，上訴人並於94年9月2日再度提出系爭案申請專利範圍更正本。
案經被上訴人審查，認系爭專利違反核准時專利法第98條之1規定，於95年3月3日以（95）智專三㈡04087字第09520156220號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分（下稱原處分）。
上訴人不服，循序提起本件行政訴訟，經原審判決駁回。
二、上訴人起訴主張略以：㈠依被上訴人89年10月出版之專利審查基準第1-9-3至1-9-4頁所載，上訴人係於93年6月7日收到被上訴人於93年6月3日發文通知於1個月內需繳交年證費之公文，推算其繳費期限屆滿日為93年7月7日，而參加人卻於93年6月25日提出舉發申請，此時由於繳費期限未屆滿且申請人尚未確定取得專利權，在系爭案之專利權仍處於公告不確定的情況下（即暫准狀態），被上訴人受理此舉發案顯然違反行政程序。
㈡上訴人在未超出原請求項所載之技術範疇前提下，將該請求項原來之某一或某些部分技術進一步引述其新型說明亦有記載之細節部分而形成細部限縮，實乃藉更正縮減該範圍，以期系爭專利案經縮減後可有效存在，實為一合法主張，被上訴人既認更正之內容於系爭專利之創作說明有所揭露，系爭案申請專利範圍更正本應被准許。
故當被上訴人認為重新提出之申請專利範圍更正本之部分權利項不准更正時，理應再行通知上訴人作修正或刪除。
然原處分罔顧上訴人權益，全然否定系爭案之可專利性，違反「誠實信用原則」及「比例原則」。
㈢上訴人於94年9月2日重新提出系爭案申請專利範圍更正本時已聲明願面詢詳細說明，然被上訴人卻以理由及相關法條已臻明確，並無辦理面詢之必要，而予以拒絕，顯已違反行政法上「應予人民充分陳述意見之機會」之規定，亦未具體說明理由，並非適法。
又新穎性判斷之基本原則係依據專利法第98條第1項之規定而來，然相較於專利法第98條之1規定，其並無適用該新穎性判斷之基本原則。
是引證案之說明書或圖式之內容必須與系爭案之說明書或圖式內容相同者，方符合該條之規定，否則即不能適用此法條。
不論是從系爭案說明書本身或是其圖式所揭露之內容，其技術手段與組成、構造及作用均與引證2有所差異，而非如原處分所言完全相同。
被上訴人以違反專利法第98條第1項之判斷原則與基準，主觀推斷引證2可證明系爭案不具新穎性，且系爭案之附屬項屬熟習該項技術者所能直接推導者，竟以違反專利法第98條之1規定遽為舉發成立之處分，原處分顯然有適用法規錯誤等語，求為判決撤銷原處分及訴願決定。
三、被上訴人則以：㈠上訴人所稱依89年10月出版之專利審查基準第1-9-3至1-9-4頁所述內容，被上訴人不應受理參加人舉發案乙節：查上述審查基準內容，該屬得補繳年證費之期間係指專利法第86條「未於應繳納專利年費之期間內繳費者，得於期滿6個月內補繳」之規定，系爭專利既已繳費領證，自無需先函知參加人其舉發案須俟繳費期限屆滿後始能辦理之必要。
又上訴人曾於93年8月4日提出系爭案申請專利範圍更正本，因其中第10項有超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍及實質變更申請專利範圍之情事，被上訴人於94年8月12日函知上訴人該項不准更正，請其重新提出申請專利範圍更正本俾便審查。
上訴人於94年9月2日重新提出申請專利範圍更正本，惟並未完全依該通知更正，其中第10項仍有前次應更正情形，該等加入之技術特徵雖於系爭專利之創作說明有所揭露，惟於原核准公告之申請專利範圍並未包含，將其引進附加於原核准公告之請求項內，已改變原有元件之結合關係、功能等，而導致實質變更原核准公告之申請專利範圍，有違提出更正時應適用之92年2月6日修正公布，93年7月1日施行之專利法第108條準用第64條第2項之規定，因而不准更正。
被上訴人已善盡通知之責，並無違誠實信用原則及比例原則。
㈡被上訴人已明確告知不准更正之理由，並請其重新提更正本，即給予上訴人充分陳述意見之機會，且因事實已臻明確，並無就此辦理面詢之必要。
再者，上訴人稱原處分有適用法條錯誤乙節，惟從該起訴理由即可知上訴人觀念有誤，因發明專利權範圍係以說明書所載之申請專利範圍為準，因此，應係以系爭專利之申請專利範圍所界定者與引證案之說明書或圖式之內容作比對，而非以系爭專利之說明書或圖式內容與引證案之說明書或圖式之內容作比對等語，資為辯駁。
四、原審審酌全辯論意旨及調查證據之結果，略以：㈠系爭案係於93年2月21日公告，公告3個月期滿無人異議，依據核准時專利法第100條規定，取得新型專利權。
嗣上訴人於93年6月18日依通知繳納專利年費及證書費，並取得新型第220457號專利證書，並無核准時專利法第105條準用第70條第2項規定之適用，是上訴人就系爭專利權之取得，溯及公告之日即93年2月21日起確定。
93年6月25日參加人對系爭專利向被上訴人提起舉發，與核准時專利法第105條準用第72條第1項後段規定並無不合；
被上訴人受理參加人之舉發，依法自無違誤。
㈡次查，系爭案93年8月4日申請專利範圍更正本，係將原第5項之限制條件併入第1項；
另於原公告本第11項加入「該至少一風扇所帶動之入氣流或出氣流可同時通過該第一和第二散熱氣以迅速有效將該第一和第二散熱氣中所累積的熱散逸至外界」，並遞補為第10項；
經被上訴人函復略以，更正後第10項已超出申請時原專利說明書所揭露之範圍，亦實質變更原申請專利範圍，不准更正。
嗣上訴人另於94年9月2日再度提出系爭專利申請專利範圍（第10項）更正本，該更正本係於原公告本第11項加入「該第一散熱器與該第二散熱器間具有一相距空間」及「該至少一風扇之入氣流可經由該相距空間而進入，以迅速有效將該發熱元件所產生的熱散逸至外界」之技術特徵，並遞補為第10項。
惟被上訴人以該等技術特徵雖於系爭專利說明書之創作說明有所揭露，並未包含於原核准公告之申請專利範圍內，上訴人將該等技術特徵引進附加於原核准公告之請求項內，已改變原有元件、步驟等之結合關係、功能等，而導致實質變更原核准公告之申請專利範圍，有違提出更正時專利法第108條准用第64條第2項之規定等，已分別敘明理由，是被上訴人逕為審定，並作成不准更正，依原公告本審查之處分，自無違誤。
㈢又查，引證2與系爭專利申請專利範圍第1項獨立項皆是利用一熱傳導管連接兩散熱片組，其技術手段、組成、構造及作用完全相同，故引證2足證系爭專利申請專利範圍第1項獨立項不具新穎性。
另系爭專利申請專利範圍第2、4、8、9項係進一步界定散熱器具複數導熱鰭片、複數散熱器以上下層疊或左右配置組合、熱傳導元件為一熱管、熱傳導元件之材質；
此等特徵已揭露於引證2，自不具新穎性。
又系爭專利申請專利範圍第3、5、6、7、10項係進一步界定導熱鰭片之材質、複數散熱器藉一連接部耦合在一起、複數散熱器與連接部一體成型、熱傳導元件嵌入於複數散熱器與連接部中、一當一風扇故障時可輸出一控制訊號以提高另一風扇轉速之控制元件；
然查此等特徵雖未揭露於引證2，惟屬熟習該項技術者所能由引證2直接推導者，自不具新穎性。
另系爭案申請專利範圍第11項所記載之技術內容，亦與引證2之「熱傳導超導管一端固定在上散熱片組，另一端固定在下散熱片組上」等技術內容完全相同，是引證2亦可證明系爭專利申請專利範圍第11項不具新穎性；
而系爭案申請專利範圍第20項進一步界定第11項之發熱元件為一中央處理器或積體電路，亦屬熟習該項技術者可由引證2直接推導者，不具新穎性。
系爭案申請專利範圍第11至19項及第21項，係進一步界定多段式散熱裝置之構件及組合等特徵，此等特徵雖未揭露於引證2，惟屬熟習該項技術者可由引證2直接推導者，亦不具新穎性。
是被上訴人以引證2足以證明系爭專利不具新穎性，有違核准時專利法第98條之1規定，所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，依法自無不合。
㈣末查，系爭專利核准時專利法第98條之1前段係明定「申請專利之新型，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得依法申請取得新型專利。」
然同法第103條第2項規定「新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。
必要時，得審酌說明書及圖式。」
是以新型專利權範圍，乃以說明書所載之申請專利範圍為準；
於申請專利範圍所載不明確時，再參酌說明書及圖式。
是以，上開第98條之1前段所謂「新型專利申請案所附說明書」，自包含申請專利範圍，上訴人主張僅包含狹義之說明書，而不含申請專利範圍，容有誤解，自不足採等語，認原處分認事用法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，乃駁回上訴人之起訴。
五、上訴意旨略以：⒈由被上訴人89年10月出版之專利審查基準第1-9-3至1-9-4頁可知，專利權之取得確定與否，須待繳費期限屆滿時是否已繳費並取得專利證書，方決定是否受理舉發案。
然原判決未究其意，率以上訴人於93年6月18日依通知繳納專利年費及證書費，並取得系爭案之專利證書，認定被上訴人受理舉發案並無違誤，顯屬率斷。
又專利舉發或異議事件，係採「當事人進行主義」（參本院82年度判字第2460號判決），參加人僅聲稱以引證2證明系爭案申請專利範圍第1項不具（擬制）新穎性，完全未主張引證2可證明附屬項第2至10項、另一獨立項第11項及附屬項第12至21項不具（擬制）新穎性。
是被上訴人僭越參加人之舉發理由，作出超出參加人主張之論述，明顯違反訴外裁判之禁止，應撤銷原處分。
⒉次按專利法第108條準用第64條第2項規定，專利權人之更正若屬縮小其權利範圍者，不應受限。
上訴人在未超出原請求項所載之技術範圍前提下，將該請求項原來之某部分技術進一步引述其發明或新型說明亦有記載之細節部分而形成細部限縮，實乃藉更正縮減範圍，以期系爭案經縮減後可有效存在，乃一合法主張，被上訴人本應准許；
然原判決未考量上情，逕以被上訴人錯誤判斷方式認定上訴人該次更正有實質變更，認定事實及適用法律顯屬率斷而有違背法令。
⒊系爭案申請專利範圍第3、5、6、7、10項進一步界定之特徵於引證2中並未揭露，亦為被上訴人所認，然被上訴人竟稱此等進一步界定之特徵屬熟習該項技術者所能直接推導者，完全漠視系爭案與引證2之不同，且原判決亦未具體一一說明引證2之何處可以證明和推導系爭案所有請求項之特徵，此舉顯違反「逐項審查」及行政程序法第5條「明確性原則」規定，且原判決認定事實亦未踐行行政訴訟法第133條規定之「職權調查義務」。
⒋新穎性判斷之基本原則係依據專利法第98條第1項之規定而來，然相較於專利法第98條之1所規定「擬制」之新穎性，仍與「新穎性」有所區別，是專利法第98條之1並無適用新穎性判斷之基本原則。
然原判決未予詳查，完全採用被上訴人片面答辯意見，遽認系爭案違反專利法第98條之1所稱「擬制新穎性」，顯有判決不適用法規及判決不備理由之違法。
再者，上訴人僅獲得徒具形式之訴願及行政訴訟，被上訴人執意不受理面詢，違反行政程序上「應予人民充分陳述意見之機會」，且原處分、訴願決定及原判決未具體說明理由，難謂適法之處分等語。
六、本院按：㈠現行專利法第136條第1項僅對異議案件規定：「本法中華民國92年1月3日（該日期係立法院三讀通過日期並非施行日期，因現行專利法第138條規定：本法除第11條自公布日施行外，其餘條文之施行日期，由行政院定之。
行政院以93年6月8日院臺經字第0930026128號令核定自93年7月1日施行）修正施行前，已提出之異議案，適用修正施行前之規定。」
對於舉發案件，並未規定其適用法規基準時，則本件舉發審定是否有違法事由，程序事項應適用95年3月3日舉發審定時即現行專利法舉發程序之規定，實體事項從專利核准審定時專利法規定。
系爭案係於91年12月24日申請專利，被上訴人於93年2月21日審定准予專利，參加人於93年6月25日以其違反核准審定時專利法第98條第1項第1款、第2項及第98條之1規定，不符新型專利要件，對之提起舉發，系爭案有無應不予專利之原因，應以核准審定時所適用之90年10月24日修正公布之專利法為斷。
㈡次按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，固為系爭專利核准審定時專利法第97條暨第98條第1項所明定。
惟同法第98條之1復規定：「申請專利之新型，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得新型專利。」
㈢又按系爭專利核准時之專利法第100條規定：「（第1項）申請專利之新型，經審定公告後暫准發生專利權之效力。
（第2項）經審定公告之新型審查確定後，自公告之日起給予新型專利權並發證書。
…」。
其中所稱「經審定公告之新型審查確定」，係指程序上申請人於補繳期限屆滿前繳納第1年專利年費及證書費（核准時專利法第105條準用第70條第2項）；
實體上自公告日起3個月內未有人依核准時專利法第102條提起異議而言。
是如系爭專利符合前揭要件，自應溯及至公告日起確定取得專利權，而任何人自得附具證據，依核准時專利法第105條準用第72條第1項之規定向專例專責機關提起舉發。
上訴人就系爭專利權之取得，溯及公告之日即93年2月21日起確定。
參加人於93年6月25日提起舉發，係於系爭專利公告3個月期滿取得新型專利權後及專利權存續期間，被上訴人受理參加人之舉發，自無不合。
㈣再按「…更正不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範園，且不得實質擴大或變更申請專利範圍」，系爭專利提出更正時即現行專利法第108條準用第64條第2項規定甚明。
有否變更申請案之實質，應以欲更正說明書或圖式之事項，是否仍屬於申請時原說明書之發明說明、申請專利範圍或圖式所揭示之原實質內容範圍內作為判斷。
專利申請人為避開對比文件的內容，而以限定之文句更正申請專利範圍，但更正後之申請專利範圍內容，與原說明書中記載內容或實施例無關，或因更正而增加新的請求項，致使請求項之發明未見揭示於原說明書或圖式中者，均屬變更申請案之實質，應不得准予審定公告後提出更正。
系爭專利上訴人於93年8月4日申請專利範圍更正本，係將原第5項之限制條件併入第1項；
另於原公告本第11項加入「該至少一風扇所帶動之入氣流或出氣流可同時通過該第一和第二散熱氣以迅速有效將該第一和第二散熱氣中所累積的熱散逸至外界」，並遞補為第10項；
被上訴人以，申請專利範圍第1項可准予更正，惟更正後第10項已超出申請時原專利說明書所揭露之範圍，亦實質變更原申請專利範圍，不准更正；
嗣上訴人另於94年9月2日再度提出系爭專利申請專利範圍（第10項）更正本，該更正本係於原公告本第11項加入「該第一散熱器與該第二散熱器間具有一相距空間」及「該至少一風扇之入氣流可經由該相距空間而進入，以迅速有效將該發熱元件所產生的熱散逸至外界」之技術特徵，並遞補為第10項。
被上訴人以該等技術特徵雖於系爭專利說明書之創作說明有所揭露，並未包含於原核准公告之申請專利範圍內，上訴人將該等技術特徵引進附加於原核准公告之請求項內，已改變原有元件、步驟等之結合關係、功能等，而導致實質變更原核准公告之申請專利範圍，被上訴人不准該更正，亦無不合。
㈤末按系爭專利核准時之專利法第44條第1項規定：「專利專責機關於審查發明專利時，得依職權或依申請通知申請人或異議人限期為下列行為：一、至專利專責機關面詢。
…」，可知面詢制度除為助於案情之暸解外，亦兼具迅速確實審查之目的，是若被上訴人認為系爭案為引證案之習知技術所揭露之相關事證已臻明確，而認無面詢之必要，且無確切證據證明有何具體違法情事，自得本於合目的性之考量選擇不進行面詢，而不生違法與否之問題。
況被上訴人於審查本件舉發案時，已踐行通知上訴人答辯之程序，並依雙方當事人所提出之舉發、答辯理由等加以審酌，詳細比對系爭案之申請專利範圍與引證案所揭露之技術內容，並在原處分中完整告知當事人其處分之具體理由，以及適用之法條，被上訴人因案情明確而拒絕上訴人之面詢申請，尚無不當，上訴人指被上訴人違反行政法上「應予人民充分陳述意見之機會」之規定等語，顯非有據。
原判決認被上訴人以系爭案違反核准審定時專利法第98條之1之規定，為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，訴願決定予以維持，均無不合，以及上訴人之主張何以不足採，業於理由中詳予論述。
核原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形。
上訴論旨無非係就原審認定事實及證據取捨之職權行使，指摘其不當，並對於業經原判決詳予論述不採之事由再予爭執，要難謂為原判決有違背法令之情形。
其指摘原判決違誤，求予廢棄，難認有理由。
六、據上論結，本件上訴為無理由，依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 98 年 6 月 25 日
最高行政法院第四庭
審判長法官 劉 鑫 楨
法官 姜 素 娥
法官 黃 淑 玲
法官 劉 介 中
法官 曹 瑞 卿
以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異
中 華 民 國 98 年 6 月 25 日
書記官 王 史 民
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