最高行政法院行政-TPAA,100,判,2130,20111208,1

最 高 行 政 法 院 判 決
100年度判字第2130號
上 訴 人 矽創電子股份有限公司
代 表 人 毛穎文
訴訟代理人 陳群顯 律師
許凱婷 律師
上 訴 人 經濟部智慧財產局
代 表 人 王美花
被 上訴 人 晶宏半導體股份有限公司
代 表 人 徐豫東
上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國100年3月10日智慧財產法院99年度行專訴字第25號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

一、本件上訴人矽創電子股份有限公司（下稱矽創公司）於原審訴訟程序為本件上訴人經濟部智慧財產局（下稱智慧局）之獨立參加人，因本件矽創公司提起本件專利舉發申請，係在請求智慧局即原處分機關就系爭專利作成「舉發成立，應撤銷專利權」之行政處分，訴訟當事人一方應為作成該審定行政處分之機關即智慧局，是雖矽創公司於上訴狀列為上訴人，仍應認係為智慧局提起本件上訴，本院爰逕列智慧局為上訴人，並列矽創公司為上訴人（本院97年5月份第2次庭長法官聯席會議決議參照），先予敘明。

二、被上訴人於民國（下同）92年11月26日以「具有凸塊之半導體裝置」向智慧局申請發明專利，經智慧局編為第92133255號審查准予專利，發給發明第I239580號專利證書，其申請專利範圍共16項，其中第1、14項為獨立項，其餘均為附屬項。

嗣矽創公司於96年6月15日以其違反專利法第22條第1項第1款、第4項及第26條第2、3項之規定，對之提起舉發。

97年6月18日被上訴人提出更正申請，經智慧局審查，經其認不准更正，且為「舉發成立，應撤銷專利權」之審定。

被上訴人不服，提起訴願，經訴願機關認原審定有理由不備之違誤，而為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定。

經智慧局重為審查，於98年7月21日以（98）智專三（二）04066字第09820439940號專利舉發審定書仍為「舉發成立，應撤銷專利權」之審定（下稱原處分）。

被上訴人不服，提起訴願，遭決定駁回，被上訴人仍未甘服，遂向智慧財產法院（下稱原審法院）提起行政訴訟。

因認本件訴訟之結果，矽創公司之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命其獨立參加訴訟。

嗣經原審法院判決將訴願決定及原處分均撤銷，矽創公司不服，遂提起本件上訴。

三、被上訴人起訴主張：系爭專利所屬技術領域具有通常知識之人，自系爭專利說明書或圖式之記載，即得知系爭專利申請專利範圍第1項、第14項之「保護層開口」，係指「狹長型溝槽狀保護層開口」，故被上訴人申請更正申請專利範圍第1項、第14項為「狹長型溝槽狀保護層開口」，屬申請專利範圍之之減縮，並未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，應屬合法有據。

又系爭專利所屬技術領域具有通常知識之人，自系爭專利說明書或圖式之記載，直接無歧異得知系爭專利申請專利範圍第1項、第14項之「寬度」，係指從「相鄰銲墊方向」所量測，故被上訴人申請更正申請專利範圍第1項為「其相鄰銲墊方向之寬度係被限定至不大於8μm」，並未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍。

系爭專利申請專利範圍第3項「該凸塊之該突起區與該中央區之高度差係介於1μm-2μm」之更正，僅係減縮原請求項記載數值，並未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，合於「專利審查基準」第二篇第六章第2-6-65頁第10小項所揭示「減縮請求項記載之數值限定範圍」，故屬合法更正。

再者，證據14至證據16之飛利浦電子驅動IC晶片並未揭示系爭專利申請專利範圍之所有技術特徵，不足以證明系爭專利不具新穎性。

另矽創公司前以1999年2月2日公開之日本特開平00000000號專利對系爭專利提起舉發，經智慧局於97年6月11日以（97）專三（二）04066字第09720300030號審定書為舉發成立，撤銷系爭專利之處分（下稱NO2舉發案），嗣被上訴人循序提起行政爭訟，由本院以99年度判字第1314號將原判決廢棄，發回更審，其判決理由業已明確表示，系爭專利申請專利範圍界定之保護層開口，不論依申請專利範圍字義之解釋，抑或參酌說明書及圖式解釋之實質意涵（且此並未實質變動申請專利範圍），均足認該保護層開口為長方形之結構，亦可證被上訴人就系爭專利之更正，應屬合法等語，求為判決訴願決定及原處分均撤銷。

四、智慧局則以：系爭專利更正本第1及14項刪除「之一」，另新增「呈狹長型溝槽狀，其相鄰銲墊方向之」，以及第3項刪除「不小於1μm」，另新增「介於1至2μm」。

相較原審定公告本說明書及申請專利範圍，說明書揭示該技術特徵保護層開口之一寬度係被限定至不大於8μm，較佳地，係介於3至8μm，其長度係介於40至80μm……，已載明保護層開口之外觀，惟該「呈狹長型溝槽狀，其相鄰銲墊方向之…」未見於原審定公告本申請專利範圍各項所揭示，依專利審查基準第二篇第六章2.4實質擴大或變更申請專利範圍之判斷第2-6-69頁(4)規定，形式上雖是對於原請求項增加條件以進一步限定，但會改變原有元件、成分、步驟之結合關係及原核准公告之發明的性質或功能，而導致實質變更申請專利範圍。

故更正本相較原審定公告本已實質擴大或變更原核准公告之申請專利範圍，不符93年7月1日修正施行之專利法第64條第1項及第2項規定。

智慧局不准予系爭專利更正申請專利範圍認事用法並無違誤。

又依原審法院98年5月7日就N02舉發案所為之判決可知，被上訴人所呈由鍾卓良教授所出具等文件係為外部證據，而現行專利法及審查基準有關申請專利範圍可准更正事由，亦未有規定可由外部證據為佐證致申請專利範圍得更正之教示，則起訴理由二顯為被上訴人認事用法有誤所致；

又起訴理由三稱系爭專利相較證據14至16具新穎性，原處分書亦已詳述系爭專利與引證證據等技術內容比對後不具專利要件之理由。

是以，智慧局原處分並無違法等語，資為抗辯，求為判決駁回被上訴人之訴。

五、矽創公司則以：更正本之「狹長型溝槽狀」之保護層開口與原公告本說明書第9頁倒數第2行「該開口114之寬度係不大於8μm，…，其長度係介於40μm至80μm」，該二者實質上並不完全相同，依專利審查基準第2-1-43頁第2段之規定，應認定其已超出申請時原說明書所揭露之範圍，被上訴人不得以原公告本說明書該段敘述遽認說明書已揭露「狹長型溝槽狀保護層開口」之技術特徵；

且觀諸本院99年度判字第1314號就系爭專利N02舉發案所為之判決，可證明保護層開口之寬度根本無需限於「以相鄰銲墊之方向來量測」，亦可證被上訴人將「需以相鄰銲墊方向量測」此等「原說明書及圖式顯未揭露」之新事項，藉由更正之方式引入申請專利範圍，應不可採；

參照專利審查基準第2-6-63、2-6-2、2-6-3、2-6-14頁之規定可知，由於系爭專利之發明說明或圖式對於「保護層開口之寬度」之量測方向從未為任何限制，亦未有「量測方向限於相鄰銲墊方向」之明示或暗示，故被上訴人於更正時將「相鄰銲墊方向之寬度」加入申請專利範圍，顯已超出「申請當日已明確記載於原說明書或圖式中之全部事項」，故本件更正自屬引入新事項，違反專利法第64條第2項前段之規定，不應准予更正。

又矽創公司提出之舉發證據均公開於被上訴人專利申請日前，且完全揭露被上訴人專利「保護層開口寬度限定不大於8μm」及「凸塊突起區之面積大於中央區之面積」等技術特徵，足證被上訴人專利確實欠缺新穎性或進步性。

再者，依現行司法實務見解可知，申請專利範圍之更正，縱有部分應准更正，然由於其餘部分不准更正，即應認定該次提出之更正本不應准許。

本件被上訴人所提出之更正均已超出原說明書及圖式所揭露之範圍，且實質變更原申請專利範圍，故本件更正本即不應准許。

退萬步言，縱認應參酌本院關於N02舉發案判決之見解，而將系爭專利之保護層開口解釋為「長方形」，然被上訴人更正本中之其他部分仍不應准許，是以，依前揭現行司法實務見解，被上訴人於該次所提出之更正本仍不應准許，全案仍應以原核准公告之申請專利範圍審查。

故縱原處分之理由有瑕疵，若該瑕疵於原處分之結論並無影響，即不得據此撤銷原處分等語，資為抗辯，求為判決駁回被上訴人之訴。

六、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠被上訴人以專利法第64條第1項第1、3款之規定即減縮申請專利範圍及不明瞭記載之釋明為由，申請更正申請專利範圍第1、3及14項，雖經智慧局審認不應准予更正，然其就系爭更正是否屬申請專利範圍之減縮並未加以說明，且未通知專利權人表示意見而逕行決定，有違反程序保障之瑕疵。

嗣被上訴人循序提起行政爭訟，均對不准更正及舉發成立之部分不服，並於原審法院提起行政訴訟時，對系爭專利更正，仍主張係屬申請專利範圍之減縮及不明瞭記載之釋明，智慧局及矽創公司則亦仍執前詞加以抗辯，故系爭專利更正究竟是否符合專利法第64條第1、2項之規定，仍為本件審究之重點。

㈡被上訴人所提之更正係將申請專利範圍第1、14項「保護層之開口之一寬度係被限定至不大於8μm」，更正為「該保護層之該開口呈狹長型溝槽狀，其相鄰銲墊方向之寬度係被限定不大於8μm」，及請求項第3項「其中該凸塊之突起區與中央區之高度差係小於1μm」，更正為「其中該凸塊之突起區與中央區之高度差係小於1至2μm」。

而依原公告本之申請專利範圍第1、14項之文義記載，並未對該開口形狀作限定，而由系爭專利說明書第9至10頁之【實施方式】中記載「該開口之寬度係不大於8μm，較佳地，係介於3至8μm，其長度係介於40至80μm」，已揭示一保護層開口之寬度和長度之比例大約為1:10，亦已揭示一狹長之長方形結構，再者，依一般通常知識可知，該保護層開口原本即為一溝槽結構，雖系爭專利說明書並未以文字記載開口形狀為狹長形溝槽狀，惟由上開說明書之實施例，應可直接且無歧異得知該實施例所揭示者為狹長形溝槽狀之開口，故開口形狀為狹長型溝槽狀本應為系爭專利請求項1所涵蓋之範圍，故將原開口並未限定形狀之範圍更正為系爭專利說明書之實施例之狹長型溝槽狀之形狀，進而排除其它可能之形狀，應屬未超出原說明書所揭露之範圍，而為原申請專利範圍縮減之更正，且其所欲達成之發明目的相同，智慧局及訴願機關認該更正實質變更原審定公告之申請專利範圍而不准予更正，不無疑義；

況本院就被上訴人與矽創公司間就同一專利但不同舉發案所為99年度判字第1314號判決意旨，認「參酌系爭專利說明書及圖式以界定其實質內容，且此係在確認原申請專利範圍內既有之事項或限制條件（文字、用語）之實質意涵，並非將申請專利範圍未有之事項或限制條件（文字、用語），透過或依據專利說明書之內容予以增加或減少，以致變動申請專利範圍對外所表現的客觀專利範圍......系爭專利就其保護層開口長度之說明，其長度範圍內之數值均遠大於寬度之數值，並無長度等於寬度之情形，顯然系爭專利申請專利範圍之保護層開口之長度與寬度係採寬度小於長度之通念解釋始符其真意」，似認該保護層開口應解釋為長方形之結構，如依該解釋，則系爭更正非僅屬申請專利範圍之減縮，且有符合不明瞭記載釋明之可能。

㈢另查，更正本於第1、14項以「該保護層開口......，其相鄰銲墊方向」所量測之寬度，取代原「保護層之開口之一」，雖未於原說明書中以文字具體揭示，惟保護層開口之量測方向，本即與系爭專利發明目的及其所欲達成之功效無關，則將原公告本未限定之測量方向，更正為限定為相鄰銲墊方向，是否屬申請專利範圍限縮之更正，或不明瞭事項之釋明，不無疑義。

智慧局及訴願機關均係將「呈狹長型溝槽狀，其相鄰銲墊方向」一併觀之，認該等文字未見於原申請專利範圍各請求項，亦未揭示於原說明書或圖式，即係實質變更原核准公告之申請專利範圍，其機械式之解釋方式，忽略文字表達技術思想之不足，有違專利制度鼓勵、保護發明及創作之目的；

況將該開口寬度之測量方向限定為相鄰銲墊方向，是否如被上訴人所主張為所屬技術領域之通常知識，該更正屬申請專利範圍之減縮，抑或不明瞭事項之記載，甚至是對系爭專利發明目的或功效不生任何影響之文字增刪，有無變更原發明之實質，此於智慧局及訴願機關分別各兩次之審定及決定中均未加以論述。

㈣雖原公告本之申請專利範圍第7項所載係進一步界定保護層之厚度之特徵，與第3項係界定該凸塊之該突起區與該中央區之高度差並不相同，惟由說明書之實施例揭示可知凸塊係電鍍於保護層之上，因此凸塊上方之突起區及中央區的高度差將對應於保護層開口之厚度，且由於中央區面積之凹陷係肇因於保護層開口，實際上將與保護層開口面積約略相等，故兩者的數值將很接近，既然凸塊之該突起區與該中央區之高度差可接近於保護層之厚度，而說明書及申請專利範圍第7項已界定其厚度為1至2μm，則將突起區與中央區之高度差係不小於1μm，更正為限於1至2μm之數值範圍，應仍屬原說明書所揭露之範圍，且應為申請專利範圍減縮之更正，其所欲達成之發明目的亦同，智慧局及訴願機關僅以縱兩者間有因果關係，因該文字未明確記載於說明書內，即認該更正為實質變更，實有疑義。

㈤本件被上訴人與矽創公司間已無與系爭專利有關之民事訴訟事件，被上訴人目前亦無以系爭專利向他人提起之民事訴訟事件，系爭專利既已於94年9月11日即核准公告，則本件更正涉及智慧局授予專利權之範圍，且確認該專利權之範圍後，始能判斷智慧局就該專利權之授予是否有得撤銷之理由，是本件專利更正之結果，影響本件專利舉發是否成立，故應將訴願決定及原處分予以撤銷。

又本件是否准予更正，既牽涉關於申請專利範圍解釋上之重要性問題，宜由智慧局詳加審查，確認系爭已核准公告之專利權範圍後，始能就舉發證據得否證明系爭專利不具可專利要件部分為審查。

訴願決定及原處分既已經撤銷，智慧局即應依原審判決意旨重為審定。

綜上，本件智慧局就系爭專利更正不應准許之審定，於程序及實體上均有瑕疵，且該瑕疵影響系爭專利舉發案之成立，訴願機關予以維持，於法不合。

從而，被上訴人訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許等語，因而將訴願決定及原處分均撤銷。

七、本院查：

㈠、按專利權係國家基於經濟及產業政策所授予之排他權利，具有以一對眾之關係，一旦授予專利權人排他之權利，一方面剝奪他人享有此項權利的機會，同時也限制他人對此項權利之利用。

因此，專利採公眾審查制度，任何人均得附具證據，向專利專責機構提起舉發，且只要利害關係人對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益，即便專利權期滿亦得提起舉發，專利法第67條第2項後段、第68條分別定有明文。

然以文字表現技術思想，本即不易，專利權人之技術思想既值得保護，則專利公告後，如有疏失、闕漏，或有不明瞭之記載，專利權人當然必須加以更正，以便讓公眾得以清楚知悉被限制利用之權利範圍。

此外，專利要件係採絕對新穎性以及客觀進步性之原則，因此專利經核准公告後，如專利權人發現有足使該專利無效之理由時，非不得允許其在原申請說明書或圖式所揭露之範圍內，減縮其申請專利範圍，此亦係專利制度鼓勵、保護發明與創作，以促進產業發展之表現。

惟專利申請案一經核准公告，倘允許專利權人任意更正說明書、申請專利範圍或圖式，藉以擴大或變更其業經核准公告於世之專利權範圍，亦會影響公眾利益，故專利法第64條第1、2項規定，發明專利權人僅得就申請專利範圍之減縮、誤記事項之訂正、不明瞭記載之釋明等事項申請更正專利說明書或圖示，且其更正不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，亦不得實質擴大或變更申請專利範圍。

以上均經原判決闡釋甚詳，核無不合。

㈡、次按專利法第64條第3項規定：「專利專責機關於核准更正後，應將其事由刊載專利公報。

說明書、圖式經更正公告者，溯自申請日生效。」

該更正之技術內容，於專利專責機關准予更正並公告者，溯及申請日生效。

是以，專利權人於舉發期間之更正關涉系爭案專利技術特徵之解釋，則是否合於上開專利法第64條第1、2項規定之更正要件，智慧財產局應併同舉發事由而為審定，若專利專責機關就申請專利範圍更正申請之認定違法，其審查舉發事由之基礎技術即有違誤，顯影響舉發審定結論正確性，自屬舉發審定處分違法，智慧財產法院行政訴訟庭自得逕以審定違法，撤銷舉發審定及維持該審定之訴願決定，無庸再引用專利法關於舉發程序中之程序規定作為撤銷理由（如專利法第71條第1項第3款、或同條第3項等）。

蓋本件之案例與下列情形不同：因專利說明書於行政救濟階段不得為更正，且目前舉發審定實務不採分項准駁，則於審定時因僅部分請求項不合於專利要件，且專利權人不刪除該不合專利要件之請求項，遭舉發審定撤銷全部專利權者，如於行政救濟階段受理訴願機關或智慧財產法院行政訴訟庭就專利申請專利範圍逐項審查審理結果，部分請求項違反專利要件，而有更正之可能者，為使行政救濟階段逐項審查具實際效力，實務上只得依上開舉發階段通知之規定作為撤銷之理由，發回舉發審定階段重為更正。

原判決似誤解本件為上述情形，迂迴引用專利法第71條第1項第3款、或同條第3項等作為撤銷原審定認定不准更正係屬錯誤之理由，見解雖有不同，惟尚不影響於判決之結果，與所謂判決不備理由之違法情形不相當。

是以，本件系爭專利更正究竟是否符合專利法第64條第1、2項之規定，乃為以下審究之重點。

至於上訴意旨及原判決關於舉發中更正通知等程序之理由，與本件判決結果無涉，自無贅予論述之必要。

㈢、經查，原判決關於系爭專利申請專利範圍第1、14項之更正其開口形狀為狹長型溝槽狀，本應為系爭專利請求項1所涵蓋之範圍，故將原開口並未限定形狀之範圍更正為系爭專利說明書之實施例之狹長型溝槽狀之形狀，進而排除其它可能之形狀，應屬未超出原說明書所揭露之範圍，而為原申請專利範圍縮減之更正，且其所欲達成之發明目的相同；

另申請專利範圍第3項之更正將突起區與中央區之高度差係不小於1μm，更正為限於1至2μm之數值範圍，應仍屬原說明書所揭露之範圍，且應為申請專利範圍減縮之更正，其所欲達成之發明目的亦同等事項之事實，以及原審定及訴願決定書如何不足採等事項均詳予以論述，是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形；

上訴意旨以：原判決對於「狹長型溝槽狀之保護層開口」、「寬度限於相鄰銲墊之測量方向」及「突起區與中央區之高度差介於1至2μm」之認定及更正內容應否准許之判斷，有不適用法規、判決不備理由、判決理由矛盾之違法；

另上訴人於原審主張「本件舉發證據14、16已揭露『長方形保護層開口』之技術特徵」、「參酌本院NO2舉發案判決結果，更足認被上訴人所稱『保護層開口寬度需限於相鄰銲墊方向量測』顯屬無稽」及「更正後之申請專利範圍仍不具進步性」等攻擊防禦方法，原判決未予審酌，亦未依職權對該等舉發證據之內容加以調查，有不適用法規及不備理由之違法云云。

係就原審所為論斷或駁斥其主張之理由，泛言原判決不適用法規或適用不當，或就原審取捨證據、認定事實之職權行使，任意指摘原判決有違背法令情事，並非可採。

至於上訴意旨所提：參酌100年5月1日施行之專利審查基準第2-6-71頁第(14)(i)點之規定，本件更正仍不應予以准許，原處分機關之判斷更無違誤云云，惟查本件舉發審定係於98年7月21日作成，自應適用審定時審查基準規定，上訴意旨所提並非本件應適用之行政規章，自無加以論述之必要，附此敘明。

㈣、從而，上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

八、據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段、第104條、民事訴訟法第85條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 100 年 12 月 8 日
最高行政法院第五庭
審判長法官 黃 合 文
法官 鄭 忠 仁
法官 劉 介 中
法官 帥 嘉 寶
法官 陳 鴻 斌

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異
中 華 民 國 100 年 12 月 8 日
書記官 張 雅 琴