最高行政法院行政-TPAA,104,判,487,20150827,1

最 高 行 政 法 院 判 決
104年度判字第487號
上 訴 人 楊能宇
訴訟代理人 胡盈州 律師
被 上訴 人 經濟部智慧財產局
代 表 人 王美花
參 加 人 大成不銹鋼工業股份有限公司
代 表 人 謝麗雲
上列當事人間新型專利舉發事件，上訴人對於中華民國103年4月23日智慧財產法院102年度行專訴字第112號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決廢棄，發回智慧財產法院。

理 由

一、上訴人前於民國98年2月9日以「百葉窗改良構造」向被上訴人申請新型專利，經被上訴人審查後准予專利（即98年6月1日公告第M358197號專利，下稱系爭專利）。

嗣參加人於99年11月9日以系爭專利違反核准審定時專利法（即92年2月6日修正公布者，下稱審定時專利法）第94條第4項及第107條第1項第3款之規定，對之提起舉發，經被上訴人審查，以102年3月28日（102）智專三（三）06020字第10220383680號專利舉發審定書為「請求項1至3舉發成立應予撤銷」之處分。

上訴人不服，循序提起行政訴訟，經原審依職權命參加人獨立參加被上訴人之訴，審理後判決駁回上訴人之訴。

上訴人不服，遂提起本件上訴。

二、上訴人起訴主張：㈠、系爭專利具有明確的設計意象與內容，並未使用參加人之資源與經驗；

且上訴人除已當面告知參加人系爭專利職務外創作過程，復完成職務外書面告知義務，基此，自可證系爭專利乃非職務上所完成之新型。

被上訴人於欠缺參加人確有參與系爭專利研發、設計之相關跡證下，仍認參加人為適格之舉發人，並據以作成舉發審定，與法有違。

㈡、系爭專利之半嵌入式百葉窗旋轉機構，乃運用TRIZ理論10.預先作用原則、複合材料發明原則及ARIZ非計算邏輯2-2應用系統外的可用能量，使其具如同觸控式智慧手機般，由操作者直接撥動葉片即可進行旋轉開合。

此技術特徵不但未見於拉桿式的連動拉桿及嵌入式百葉窗旋轉機構旋鈕，需透過拉桿或旋鈕來間接啟動葉片的開合的先前設計；

亦融合拉桿式的簡潔力學設計及隱藏式傳動結構設計的美觀，並提昇旋轉式百葉窗的產品進步性，非顯能輕易完成，當具有新穎性及進步性。

且系爭專利所採半嵌入式百葉窗旋轉機構設計，在產品生命週期流程的過程中，可提昇產品關係夥伴利益，具商業化價值及產業利用性等語，求為判決將訴願決定及原處分均撤銷。

三、被上訴人則以：㈠、系爭專利為上訴人職務上所完成之新型，蓋其提出系爭專利申請時，仍任職於參加人，自可利用公司資源及職務上工作所接觸之技術，並與參加人多位員工相互討論以獲得更多技術協助。

故倘上訴人與參加人間工作契約對專利申請權無相關約定，系爭專利申請權自應歸參加人。

㈡、證據13（86年2月4日公告之美國第5598664號「Slid-ing partition containing rotatable louvres」專利案）、證據14（95年7月21日公告之我國第95201570號「旋轉板之結構改良」專利案）所載技術特徵，不但可對應於系爭專利申請專利範圍第1項，其等構件組合亦具有提高百葉窗構造整體造型美觀性及耐用性之功效，故系爭專利該請求項及其附屬請求項2，自為所屬技術領域具通常知識者，依此先前技術即可輕易完成，因而證據13、14之組合足以證明系爭專利請求項1、2不具進步性。

又證據15（87年11月1日公告之我國第86219711號「窗簾葉片之構造」專利案）之說明書及請求項1所載，揭露系爭專利請求項3之附屬技術特徵；

該證據亦具同證據13、14提高百葉窗構造整體造型之美觀性、耐用性等功效，系爭專利該請求項乃附屬於請求項1，所屬技術領域具通常知識者，依證據13、14、15之組合自可輕易完成，足以證明其不具進步性等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之訴。

四、參加人則以：㈠、系爭專利乃上訴人任職於參加人期間，於職務上與其它多位員工，利用公司資源及財產所共同完成的產品研發設計，故系爭專利申請權及權利歸屬應為參加人，上訴人顯非系爭專利申請權人。

㈡、證據13、14、15既均具達到提高整體造型美觀性及耐用性之百葉窗構造，系爭專利請求項1所界定之技術特徵，僅為證據13、14的簡單變化，且不具無法預期之功效，故證據13、14之組合足以證明該請求項欠缺進步性，亦可證明其附屬之請求項2不具進步性。

另系爭專利請求項3亦為請求項1之附屬項，其技術特徵已經證據15於說明書、圖式及申請專利範圍中清楚揭露，故於證據13、14之組合足證系爭專利請求項1欠缺進步性之前提下，結合證據13、14及15可證明系爭專利請求項3不具進步性等語，求為判決駁回上訴人之訴。

五、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠、系爭專利為一種百葉窗改良構造，主要係於一框架內設有若干葉片，並由呈一長條狀薄型金屬片之連動桿，於其上設有若干對應葉片貫穿孔，藉由螺栓穿越貫穿孔螺鎖於葉片之側端最外緣，使連動桿串接每一葉片，藉由操作偏轉其中一葉片，即可經由連動桿同步帶動其他葉片行角度偏轉；

當若干葉片同步偏轉呈閉合狀態時，連動桿則恰可隱藏收納於框架與葉片之間，並藉由框架所設之凹部提供連動桿一隱藏收納空間；

以提供一種有助於提高整體造型美觀性及耐用性之百葉窗構造者。

系爭專利申請專利範圍共3項，其中第1項為獨立項，其餘皆為附屬項。

㈡、證據13之「框架」以左、右兩支撐體及上下兩框體元件組成；

「葉片」之端面可藉由支軸樞設於支撐體上，依支軸進行角度偏轉；

「連動桿」則呈長條狀，其上設有複數個對應葉片之樞栓可樞固於葉片端面最外緣，以使連動桿串接各葉片，並藉由連動桿向上或向下操作，可同步偏轉各葉片使進行角度偏轉，且當各葉片同步偏轉呈閉合狀態時，連動桿可隱藏收納於框架與葉片間，使百葉窗本身達到遮蔽效果，並具有良好及引人注目的風貌結構。

證據14由框架蓋及框架條組成左或右框架；

其葉片具有接合孔可與旋鈕之第一轉軸接合，可經由旋鈕之旋轉使葉片進行角度偏轉；

其連動桿則係一長條狀之薄型構件，設有若干對應接合旋鈕第二轉軸之孔洞，藉由第二轉軸穿越孔洞而可樞接於葉片之端面最外緣，使連動桿經旋鈕串接每一葉片，當其中一葉片旋轉時，經連動桿同步帶動其他葉片進行偏轉，當各葉片偏轉呈閉合狀態時，連動桿可隱藏於框架中。

基此，應認證據13、14前述技術特徵，已揭露系爭專利申請專利範圍第1項之「框架」、「葉片」、「連動桿」及「提供一種有助於提高整體造型美觀性及耐用性之百葉窗構造」技術特徵。

惟二者之主要差異在於，系爭專利以金屬材質作成連動桿及以螺栓穿越貫穿孔螺鎖於葉片之技術特徵，其中前者乃習知技術應用；

後者亦僅為證據13利用樞栓插入葉片而樞栓另一端插固於連動桿技術之簡易置換，並未產生無法預期之功效。

故證據13、14之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第1項為其所屬技術領域中具通常知識者，依申請前之先前技術顯能輕易完成，不具進步性。

又證據13之連動桿位於支撐體內側面之一「凹部」，已揭露系爭專利請求項2之附屬技術特徵，且證據13、14之組合既可證明系爭專利請求項1欠缺進步性，該組合亦足以證明系爭專利請求項2為其所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之先前技術所能輕易完成，不具進步性。

㈢、系爭專利請求項3所載「框架與葉片外包覆有一PVC發泡層所製作成型」之技術特徵，已遭證據15所揭露；

且證據13、14、15雖未直接揭露系爭專利該請求項之框架與葉片係金屬型材之結構，惟查以鋁材、鐵材（不鏽鋼）等金屬材質作為窗框或葉片係為門窗製造業所慣用之技術，該所屬領域具通常知識者自可由證據13所揭露之木質窗框輕易思及而改用鋁材、鐵材（不鏽鋼）等金屬材質作為窗框或葉片，因而系爭專利該請求項所載僅為習知技術之運用，未有無法預期之功效；

另證據13、14之組合既可證系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，故證據13、14、15之組合亦可證明系爭專利申請專利範圍第3項為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成，不具進步性。

另系爭專利請求項1至3並未記載上訴人所主張之TRIZ理論、模具採購單、角度差設計及組裝間隙尺寸公差等技術特徵，其自非屬系爭專利申請專利範圍內容，且系爭專利說明書亦無前述TRIZ理論等相關之記載，自無須與各證據間之技術內容進行比對。

㈣、上訴人於提起系爭專利申請時受僱於參加人；

系爭專利技術內容與參加人產品之內容亦相關；

系爭專利之創作過程，就其主要技術特徵亦獲有參加人多位員工之協助或支援；

上訴人並於參加人處繪製圖檔，且以其名義採購，利用其材料製作模具、成品。

上訴人雖於96年6月1日調動至非研發之「窗簾廠」部門，仍與百葉窗製作相關，可直接或間接接觸百葉窗之製作過程及成品改善，且於受僱期間，參加人應會交付其執行窗簾廠的各項相關工作。

是以，系爭專利乃利用公司資源所為之職務上創作，且係上訴人受僱於參加人之僱傭關係存續中，基於本身派受工作之範圍內所完成之新型，倘上訴人與參加人之工作契約對專利申請權並無相關約定，則系爭專利之申請權應歸參加人所有。

上訴人所提電子郵件等證據，不足以證明其已符合審定時專利法第8條以書面通知參加人之規定。

基此，系爭專利之申請權應歸參加人所有，其自得於法定期間內提起舉發。

被上訴人認系爭專利有違審定時專利法第94條第4項及第107條第1項第3款規定，而為「請求項1至3舉發成立應予撤銷」之處分，並無違法，訴願決定予以維持，核無不合，而駁回上訴人之訴。

六、上訴意旨除復主張與起訴相同之論據外，另略謂：㈠、系爭專利乃上訴人獨立完成之職務外創作，並依法告知參加人；

縱認系爭專利屬上訴人職務上創作，參加人亦未依法支付其合理酬勞。

原判決以系爭專利乃上訴人受雇於參加人期間所為創作，並利用參加人資源，且與其多位員工相互討論獲得技術協助，屬職務上所完成之新型，其專利權倘無特別約定應歸參加人所有，不但與實情不符，而不適用審定時專利法第7條、第8條規定，亦有判決不備理由及理由矛盾之違法。

原判決在所憑證據不具相當證明力之情況下，對上訴人所提足以影響結果之相關證據及重要攻擊防禦方法，部分未予斟酌，部分認定則與經驗法則有悖。

另原審不但對上訴人未盡發問或曉諭，令其為完整陳述事實及聲明證據；

於被上訴人、參加人未盡舉證之能事即對上訴人作出不利認定，有違舉證責任分配法則，而有不適用民事訴訟法第199條第1項、第2項、第296條之1第1項、第297條第1項等規定及最高法院43年台上字第12號判例見解之違法。

㈡、證據13為美國專利案，而證據14、15所揭示之內容不足與系爭專利之技術特徵充分進行比對，皆屬不適格證據。

復由證據13、14與系爭專利請求項1、2及證據15與系爭專利請求項3之相互比對，在技術特徵、技術領域、技術內容等各方面皆有所差異，具通常知識者並無合理動機將之進行組合。

系爭專利請求項1、2具有整體美觀、直接操作葉片、提升美觀與耐用性，而系爭專利請求項3則具有防止外物入侵、隔熱、隔音之技術與功效，上訴人所提原證20所載運用TRIZ理論與連動桿機構等技術可資證明。

又進步性之有無應整體觀之，不能割裂論斷，故證據13、14、15自不能構成阻卻系爭專利進步性之事由。

另參加人於未合法取得系爭專利權轉讓前，即違法使用系爭專利之技術研發相關產品等情，可證明系爭專利已獲得商業上之成功。

原判決以證據13、14之組合或證據13、14、15之組合認定系爭專利請求項1、2、3不具進步性，顯違證據法則、經驗法則及進步性之之判斷原則。

七、本院經核原判決固非無見，惟查：㈠、有關進步性部分： 1、按利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作，可供產業上利用者，得申請取得新型專利，但新型為其所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之先前技術顯能輕易完成時，不得申請取得新型專利，審定時專利法第93條、第94條第1項、第4項分別定有明文。

再按進步性之判斷，應以每一請求項中所載之新型專利整體為對象，首先應確定申請專利之專利範圍及先前技術所揭露之內容，並比較出其差異，再審酌該專利所屬技術領域中具有通常知識者，依先前技術所揭露之內容及申請時的通常知識，是否能輕易完成該新型專利之整體。

為進步性之判斷時，尤應參酌該新型專利所欲解決之問題、解決問題之技術手段，並對照先前技術之功效，整體加以斟酌考量。

如系爭新型與舉發證據間所存在之差異，為系爭新型之重要技術特徵者，審查時應就該技術特徵是否為舉發證據所揭露，或該技術特徵是否為該新型創作所屬技術領域中具通常知識者所能輕易完成等情，詳加審酌。

此外，下列輔助性判斷因素亦得以佐證該新型並非能輕易完成：⑴、新型創作具有無法預期的功效；

⑵、新型創作解決長期存在的問題；

⑶、新型創作克服技術偏見；

⑷、新型創作獲得商業上的成功；

⑸、新型創作以簡化之結構而能達成相同或更佳之功效。

有關組合數種舉發證據以證明系爭專利不具進步性時，尤應注意不得僅因系爭專利各項構件已存在先前技術中，即認定不具進步性，而應探究有無具體之理由，促使所屬技術領域中具有通識者參酌申請時的通常知識之觀點，作成客觀的判斷。

2、原判決認系爭專利不具進步性如本判決理由第五㈡、㈢段所載，係以技術特徵比對結果，系爭專利之主要結構與技術已為證據13、14、15所揭示，為所屬百葉窗改良構造之技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成者，而認系爭專利各請求項均不具進步性。

然查，系爭專利所欲解決之問題，係習用百葉窗連動桿設於葉片內側中央位置，破壞美觀，且其與葉片連接之ㄇ字形釘容易鬆脫掉落，導致連動桿無法帶動葉片行角度偏轉之問題。

而解決問題之手段係以一長條薄型金屬片之連動桿，上有對應葉片之貫穿孔，以螺栓穿越貫穿孔螺鎖於葉片側緣，使連動桿串接每一葉片；

藉由操作偏轉其中一葉片，經由連動桿同步帶動其他葉片，當葉片閉合時，連動桿即隱藏於框架之凹部，以達美觀耐用之目的。

而證據13為具旋轉百葉之滑動門窗（Sliding partition containing rotatable louvres），由其說明書所載「To manipulate the louvre blades,push stick 19 is moved upwardly or downwardly indoor stile 12 which in turn causes rotation of thelouvre blades.」（舉發卷第1卷第133至127頁之證據13說明書第13欄第51至53行參照），可知其係藉由連動桿向上或向下操作，而同步偏轉各葉片使進行角度偏轉，並非如原判決所述「藉由操作偏轉其中一葉片同步帶動其他葉片進行角度偏轉，而使複數個葉片同步偏轉呈閉合狀態」（原判決第14頁事實及理由欄六、㈤⒈所載）。

至於證據14「旋轉板之結構改良」新型專利，其所欲解決之問題在於先前技術連動桿及旋鈕裝設於框架條外，易受外力因素之破壞。

解決問題之手段為：旋轉板之連動桿及旋鈕均裝設於該框架條之內部，以達保護之目的（原審卷第279至282頁之證據14專利說明書第5頁參照）。

其專利說明書文字並未言及連動桿為長條狀「薄形構件」及此種構件之作用，亦未敘明以撥動葉片操作其開合之作動方式。

原判決以證據13、14所未揭露之撥動葉片作動之事實，率認證據13、14已揭露「當其中一葉片旋轉時，經連動桿同步帶動其他葉片進行偏轉」之技術特徵（原判決第17頁事實及理由欄六、㈥⒈⑷所載），認定事實未依憑證據，尚非妥適。

3、又進步性之判斷，應以專利「整體」為對象，參酌其所欲解決之問題、解決問題之手段，對照先前技術之功效，整體加以斟酌考量已如前述。

由系爭專利申請專利範圍第1項所載：「一種百葉窗改良構造，主要係於……連動桿，係為一長條狀之薄型金屬片，其上設有若干對應葉片之貫穿孔，恰可藉由螺栓穿越貫穿孔螺鎖於葉片之側端最外緣，令連動桿得串接每一葉片，使之藉由操作偏轉其中一葉片，即可經由連動桿同步帶動其他葉片行角度偏轉，而當若干葉片同步偏轉呈閉合狀態時，連動桿則恰可隱藏收納於框架與葉片之間；

藉此，提供一種有助於提高整體造型美觀性及耐用性之百葉窗構造者。」

可知系爭專利係以葉片螺鎖於長條狀金屬薄片之連動桿，產生可直接操作葉片的傳動結構，為其重要之技術特徵。

原判決關於此一技術特徵是否為舉發證據所揭露，並未論及。

上訴人主張系爭專利之操作特性在於透過薄片金屬與螺絲扣件的運用，產生可直接操作葉片的傳動結構，此技術特徵與證據13、14間接傳動葉片開合不同等情，未據原判決敘明其不可採之理由，亦有理由不備之失。

上開違背法令之事實，攸關系爭專利進步性之認定，且影響判決結果，原判決遽認系爭專利不具進步性，揆諸首揭規定及說明，於法尚有未合。

㈡、有關是否職務上新型創作部分： 1、按「專利申請權，指得依本法申請專利之權利。

專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、創作人或其受讓人或繼承人。」

、「（第1項）受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。

但契約另有約定者，從其約定。

（第2項）前項所稱職務上之發明、新型或新式樣，係指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或新式樣。」

、「（第1項）受雇人於非職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於受雇人。

但其發明、新型或新式樣係利用雇用人資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業實施其發明、新型或新式樣。

（第2項）受雇人完成非職務上之發明、新型或新式樣，應即以書面通知雇用人，如有必要並應告知創作之過程。

（第3項）雇用人於前項書面通知到達後6個月內，未向受雇人為反對之表示者，不得主張該發明、新型或新式樣為職務上發明、新型或新式樣。」

審定時專利法第5條、第7條第1項、第2項、第8條定有明文。

而新型專利權人為非新型專利申請權人者，利害關係人得附具證據向專利專責機關提起舉發，撤銷其專利權，同法第107條第1項第3款規定甚明。

由上開規定可知專利法所謂之職務上之新型創作，係以受雇人於僱傭關係中之工作所完成者而言，如未符合該要件，僅係利用雇用人資源或經驗完成者，仍非屬職務上之新型創作。

2、原判決以上訴人於95年6月16日至99年10月31日受雇於參加人，而系爭專利之技術內容與參加人之產品內容相關，上訴人於任職參加人期間，利用公司資源及職務上工作完成系爭專利，上訴人與參加人之工作契約對專利申請權並無相關約定，乃依前揭規定認系爭專利之專利申請權應歸參加人所有固非無據。

惟認定事實應依憑證據；

又事實審法院對於當事人在言詞辯論終結前提出之事實及聲明之證據，足以影響判決基礎者，應於判決理由項下，逐項論列，不得稍有疏略；

否則，即有違反證據法則及判決不備理由之違法。

原判決以上訴人所任職之窗簾廠工作係有關執行窗簾廠負責人交付的各項工作、製程改善、產品之研究設計及工程圖繪製，再與現場實做討論修正方案及對外與廠商聯繫等情，未據說明其認定之依據；

而以上訴人所學既為機械方面之知識，又具有「沖壓模具工」乙級技術士證照，認上訴人所擔任之窗簾廠工作係應與百葉窗之製造有關，可直接或間接接觸百葉窗之製作過程及成品改善，且於受僱期間，參加人「應會交付上訴人執行窗簾廠的各項相關工作，諸如產品之製程改善、研究設計及工程圖繪製等業務，或從事現場實作、討論修正方案及對外與廠商聯繫等事務」（原判決第23、24頁事實及理由欄六、㈨⒊參照），有認定事實未依憑證據之違誤。

又上訴人主張其係於旅遊中獲得系爭專利之創作靈感，且於95年7月2日完成系爭專利之創作，並據提出其於該日所繪製之系爭專利設計圖為證，查上訴人係於95年6月16日開始服務於參加人，且係於總經理室，並非於生產研發單位工作，則原判決關於此一攸關判決結果之重要攻擊防禦方法，未予採納，未說明理由，依上開說明即有判決不備理由之違法。

㈢、綜上所述，原判決有適用法規不當、不備理由及違反證據法則之違背法令事由，上訴意旨指摘及此，求予廢棄，為有理由。

因原判決違背法令影響事實之確定及判決結果，自應由本院將原判決廢棄，發回原審法院更為審理。

又關於進步性之調查，於舉發人所提之引證範圍內，法院應詳予調查判斷，基於輔助性判斷因素亦為進步性判斷之重要依據，首揭5項輔助性判斷因素是否存在，或為上訴意旨所主張，或為上訴人於原審述及，其中證據13及證據14之葉片操作，分別需要額外介質如拉桿、旋鈕等構件，而且係間接施力以操作葉片開合，非如系爭專利不需額外介質，且能直接施力撥動葉片，似有簡化結構之情形，關於此部分進步性之判斷因素以及系爭專利是否尚符合其他輔助性判斷因素之要件，均宜由事實審法院併予調查審酌，附此敘明。

八、據上論結，本件上訴為有理由，依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項，判決如主文。

中 華 民 國 104 年 8 月 27 日
最高行政法院第六庭
審判長法官 林 茂 權
法官 劉 介 中
法官 吳 東 都
法官 姜 素 娥
法官 許 金 釵

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異
中 華 民 國 104 年 9 月 1 日
書記官 王 史 民