最高行政法院行政-TPAA,104,判,792,20151231,1

最 高 行 政 法 院 判 決
104年度判字第792號
上 訴 人 經濟部智慧財產局
代 表 人 王美花
訴訟代理人 陳冠勳
被 上訴 人 日商．高絲股份有限公司
代 表 人 小林一俊
訴訟代理人 劉法正 律師
複 代理 人 陳巧宜 律師

上列當事人間商標註冊事件，上訴人對於中華民國103年11月6日
智慧財產法院103年度行商訴字第83號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文
上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由
一、被上訴人前於民國100年12月27日以「雪肌精(3D MARK)」立體商標，指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第3類「化妝品；
香水；
古龍水；
乳液；
營養霜；
粉底；
粉餅；
口紅、脣膏；
眼線筆；
眼影；
眉筆；
指甲油；
化妝水；
腮紅；
人體用肥皂；
香皂；
護髮乳；
潤髮乳；
潤髮精；
洗髮精；
頭髮用化妝品；
入浴劑、浴油、浴鹽」商品，向上訴人申請註冊（下稱系爭商標）。
本件申請經上訴人審查，認本件商標圖樣之瓶身立體形狀與顏色，係業界經常使用之包裝容器形狀及顏色，指定使用於前揭商品，不具識別性，且有致商標權範圍產生疑義之虞，應聲明不專用，被上訴人未為前述聲明，依商標法第29條第3項規定，本件商標應不准註冊，以102年11月22日商標核駁第351339號審定書為核駁之處分。
被上訴人不服，提起訴願，經決定駁回，被上訴人仍不服，遂向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟。
嗣經原審判決撤銷訴願決定及原處分，並命上訴人對於申請第100066697號「雪肌精(3D mark)」商標註冊申請案，應依原判決之法律見解另為處分，暨駁回被上訴人其餘之訴後，上訴人不服，提起上訴。
二、被上訴人起訴主張：㈠系爭商標內容有中文「藥用」、「雪肌精」與外文「MEDICATED」、「SEKKISEI」、「KOSE」，暨如附圖之圖形所示：正、背面呈扁平狀、左右兩側呈橢圓弧狀、4個約150度角度之柱狀體立體形狀及白色瓶蓋鑲以銀色鏡面圈頂，深藍琉璃並略帶透光性瓶身之藍、白、銀顏色組合之聯合式商標，參諸整體設計，有其特殊性，足使相關消費者據以辨識商品來源，係有先天識別性之商標。
㈡被上訴人商品在臺灣5年之銷售成績有百萬瓶，金額達日幣74億3,263萬5,000元。
被上訴人美白化妝水商品維持年銷售逾新臺幣（下同）3億元之佳績，榮獲2010年8月號之美人誌雜誌報導為臺灣基礎保養品熱銷TOP5之1，並榮登marieclaire雜誌2010年與2011年雙年度百大美妝暢銷排行榜美白類首位，此等媒體之評選統計結果，顯見被上訴人商品在女性保養品市場排名地位；
又參諸尼爾森行銷研究顧問股份有限公司（下稱尼爾森公司）進行之市場調查報告之報告書（下稱市場調查報告），相關消費者對於系爭商標之立體形狀與藍、白、銀顏色組合之「瓶身」識別性高達69%，相關消費者得據系爭商標之立體形狀與藍、白、銀等顏色組合，辨識商品來源，其已取得後天識別性。
㈢被上訴人前於1999年於母國日本取得相同圖案之立體商標註冊，嗣於2011年至2012年間，分別在大陸地區、韓國、香港及新加坡申請系爭立體商標註冊，業於該等國家與地區獲准註冊在案，而該等註冊樣態幾與系爭商標相同等語，求為判決撤銷原處分與訴願決定，暨上訴人就系爭商標應為核准註冊之處分。
三、上訴人則以：㈠系爭商標之立體形狀與顏色組合之包裝容器為普通業者所使用之包裝，不具有先天識別性，被上訴人未聲明不專用，依商標法第29條第3項規定，不得註冊。
㈡系爭商標具識別性部分應為「雪肌精」、「SEKKISEI」、「KOSE」等文字，無法認定系爭商標除前述文字外之瓶身立體形狀及藍白配色具有先天識別性業經廣泛使用，而為相關消費者認識系爭商標為表彰商品來源之識別標誌，應無商標法第29條第2項規定之適用；
又市場調查報告雖指出整體受訪者中有69%知悉其為「雪肌精」商品瓶身。
惟該問卷已將未來不考慮購買高絲品牌產品之受訪者排除之，此固經被上訴人指出實際被影響之受訪人數僅7位，然全體有效樣本均應經該項過濾條件所篩選，其整體採樣客觀性及數據公正性，容有疑義，難作為可採證之論據。
㈢縱使系爭商標已於他國取得商標註冊，因商標有屬地性，各地國情法制、審查基準互異，且各國有關商標註冊之立法例，亦不盡相同，是被上訴人不得以系爭商標已於日本取得註冊執為應准予註冊之論據；
原審99年度行商訴字第147號判決案情，與系爭商標包含不具識別性部分，致商標權範圍產生疑義之虞，應聲明不專用而未聲明之情節，未盡相同，自不得執為系爭商標應准予註冊之論據等語，資為抗辯，求為判決駁回被上訴人在原審之訴。
四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠系爭商標之中文「雪肌精」、外文「SEKKISEI」與「KOSE」等，均與指定商品功能、用途及品質無關，亦非習用或普通名詞，為被上訴人自創文字；
又參諸系爭商標之立體形狀與顏色，所顯示之正、背面呈扁平狀、左右兩側呈橢圓弧狀、4個約150度角度之柱狀體立體形狀與白色瓶蓋鑲以銀色鏡面圈頂，深藍琉璃並略帶透光性瓶身之藍、白、銀顏色組合之設計，具有視覺之美感，外觀賦予相關消費者特殊之感覺；
另系爭商標之立體形狀與顏色組合等設計，象徵藍天雪地之方及皎潔明月之圓，結合白色字體與深藍琉璃色背景，透光時轉為耀眼寶藍色之配色，可認具有獨特之設計，相較同業產品包裝多使用圓柱形、橢圓柱形、圓錐形、橢圓錐形之包裝形狀，足認系爭商標之立體形狀與顏色組合之包裝容器，不同於普通業者所使用之包裝，使相關消費者印象深刻，將之作為識別來源之標識。
是系爭商標如附圖所示，該文字、圖形、顏色及立體形狀等組合之聯合式商標，整體而言具有特殊，足使相關消費者據以辨識商品來源，為有先天識別性之商標。
㈡被上訴人身為日本三大化妝品廠商之一，前於1984年以主品牌「KOSE／高絲」進入臺灣市場後，即以系爭商標圖樣行銷商品歷經30年均未改易，且30年來持續廣告宣傳系爭商標，致力提升商標之知名度與曝光率；
又系爭商標之美白化妝水商品，年銷售量逾3億元之佳績，榮獲2010年8月號之美人誌雜誌報導為臺灣基礎保養品熱銷TOP5，並榮登marieclaire雜誌2010年及2011年雙年度百大美妝暢銷排行榜美白類第一名，顯見系爭商標之商品在女性保養品市場排名地位甚高，媒體評選乳液商品為同類第二名；
另被上訴人於全臺各大百貨公司、百貨商場、藥妝商店等設置諸多專櫃，銷售系爭商標商品，市場分布遍及臺灣各地與離島澎湖。
系爭商標前於1999年於日本取得國際分類第3類「藥用化妝水」商品之專用權，被上訴人嗣於2011年、2012年間分別在中國大陸、韓國、香港、新加坡等處申請立體商標註冊，業經該等國家與地區，准予註冊立體商標在案。
就媒體報導、相關消費者分享文章、網路檢索、商品推薦及廣告而言，系爭商標包括文字、圖形、產品包裝之立體形狀與顏色組合，已成為來自被上訴人暢銷之美白化妝品之代稱。
再審究被上訴人提出之市場調查報告，其內容包含從事市場調查業務之期間、營業數量、調查報告之經驗、調查期間、調查方法、調查人員之素質、調查技巧、調查地區範圍、調查對象、抽樣方法、母體及樣本數、問卷種類、題目類型、題目區分、基本原則、結構安排、目標設計、因果關係等事項，可知整體受訪者有69%知道系爭商標為雪肌精商品瓶身，甚至有51%不須任何產品類別之提示，僅憑瓶身即可說出品牌全名，高於競品佳麗寶為13%、SKII為57%，足證相關消費者依系爭商標之立體形狀與顏色組合辨識商品來源，且除「雪肌精」、「SEKKISEI」、「KOSE」等本有先天識別性外，系爭商標之立體形狀與顏色組合，已取得後天識別性。
㈢系爭商標與同業慣用之瓶身形狀有差異性，而同業雖有使用近似之藍色瓶身，然與系爭商標之白色瓶蓋鑲以銀色鏡面圈頂與深藍琉璃色之組合有別；
又判斷兩商標是否成立近似性，應將文字、圖形、立體形狀及顏色組合一併考量，非謂同用藍色瓶身與銀白瓶蓋，即認屬近似商標，是系爭商標之立體形狀與顏色組合，具有識別性，不致使商標權範圍產生疑義之虞，被上訴人毋庸聲明該部分不在專用之列；
再系爭商標之立體形狀與顏色組合，足以表彰來自被上訴人具有美白功能之化妝品，而訴外人佳格公司未經同意而使用完全相同於系爭申請註冊商標之立體形狀與顏色組合之容器，被上訴人自無容忍義務而採取正當措施以維護權益，惟上訴人竟將被上訴人正當之維權行動，誤解為藉系爭商標意圖壟斷藍色產品包裝，即屬不當。
㈣上訴人前所准許註冊之第1234979號可口可樂瓶、第1461700號MINUTE MAID瓶、註冊第1159333號三得利角瓶三件，雖均以後天識別性之規定取得註冊，然其實際行銷樣態亦與文字及圖形商標一同行銷，是原處分駁回系爭商標之申請，不符行政自我拘束原則。
㈤因系爭商標是否有包含其他不具識別性之部分，被上訴人應聲明不專用而未為之情事，或有無其他不應准予註冊之理由，仍待上訴人審查之；
況上訴人是否應受先前行政處分之見解拘束，亦成為上訴人審酌系爭商標是否准予註冊之重要因素，故本件未達可為特定行政處分內容，應由上訴人先為第一次判斷，藉由行政之自我控制，作為司法審查前之先行程序，故被上訴人請求上訴人應就系爭商標之申請案，作成准予註冊之審定部分，為無理由，應予駁回。
至被上訴人提出之原證49至51之日本智慧財產高等法院判決，暨兩造其餘攻擊防禦方法，均與本件判決結果不生影響等語，因而將訴願決定及原處分均予撤銷，並命上訴人對於申請第100066697號「雪肌精(3D mark)」商標註冊申請案，應依原判決之法律見解另為處分，暨駁回被上訴人其餘之訴。
五、本院按：
㈠商標法並未對商標註冊申請案之法規基準時明文規定，實務一般認應以行政爭訟程序終結前為法規基準時，惟不能一概而論，應分別究係對申請人有利或不利以決定法規基準時。
蓋商標申請案係向行政法院（以下稱行政法院包括智慧財產法院行政訴訟庭）提起課予義務訴訟，行政法院基於行政訴訟法所規定之權限，自有就商標申請案適用是否應准否註冊之構成要件法律的權能。
若行政法院事實審言詞辯論終結前之法規（如92年商標法第23條第1項第13款新增但書規定「商標權人同意者不在此限」，即應適用新法），得以滿足申請人申請事由之構成要件，自應依該有利申請人之法規。
但若係對申請人不利之法規（如現行法第30條第1項第10款就先註冊商標之保護增訂「且非顯屬不當者」），則基於申請人所信賴處分時既有權利狀態不得剝奪之理由，則應依審定時法律。
經查，本件商標前於100年12月27日申請註冊，上訴人於102年11月22日作成「應予核駁」之審定，本件於103年10月16日於原審辯論終結，本件商標是否違反言詞辯論終結前之現行商標法第18條、第29條第2項、第3項之規定，依同法第31條第1項規定應予核駁審定，其中第18條擴大商標保護之客體，有利申請人；
其餘第29條第2項、第3項內容大致與修正前商標法第23條第4項、第19條之規範相同，並無對申請人有利或不利之情事，故本件商標之申請應否准許註冊，應以100年6月29日修正公布，101年7月1日施行之現行商標法為斷。
㈡以下玆分先天識別性及後天識別性兩部分敘述之：
⒈先天識別性部分：
⑴按現行商標法第18條規定：「商標為任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。
所謂識別性，係指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者。」
又有前項第1款之僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者；
或第3款之僅由其他不具識別性之標識所構成者。
倘經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標示者，得註冊之，商標法第29條第2項定有明文。
另商標圖樣中包含不具識別性部分，且有致商標權範圍產生疑義之虞，申請人應聲明該部分不在專用之列；
未為不專用之聲明者，不得註冊，商標法第29條第3項定有明文。
⑵另按以立體形狀、顏色申請商標註冊，與以平面圖樣申請註冊者相同，皆須具識別性，始能獲准註冊；
在相同之圖樣若以平面型態申請商標註冊，固具識別性，但以立體形狀、顏色申請註冊時，則因該立體形狀、顏色即為商品本身之形狀、顏色或商品包裝容器之形狀、顏色，常與商品密不可分，在消費者之認知中，通常亦將之視為提供商品實用或裝飾者，而非區別商品來源的標識，而不具先天識別性；
是以，在判斷立體形狀、顏色商標先天識別性時，對於為商標指示商品/服務來源，並與他人的商品/服務相區別識別性之證明力要求，應較平面圖樣嚴格。
此係因立體商標形狀、顏色在消費者的認知上，易與商品容器包裝二者相混之特性，依相關消費者之認知，通常將之視為提供商品功能之形狀或具裝飾性之設計，不會認為形狀傳遞商品來源之訊息。
⑶經查，系爭申請註冊商標之立體形狀與顏色，依原審認定係：顯示出正、背面呈扁平狀、左右兩側呈橢圓弧狀、4個約150度角度之柱狀體立體形狀與白色瓶蓋鑲以銀色鏡面圈頂，深藍琉璃並略帶透光性瓶身之藍、白、銀顏色組合之設計，具有視覺之美感等情，則其外觀縱予相關消費者特殊之感覺，亦僅應係容器之裝飾，難認有足資與他人商品區別之識別性。
⑷再者，原判決固認定：系爭商標以「雪肌精」之「雪」為形象概念，雪白瓶蓋鑲有銀色鏡面增加雪般之冷冽質感，瓶身設色採用深藍琉璃色，並有透光效果，在光線下產生寶藍色，瓶面白色字體配置相應「雪」之設計意象。
系爭商標之立體形狀與顏色組合等設計，象徵藍天雪地之方及皎潔明月之圓，結合白色字體與深藍琉璃色背景，透光時轉為耀眼寶藍色之配色，可認具有獨特之設計等情。
經查系爭商標雖亦有其與原註冊商標「雪肌精」意念相符之設計，惟在相關消費者之認知，通常將之視為提供商品功能具裝飾性之設計，而非區別商品來源的標識。
至於系爭商標之六角形狀，兩側潤飾為圓弧之瓶身形狀，相較同業就指定使用商品常用之包裝形狀，系爭商標之立體形狀與顏色組合與一般指定商品普通業者所使用之包裝類同，並無特殊之處。
相關消費者對系爭商標之印象通常將之視為提供商品包裝功能之形狀，並未將之作為識別來源之標識，自不具先天識別性。
⑸從而，系爭商標指定使用於前揭商品，商品本身之形狀或商品包裝容器之形狀，因其與商品密不可分或有緊密之關聯，依相關消費者之認知，通常將之視為提供商品容器之形狀或具裝飾性之設計，不會認為形狀傳遞商品來源之訊息。
系爭商標之立體形狀與顏色組合之包裝容器為普通業者所使用之包裝，不具有先天識別性。
⑹另查，系爭商標圖樣經審查認為不具識別性之部分，有致商標權範圍產生疑義之虞者，應聲明不主張專用權，使整體具有識別性之商標，得以保留單獨不得註冊部分於商標圖樣，並使商標取得權利範圍明確，此即商標法第29條第3項規定之意旨。
但被上訴人未聲明不專用，其未聲明不專用部分，係屬不具識別性為商標法第29條第1項第1款或第3款情形，原判決以商標為整體不可分之識別標識為由，認本件無聲明不專用之適用，亦有誤解，惟依下述仍應就系爭商標是否具後天識別性為判斷。
⒉後天識別性部分：
⑴按有前項第1款之僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者；
或第3款之僅由其他不具識別性之標識所構成者。
倘經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標示者，得註冊之。
商標法第29條第2項定有明文。
依條文文字，係因申請註冊之商標因具第1、3款無先天識別性之情形，經使用在交易上已成為申請人商品或服務之識別標示，方具後天識別性，所以論述後天識別性之前提，係申請註冊之商標不具先天識別性，二者乃累積使用、從無到有、因量變而質變、互相排斥之概念，是以商標之標識若具先天識別性，即無再論述後天識別性之必要，系爭商標之立體形狀與顏色組合部分，原判決既認定具有先天識別性，卻又認定經被上訴人長期與廣泛使用，已取得後天識別性云云，應屬贅述，惟尚不影響於判決之結果，與所謂判決不備理由之違法情形不相當。
⑵經查，原判決業已依系爭商標經長期與廣泛地使用，指定商 品銷售量甚鉅，商品有長期廣告與從事促銷活動，有廣大銷 售據點，系爭申請註冊商標在各國註冊之證明以及數量甚多 之媒體報導、相關消費者分享文章、網路檢索、商品推薦及 廣告等證據，認定系爭申請註冊商標已因被上訴人使用在交 易上已成為申請人商品或服務之識別標示，而取得後天識別 性等事實，詳述其事實認定之依據及得心證之理由，核與卷 內事證並無不符；
經核並無違背論理法則或經驗法則，亦無 判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。
上 訴意旨以：原判決未依商標識別性審查基準第3點，考量個案 事實及證據，就商標與指定使用商品的關係、競爭同業使用 情形及被上訴人使用方式與實際交易情形等客觀因素綜合判 斷，有判決違背法令之處云云，無非就原審取捨證據、認定 事實之職權行使，任意指摘原判決有違背法令情事，並非可 採。
又本件係對系爭商標是否因使用而取得後天識別性之個 案，所為之證據調查事實認定及法律適用，自因個案證據事 實不同，而與其他案件有異，尚與平等原則之行政自我拘束 原則無涉，兩造就此部分之爭執，自無論述之必要。
⑶再查，商標識別性審查基準第5.1點規定商標主管機關判斷商標識別性時得參考之市場調查報告，其中就市場調查報告考量市場調查報告的參考價值時，應注意之事項已著明文（商標識別性審查基準第5.1點⑹市場調查報告部分）。
則本件關於市場調查報告是否可採，自無適用主管機關公平交易委員會作成與商標識別性無關之「處理當事人所提供市場調查報告之評估要項」之理，原判決就本件市場調查報告部分，係依公平交易委員會上開評估要項所列，已屬不合。
⑷又市場調查報告係藉由資料之蒐集、整合及量化之分析方法，以某種實驗設計，以統計結果驗證其假設學說，統計分析資料，提供判斷之依據，應屬鑑定之一種。
惟按當事人在程序外私自委託其他公私單位鑑定而提出該報告於法院，以供事實之認定者，因該鑑定並非由受訴法院選任之鑑定人命行鑑定者，所以非行政訴訟法上證據調查章之鑑定（行政訴訟法第176條準用民事訴訟法第324條以下）。
在行政訴訟中，採為證據之鑑定，應遵守行政訴訟法相關程序。
且該作成私鑑定報告之程序既未經行政法院之介入，其作成之方式及過程亦未經當事人雙方之辯論，中立性及妥當性俱有問題，是以該私鑑定報告係提出當事人之陳述，並具體化其主張而已。
惟行政法院仍應對當事人之陳述主張依據全辯論意旨，於理由中論述該主張是否可採，行政機關依據或不採該市場調查是否違法，不可對市場調查報告置之不理，否則即有判決理由不備之違法。
⑸經查，經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標示，而具後天識別性之申請商標，其認知之主體應為相關消費者，所謂相關消費者，係指曾購買或已使用指定使用商品之消費者，以及將來可能或意欲購買或使用之潛在消費者而言，但本件被上訴人所提問卷受訪者，既排除未來不考慮購買高絲品牌之化粧品消費者為母數統計，已影響本件市場調查報告的參考價值，上訴意旨質疑市場調查報告是否足資採認，應屬有理；
惟原判決採認本件市場調查報告，自有違誤，應將市場調查報告排除作為認定系爭商標具後天識別性之證據。
原審雖於判決中贅予論斷者，惟尚不影響於判決之結果，尚與所謂判決不備理由之違法情形不相當，附此敘明。
㈢從而，上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。
六、據上論結，本件上訴為無理由。
依智慧財產案件審理法第1條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 104 年 12 月 31 日
最高行政法院第五庭
審判長法官 黃 合 文
法官 林 茂 權
法官 鄭 忠 仁
法官 吳 東 都
法官 劉 介 中

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異
中 華 民 國 104 年 12 月 31 日
書記官 張 雅 琴